Sentencia Civil Nº 391/2004, Audiencia Provincial de Granada, Sección 4, Rec 830/2003 de 18 de Junio de 2004

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCION CUARTA

ROLLO Nº 830/03

JUZGADO GRANADA Nº 11

AUTOS 920/02

PONENTE SR. JOSE MALDONADO MARTINEZ

SENTENCIA NUM 391

ILTMOS. SEÑORES:

PRESIDENTE

D.MOISES LAZUEN ALCON

MAGISTRADOS

D.JUAN FCO RUIZ RICO RUIZ

D.JOSE MALDONADO MARTINEZ

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En la Ciudad de Granada a dieciocho de Junio de dos mil cuatro. La Sección Cuarta de esta

Iltma. Audiencia Provincial, ha visto, en grado de apelación los precedentes autos de Juicio Ordinario, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Once de Granada, en virtud de demanda de "FEDERACION ESPAÑOLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS" , que ha designado a para que le represente en esta instancia al procurador Sr/. Alameda Ureña, contra "INDUSTRIAS ESPADAFOR S.A.". , que ha designado al Procurador/a Sr/a. Domingo Santos, para que le represente en esta instancia.

Aceptando como relación los "Antecedentes de Hecho" de la resolución apelada, y

Antecedentes

PRIMERO.- La referida resolución, fechada en trece de Mayo de dos mil tres, contiene el siguiente fallo "Estimando parcialmente la demanda presentada en nombre de FEDERACION ESPAÑOLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS: 1º Declaro nulo el registro de la marca nº 2.015.512 RONSIN. 2º Declaro que el uso que viene haciendo INDUSTRIAS ESPADAFOR S.A., de la marca RONSIN en el mercado constituye un acto de competencia desleal. 3º Condeno a INDUSTRIAS ESPADAFOR S.A.: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. b) A cesar en cualquier clase de uso de la marca RONSIN. C) A retirar del mercado cualesquiera productos, documentos publicitarios o comerciales o cualquier otro objeto en el que se consigne el distintivo RONSIN. 4º. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.".

SEGUNDO.- Sustanciado y seguido el presente recurso, ante esta Ilma. Audiencia Provincial, por la parte demandada, por escrito y ante el Órgano que dictó la sentencia; de dicho recurso se dio traslado a las demás partes para su oposición o impugnación, adheriéndose a la apelación la parte actora, tras ello se elevaron las actuaciones a este Tribunal, señalándose día para la votación y fallo, en que ha tenido lugar.

TERCERO.- Han sido observadas las prescripciones legales de trámite.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. JOSE MALDONADO MARTINEZ.

Fundamentos

PRIMERO .- PRIMERO.- La parte actora en el presente proceso, Federación Españolas de Bebidas Espirituosas (F.E.B.E.) en la legitimación que le confiere el artículo 59 de la vigente Ley de Marcas, ejercita una acción de nulidad respecto de la marca denominativa "RONSIN", solicitada por la demandada Industrias Espadafor S.A. el 29 de febrero de 1.996 y concedida el 7 de Octubre del mismo año con el numero 2015512, para productos de la clase 32 "Cervezas; aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas". Se invoca para ello haber incurrido el demandado, al solicitarla, en la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 f) y 5.1 g) de la vigente Ley de Marcas (artículos 11.1 e y f de la derogada Ley de Marcas de 1.988).

Juntamente con la anterior, ejercita una acción de competencia desleal, con fundamento en la cláusula general del artículo 5 de la Ley de 10 de enero de 1.991, y en las especificas consignadas en los artículos 7 y 15 de la mencionada Ley, y todo ello para que se declare la nulidad de la marca referida y que su uso en el mercado constituye acto de competencia desleal y se condene a la demandada a estar y pasar por dichas declaraciones, a cesar en el uso del distintivo RONSIN, a abstenerse de utilizar en el futuro el termino RON, aisladamente o junto con otros elementos, para distinguir cualquier producto que no cumpla con los requisitos establecidos por las normas reguladoras de las bebidas espirituosas, a retirar del mercado los productos, documentos publicitarios o comerciales u otros objetos con tal distintivo y al pago de las costas.

La parte demandada se opuso a la demanda interesando su absolución y la sentencia, hoy objeto del presente recurso, estimó parcialmente la demanda, declarando la nulidad de la marca por la causa prevista en el art. 5.1g) de la vigente Ley de Marcas y la acción de competencia desleal por incurrir en la causa del art. 7 de la Ley, rechazando las demás causas.

Frente a dicha sentencia se alzan ambas partes. La actora, por vía de impugnación, porque, en relación a la nulidad, entiende que también concurre la prohibición contenida en el art. 5. 1.f) de la Ley de Marcas, y, en relación a la competencia desleal, porque asimismo concurre la causa establecida en el artículo 15 de la Ley. La parte demandada, en vía de recurso, insiste en su petición de absolución porque no concurre ninguna de las causas en que se sostienen ambas acciones.

SEGUNDO.- Abordando en primer termino la causa de nulidad estimada en la demanda esta Sala debe ratificar los argumentos empleados en la sentencia de instancia. La marca litigiosa esta constituida por la combinación de dos palabras "ron" y "sin" -art. 4.2.a) de la Ley- de las cuales la primera es un sustantivo con un sentido propio para designar bebidas alcohólicas definidas legalmente, en tanto la segunda es una preposición que revela privación o carencia. Cuando la preposición se utiliza de forma gramaticalmente correcta, esto es, antecediendo al sustantivo, negativiza de forma absoluta el ser o la cosa que éste designa, en tanto que cuanto se pospone, esa negativización adopta forma relativa condicionada al sustantivo o calificativo al que posteriormente debe preceder, bien expresamente, bien se oculte por vía de elipsis, como señala el Juzgador. Por eso, aunque el signo formado por la unión de ambas palabras no tenga un sentido propio en el lenguaje, definido en autoridad, encuentra un sentido nuevo por vía derivativa de sus componentes, de modo que, en el primer caso, la idea que representa alude a una "bebida sin ron", en tanto que en el caso litigioso, alude a un ron al que se le priva de alguno de sus elementos definidos legalmente, que, en el caso contemplado -y la propia parte lo reconoce-, es el alcohol. La conclusión a que se llega tras este análisis gramatical coincide plenamente con el sentido usual del término -empleado también con relación a otro tipo de bebidas-, de modo que RONSIN es entendido socialmente como un ron que carece de alcohol.

Sobre tal base deductiva concurre la causa de nulidad alegada por el demandante y acogida en la sentencia, pues la citada marca, con la que se trata de distinguir un producto determinado -bebidas refrescantes de extractos para diluir-, en realidad es fonéticamente percibida, representando una bebida espirituosa -el ron- a la que se le ha privado de uno de los elementos que lo definen -el alcohol-, lo que constituye engaño suficiente como para inducir al publico a error, en la medida en que el consumidor cree adquirir un ron sin alcohol cuando lo que realmente adquiere es una bebida no alcohólica que no tiene las demás características organolépticas del ron y por ello que cae bajo la prohibición absoluta del art. 5.1. g) de la vigente Ley de Marcas. La nulidad declarada no descansa en el hecho de combinar letras o palabras sino en el sentido usual que tiene la idea que trata de representar el vocablo, al relacionarla con el producto que se quiere diferenciar - relación engañosa como antes se dice-, como se evidencia, en elemental observancia, si la combinación escogida se hubiere utilizado en sentido inverso, pues en tal caso la idea que representaría el vocablo no produciría el engaño referido, pues todo consumidor se representaría al producto como algo que nada tiene que ver con el ron.

Esta argumentación no supone infracción de la doctrina jurisprudencial a la que el recurrente alude cuando afirma que la marca debe formar una unidad y como tal debe juzgarse, criterio que, aun siendo cierto, como han puesto de relieve -entre otras- las sentencias del Tribunal Supremo de 16 de Mayo de 1.995 y 20 de Marzo de 1.998 (citadas en la de esta Sala de 7 de Febrero de 2.003) así como la que cita el recurrente de 28 de febrero de 2.001, de modo que debe atenderse más bien a la "impresión fonética o gráfica" que normalmente ha de producir en el público consumidor y que sus componentes asumen a través de la visión o de la audición, no lo es menos que no es un criterio absoluto, pues también dice el Tribunal Supremo (Sentencia de 24 de Noviembre de 1.978) que ello es sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora, a fin de decidir si la marca discutida es susceptible de originar confusión en el tráfico, y en el caso contemplado, resulta que los dos vocablos que forman la marca denominativa, aun siendo de una sola silaba, tienen un sentido propio y especifico como tales del que carece el signo creado por su unión, como antes se dice, de modo que el consumidor ante un vocablo inespecífico en su conjunto acude a encontrar su significado en los vocablos con sentido propio que lo forman y por ello que la representación mental del signo litigioso se le represente con el significado de ellos, que es a lo que ha de atenderse para determinar si, efectivamente, existe el riesgo de error en el consumidor.

Tampoco es obstáculo a lo anteriormente dicho el hecho de que la marca haya sido concedida y se venga usando durante varios años, sin que se haya acreditado que se han producido confusiones en los consumidores, pues de admitir este argumento sería inútil la acción de nulidad creada por el legislador con el carácter de imprescriptible. Y de igual manera, en nada afecta a las conclusiones antes dichas, las disposiciones sobre libre competencia contenidas en la CE y en el Tratado CEE, pues tales disposiciones se entienden sin perjuicio de las limitaciones que la propia Ley señala al deberse ejercer aquella en el marco legal establecido.

TERCERO.- Abordando seguidamente la causa de nulidad denegada en la sentencia de instancia, que el actor plantea por vía de impugnación, la actora insiste en que se vulnera la Ley, citándose a tal efecto el Reglamento CEE 1576/89 de 29 de Mayo sobre normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas, sin que ya se haga referencia en el recurso a la infracción del Real Decreto de 5 de Junio de 1.975, que contiene la reglamentación para la elaboración, circulación y comercio del ron.

El recurrente parte de la definición del ron, según dicho Reglamento, y de la reserva de la denominación "ron", para las bebidas espirituosas que cumplan con tal definición, sin que puedan utilizarlo las bebidas espirituosas que no reúnan los requisitos previstos (artículo 5) y sobre tal base legal argumenta que, si toda bebida espirituosa que no cumpla con tal definición no puede llevar tal denominación, cuanto mas aquellas que ni siquiera son espirituosas, como ocurre con la que produce y comercializa el demandado bajo la marca denominativa litigiosa.

Este argumento, frente a lo que se expone en la sentencia de instancia, también debe ser acogido, pues si la norma invocada establece una reserva de la denominación "ron" para las bebidas definidas en ella, no cabe otorgársela a ninguna otra bebida que carezca de tales definiciones, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento, que no lo permite para las bebidas espirituosas que no cumplan tal definición, las cuales se denominarán "bebidas espirituosas" o "espirituosos" o del articulo 4 del mismo, que lo prohíbe asimismo para las bebidas resultantes de adicionar a las bebidas espirituosas cualquier tipo de sustancias no autorizadas. Cómo la marca en cuestión representa la idea de un "ron sin alcohol", es patente que esta infringiendo la reserva de tal denominación que la ley otorga a la bebida definida como ron, pues aquella ni tiene alcohol, que es una de las características definitorias de este producto, ni tampoco se ha acreditado que tenga ninguna de las demás características organolépticas del ron.

En consecuencia, debe ser estimado en este punto el recurso de la parte actora y declararse la nulidad de la marca cuestionada por ambas causas invocadas.

CUARTO.- Finalmente se ha de abordar la acción de competencia desleal ejercitada en la demanda, estimada parcialmente en la sentencia y que ambas partes -con pretensiones opuestas- combaten, pues el actor pretende que también se estime la causa prevista en el artículo 15 de la Ley (no hace en el recurso referencia a la basada en la cláusula genérica de buena fe que también esgrimía en la demanda), en tanto los demandados piden la desestimación de la acción, para lo que, amen de razones de fondo, reproducen la excepción de prescripción alegada en la demanda y que fue desestimada en la sentencia.

El motivo principal de debate en torno a la aplicación del artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal es el relativo a la determinación del dies a quo o comienzo del cómputo, sosteniéndose en la sentencia la tesis del acto continuado con apoyo en la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Junio de 2.000 al analizar la acción de cesación, con criterio que no ha sido confirmado con posterioridad, y, por el contrario, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Julio de 2.002, que se refiere asimismo a una acción de cesación, acoge la excepción de prescripción en su modalidad de prescripción corta del año, siempre que quede indubitada la fecha de conocimiento de los actos de competencia desleal y la persona que los realizó, a cuyo efecto considera medio de prueba valido la carta remitida por conducto notarial, supuesto coincidente con el de autos en el que consta al folio 281 la carta remitida por conducto notarial al demandante para que, ante los requerimientos hechos por este a comerciantes que vendían el producto objeto de la marca litigiosa sobre el carácter ilícito de la venta, se abstuviera de los mismos, de modo que a partir de ese día, tuvo el actor conocimiento tanto de los actos de competencia desleal objeto de la demanda como de la persona que los llevaba a cabo, habiendo transcurrido desde entonces tanto el plazo de prescripción corta como larga del citado precepto, por lo que debe ser estimada.

A mayor abundamiento, este criterio viene abonado por la propia Ley, en alguno de los supuestos de forma expresa, pues cuando trata de la acción declarativa de deslealtad, el artículo 18, 1º exige que el acto desleal subsista, por lo que de aplicarse la tesis del acto continuado sería inútil el mandato del art. 21 ya que nunca cabría aplicar la prescripción, lo que ha de seguirse asimismo en el supuesto de la acción de cesación, respecto de la cual aunque no se establece expresamente que deben subsistir los actos de competencia desleal al tiempo de presentación de la demanda, implícitamente lo está exigiendo la misma naturaleza de la acción, pues mal se puede pedir la cesación de conductas desleales que ya no se practican.

En consecuencia debe ser estimado el recurso del demandado en este punto y, con revocación de la sentencia, desestimar la demanda en el ejercicio de la acción de competencia desleal.

QUINTO.- Habiéndose estimado parcialmente ambos recursos, no procede imponer las costas de la alzada a ninguna de las partes, de conformidad a los artículos 394 y 398 de la LEC.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación,

Fallo

Se estiman parcialmente ambos recursos de apelación. Se confirma la sentencia en cuanto a la declaración de nulidad de la marca litigiosa, condenándose al demandado a estar y pasar por dicha declaración y a sus demás efectos propios. Se desestima la acción de competencia desleal. No se hace imposición de las costas de esta alzada.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSE MALDONADO MARTINEZ Ponente que ha sido de la misma, doy fe.