Sentencia Civil Nº 4/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 89/2009 de 14 de Enero de 2010

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo nº 89/09-3ª

JUICIO ORDINARIO Nº 450/2008

JUZGADO MERCANTIL Nº 2 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm.

Ilmos. Sres.

IGNACIO SANCHO GARGALLO

LUIS GARRIDO ESPA

JORDI LLUIS FORGAS I FOLCH

En la ciudad de Barcelona, a catorce de enero de dos mil diez.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario, número 450/2008 seguidos ante el Juzgado mercantil número 2 de Barcelona, a instancia de REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) SAS, representada por la procuradora Carlota Pascuet Soler contra SOCIEDAD ESPAÑOLA ZIG-ZAG, S.A., representada por el procurador Ángel Quemada Cuatrecasas. Estos autos penden ante esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la demandante contra la sentencia dictada en dichos autos el día 14 de noviembre de 2008.

Antecedentes

PRIMERO: La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "Que desestimando la demanda interpuesta por DOÑA CARLOTA PASCUET SOLER, Procurador de los Tribunales y de REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SAS, contra SOCIEDAD ESPAÑOLA ZIGZAG, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales DON ANGEL QUEMADA CUATRECASAS, debo absolver y absuelvo libremente a la parte demandada, todo ello con expresa condena en costas a la parte actora".

SEGUNDO: La representación procesal de REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) SAS interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido a trámite en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Una vez comparecidas las partes, se siguieron los trámites legales, en el curso de los cuales se señaló para la votación y fallo del recurso el día 16 de diciembre de 2009.

TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO.

Fundamentos

PRIMERO: En su demanda, la actora solicitaba la nulidad de la marca española núm. 151127, denominativa "ZIG-ZAG", titularidad de la SOCIEDAD ESPAÑOLA ZIG-ZAG, SA., por entender que su registro se hizo de mala fe, en un tiempo (1944), en que dicha sociedad española estaba participada mayoritariamente por la actora y comercializaba en España los mismos productos. La sentencia dictada en primera instancia, después de desestimar las excepciones de litispendencia por preclusión de alegaciones (respecto de un pleito anterior por competencia desleal) y de prescripción, entra a resolver si existió registro de mala fe y considera que no ha quedado acreditado esta circunstancia, por lo que no está justificada la nulidad.

REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SAS recurre en apelación por considerar que la carga de la prueba acerca de si la demandada, cuando registró su marca, lo hizo de buena o mala fe, le corresponde a la demandada, que por aquel entonces actuaba como agente o distribuidor de la actora, de conformidad con el art. 10 LM2001 . Al mismo tiempo, considera que, conforme a un concepto objetivo de mala fe, cabe apreciar esta circunstancia en la demandada, pues cuando solicitó el registro era plenamente consciente de que la legítima titular de los derechos sobre este signo era la actora, quien en aquel momento no estaba en condiciones de enterarse del registro ni de reaccionar, pues Francia estaba todavía ocupada por el ejército alemán.

SEGUNDO: Para la resolución de la presente controversia, resultará muy útil clarificar la cronología de los hechos acontecidos, tal y como con sumo detalle hace la parte demandada en su contestación, y a la que se remite en su oposición al recurso de apelación.

Ya se interese la nulidad de la marca por virtud del art. 10 LM, al entender que el registro se realizó por un agente o distribuidor defraudando los legítimos derechos que sobre el signo correspondían a su comitente, ya se pretenda fundar la nulidad en el art. 51.1.b) LM , por entender que fue registrado de mala fe, es preciso referir la concurrencia de los presupuestos que cada una de estas figuras legales exige al momento en que se realizó el registro.

La marca cuya nulidad se insta es una marca española, solicitada por SOCIEDAD ESPAÑOLA ZIG-ZAG, S.A. en el año 1944. Se trata de una marca denominativa, "ZIG-ZAG", y su registro se pidió para "distinguir tabacos, fósforos y artículos de fumadores, tales como pipas, pitilleras, encendedores, bolsas para tabaco, cigarretas, petacas, ceniceros y cerilleros", productos que por aquel entonces se hallaban dentro de la clase 59 del nomenclator del art. 341 EPI . Es importante advertir, como hace la demandada, que dentro de esta clase no se incluían los libritos de papel de fumar, que pertenecían a la clase 39.

Quien solicitó el registro y finalmente lo obtuvo, SOCIEDAD ESPAÑOLA ZIG-ZAG, S.A., había sido constituida en el año 1933. Es muy significativo que esta sociedad española pertenecía en un 92,08% a la entidad francesa BRAUNSTEIN FRERES, que es uno de sus socios fundadores, y que fue quien realizó como aportación no dineraria la cesión del derecho a utilizar de forma exclusiva en España la marca internacional 83.262. Otro de los socios fundadores fue Roger Braunstein, que no se discute era quien controlaba la sociedad BRAUNSTEIN FRERES, y que fue designado Presidente del Consejo de Administración de SOCIEDAD ESPAÑOLA ZIG-ZAG, S.A.

Tampoco ha resultado discutido, sino al contrario admitido por ambas partes, que la sociedad BRAUNSTEIN FRERES transmitió sus acciones de SOCIEDAD ESPAÑOLA ZIG-ZAG, S.A. en la década de los 70', por lo que hasta entonces la controló como una sociedad filial.

La marca internacional "ZIG-ZAG", num. 83.262, había sido registrada en Berna a favor de BRAUNSTEIN FRERES, en el año 1933, para "papeles para cigarrillos, tubos para cigarrillos, moldes para cigarrillos y todo tipo de papeles" (ff. 9 y ss.). En la actualidad esta marca es titularidad de la actora, quien sucedió empresarialmente a BRAUNSTEIN FRERES.

Al margen de si se considera a SOCIEDAD ESPAÑOLA ZIG-ZAG, S.A. distribuidora de los productos de BRAUNSTEIN FRERES, lo cierto es que era una sociedad filial y controlada por ella, al poseer más del 90% de su capital social.

En este contexto resulta difícil imaginar que el registro de la marca española ZIG-ZAG se hubiera realizado sin el consentimiento o cuando menos sin el conocimiento de BRAUNSTEIN FRERES. Desde el momento en que controlaba la administración de la sociedad española, conocía o debía conocer hechos tan significativos como el registro a nombre de dicha sociedad española -no a nombre de otra persona natural- de la marca española controvertida. La solicitud de registro tenía su sentido, ya que complementaba la marca internacional, en cuanto que permitía aplicar en exclusiva el signo a productos distintos para los que inicialmente se había solicitado la marca internacional.

Pero es que, aunque llegáramos a imaginar que la sociedad francesa, titular de la marca internacional, desconocía el registro de la marca española, necesariamente tuvo que conocerlo en el año 1953, cuando, después de haber ampliado su marca internacional a los artículos para fumadores, pasando a tener un número distinto (169.469 ), que se corresponde con el actual, no pudo registrar esta marca para estos nuevos productos por la existencia de la marca española ZIG-ZAG. Si desde entonces no pidió la nulidad de dicha marca española, sino que permitió que siguiera vigente el registro, conformándose en que su marca internacional se registrara únicamente para "papeles para cigarrillos, tubos para cigarrillos, moldes para cigarrillos y todo tipo de papeles", ello es prueba evidente de que el registro de esta marca española no se hizo de espaldas al titular de la marca internacional, y que ésta consintió en dicho registro.

La anterior conclusión queda ratificada por los hechos posteriores, pues siendo una circunstancia evidente que BRAUNSTEIN FRERES controlaba SOCIEDAD ESPAÑOLA ZIG-ZAG, S.A. y además conocía que esta última era titular de la marca española ZIG-ZAG, durante los años posteriores a 1955 y hasta que transmitió sus acciones, pudiéndolo hacer, no hizo que su filial renunciara a su marca, ni la transmitiera a la matriz o a un tercero, sino que consintió en que al vender sus acciones permanecieran las marcas en la sociedad española, como un activo más.

Es tan claro que el registro de la marca española se hizo bajo el control y con el consentimiento de quien era titular de la marca internacional anterior (BRAUNSTEIN FRERES), que no cabe apreciar ningún resquicio a la mala fe, y consiguientemente procede confirmar la desestimación de la nulidad pretendida.

TERCERO: Desestimo el recurso de apelación, procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante (art. 398.1 LEC ).

Fallo

DESESTIMAR el recurso interpuesto por la representación de REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) SAS, contra la sentencia del Juzgado mercantil nº 2 de Barcelona, de 14 de noviembre de 2008 , cuyo fallo consta trascrito en el hecho primero; que CONFIRMAMOS, con imposición de las costas de esta apelación a la parte apelante.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.