Sentencia Civil Nº 406/2004, Audiencia Provincial de Asturias, Sección 4, Rec 286/2004 de 14 de Octubre de 2004

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

OVIEDO

SENTENCIA: 00406/2004

Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000286 /2004

NUMERO 406

En OVIEDO, a catorce de octubre de dos mil cuatro, la Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia

Provincial de Oviedo, compuesta por Don Ramón Avello Zapatero, Presidente, Don José Ignacio Alvarez Sánchez y Don Francisco Tuero Aller, Magistrados, ha pronunciado la siguiente:

S E N T E N C I A

En el recurso de apelación número 286/04 , en autos de JUICIO ORDINARIO 926/03, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Oviedo, promovido por la entidad "CONSTRUCCIONES , OBRAS Y MONTAJES DEL PRINCIPADO S.L.", demandada en primera instancia, contra la entidad "CONSTRUCTORA PRINCIPADO, S.A.", demandante en primera instancia, quien se opuso al recurso e impugnó la resolución recurrida, siendo Ponente el Ilmo. Sr. PRESIDENTE D. Ramón Avello Zapatero.-

Antecedentes

PRIMERO.- La Sra. Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Oviedo dictó Sentencia con fecha 1 de marzo de 2004 cuyo fallo tiene el tenor literal que a continuación se transcribe: "Que estimando parcialmente la demanda interpues ta por CONSTRUC TORA PRINCIPADO S.A. contra CONSTRUC C IONES, OBRAS Y MONTAJES DEL PRINCIPAADO, S.L. debo condenar y condeno a la demanda da a:

- Cesar en el u s o y retirar del tráfico y destruir cualesquiera documentos, cartas, soportes, materi a les publicitarios, embalajes, etiquetas, o cualesquiera otros elementos en los que se utilice la denominación en forma igual o similar a las marcas y nombre comercial propiedad de la actora.

- A pagar a la actora una indemnización coercitiva de 600 € diarios desde la fecha del emplazamiento de este pleito y hasta la que se acredite haber procedido al cambio de denominación social.

- A publicar íntegramente la sentencia recaída en estas actuaciones, una vez se a firme, a su cos ta en un periódico de carácter local y notificarla a las personas interesadas.

A bsolviéndola del resto de las pretensiones de la actora y sin hacer expresa condena en costas."

SEGUNDO.- Contra la expresada resolución se interpuso por la parte demandada recurso de apelación, del cual se dio el preceptivo traslado y la parte demandante se opuso al recurso e impugnó la resolución recurrida , y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial se sustanció el recurso, señalándose para deliberación y fallo el día 6 de octubre de 2004.-

TERCERO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.-

Fundamentos

PRIMERO.- Ejercitadas por la Compañía mercantil Constructora Principado S.A. las acciones que le confieren los artículos 40 y siguientes de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, a fin de obtener la cesación de los actos que violan su derecho exclusivo a utilizar las marcas y nombre comercial registrados a su nombre , así como la indemnización de los daños y perjuicios causados, frente a la Compañía demandada "Construcciones, Obras Montajes del Principado S.L. ", a la que imputa la utilización como nombre comercial y marca de sendas denominaciones que inducían a confusi ó n con las registradas, la Sentencia de instancia , tras recoger los criterios legales y jurisprudenciales aplicables, entendió que en la práctica se había producido una confusión entre las marcas registradas de la actora y las denominaciones abreviadas utilizadas por la demandada y estimó parcialmente la demanda formulada, si bien desestimó la solic itud de indemnización de daños y perjuicios interesados.-

Dicha resolución fue recurrida po r la Compañía demandada que en el escrito de interposición del recu r so denunció, en primer lugar, al amparo del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la concurrencia de diversas infracciones de normas y garantías procesales, que concretaba en los apartados 1, 2 y 3 del primer motivo de recurso; y en cuanto al fondo alegó error en la valoración de la prueba e infracci ó n de normas jurídicas por parte del juzgador de instancia al apreciar la confusión en el tráfico mercantil p r o p i ciada por la Compañía rec urrente, tanto por no dedicarse actora y demandada a idénticas actividades, como porque a su entender no concurría la confusi ó n denunciada; postulando por unas u otras razo nes la revocación de la recurrida y la íntegra desestimación de la demanda.-

Por su parte, la actora impug nó la Sentencia, como le permite el artículo 461-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, respecto a los pronunciamientos relativos a la indemnización de daños y perjuicios, indemnización coercitiva y no imposición de costa s ; constituyendo por tanto tal conjunto de cuestiones las que han de ser objeto de análisis en la presente resoluci ó n.-

SEGUNDO.- Respecto a l a infracción de no r m a s y garantías procesales alegada por la parte recurrente, han de ha cerse las precisiones siguientes:

a ) .- Es cierto que la Compañía demandante no aportó con su demanda las Certificaciones del Registro Mercantil que hubieran podido acreditar la cuantía del juicio o de la indemnización solicitada con base en el artículo 42 de la Ley de Marcas; pero no cabe desconocer que en e l fundamento jurídico IV del escrito de dema nda la actora señaló que consider aba la cuantía como inestimable o no determinada, y aunque la demandada mostró disconformidad con dicho extremo, alegando que el pleito debería ser de cuant ía determinada y sustanciarse por las normas del juicio verbal, en el acto de la audiencia previa manifestó no poder acreditar la cifra de negocio, a pe sar de que los datos referentes a ella obrarían en su poder y disp o n í a de mayor facilidad probatoria, como señala el artículo 217 núm e ro 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que la decisión del juzgador de continuar la sustanciación del pleito como de cuantía indeterminada debe considerarse procesalmente correcta; sin que la no aportación por la actora de las aludidas Certificaciones con la demanda genere a la demandada indefensi ó n alguna, al tratarse de documentos perfectamente conocidos y que aquélla tendría en su poder.-

b ) .- El artículo 285 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece con carácter general que el Tribunal resolverá sobre la admisión de cada una de las pruebas que hayan sido propuestas, y contra esta resolución cabe recurso de reposición, sin que el precepto distinga entre los acuerdos que admitan o denieguen determinados medios d e prueba, por lo que el juzgador debió sustanciar en la audiencia previa el recurso de reposición formulado por la demandada contra la admisión de la prueba documental propuesta por la actora.- Sin embargo, esta irregularidad resulta intranscendente, ya que dic ha prueba era admisible con arreglo a la previsión contenida en el artículo 43 número 4 de la Ley de Marcas.- c ) .- El tema de la supuesta incongruencia concurrente en el señalamiento de la indemnización coercitiva fijada en la Sentencia, será analizado junto con los demás motivos de recurso formulados por las partes.-

TERCERO.- P ara la adecuada solución de la cuestión fundamental objeto de la controversia, consistente en dilucidar si la demandada " Construcciones, Obras y Montajes del Principado S.L." ha venido utilizando como nombre comercial y marca las expresiones "Construcciones Principado" y "CP Cons trucciones Principado" que por su similitud con las marcas y nombre comercial registrados por la Compañía demandante genera b a n entre el público, clientes y proveedores la confusión indicada en la demanda, ha de partirse de las premisas siguientes:

a).- La Compañía mercantil " Constructora Principado S.A." fue constituida mediante Esc ritura pública de fecha 14 de marzo de 1967, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, y su actividad principal se centra en la promoción, construcción y comercialización de edificaciones, según claramente se deduce de la Escritura de apoderamiento, de las cuentas presentadas en el Registro Mercantil correspondientes a los años de 1998 a 2002, cuyas copias se acompañaron con la demanda y del ejemplar de la memoria de actividades, en el q ue se reflejan varios de los edificios más conocidos construidos por la actora en Asturias .-

b).- Dicha Compañía tiene inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas las marcas números 1.788.878, 1.788.877, 1.788.876, 1.788. 875, 788.255, 788.256 y el nombre comercial núm e ro 72.705, todos ellos bajos la denominación "Constructora Principado S.A.", con l a s carac terísticas y logotipos reseñados en las Certificaciones expedidas por la citada Oficina.-

c).- Por su parte, la Compañía demandada "Construcciones, Obras y Montajes del Principado S.L." fue const itu ida mediante Escritura pública de 30 de noviembre de 2000 y sus activid ades u objeto social consisten, entre otros, en la contratación y construcción de toda clase de obr a s por cuenta propia o ajena, ya se trate de edificios u obras de infraestructura, la promoci ó n de viviendas o edificios completos y la ingeniería básica, seg ún resulta de la Certificación registral acompañada con la demanda.-

d).- La Compañía demandada utiliza como denomi nación abreviada la de "Construcciones Principado", según refleja el Acta notarial de fecha 4 de junio de 2002 y fotografía incorporada a la mism a, e incluso admitió en el acto de la vista el representante legal de la demandada.-

e).- Esta última denominación abreviada, dada su si militud con las marcas y nombre comerc ial registrados a favor de la actora , especialmente por el empleo de la palabra "Principado", que es el más identificativo de las actividades de la Compañía demandante , propicia una situación de confusi ó n entre los productos y servicios de e s ta Compañía y los de la demandada, de la que son muestra los diversos documentos acompañados con la demanda, dirigidos indebidamente a Constructora Principado S.A cuando realmente iban dirigidos a la demandada.-

CUARTO.- La aplicación al supuesto enjuiciado de los preceptos legales y criterios jurisp rudenciales citados en la recurrida, han de conducir a conclusión coincidente con la alcanzada por la juzgador de instancia, pues la Compañía dema n dante en cuanto titular de las marc a s registrad a s puede hacer valer su derecho exclusivo a utilizarlas en el tráfico económico y prohibir a los terc e ros la utilización de cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la mar ca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público, como de modo expreso establece el artículo 34 núm e ro s 1 y 2 apartado b) de la Ley de Marcas; señalando la doctri na que las diversas modalidades de confusión contempladas sirven en último término al propósito de salvaguardar la función es encial de la marca consistente en garantizar al consumidor o al usuario final la id e ntidad del origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (S.TJ CE de 29 de septiembre de 1998); y en cuya línea las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1992 y 7 de abril de 1994, entre otras, han declarado que al no establecer la Ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de las denominaciones semejantes en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que fije en ca da caso su criterio, mediante el estudio comparativo de las marcas o denominaciones en conflicto, para apreciar, en su caso, las semejanzas vis uales, fonéticas o conceptuales eventualmente concurrentes.-

Esta semejanza entre las marcas registradas por Constructora Principado S.A y la denominación abreviada de "Construcciones Principado" que utiliza la Compañía demandada, así como la identidad entre los productos o servicios de ambas Compañías, de be tenerse por concurrente en el caso enjuiciado, pues aunque la denominación utilizada por la demandada no es idéntica, al utilizar la palabra "Construcciones" y no "Constructora", al añadir la de Principado genera una evidente similitud que induce a confusión entre los productos y servicios de dichas Compañías, situación de confusion que se acentúa habida cuenta de que ambas operan en el ámbito sector de la construcción, mediante la realización de actividades en gran medida coincidentes.-

QUINTO.- La conclusión precedente no pued e quedar desvirtuada por las alegaciones de la parte recurrente respecto a que la demandante no se dedica a activ idades de construcción, ni utiliza las marcas registradas, ya que la documental aportada acredita cuál es la actividad real a que se dedica la actora desde hace muchos años, coincidente con la indicada en las cuentas anuales presentadas en el Registro mercanti l .- Por otro lado, ha de señalarse que la demandada al contestar la demanda no negó que la actora utilizase, efectivamente, sus marcas registradas, ni solicitó l a prueba de su uso, y tampoco ejercitó, por vía d e reconvención, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de las marcas de la actora, lo que excluye la aplicación de los ar tículos 41-2 y 91 de la Ley de Marcas.-

Finalmente, tampoco cabe acoger el argumento de que las palabras "Constructora" y "Principado" son términos genéri c os, referidos el primero a una determinada actividad industrial y el segundo a una región geográfica ("Principado de Asturias" ), pues, con independencia de que en el presente c a so no se ejercitan acciones de nulidad de las marcas registradas, no cabe desconocer que la utilización de ambas palabras en una sola denominación de "Constructora Principado" adq uiere sustantividad propia para identif i car los productos o servicios de la actora frente a los de otras empresas, como ha declarado reiteradamente la jurisprudencia.-

SEXTO.- Ambas partes impugnaron el pronunciamiento d e la recurrida que condenó a la Compañía demandada a pagar a la actora una indemnización coercitiva de 600 euros diarios desde la fecha del emplazamiento y hasta que se acredite haber proc edido la demandada al ca mbio de denominación social; tachando la recurrente tal pronunci a mi e nto de incongruente y contrario a lo previsto en el artículo 44 de la Ley, mientr a s que la impugnante incidió en este ú ltimo aspecto y en la improcedencia de referir el d ía final del cómputo al cambio de la denominación social de la demandada.-

Ambos recursos deben ser acogidos, porque el artículo 44 citado establece las indemnizaciones coer citivas, para los casos en que se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, en cuantía no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se p roduzca la cesación efectiva de la violación, pero remite al periodo de ejecución el señalamiento del importe de la indemnización y del día inicial del devengo.-

En c o nsecuencia , interesado en el apartado d ) del suplico de la demanda que la determinación de la cuantía y del día inicial se remita n a la fase de ejecución, así habrá de acordarse con arreglo al precepto invocado, a fin de que previa audiencia de las partes se resuelva sobre dichos ex tremos , con la única precisión de que el día final no ha de ser el del cambio de denominación social de la demandada , sino el de cesación efectiva de la violaci ó n, que se concretaba en la demanda en la utilización indebida por la demandada de las denominaciones "Construcciones Principado" y "CP Construcciones Principado".-

SÉPTIMO.- La parte actora interesó en el apartado c) del suplico de su demanda que la demandada fuese condenada a indemnizarla por lo s daños y perjuicios causados con el 1 por 100 del de la cifra de los negocios realizada por la infractora, con arreglo a lo previsto en el artículo 43 número 5 de la Ley de Marc a s, precisando en el acto de la a udiencia previa que esta indemnización correspondía a los años 2000, 2001, 2002 y 2003, mientras que en el escrito de recurso la concreta en el per íodo comprendido entre la fecha de constitución de la Sociedad demandada, esto es desde el día 30 de noviembre de 2000 hasta el día de cese efectivo de la violación de la marca.-

La juzgadora de instancia desestimó dicha solicitud por entender que no habían quedado acreditados los daños y perjuicios cuyo re s arcimiento se postulaba; m a s tal criterio no puede ser compartido por la Sala, pues si bien los artículos 37 y 38 de la anterior Ley de Marcas de 1988 habían sido interpretados por la jurispru d e ncia en el sentido de que aunque era presumible que toda infracción de la propiedad industrial produjese perjuicios, ello ni bastaba para darlo por efectivamente probados (Sentencia de 14 de octubre de 1992), la nueva Ley en sus artículos 42 y 43 establece un sistema de indemnización de daños y perjuicios más objetivo y conc retamente el núm e ro 5 del citado artículo 43 dispone que el titular de la marca cuya violación hubiese sido judicialmente declarado tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna , dere cho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.-

Este pr e cepto concreto es el invocado por la parte actora como base de su solicitud de indemnización de daños y perjuicios, y puesto que se ha acreditado la violación del dere cho de marcas que corresponde a la actora, ésta deberá ser indemnizada con arreglo al porcentaje indicado en el precepto; con la precisión de que habiendo e ntrado en vigor la Ley de Marcas, respecto a los preceptos contenidos en sus Título V, el día 9 de diciembre de 2001, sólo se devengará dicho por centaje desde dicha fecha y no desde la fecha de constitución de la Compañía demandada como se pide, pues tal solicitud supondría una aplic a ción retroactiv a de la norma, y que tal devengo correrá hasta el día del cese efectivo de los actos de violación, determin ándose su importe en fase de ejecución de Sentencia, por aplicación analógica del artículo 44 de la Ley.-

OCTAVO.- Finalmente, debe modificarse el pronunciamiento referido a la publicación íntegra de la Sentencia, ya que si bien así lo contempla el artículo 41 número 1 apartado c) de la Ley, cuya aplicación en este caso no tiene carácter retroactivo ya que los hechos en que se basa la acción de violación d el derecho de marca se produjeron sustancialmente después de la entrada en vigor del Título V de la Ley; considera suficiente la Sala, en atención a la finalidad perseguida con dicha publicación , que comprenda solamente el encabezamiento y parte dispositiva de la Sentencia, con la adicción a la de primera instancia de los pronunciamientos que en esta resolución se establecen.-

NOVENO.- Las consideraciones precedentes han de conducir a la confirmación de la Sentencia apelada, en cuanto apreció la concurrencia de una violación del derecho de marca que ostenta la Compa ñí a demanda n te , y al acogimiento parcial de ambos recursos en los ext r emos que se dejan analizados; sin que por ello proceda hacer expresa imposición d e las costas procesales causadas en e s ta segu nda instancia.-

Por lo expuesto, la Sala dicta el siguiente:

Fallo

ESTIMAR EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la Compañía "Construcciones, Obras y Montajes del Principado S.L." contra la Sentencia dictada por la Ilma. Sra. Ma gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Oviedo con fecha 1 de marzo de 2004, y ESTIMAR asimismo EN PARTE la impugnación de dicha Sentencia formulada por la Compañía "Constructora Principado S .A.", de cuya resolución revocamos los pronunciamientos relativos al abono de una indemnización coercitiva, publicación de la Sentencia y desestimación de la indemnización de los daños y perjuicios solicitada, formulando en su lugar los pronunciamientos siguientes:

1.- Condenamos a la demandada "Construcciones, Obras y Proyectos del Principado S.L." a abonar a la demandante "Constructora Princi p ado S.A." la indemnización coercitiva prevista en el artículo 44 de la Ley de Marcas ; fijándose en ejecuci ón de Sentencia el importe de esta indemnización y el d í a a partir del cual surge la obli g ación de indemnizar.-

2.- Condenamos a la demandada "Construcciones, Obras y Proyectos del Principado S.L." a que, en concepto d e indemnización de daños y perjuicios, satisfaga a Constructora Principado S.A." el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por la demandada desde el día 9 de diciembre de 2001 hasta que se produzca el cese e fectivo de los actos de violación de las marcas de las que es titular la demandante; determinándose su importe en fase de ejecución de Sentencia.-

3.- Condena mos a la demandada a la publicación a su costa del encabezamiento y parte dispositiva de esta Sentencia, con adicción del pronunci a mi e nto que se confirma, en un pe riódico local; así como la notificación de la misma a las personas interesadas.-

Confirmamos el primero de los pronunciamientos contenido en la Sentencia apelada.-

No se hace expreso pronunci a mi e nto de las costas procesales causadas en ambas instancias.-

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN : En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA : Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.