Encabezamiento
Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigesimoctava
c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035
Tfno.: 914931988
37007740
N.I.G.:28.079.00.2-2018/0012543
Recurso de Apelación 918/2020
O. Judicial Origen:Juzgado de lo Mercantil nº 07 de Madrid
Autos de Procedimiento Ordinario 168/2018
APELANTES / APELADOS:
AUGUST ERNST GMBH & CO.KG y FRIEDRICH SPECHT SÖHNE GMBH
Procuradora Dña. María del Carmen Ortiz Cornago
Letrada Dª Patricia Koch Moreno
CORB CANARIAS 2 S.L.
Procuradora Dña. Nuria Garrido Ruiz
Letrado D. Alejandro Falcón Morales
SENTENCIA nº 41/2022
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA
D. FERNANDO CABALLERO GARCIA
D. JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO
En Madrid, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Sres. Magistrados antes relacionados, han visto el recurso de apelación bajo el núm. de rollo 918/20, interpuesto contra la sentencia de fecha 10 de julio de 2020 recaída en el juicio ordinario nº 168/18 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid
Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución
Antecedentes
PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del siguiente tenor: 'Fallo:
Estimo parcialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de AUGUST ERNST GMBH & CO.KG y FRIEDRICH SPECH SÖHNE GMBH contra CORB CANARIAS 2, S.L. por lo que declaro la nulidad de la marca española núm. 3092299 PAMPELMUSE, sin expresa condena en costas.
Desestimo la demanda reconvencional interpuesta por la representación procesal de CORB CANARIAS 2, S.L. contra AUGUST ERNST GMBH & CO.KG y FRIEDRICH SPECH SÖHNE GMBH, con expresa condena en costas de la parte reconviniente.'
SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante, así como la parte demandada/reconviniente, evacuado el traslado correspondiente, se presentaron sendos escritos de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día 20 de enero de 2022.
Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Fernando Caballero García.
Fundamentos
Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada en cuanto no se opongan a los de la presente resolución
Objeto del recurso de apelación
PRIMERO.- En el presente procedimiento ha recaído la sentencia de fecha10 de julio de 2020 del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid en el procedimiento ordinario 168/18 por la que se estimaba parcialmente la demanda de AUGUST ERNST GMBH & CO.KG y FRIEDRICH SPECH SÖHNE GMBH contra CORB CANARIAS 2, S.L. y se declaraba la nulidad de la marca española núm. 3092299 PAMPELMUSE, sin expresa condena en costas y se desestimaba íntegramente la demanda reconvencional de CORB CANARIAS 2, S.L. contra AUGUST ERNST GMBH & CO.KG y FRIEDRICH SPECH SÖHNE GMBH, con expresa condena en costas de la parte reconviniente.
Frente a dicha sentencia, la procuradora Sra. Ortiz Cornago en representación de AUGUST ERNST GMBH & CO.KG y FRIEDRICH SPECH SÖHNE GMBH ha interpuesto recurso de apelación en el que alega: i) sobre el acto desleal del engaño del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal ii) sobre el acto desleal de la confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal; iii) sobre el acto desleal de imitación del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal y iv) sobre los daños y perjuicios causados.
Por otro lado, la procuradora Sra. Garrido Ruiz en representación de CORB CANARIAS 2. S.L. ha interpuesto recurso de apelación en el que alega: i) incorrecta valoración de la prueba practicada en relación al registro de mala fe de la marca PAMPELMUSE; ii) incorrecta valoración de la prueba en lo que respecta al registro de la marca PAMPELMUSE y iii) incorrecta valoración de la prueba lo que respecta a los actos de engaño.
SEGUNDO.- En el presente procedimiento nos encontramos que la entidad AUGUST ERNST GMBH & CO.KG y FRIEDRICH SPECH SÖHNE GMBH formuló demandaen la que interesaba que se:
- Declare que la marca española núm. 3092299 PAMPELMUSE es nula al haber sido solicitada de mala fe y/o al ser una marca no distintiva consistente únicamente en una indicación descriptiva o, subsidiariamente, engañosa, ordenando su cancelación, o, subsidiariamente, declare que la marca citada es propiedad de AUGUST ERNST, en aplicación del art. 2.2. de la Ley 17/2001 de Marcas .
- Condene a CORB a estar y pasar por los pronunciamientos declarativos anteriores y a abstenerse en lo sucesivo de solicitar cualquier marca para productos de las clases 32 ó 33 que incluya el término PAMPELMUSE, así como a renunciar a cualquier solicitud ya cursada o que sea cursada antes de la firmeza de la Sentencia y que incluya ese término o uno similar, independientemente del estado de tramitación en que se encuentre tal solicitud.
- Condene a CORB a cesar en y abstenerse del ofrecimiento y venta de productos destinados al sector de alimentación, en especial de bebidas alcohólicas, que incluya la indicación PAMPELMUSE, PAMPELMUSA o similar, o una presentación como la del licor reflejado en el documento núm. 18 de la demanda, aunque no incluya tal indicación; y a retirar del mercado cualesquiera productos, documentos publicitarios, online u offline, y cualquier otro documento que incluya tales características.
- Condene a CORB a indemnizar a mis representadas por los daños y perjuicios causados.
TERCERO.-Frente a dicha demanda, la entidad CORB CANARIAS 2 S.L. se opuso a la misma, solicitando su desestimación íntegra y formuló demanda reconvencionalen la que interesaba que se:
' DECLARE
- Que la utilización del término 'PAMPELMUSE' por parte de la demandada reconvencional es un acto constitutivo de violación de la marca nacional nº 3.092.299 'PAMPELMUSE'
- Que la conducta de la demandada reconvencional debe ser considerada de mala fe.
CONDENANDO:
- A la actora y demandada reconvencional estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- A cesar en la utilización de la marca PAMPELMUSE o cualquier otra que incluya la denominación PAMPELMUSE y con expresa prohibición de realizarlo en el futuro.
- A retirar de internet a su costa la palabra 'PAMPELMUSE' y destruir a su costa cualesquiera productos y/o material publicitario, promocional, papelería, cartelería, impresos, rótulos, dominios de internet usados directa o indirectamente, páginas web, redes sociales y demás en que se hubiere consignado el signo distintivo PAMPELMUSE.
- A que sea publicada a su costa la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, mediante anuncios en dos diarios de tirada local de Canarias en la forma que el Juzgado determine.
- A indemnizar a mi representada en los daños y perjuicios que la conducta de la actora y demandada reconvencional le ha producido.
- Al pago de todas las costas'.
CUARTO.- En la sentencia de instancia, por lo que se refería a la demanda principal:
- Respecto a las acciones de nulidad marcaria:
* Declaraba la nulidad de la marca 3092299 PAMPELMUSE por haber sido solicitada de mala fe de conformidad con el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas, al considerar que la demandada registró una marca sin dar un uso efectivo y real a la misma, siendo distribuidora de la entidad actora desde 1987 y comenzando el uso de la misma tras la abrupta finalización del contrato de distribución en 2017 con la finalidad de dificultad la actividad negocial de la actora.
* Desestimaba la pretensión de nulidad de la marca dado su carácter genérico de conformidad con el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas
- Respecto a las acciones de competencia desleal:
* Estimaba la existencia de actos de engaño por parte de la demandada de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal en cuanto que la demandada ha inducido a los minoristas y a los consumidores que el licor de Vodka y pomelo comercializado es el mismo de la actora, del cual la demandada fue distribuidora hasta el año 2017.
* Desestimaba la existencia de actos de confusión de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal en cuanto que la normativa va dirigida a proteger al consumidor en la toma de decisiones en los mercados y las conductas referenciadas iban dirigida a los minoristas.
* Desestimaba la existencia de actos de imitación de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal en cuanto que el etiquetado presentaba suficientes singularidades.
* Desestimaba la pretensión de la indemnización de daños y perjuicios al amparo de la normativa de competencia desleal en cuanto que los criterios de cuantificación apuntados por la demandante resultaban genéricos e imprecisos.
- Por lo que se refería a la demanda reconvencional, se desestimaba íntegramente la misma en cuanto que, como consecuencia de los pronunciamientos contenidos relativos a la demanda principal, se había declarado la nulidad de la marca cuya violación se pretendía en la demanda reconvencional.
Formulación del recurso de apelación de AUGUST ERNST GMBH & CO.KG y FRIEDRICH SPECH SÖHNE GMBH
QUINTO.- En el primer motivo de apelación se alega sobre el acto desleal del engaño del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.
Plantea la parte apelante que en la sentencia de instancia se ha estimado la existencia de un acto de engaño, sin que del mismo se deriven consecuencia de ello, pese a que en el punto 3 del suplico de la demanda se interesaba que se ' condene a CORB a cesar en y abstenerse del ofrecimiento y venta de productos destinados al sector de alimentación, en especial de bebidas alcohólicas, que incluya la indicación PAMPELMUSE, PAMPELMUSA o similar, o una presentación como la del licor reflejado en el documento núm. 18 de la demanda, aunque no incluya tal indicación; y a retirar del mercado cualesquiera productos, documentos publicitarios, online u offline, y cualquier otro documento que incluya tales características'.
Valoración del tribunal
SEXTO.- Debemos comenzar indicando que la sentencia ha estimado la nulidad de la marca al concurrir mala fe del solicitante de conformidad con el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas y la parte apelante interesaba la condena a cesar en la conducta de ofrecimiento y venta de los productos objetos del presente procedimiento al amparo de la normativa de la Ley de Competencia Deslealy no al amparo de la acción de cesación del 41.1.a) de la Ley de Marcas, por lo que la cuestión controvertida debe resolverse dentro del marco de la normativa sobre competencia desleal y no en el ámbito marcario.
SEPTIMO.- El artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal establece:
' Artículo 32. Acciones.
1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones:
1.ª Acción declarativa de deslealtad.
2.ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.
3.ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.
4.ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
5.ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.
6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.
2. En las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior, números 1.ª a 4.ª, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora'.
OCTAVO.-En el caso que nos ocupa, pese a que la demanda y el suplico no sean un dechado de claridad en orden a la fundamentación de la pretensión y su correspondiente petición, tal y como resulta de la demanda y del suplico de la demanda la parte actora ha ejercitado:
- La acción declarativa de deslealtad del acto del artículo 32.1.1º de la Ley de Competencia Desleal .
Así resulta del Fundamento de Derecho Segundo, Tercero y Cuarto en los que considera que la parte demandada había incurrido en actos de engaño, confusión y de imitación de los artículos 5, 6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal. Debemos señalar que, si bien no existe una previsión expresa en el suplico de la demanda respecto a dicho pronunciamiento declarativo, como tal hay que considerar dicha petición, máxime cuando este pronunciamiento declarativo constituye el fundamento del resto de los pronunciamientos instrumentales a los que haremos referencia y contenidos en los puntos 3 y 4 del suplico de la demanda.
- La acción de cesación de la conducta desleal y de prohibición futura del artículo 32.1.2º de la Ley de Competencia Desleal .
Así resulta del punto 3 del suplico de la demanda en cuanto que se interesa la condena a CORB ' a abstenerse del ofrecimiento y venta de productos destinados al sector de alimentación, en especial de bebidas alcohólicas, que incluya la indicación PAMPELMUSE, PAMPELMUSA o similar, o una presentación como la del licor reflejado en el documento nº 18 de la demanda, aunque no incluya tal indicación'.
- La acción de remoción de los efectos producidos por la competencia desleal del artículo 32.1.3º de la Ley de Competencia Desleal .
Así resulta del punto 3 del suplico de la demanda en cuanto que se interesa la condena ' a retirar del mercado cualesquiera productos, documentos publicitarios, online u offline, y cualquier otro documento que incluya tales características'.
- La acción de resarcimiento de los daños y perjuicios del artículo 32.1.4º de la Ley de Competencia Deslealocasionados por la conducta desleal.
Así resulta del punto 4 del suplico de la demanda en cuanto que se interesa la condena a CORB ' a indemnizar a mis presentadas por los daños y perjuicios causados' y del Fundamento de Derecho tercero apartado 5.
NOVENO.- Por lo tanto, la pretensión de cesación y remoción viene referida a cada uno de los actos de engaño, confusión e imitación que se invocan en la demanda al amparo de la Ley de Competencia Desleal.
Dado que en este motivo de apelación no se cuestiona el pronunciamiento declarativo del acto de engaño del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, la consecuencia de ello es que hay que estimar la pretensión instrumental de cesación y remoción del punto 3 del suplico de demanda pero únicamente referida a este acto de engañoque ha sido declarado en la sentencia de instancia, procediendo el examen de las pretensiones de cesación y remoción de los actos de competencia desleal de confusión y de imitación una vez que se haya declarada la existencia de tales actos de competencia desleal y que será objeto de examen en los próximos motivos de apelación.
En conclusión, procede estimar parcialmente este motivo de apelación y condenar a la demandada a cesar y abstenerse en los actos de engaño descritos en la sentencia de instancia y a retirar del mercado cualquier información en los que haga aparecer su producto como relacionado con el producto de la parte actora.
Formulación del motivo
DECIMO.- El segundo motivo de apelación se refiere al acto desleal de confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal.
La sentencia considera que no se han producido actos de confusión porque no se ha modificado el comportamiento de los consumidores, si bien dicha resolución no tiene en consideración que el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal contempla ' todo comportamiento que resulte idóneo', es decir, basta con el peligro que ocurra la situación de confusión, considerando la resolución que los minoristas y también los consumidores han sido confundidos
Valoración del tribunal
DECIMOPRIMERO.- El artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal establece:
' Artículo 6. Actos de confusión.
Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.
El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.'
DECIMOSEGUNDO.- Debemos señalar que, tal y como indica la parte apelante, lo verdaderamente relevante a los efectos de la consideración de la existencia de un acto de confusión no viene dado por el resultado, es decir que se haya producido la modificación del comportamiento de los consumidores como mantiene la sentencia de instancia, sino con la posibilidad (el peligro) que esto ocurra, ya que el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal se refiere a ' todo comportamiento que resulte idóneo'.
DECIMOTERCERO.- Así tenemos, y no es cuestión controvertida, que en la publicidad realizada por la demandada se indica que se ' presenta nueva imagen PAMPELMUSE' con 'nuevo diseño con el sabor de siempre'. Sin perjuicio que analizaremos más adelante el contenido y trascendencia de dicha publicidad que invoca la demandada reconviniente, nos encontramos ante ellanzamiento de un producto que se presenta en una línea continuista del anterior('sabor de siempre') con una modificación relativa de la presentación ('nueva imagen'). Ahora bien, esta referencia dirigida al consumidor para generar la creencia que se encuentra ante un producto ya conocido ('sabor de siempre') respecto al cual realiza una forma de presentación diferente, puede constituir y de hecho constituye un acto de engaño, pero no de confusión, ya que tal y como hemos indicado, la demandada pretende diferenciarse de los producto de la actora en cuanto a la presentación de una nueva imagen.
DECIMOCUARTO.- A ello hay que añadir, como argumento que corrobora lo anteriormente indicado, el correo remitido por la demandada al supermercado SUPERDINO en el que se expone que los productos presentan una nuevaficha logística, nuevadescripción y nuevocódigo de barras, por lo que es evidente la voluntad diferenciadora de la entidad demandada (CORB) y de evitar la confusión con la actora, sin perjuicio del acto de engaño contemplado en el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal en cuanto a la presentación continuista del nuevo producto ' con el sabor de siempre' ya que como tendremos ocasión de examinar no se trata del mismo producto (anteriormente fabricado por la actora y ahora por la demandada).
Por lo tanto, procede desestimar este motivo de apelación.
Formulación del motivo
DECIMOQUINTO.- El siguiente motivo de apelación se refiere sobre el acto de imitación del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal.
Manifiesta la parte apelante que la deslealtad no viene determinada solamente por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por la circunstancia en las que se ha realizado la imitación tal y como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2017.
Entre estas circunstancias hay que atender la existencia de un contrato de distribución durante 30 años, que finalizó de forma no amistosa en el año 2017, que la demandada había solicitado una marca en el año 2013 sin que utilizara la misma hasta la finalización del contrato de distribución en el que lanza un producto de características semejantes al de la actora y que se ha declarado la mala fe en el registro de la marca en la sentencia de instancia.
Valoración del tribunal
DECIMOSEXTO.- Tal y como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo (véase entre otras la sentencia de 25 de junio de 2021 ):
' La jurisprudencia de esta sala, para delimitar el ámbito de aplicación de los arts. 6 y 11 LCD , distingue entre prestaciones y formas de presentación:
'los supuestos de los dos preceptos (...) responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos' ( sentencia 450/2015, de 2 de septiembre , con cita de las sentencias 792/2011, de 16 de noviembre , y 95/2014, de 11 de marzo ).'
DECIMOSEPTIMO.- Tal y como afirma la parte apelante, esta Sala en su auto de 1 de junio de 2020 recaído en el rollo de medidas cautelares, apreció el 'parecido' entre las botellas objeto de discusión. Ahora bien, sin perjuicio que aquel pronunciamiento se realizaba sin prejuzgar el fondo del asunto, la existencia de parecido o similitud no justifica per sela existencia del acto desleal de imitación.
DECIMOOCTAVO.- El artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal establece como regla generalque la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, con dos excepciones:
- Que éstas estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.
- Que la imitación sea desleal por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o por comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.
DECIMONOVENO.- En el presente procedimiento se plantea que los productos de la demandada generan asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación de la actora.
Tal y como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2021 :
'El precepto exige que la imitación de prestaciones resulte idónea para generar la asociación en el consumidor acerca del origen empresarial de la prestación. Por riesgo de asociación se entiende trasladar la impresión de que entre los fabricantes o quienes comercialización esos productos existe una relación o vinculo económico o jurídico. La idoneidad de la imitación para generar asociación en el consumidor viene determinada porque la prestación imitada goza de singularidad competitiva. Esta singularidad competitiva tiene que ser tal que haga posible por sí que la imitación de la prestación genere riesgo de asociación en el consumidor, aunque difieran las formas de presentación, entre las que se encuentra también el empleo de marcas muy distintas. Dicho de otro modo, lo que provoca el riesgo de asociación es la imitación de la prestación, en cuanto que goza de singularidad competitiva, y no el empleo de los signos distintivos y las formas de presentación, pero la idoneidad de la imitación de la prestación para generar la asociación en el consumidor puede quedar contrarrestada por unas formas de presentación y el empleo de unas marcas tan diferentes que impidan el riesgo de asociación.'
VIGESIMO.- Respecto a las cuestiones apuntada debemos señalar que, pese a las circunstancias expuestas en el fundamento jurídico decimotercero, existe una voluntad diferenciadora por parte de la entidad demandada respecto al producto de la parte actora.
VIGESIMOPRIMERO.- Así, nos encontramos que, tal y como expone la sentencia de instancia, el producto de la demandada presenta suficientes singularidades que justifican la inexistencia del acto de confusión.
Así tenemos que:
- la forma de la botella de la actora es de superficie rugosa con forma tendente a la pirámide rectangular truncada con tapón de color rojo y la botella de la demandada tiene forma de prisma rectangular con tapón dorado.
- la etiqueta de la actora está dividida en tres partes, en la parte superior aparece un escudo con banderas en colores rojos y amarillo y las palabras SPECHT en rojo y PAMPELMUSE de menor tamaño en verde, en la parte intermedia se aprecia el interior de la botella y en la parte inferior la figura de un limón partido. La etiqueta de la demandada es única, de color amarillo, con un limón partido en la parte intermedia entre hojas y un escudo en la parte superior con la denominación PAMPELMUSE en color verde.
VIGESIMOSEGUNDO.- Tal y como señalaba la sentencia del Tribunal Supremo anteriormente apuntada:
'Las formas de presentación son lo suficientemente diferentes como para que la imitación de la prestación.... aunque pudiera contener una singularidad competitiva, no sea idónea para generar la asociación en el consumidor.'
Por lo tanto y atendiendo a los parámetros expuestos en la sentencia de instancia y que son acogidos en la presente resolución, procede desestimar este motivo de apelación.
Formulación del motivo
VIGESIMOTERCERO.- El último motivo de apelación se refiere a los daños y perjuicios causados.
Plantea la parte apelante que ha existido un beneficio en el imitador que supone una pérdida para el apelante y apunta como criterio apropiado multiplicar el número de botellas vendidas por la demandada (que los minoristas y consumidores pensaban que eran del apelante) por el precio que había obtenido vendiendo ella los productos.
Valoración del tribunal
VIGESIMOCUARTO.- Debemos señalar que, de las pretensiones declarativas de la existencia de un acto de engaño, confusión e imitación de la Ley de Competencia Desleal, tan solo se ha apreciado la existencia de actos de engaño y no de confusión e imitación, lo que ya en principio podría conducir a la desestimación de esta pretensión.
VIGESIMOQUINTO.- Además, tal y como señala la sentencia de instancia, el parámetro utilizado por la parte actora para cuantificar los daños y perjuicios resulta bastante simplista en cuanto presume que todas las botellas vendidas por la demandada habrían sido vendidas por la parte apelante, sin aportar ningún análisis pericialde su facturación, de la incidencia en la facturación de las ventas realizadas por la demandada desde el año 2017 (cuando comenzó a distribuir y vender su producción), la utilización de otros canales de distribución por parte de la demandada o la obtención de nuevos consumidores.
Por lo tanto, la parte actora no ha desplegado una mínima actividad de prueba sobre el específico daño sufrido, lo que excluye que dicha cuantificación se pueda sustentar sin más en el número de botellas vendidas por la parte demandada cuando no se ha apreciado la existencia de actos de confusión ni de imitación, por lo que procede desestimar este motivo de apelación.
Formulación del motivo
VIGESIMOSEXTO.- Entramos en el análisis del recurso de apelación formulada por la parte demandada/reconviniente CORB CANARIAS 2 S.L.
VIGESIMOSEPTIMO.- En los motivos primero y segundo del recurso de apelación se plantea la incorrecta valoración de la prueba practicada en relación al registro de mala fe de la marca PAMPELMUSE y la incorrecta valoración de la prueba en lo que respecta al registro de la marca PAMPELMUSE.
Señala la parte apelante que no ha existido un contrato de distribución al uso sino una especial relación. De esta manera, CORB encargaba la producción de bebidas alcohólicas a AUGUST ERNST GMBH, le daba instrucciones sobre las bebidas que necesitaba y tenía capacidad de sugerir modificaciones, por lo que la marca PAMPELMUSE ha sido utilizada durante 20 años sin que pueda admitirse que se registró para no ser usada. Además, la marca registrada en el año 2013 ha sido utilizada dentro del periodo de cinco años fijado en el artículo 39 de la Ley de Marcas.
Valoración del tribunal
VIGESIMOCTAVO.- Dada la íntima conexión entre los dos motivos de apelación pasamos a su examen conjunto
VIGESIMONOVENO.- Debemos comenzar destacando la ausencia de documentación respecto al contenido de la relación jurídica habida entre las partes y que se inició en el año 1987.
TRIGESIMO.- La parte demandante(AUGUST ERNST GMBH) mantiene que se trata de un contrato de distribución de los licores marca SPECHT con la entidad CORB CANARIAS S.L. (hoy CORB CANARIAS 2 S.L.) para las islas Canarias.
Frente a ello, la entidad demandada(CORB CANARIAS 2 S.L.) mantiene que se trataba de un contrato de distribución especial por el que ella encargaba la producción de bebidas alcohólicas a AUGUST ERNST GMBH, le daba instrucciones sobre las bebidas que necesitaba y tenía capacidad de sugerir modificaciones.
TRIGESIMOPRIMERO.- Reconocida la existencia de un contrato de distribución por parte de la apelante (CORB), partiremos de considerar acreditada la versión ofrecida por la demandante, incumbiéndola a la apelante la carga de la prueba respecto a esta especialidad en la relación jurídica por la que la apelante ostentaría la posición de compradora y distribuidora, siendo la actora una mera fabricante.
TRIGESIMOSEGUNDO.- Como soporte probatorio de su argumentaciónla parte apelante invoca la existencia de una serie de correos electrónicos. Concretamente:
- un correo de 5 de diciembre de 2014 remitido por un empleado de la actora mostrando su preocupación porque cuatro botellas de muestra de botellas patrón de SPECHT PAMPELMUSE habían sido retenidas en aduanas.
- otro correo remitido por la actora relativo al envío de una muestra de licor de melón 'para que compruebe si el sabor cumpliría con sus requisitos y podría ser aceptada en el mercado'.
- otro correo electrónico remitido por la actora en el que se buscaba la opinión de CORB sobre determinados sabores y sobre el licor de caramelo.
TRIGESIMOTERCERO.- Por lo tanto, en una relación jurídica que ha desplegado sus efectos durante 30 años, el único soporte probatorio para acreditar la especial relación habida entre las partes descansa en tres correos electrónicos, siendo el contenido de los mismos perfectamente compatibles con lo manifestado por la parte actora en cuanto que periódicamente solicitaba información a su distribuidora en Canarias para el conocimiento de las peculiaridades locales en orden a la búsqueda del sabor adecuado de los productos que posteriormente eran distribuidos por CORB.
Por todo ello, atendiendo a que la apelante reconoce su condición de empresa distribuidora y la ausencia de una suficiente actividad probatoria en orden a acreditar que el contenido de la relación jurídica se había producido en la forma indicada en la demanda reconvencional y en el recurso de apelación, procede desestimar este motivo de apelación ya que le incumbía a la demandada/reconviniente/apelante la carga de la prueba de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tal y como hemos señalado con anterioridad.
Formulación del motivo
TRIGESIMOCUARTO.- El último motivo de apelación se refiere a la incorrecta valoración de la prueba respecto a los actos de engaño.
Plantea la parte apelante que los documentos que se refieren en la sentencia de instancia acreditan que la intención de la demandada/apelante era diferenciarse en el mercado.
Valoración del tribunal
TRIGESIMOQUINTO.- La voluntad diferenciadora de la demandada/reconviniente/apelante ya ha sido considerada en la presente resolución en los fundamentos jurídicos decimotercero y vigésimo, que determinaron la inexistencia de actos de imitación por parte de CORB CANARIAS 2 S.L., sin que ello afectara a la existencia de un acto de engaño del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal atendiendo a que en la publicidad realizada por la demandada se indicaba que se ' presenta nueva imagen PAMPELMUSE' con 'nuevo diseño con el sabor de siempre', presentándose en una línea continuista del anterior ('sabor de siempre') referido a los productos de la actora pese a tratarse de productos diferentes, unos fabricados por la actora y los otros fabricados por un tercero a instancias de la demandada/apelante.
Por lo tanto, para evitar reiteraciones innecesarias nos remitimos a los argumentos ya expuestos que determinan la desestimación de este motivo de apelación.
Costas de la segunda instancia
TRIGESIMOSEXTO.- Por lo que se refiere a las costas de la apelación de AUGUST ERNST GMBH & CO.KG y FRIEDRICH SPECH SÖHNE GMBH,dado el sentir estimatorio parcial de la presente resolución respecto a dicho recurso, no procede imponer las mismas a la parte apelante de conformidad con los artículos 394.2 y 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
TRIGESIMOSEPTIMO.- Por lo que se refiere a las costas de la apelación de CORB CANARIAS 2 S.L., dado el sentir desestimatorio de la presente resolución respecto a dicho recurso, procede imponer a dicha parte apelante las costas causadas de conformidad con los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Fallo
F A L L A M O S: Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Sra. Ortiz Cornago en representación de AUGUST ERNST GMBH 6 CO.KG y FRIEDRICH SPECHT SÖHNE GMBH contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid con fecha de 10 de julio de 2020 en el Juicio Ordinario nº 168/18 y desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Sra. Garrido Ruiz en representación de CORB CANARIAS 2 S.L., debemos revocar la misma únicamente en cuanto que se condena a CORB CANARIAS 2 S.L. a cesar y abstenerse en los actos de engaño descritos en la sentencia de instancia y en la presente resolución y a retirar del mercado cualquier información en los que haga aparecer su producto como relacionado con el producto de la parte actora. Todo ello sin hacer especial pronunciamiento respecto a las costas causadas en el recurso de apelación de AUGUST ERNST GMBH & CO.KG y FRIEDRICH SPECH SÖHNE GMBH y con imposición a CORB CANARIAS 2 S.L. de las costas causadas en el recurso de apelación formulado por dicha entidad.
Acordamos la devolución del depósito realizado por AUGUST ERNST GMBH & CO.KG y FRIEDRICH SPECH SÖHNE GMBH, para la interposición del presente recurso y la pérdida del deposito realizado por CORB CANARIAS 2 S.L. para la interposición del recurso de apelación.
Modo de impugnación
Notifíquese esta sentencia a las partes, con indicación de que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno y los extraordinarios únicamente en los términos del Acuerdo de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2017; y devuélvanse los autos originales al Juzgado de Instancia de procedencia, con testimonio de la presente resolución, para su conocimiento y efectos.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de su razón, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
