Sentencia Civil Nº 411/2015, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 758/2015 de 24 de Noviembre de 2015

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 000758/2015

VTA

SENTENCIA NÚM.:411/2015

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA

DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA

DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA

En Valencia a veinticinco de noviembre de dos mil quince.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA,el presente rollo de apelación número 000758/2015, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000107/2013, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como demandada apelante a doña Gloria , representada por el Procurador de los Tribunales don JUAN MIGUEL ALAPONT BETETA, y asistida del Letrado don JOSE HERNANDEZ GIMENEZ y de otra, como apelada a LACADOS Y PINTURAS REIMAR SLU representada por la Procuradora de los Tribunales doña VICENTA NAVARRO SIMO, y asistida del Letrado don JUAN SEGURA ZABALLOS, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Gloria .

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA en fecha 23 de febrero de 2015 , contiene el siguiente FALLO: 'Que debo estimar y estimo sustancialmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales, Dª VICENTA NAVARRO SIMÓ, asistido por el Letrado D. JUAN SEGURA ZABALLOS, contra Dª Gloria , representada por el Procurador de los Tribunales D. JUAN M. ALAPONT BETETA, asistido por el Letrado D. JOSÉ HERNÁNDEZ GIMENEZ, debiendo declarar y declaro: la nulidad absoluta de la marca denominativa REIMAR, nº M 3029849 de registro en la OEPM, y registrada por Dª Gloria . Y debo condenar y condeno: a la demandada a que a su costa se anote la nulidad de la marca en la OEPM, prohibiendo su uso a la demandada y, en su caso, se retire del mercado cualquier producto, cartel, rótulo o publicidad distinguida bajo el referido signo distintivo y a destruir, en su caso, los productos ilícitamente marcados. Se imponen las costas a la demandada. Por otro lado debo desestimar y desestimo la reconvención formulada por de Dª Gloria , representada por el Procurador de los Tribunales D. JUAN M. ALAPONT BETETA, absolviendo a la parte actora de las pretensiones de la demandada/reconviniente. Se imponen las costas de la reconvención a la parte reconviniente. MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de VALENCIA ( artículo 455 LECn ). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, exponiendo las alegaciones en que se basa la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Así lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. D. JOSÉ MARIA CUTILLAS TORNS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil num. 3 de Valencia. Doy fe.'

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Gloria , dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO. Lacados y Pinturas REIMAR SLU presentó demanda contra Gloria ejercitando la acción de nulidad de la marca denominativa 'REIMAR' inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas a favor de la demandada, por mala fe con apoyo ene al artículo 51- 1b) de la Ley de Marcas y de nulidad relativa al amparo del artículo 52.1 en relacion con el artículo 9 de la Ley de Marcas ; así como acción de competencia desleal con apoyo en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal .

Opuesta a tales pretensiones la parte demandada, planteó reconvención entablando la acción por infracción de marca con apoyo en los artículos 34 , 40 y 42 de la Ley de Marcas para que la reconvenida cesará en el uso de su marca así como interesando la indemnización de daños y perjuicios, interesando la cantidad significativa del 1 % de la cifra de negocios con la imposición de multa coercitiva

En el acto de la audiencia previa, la parte actora desistió de la acción de competencia desleal.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil estima la acción de nulidad de marca por inscripción de mala fe, fallando en los términos transcritos en los antecedentes de hecho de esta resolución, imponiendo las costas de la instancia a la parte demandada. A su vez desestima la demanda reconvencional con imposición de costas a la parte reconviniente.

Se interpone recurso de apelación por la parte demandada alegando como motivos que ahora meramente se enuncian; 1º) Infracción de normas y garantías procesales con apoyo en el artículo 120-3 de la Constitución Española y artículo 218 de la Ley Enjuiciamiento Civil por falta del deber de motivación; 2º) Infracción del artículo 217-2º de la Ley Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 2-1 de la Ley de Marcas por inversión de la carga de la prueba; 3º) Infracción, respecto a la desestimacion de la acción de infracción marcaria, de los artículos 34 , 40 y 41 de la Ley de Marcas ; 4º) Infracción de los artículos 42 y 43.5 de la Ley de Marcas ; 5º) Infracción del artículo 394-2 de la Ley Enjuiciamiento Civil en materia de costas procesales; solicitando la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil por otra que desestime la demanda y estime la reconvención.

SEGUNDO. Es necesario iniciar el tratamiento solutivo a este recurso de apelación por la denuncia de la infracción del deber de motivación de toda sentencia, reflejo del mandato constitucional del artículo 120 de la Carta Magna y explícitamente desarrollado en el ámbito de la jurisdicción civil en el artículo 218 de la Ley Enjuiciamiento Civil .

No debe olvidarse que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface con una resolución fundada en derecho que aparezca suficientemente motivada, exigencia de motivación que aspira a hacer patente el sometimiento del Juez a la ley o, más ampliamente, al ordenamiento jurídico, y a lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la justicia y corrección de una decisión judicial, a la par que facilita el control de la sentencia por los Tribunales superiores, operando, por lo tanto, como garantía o elemento preventivo de la arbitrariedad ( SSTC 32/96 , que cita las SSTC 159/89 , 109/92 , 22/94 y 28/94 ; y también STS 20-3-97 ), matizando la misma doctrina que el deber de motivación de las sentencias, es distinto y diferenciado del deber de congruencia (cfr. SSTS 30-5-00 , que cita las de 4-10 y 15-11-99 , 29-5-00 , 4-7-00 , 27-9-01 y 13-11-2001 , entre otras muchas), y que en la actualidad se contempla en el art.218 de la LEC 1/2000 , ha de cumplir la doble finalidad de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada y permitir su eventual control jurisdiccional ( STS 1-6-99 y 22-6- 00), pero no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que la parte pueda tener sobre las cuestiones debatidas ( SSTS 3-6-99 , 16-5-00 , 31-1-01 , que cita SSTC 6-6-94 y 27-3-00 y SSTS 17-2-96 , 22-5-97 , 20-12-00 y 12-2-2001 ), pues dicho deber no ha de llevarse hasta el punto de imponer la necesidad de dar respuesta a todas y cada una de las cuestiones, de hecho y de derecho, que se susciten, siendo suficiente que la resolución ofrezca los datos indispensables para permitir conocer la ratio decidendi, los razonamientos que sustentan su fundamentación y la decisión que contiene, realizando de ese modo los fines que con él se persiguen, que no son otros que facilitar la oportuna revisión jurisdiccional de la resolución y el adecuado control de la arbitrariedad judicial (cfr. SSTS 3-6-99 , 16-5-00 y 31-1-01 , que cita SSTC 6-6-94 , y 27-3-00 y SSTS 17-2-96 , 22-5-97 , 20-12-00 , 25-5-01 , 15-10-01 y 2-11-01 por citar algunas). De ese modo, tal y como expresa la STS 12-2-01 , y en la misma línea se encuentran las SSTS 25-5-01 , 15-10-01 y 2-11-01 , debe considerarse que hay motivación suficiente cuando la lectura de la resolución permita comprender las reflexiones tenidas en cuenta por el Juzgador.

Con aplicación al caso de tales dictados jurisprudenciales sobre la motivación, la sentencia recurrida lo cumple sobradamente y la Sala no acepta el argumento del recurrente de no darse razonamientos y fundamentos en la decisión del Juzgador, sobre la mal fe de la inscripción de la marca. La parte demandada - reconviniente apelante conoce cual es la razón por la cual la sentencia estima que la inscripción de la marca de la que es titular la Sra Gloria es nula: el comportamiento malicioso en su inscripción y para apreciar este requisito, que obviamente es valorativo y por tanto cuestión de hecho, la sentencia claramente se ha basado, en las pruebas documentales (tal como enuncia y explicita en el FD Segundo) valorando las fechas de constitución de la sociedad mercantil demandante y de sus operaciones comerciales en el tráfico mercantil, la fecha posterior de solicitud de la marca, y las relaciones inter-sociales y litigiosas habidas entre el administrador único de la demandante y la demandada. Por ende, sí que hay motivación de la sentencia, cuestión distinta y diversa, ajena a este apartado es que la parte entienda que tales argumentos son insuficientes o inservibles para apreciar la mala fe de la inscripción.

TERCERO. El segundo motivo de recurso de apelación denuncia una infracción del artículo 217-2 de la Ley Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 2-1 de la Ley de Marcas al haber efectuado la sentencia una inversión de la carga de la prueba. Se desarrolla el motivo con que de la relaciones entre los hermanos Gloria y la mera fecha de constitución de la sociedad actora no se prueba en modo alguno la mala fe de la inscripción y añade que el actor debió probar no solo que la demandada conocía anteriormente a la solicitud de la marca, la existencia de tal signo, sino, además la consolidación en el mercado de la marca y que la demandada pretendía aprovecharse de la reputación ganada durante un periodo de tiempo o impedirle la comercialización de los productos.

El motivo no puede ser acogido y, de entrada, no existe la infracción denunciada del artículo 217-2 de la Ley Enjuiciamiento Civil y no sea efectuado inversión alguna de regla de la carga probatoria. Esta última como precisa la moderna posición del Tribunal Supremo en sentencias 29/4/2015 y 7/5/2015 que " La carga de la prueba no tiene por finalidad establecer mandatos que determinen quién debe probar o cómo deben probarse ciertos hechos, sino establecer las consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes. La prohibición de una sentencia de 'non liquet' (literalmente, 'no está claro') que se establece en los arts. 11.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1.7º del Código Civil , al prever el deber inexcusable de los jueces y tribunales de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, hace que en caso de incertidumbre a la hora de dictar sentencia, por no estar suficientemente probados ciertos extremos relevantes en el proceso, deban establecerse reglas relativas a qué parte ha de verse perjudicada por esa falta de prueba.".Ello no acontece en el presente caso dado que el Juez por las datos fácticos que fijan las pruebas (como se ha expuesto en el Fundamento precedente) concluye que la inscripción de la marca es maliciosa. Si esa valoración es o no correcta, para tal conclusión es cuestión plenamente diferente a la carga de la prueba.

Resulta incuestionable que la acción estimada en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil es la de nulidad absoluta del artículo 51.1 b) de la Ley de Marcas (no la de nulidad relativa, no obstante las menciones a que sobre ésta se hacen en la transcripción de sentencias en la recurrida) y la misma exige a quien acciona frente al titular de la marca la acreditación de que tal inscripción se efectuó de mala fe que debe ser apreciada al momento de la solicitud de registro.

Esta Sala da por reproducida la doctrina que viene siguiendo en la aplicación e interpretación del citado artículo 51-1 b) sobre la inscripción de marca con mala fe, declarando de forma continuada el especial y singular principio rector que en este marco (véase la motivación del Legislador en la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001 ) representa la buena fe, que la sentencia recurrida en el inicio del FD SEGUNDO trascribe y reproduce literalmente parte de la sentencia de esta Sección Novena de 20/2/2013 (R. 812/2012 ) y que antes ya expusimos en la sentencia de 4/4/2011 (R.9/2011 ) que para no volver a efectuar una redundante e inútil repetición damos por reproducido.

Sentado ello en la revisión de los autos que impone este recurso ordinario, conforme al artículo 456-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil , la Sala acepta los datos fácticos expresamente colacionados en el FD Segundo de la recurrida sobre fechas de constitución de la mercantil actora e inicio de sus operaciones que son anteriores a que la demandada instase su solicitud de marca; la coincidencia de actividad comercial concurrente entre litigantes (datos fácticos no discutidos e incólumes para la alzada) con la conclusión afirmada en el ultimo párrafo de tal Fundamento de pleno conocimiento por la Sra. Gloria en el uso del signo REIMAR por la sociedad gerenciada y administrada por su hermano de vinculo sencillo, dato que además, la Sala debe reforzar con el reconocimiento en la demanda que la Sra Gloria planteó con denuncia de competencia desleal, pues de tal pliego se escribe que a fecha de 10/4/2012, los trabajadores de la sociedad de la demandada piden la baja voluntaria para irse a trabajar a la entidad demandante, razón por la que la Sra. Gloria encarga un informe a una agencia de detectives de investigación en las instalaciones de Lavados y Pinturas Reimar SL (Folio 247). Además ahora en el escrito de apelación la parte demandada reconoce de llano tal conocimiento previo a solicitud de inscripción al decirse (pagina 7, " El actor debió probar no sólo el conocimiento anterior de la marca (el cual fue reconocido por esta parte y por lo tanto resulta innecesaria la prueba al respecto)">

No solo es que la Sra Gloria cuando interesa la marca denominativa conoce y sabe perfectamente que constituye un signo usado en mercado por la denominación social de la empresa de su hermano y como nombre comercial, sino que tal solicitud, es completamente deshonesta y significa un comportamiento no ajustado socialmente a las pautas comerciales concurrentes, con claro ánimo de perjudicar y entorpecer la labor comercial y productiva del hermano en su labor comercial (tal como refiere la sentencia) por las siguientes consideraciones;

La Sra Gloria reconoce llanamente en contestación que no usa la marca 'REIMAR'que tiene registrada; no tiene producto o servicio alguno en el cual esté utilizando la marca para diferenciarse en el mercado concurrencial.

Sabía que la marca que inscribe está siendo usada por su hermano para concurrir en la misma actividad comercial y en idéntica zona geográfica.

Se inscribe cuando están en pleno apogeo las malas relaciones inter-sociales de la que dan buen muestra el rosario de pleitos entre ellos mantenidos, precisamente con raíz en la actividad comercial y societaria en la que están implicados y son concurrentes.

Por consiguiente como conclusión es de ratificar la estimación de la acción de nulidad absoluta, implicando el rechazo del motivo tercero y cuarto del recurso de apelación ceñidos a la acción planteada vía reconvencional por infracción marcaria, pues decretada su nulidad, es inviable tal infracción.

CUARTO.-El último motivo del recurso de apelación hace referencia a las costas procesales que se significa porque en realidad en la demanda no se estimó totalmente al haberse excluido la acción de competencia desleal y por ello no se aplica de forma correcta el artículo 394-2 de la Ley Enjuiciamiento Civil .

El motivo es de acoger, pues entabladas dos acciones con carácter principal, marcaria y de competencia desleal, y apartada por decisión de la demandante de la competencia desleal, cuando ya la parte interpelada había contestado a la misma denunciando los defectos de su planteamiento, desistimiento que opera en la audiencia previa, la estimación respecto a la demanda no es total sino parcial por lo que la regla de aplicación general es la de no imposición de costas, con la excepción no apreciada por la sentencia del Juzgado de lo Mercantil y que esta Sala no puede en tales términos estimar, de mala fe o temeridad.

Por ello con acogida de tal motivo no se hace pronunciamiento de las costas causadas en la instancia por la demanda.

QUINTO.-En orden las costas causadas en la alzada dada la estimación parcial del recurso de apelación no se hace imposición conforme al artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil 3 Valencia en juicio ordinario 107/2013;

1º)Confirmamos la estimación de la acción de nulidad absoluta marcaria en su apartados a) y b) del Fallo, dejándose sin efecto el apartado c), porque cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

2º)Se ratifica la desestimación de la reconvención con la imposición de costas a la parte reconviniente

3º)No se efectúa pronunciamiento de las costas causadas en la alzada y se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.