Sentencia CIVIL Nº 412/2017, Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3, Rec 461/2016 de 31 de Julio de 2017

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3
BURGOS
SENTENCIA: 00412/2017
AUDIENCIA PROVINCIAL DE
BURGOS
Sección 003
Domicilio : PASEO DE LA AUDIENCIA Nº 10
Telf : 947259950
Fax : 947259952
Modelo : 001370
N.I.G.: 09059 42 1 2015 0005654
ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000461 /2016
Juzgado procedencia : JDO. MERC. 1 (ANT.1A.INSTANCIA 4) de BURGOS
Procedimiento de origen : OR4 ORDINARIO DEFENSA COMPETENCIA-249.1.4 0000552 /2015
RECURRENTE: HOSTAL CUATRO CALZADAS SL
Procuradora: ELENA CANO MARTINEZ
Abogado: FRANCISCO JAVIER RODRIGO GARCIA
RECURRIDO: MESON NUEVO DEL JAMON SL
Procuradora: CLAUDIA VILLANUEVA MARTINEZ
Abogado: ENRIC MANRESA MEDINA
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados,
D. ILDEFONSO BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA , Presidente, Dª MARÍA ESTHER VILLÍMAR SAN
SALVADOR y D. JOSÉ IGNACIO MELGOSA CAMARERO , ha dictado la siguiente,
S E N T E N C I A Nº 412.
En Burgos, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.
VISTOS , por esta Sección de la Audiencia Provincial de Burgos el Rollo de Sala número 461 de 2.016,
dimanante del Procedimiento Ordinario nº 552/15, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos, el Recurso
de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 7 de julio de 2.016 , sobre derechos de marca, en el
que han sido partes, en esta segunda instancia, como demandante-apelante, HOSTAL CUATRO CALZADAS,
S.L. , representado por la Procuradora Dª Elena Cano Martínez y defendido por el Letrado D. Francisco
Javier Rodrigo García; y, como demandado-apelado, MESÓN NUEVO DEL JAMÓN, S.L. , representado por

la Procuradora Dª Claudia Villanueva Martínez y defendido por el Letrado D. Enrique Manresa Medina. Siendo
Ponente la Ilma. Sra. Dª MARÍA ESTHER VILLÍMAR SAN SALVADOR, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

1.- Los de la resolución recurrida, que contiene la siguiente Parte Dispositiva: Que desestimando como desestimo la demanda presentada por la Procuradora Sra. Cano Martínez, en nombre y representación de la Mercantil HOSTAL CUATRO CALZADAS, S.L. , debo absolver y absuelvo a la Sociedad MESON NUEVO DEL JAMON, S.L. , de las pretensiones ejercidas en su contra, con expresa imposición de costas a la demandante.

2.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación procesal de la entidad demandante se presentó escrito interponiendo recurso de apelación, que fue admitido en tiempo y forma.

Dado traslado a la parte contraria, para que en el término de diez días presentase escrito de oposición al recurso o de impugnación de la resolución, lo verificó en tiempo y forma, oponiéndose al recurso mediante el correspondiente escrito que consta en las actuaciones; acordándose por el Juzgado la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

3.- Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para la celebración de la oportuna vista el día 4 de mayo de 2.017, en que tuvo lugar con asistencia de los Letrados de ambas partes, quienes informaron en apoyo de sus pretensiones, quedando las actuaciones en poder de la Ilma. Sra. Magistrada Ponente a fin de dictar la resolución procedente.

4.- En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.

Fundamentos

Primero.- La entidad HOSTAL CUATRO CALZADAS SL , como titular de la marca mixta inscrita en la OEPM bajo el nº 2.613.266 Hotel Restaurante Cuatro Calzadas , presenta demanda frente a la mercantil MESÓN NUEVO DEL JAMÓN SL , por realizar actos de violación de su derecho de marca al incluir en el rotulo de su establecimiento de restauración el término Cuatro Calzadas , así como en el uniforme del personal que atiende el negocio y en las etiquetas de las botellas del vino y del jamón que se sirven en él y , solicita que la demandada sea condenada al cese de la utilización del signo distintivo por infracción marcaria y por constituir actos de competencia desleal, solicitando indemnización de daños y perjuicios y la condena al pago de las costas procesales.

La sentencia de instancia desestima la demanda argumentando que « la denominación Cuatro Calzadas , constituida exclusivamente, y por lo que se refiere al caso enjuiciado, por una expresión general relativa a una zona geográfica del municipio salmantino de Martínamor, no puede ser objeto de apropiación individual por ningún empresario, concurriendo la prohibición absoluta del registro de la marca establecida por el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas de 2001 y sin que se haya acreditado ni alegado que concurran las excepcionales circunstancias en que se permite el registro como marca de signos constituidos exclusivamente por una denominación geográfica (los supuesto de los apartados 2 y 3 del mismo artículo 5 de la Ley de marcas , del artículo 62 de la Ley de marcas o de la protección de denominaciones o indicaciones de origen) , circunstancias que determinan la estimación de la reconvención y la desestimación de la demanda ».

Por la parte actora se interpone recurso de apelación en base a las siguientes alegaciones: Primera .- Infracción del artículo 218 apartado 1 LEC : incongruencia extrapetita; Segunda .- Infracción del artículo 34.

Apartado 1, apartado 2 b ) y apartado 3, párrafos a), b) y d) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas en cuanto a la falta de estimación de la solicitud de cesación de conductas infractoras; Tercera .- Infracción del artículo 34. apartado 1, apartado 2 b ) y apartado 3 , párrafos a), b) y d) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre , de marcas por inexistencia de carácter descriptivo como denominación geográfica del término Cuatro Calzadas ; Cuarta .- infracción del principio de cosa juzgada del artículo 222 LEC ; Quinto .- infracción del artículo 218 apartado 1 LEC : incongruencia Infra petita por inaplicación de los artículos 4 , 5 , 6 , 12 , 20 y 25 de la Ley 3/1991 de 10 de Enero de Competencia Desleal ; Sexto .- indemnización por daños morales y por daños y perjuicios Séptimo .- Costas .

Segundo.- La sentencia apelada incurre en incongruencia extrapetita como alega la parte actora apelante.

De un lado porque como matiza la apelante no ha tenido en cuenta que en la audiencia previa quedó aclarado y corregido que la marca de la que es titular la actora no es denominación Cuatro Calzadas , sino Hotel-Restaurante Cuatro Calzadas , por lo que no puede predicarse la prohibición absoluta sobre el registro de tal marca al estar compuesta de otros términos hotel y restaurante no sería ya incardinable en el referido artículo 5 apartado 1 c) LM .En realidad la cuestión carece de trascendencia ya que el nombre geográfico no necesita de ningún añadido para que pueda registrarse como marca, además siendo el nombre geográfico el elemento principal de la marca el resto de aditamentos que puedan incluirse como restaurante, mesón, hotel, bodega , en ningún caso aumentaran la distinción que ya proclama el especifico nombre geográfico. Y es que, como más adelante se verá, el artículo 5.1 c) LM no prohíbe la inscripción como marca de los nombres geográficos, solo prohíbe el registro de las denominaciones geográficas cuando éstas sirven para indicar la procedencia de los productos o servicios.

Y de otro y, esto sí es lo importante, la sentencia apelada dice que estima la reconvención y desestima la demanda, cuando en el juicio no se ha formulado reconvención alguna, y además el razonamiento del juez sobre que la marca de la que es titular la actora incurre en la prohibición absoluta del registro establecida en el artículo 5.1.c) LM y que se erige como fundamento único en el que basa la desestimación de la demanda, incurre claramente en incongruencia extrapetita porque para dejar sin efecto la marca registrada a nombre de la actora, por considerar que incurre en una prohibición legal , es imprescindible que la parte demandada hubiese ejercitado la acción de nulidad contra la misma ( artículo 51 .1.a LM ) mediante la oportuna demanda reconvencional , que como hemos dicho no se formuló . Por lo tanto la protección jurídica que el artículo 2 de la LM proporciona al titular registral sigue surtiendo todos sus efectos.

En este sentido resulta plenamente aplicable la STS 1069/2006 de 25 de octubre ( Caso Formentor ) indica que como los demandados no plantearon adecuadamente la cuestión sobre la intrínseca capacidad de los signos registrados para identificar un origen empresarial por sus connotaciones geográficas - artículo 11.1.c) de la anterior ley de marcas 32/1988 - , mediante el ejercicio de la acción de nulidad de los registros de la demandante, de su validez , en consecuencia, ha de partirse.

Por lo tanto la marca mixta Hotel- Restaurante Cuatro Calzadas , registrada a favor de la entidad actora, es perfectamente válida, frente a la demandada que no tiene ninguna marca inscrita a su favor (la OEPM en el expediente n º 3551885/5 dicto resolución denegatoria de la inscripción de la marca mixta Restaurante Mesón Viejo del Jamón de Cuatro Calzadas solicitada por la demandada, entre otras para las categorías de Niza 29,33y 43 y está actualmente pendiente de recurso contencioso administrativo, juicio ordinario, del TSJ de Madrid).

No obstante, como en el motivo tercero del recurso se alega la inexistencia de carácter descriptivo en la denominación geográfica del término Cuatro calzadas , se abordará el tema seguidamente.

Tercero.- El artículo 5.1.c de la LM establece que no podrán registrarse como marca los signos siguientes: c) los que se componga exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica del producto o de la prestación del servicio.

Sobre la base de dicho precepto la parte demandada y el juzgador de instancia entienden que la ley de Marcas prohíbe registrar como marca cualquier denominación geográfica, y, en consecuencia, el término Cuatro Calzadas no puede ser reivindicado a titulo exclusivo por nadie.

La prohibición absoluta de registro del artículo 5.1.c de la Ley de Marcas coincide con el artículo 3.1.c) de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el artículo 7.1.c) del Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la Marca Comunitaria, por lo que resulta de especial interés la jurisprudencia comunitaria interpretando dichos preceptos.

La prohibición de registro de signos o indicaciones descriptivas descansa sobre un doble fundamento como recuerda el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 14 de junio de 2007 (asunto EUROPIG). Por un lado, no son apropiados para ejercer la función esencial de la marca, a saber, identificar el origen comercial del producto o servicio, para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa. Por otra parte, la prohibición persigue un objetivo de interés general, cual es que todos puedan utilizar libremente los signos o indicaciones descriptivos de las características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro ( sentencia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, apartado 31; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00 , Rec.

p. II-753, apartado 27; de 27 de noviembre de 2003, Quick/OAMI (Quick), T-348/02 , Rec. p. II-5071, apartado 27 , y de 7 de junio de 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OAMI (MunichFinancialServices), T-316/03 , Rec. p. II-1951, apartado 25; véanse igualmente, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97 , Rec. p. I-2779, apartado 25; de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99 , Rec. p. I-1619, apartados 54 y 95, y Campina Melkunie, C-265/00 , Rec. p. I-1699, apartado 35 ).

Más concretamente con relación a los signos o indicaciones que pueden servir para designar la procedencia geográfica de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro de la marca, especialmente los nombres geográficos, existe un interés general en preservar su disponibilidad, debido, particularmente, a su capacidad no sólo para revelar, llegado el caso, la calidad y demás propiedades de las categorías de productos o servicios consideradas, sino también para influir de diversos modos en las preferencias de los consumidores, por ejemplo vinculando los productos o servicios a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos, en este sentido sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Pleno) de 4 de mayo de 1999 (Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97 , apartado 26) y del Tribunal de Primera Instancia de 25 de octubre de 2005 (Peek Cloppenburg/OAMI, T-379/2003, apartado 33 ) .

Como señala la sentencia Windsurfing Chiemsee de 4 de mayo de 1999 antes citada, la prohibición absoluta analizada no impide el registro de nombres geográficos que son desconocidos en los sectores interesados o que, al menos, lo son como designación de un lugar geográfico, o, ni siquiera, de los nombres para los que, debido a las características del lugar designado, no es probable que los sectores interesados puedan pensar que la categoría de productos o servicios considerada procede de dicho lugar o haya sido concebida en él, o que puedan ser utilizados en el futuro por las empresas interesadas como indicación de procedencia geográfica de dicha categoría de productos o servicios.

En el mismo sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de octubre de 2005 , también ya citada, por la que dicho Tribunal estima el recurso interpuesto contra la resolución de la OAMI que denegó el registro de la marca comunitaria con el denominativo CLOPPENBURG (ciudad alemana situada en la Baja Sajonia de unos 30.000 habitantes, contando la región a la que da nombre con 152.000 habitantes) para designar servicios de comercio al por menor. En dicha sentencia se reproducen los razonamientos de la sentencia Windsurfing Chiemsee y se añade, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 37. Teniendo en cuenta todo lo que precede, el carácter descriptivo de un signo sólo puede apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios de que se trate y, por otra, en relación con la comprensión del signo por parte del público pertinente ( sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de octubre de 2003, Nordmilch/OAMI (OLDENBURGER), TÑ295/01 , Rec. p. II-12447, apartados 27 a 34).

38. En esta apreciación, la OAMI está obligada a probar que el nombre geográfico es conocido por los sectores interesados como designación de un lugar. Además, es necesario que dicho nombre presente actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos o de servicios considerada, o que sea razonable contar con que, para dichos sectores, tal nombre pueda designar la procedencia geográfica de esta categoría de productos o de servicios. En el marco de ese examen, procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento de tal nombre geográfico por parte de los sectores interesados, así como las características del lugar designado por el nombre y de la categoría de productos o de servicios considerada. .

Y también la STS de 25.10.2006 (caso Formentor ) señala que al interpretar el artículo 3.1.c) de la Directiva, la antes mencionada sentencia del Tribunal de Justicia Comunidades Europeas de 4 de mayo de 1999 ( C-108/97 y C-109/97 ) declaró que el mismo no impide el registro de nombres geográficos que, en los sectores interesados, no indican el lugar en que el producto ha sido fabricado, concebido o diseñado, o podría serlo.

Es decir la prohibición del uso de los nombres geográficos como marca no depende exclusivamente del carácter geográfico del término sino de que el mismo se asocie al origen de una determinada clase de producto o servicio. Es lo que quiere decir el artículo 5.1.c) LM cuando habla de que los signos puedan servir en el comercio para designar (...) la procedencia geográfica .

En el caso de autos, la utilización del término Cuatro Calzadas como indicación de procedencia geográfica resulta forzada en primer lugar por la falta de entidad desde un punto de vista geográfico del lugar y en segundo porque Cuatro Calzadas no es un zona o región de referencia para una determinada clase de productos o servicios.

Así resulta del certificado que emite el Instituto nacional de Estadística en Salamanca del año 2015 que informa que Cuatro Calzadas es una entidad singular del Municipio de Martínamor, constituida por un diseminado, donde habitan en total 8 personas a fecha 1 de enero de 2015.

Tanto el negocio de restauración de la actora (Hotel restaurante Cuatro calzadas) como el rotulo del establecimiento del demandado (Mesón Viejo del Jamón. Cuatro Calzadas) , distantes un de otro a 150 metros, encontrándose separados por lo que antiguamente era la calzada de la carretera Gijón a Servilla, hoy sin servicio, la dirección o domicilio social es en la carretera de Salamanca -Cáceres, Km. 17, 37893 Martínamor.

La denominación Cuatro Calzadas no es utilizada de manera oficial, por ningún organismo, ni permite su localización a los clientes. , careciendo de relevancia como designación de un lugar geográfico y de identidad propia como pueblo de la provincia de Salamanca Por otra parte como declaró el testigo D. Geronimo , representante de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, no existe ningún producto o servicio específico que pueda asociarse a dicho lugar, y por supuesto, ninguna denominación de origen o especifica de producto o servicio que pudiera tener cierta notoriedad entre el público local, que pueda relacionarse con el referido termino. También manifiesta el testigo que en dicha asociación consta dado de alta el negocio del demandante como hotel desde febrero de 1984 y como restaurante desde julio de 1999, mientras que la demandada consta afiliada, con el nombre de Mesón Viejo del Jamón, sin referencia a Cuatro Calzadas, desde abril de 2012.

Como sostiene la parte actora recurrente el carácter descriptivo del termino es inexistente, la demandada no utiliza Cuatro Calzadas con finalidad descriptiva de origen o procedencia geográfica , sino como indicativa del origen empresarial de los servicios que presta y de identificación en el mercado de la propia empresa y del establecimiento en que desarrolla su actividad comercial.

Cuarto.- Se alega también la infracción del principio de cosa juzgada del artículo 222 LEC .

Se alega que la actora es titular registral de la marca mixta Hotel-Restaurante Cuatro Calzadas desde 15.4.2005 y muy anteriormente , desde la fecha de 29.8.1979, lo era del rotulo del establecimiento con las palabras Cuatro Calzadas y que promovió juicio contra los anteriores titulares del negocio que ahora regenta la demandada por incluir en el rotulo de su establecimiento el término Cuatro Calzadas , en el que recayó sentencia del JPI n º 3 de Burgos de 6.7.1990 que declaró que la entidad actora era la única propietaria del rotulo Cuatro Calzadas y por tanto , quien podrá utilizarlo exclusivamente dentro del término municipal de Martínamor (Salamanca) prohibiendo a la entidad demandada (entonces Mesón Cuatro Calzadas SA laboral) utilizar dicho rotulo dentro de la misma localidad.

No cabe apreciar cosa juzgada porque en el juicio anterior intervinieron la entidad actora y otra sociedad distinta de la entidad demanda actual, sin que se haya acreditado la sucesión empresarial y de otro se trataba de un conflicto entre rótulos de establecimiento que incluían el término Cuatro Calzadas y ahora se plantea entre la marca mixta registrada Hotel- Restaurante Cuatro calzadas y el rotulo Mesón del Jamón Cuatro Calzadas al que se le ha añadió posteriormente el de Embutidos .

Quinto.- Infracción del artículo 34. Apartado 1, apartado 2 b ) y apartado 3, párrafos a), b) y d) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas en cuanto a la falta de estimación de la solicitud de cesación de conductas infractoras.

El artículo 34.2. b) dispone que el titular de la marca podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento utilicen en el trafico económico: (...) b) cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca .

El riesgo de confusión es un concepto jurídico para cuya apreciación han sido dictadas por el TJCE diversas pautas (entre otras, en Sentencias de 11 de noviembre de 1997, Sabel c. Puma ; de 28 de septiembre de 1998, Canon c. MGM ; de 22 de junio de 1999, Lloyd c. Klijsen ; de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club c. Matthew Reed ; de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion S.A. c. Sadas Vertbaudet S. A.; de 10 de abril de 2008 , C-102/07 , Adidas AG v. Adidas Benelux , entre otras).

Ha señalado el TJCE, ante todo, que el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación ( art.

4.1.b y 5.1.b de la Directiva 89/104/CEE ), esto es, la suposición, equivocada, de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global común, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico. Así, la STJCE asunto Canon (ya citada) ha admitido que constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b del apartado 1 del art. 4 -de la Directiva- , el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente , aunque con la precisión de que el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión, sino que sirve para delimitar el alcance de éste, de tal modo que no cabe apreciar riesgo de asociación si no existe riesgo de confusión, lo que incluso es aplicable a las marcas de renombre.

Siguiendo con la doctrina del TJCE condensada en las Sentencias citadas, la existencia del riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes; depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase registrado ], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados .

En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa .

Al valorar el grado de semejanza entre las marcas se ha de atender a los signos tal como han sido registrados y no sólo a la similitud fonética entre ellos, también a la semejanza gráfica y conceptual.

Su apreciación ha de basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes , y en ese ejercicio será preciso atender a la percepción de un determinado patrón de consumidor ( STJCE de 22 de junio de 1999 ): el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate (...), el cual, normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar y que se supone (26) es un consumidor normalmente informado y razonable atento y perspicaz ( STJCE de 16 de julio de 1998 -TJCE 1998 174-, C.210.96, Gut Springenheide-31).

Sobre el acto concreto de violación denunciado ex Art. 34.2.b) LM , ha de ponerse de manifiesto que si bien no son totalmente idénticos la marca de la actora y el signo de la demandada, constituida éste por la expresión Mesón Nuevo del Jamón. Cuatro Calzadas resulta de la identidad de los productos y servicios y de la semejanza entre los signos el riesgo de confusión pues se trata de dos restaurantes muy próximos - a tan solo 150 metros de distancia- que utilizan la denominación Cuatro Calzadas que es el único elemento distinto frente a otros términos accesorios o con poca distintividad como , Restaurante, Hotel , Mesón , Jamón, lo que unido a su mismo origen empresarial genera en el mercado riesgo de confusión y asociación con la marca oponente , artículo 6.1 b) LM .

En consecuencia, acogida la acción principal por violación marcaria del articulo 34.1 y 2. B) LM se hace innecesario entrar en el examen de la acción que se promueve con carácter subsidiario en base a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, por considerar que los mismos hechos son incardinables bajo a ambas leyes.

Sexto.- Sobre la indemnización por daños y perjuicios y daños morales.

En materia de daños y perjuicios se pide la prevista en el artículo 43.5 LM que es la mínima del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcarlos. Se trata de una cantidad que se concede sin necesidad de prueba de los daños. El 1% habrá de calcularse en ejecución de sentencia sobre el volumen de negocio llevado a cabo por la demandada. Son ingresos brutos, no netos, de acuerdo con la referencia que se hace, no a los beneficios, sino la cifra de negocio, y porque sería ridícula una indemnización que fuera solo del 1% de los beneficios.

En la fase de prueba en la primera instancia se aportaron los datos de ingresos fiscales de la demanda correspondientes al periodo en el que se ha desarrollado los actos de infracción, es decir, desde el cuarto trimestre de 2013, 2014 y 2015 y en el fase de prueba de esta segunda instancia se han aportado los datos del primero y segundo trimestre de 2016 por importe de 808.858,95 euros, en total 3.699708,57 euros, que deberá incrementarse hasta el final de la ilícita actividad.

Asimismo en el recurso en se reitera la petición del daño moral que se fijó en el suplico de la demanda en la cantidad de 3.000 euros, sin embargo ni se razona ni se acredita mínimamente la existencia y bases para fijar en dicha cuantía en concepto de daño moral.

Séptimo.- La estimación parcial de la demanda y del recurso conlleva la no imposición de las costas procesales en ambas instancias conforme a los artículos 394.2 y 398.2 LEC Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª Elena Cano Martínez, en la representación que tiene acreditada en autos, frente a la sentencia de fecha 7 de julio de 2016, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos , en el juicio ordinario 552/2015, procede su revocación y dictar otra por la que estimando parcialmente la demanda formulada por HOSTAL CUATRO CALZADAS, S.L. frente a MESÓN NUEVO DEL JAMÓN, S.L. se declara lo siguiente: 1) Que la demandada ha realizado actos de violación de la marca nº 2.613.266 mediante la utilización del signo Hotel-Restaurante Cuatro Calzadas ; 2) Se la condena a estar y pasar por dicha declaración y a que cese en la utilización del signo Cuatro Calzadas; 3) Se la condena a retirar cualquier producto, envoltorio, publicidad, rótulo o folleto, anuncio o cualquier clase de información en la que se identifique o contenga el termino Cuatro Calzadas; 4) Se le prohíbe en el futuro actos consistentes en la utilización del término Cuatro Calzadas o que pudieran vulnerar los derechos de la actora; 5) Se condena a la demandada a abonar a la actora una indemnización de daños y perjuicios consistentes en el 1% de la facturación de aquella desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el cese de la actividad ilícita.

Que no se hace expresa imposición de las costas procesales causadas en ninguna de las dos instancias.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de apelación, notificándose en legal forma a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.