Sentencia CIVIL Nº 413/2018, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 680/2016 de 13 de Julio de 2018

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 28
C/ Santiago de Compostela, 100 - 28035
Tfno.: 914931988
ROLLO DE APELACIÓN Nº 680/16 .
Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 970/2.013.
Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid.
Parte recurrente:'RÍO SOL BISUTERÍA, S.L.'
Procurador: Doña María Bellón Marín.
Letrado: Doña Elisa Vagnone.
Parte recurrida:'S.TOUS, S.L.'
Procurador: Doña Fuencisla Gozalo Sanmillán.
Letrado: Don David Gómez Sánchez.
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. ÁNGEL GALGO PECO
D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA
D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ
SENTENCIA Nº 413/2018
En Madrid, a trece de julio de dos mil dieciocho.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid,
especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha
visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 680/16, interpuesto contra la sentencia de fecha 18 de julio
de 2016 dictada en el juicio ordinario núm. 970/2013 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid .
Han sido partes en el recurso, como apelante, la entidad 'RÍO SOL BISUTERÍA, S.L.' ; y como apelada,
la mercantil 'S.TOUS, S.L.' , ambas defendidas y representadas por los profesionales antes relacionados

Antecedentes

PRIMERO .- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de la entidad 'S.TOUS, S.L.' contra la mercantil 'RÍO SOL BISUTERÍA, S.L.' en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos: ' DECLARANDO :
PRIMERO : Que la sociedad S. TOUS, S.L. ostenta derechos de exclusiva sobre las marcas españolas y modelos descritos en el hecho primero.



SEGUNDO : Que la demandada viene obligada a abstenerse de comercializar los productos reproducidos en el cuerpo del presente escrito.



TERCERO : Que deben ser destruidos los productos incautados a la demandada, que se hayan consignados en el juzgado penal número 23 de Madrid, PA 128-2012, RÍO SOL BISUTERÍA S.L., corriendo dicha sociedad con los gastos de destrucción.

CONDENANDO :
PRIMERO : A la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiendo abstenerse en el futuro de comercializar y almacenar para tales fines artículos como los reproducidos en el cuerpo del presente escrito.



SEGUNDO : A la demandada, a destruir a su costa los productos incautados, que se hayan consignado en el juzgado penal número 23 de Madrid, PA 128-2012.

Todo ello con expresa imposición a las demandadas de las costas .'

SEGUNDO .- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid dictó sentencia con fecha 18 de julio de 2016 , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 'Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta a instancia de la entidad S: TUS, S.L., representada por la Procuradora Sra. Gozalo Sanmillán y asistida del Letrado D. Antonio Selas Colorado; contra la mercantil RÍO SOL BISUTERÍA, S.L., representada por la Procuradora Sra. Bellón Marín y asistida de la Letrado Dña. Elisa Vagnone Lasaracina; debo: 1.- declarar: a.- que la mercantil demandante ostenta derechos de exclusiva sobre las marcas y modelos descritos en el hecho 1º de la demanda; b.- q ue la demandada viene obligada a abstenerse de comercializar los productos reproducidos en el cuerpo del escrito de demanda; c.- que deben ser destruidos los productos incautados a la demandada, que se hayan (sic) consignados en el Juzgado de lo Penal número 23 de los de Madrid, en proceso P.A. nº 128/2012 [-atestado nº NUM000 de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la A.E.A.T. de 7.8.2009 (doc. Nº 59 de la demanda)-], corriendo dicha sociedad con los gastos de destrucción.

2.- condenar a la demandada: a.- a estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiendo abstenerse en el futuro de comercializar y almacenar para tales fines artículos como los reproducidos en el cuerpo de la demanda; b.- a destruir a su costa los productos incautados, que se hayan consignado en el juzgado, en el juzgado de lo penal número 23 de Madrid, en P.A. nº 128/2012 [-atestado nº NUM000 de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la A.E.A.T. de 7.8.2009 (doc. Nº 59 de la demanda)-]; 3.- Con imposición de las costas a la parte demandada.'

TERCERO .- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte demandada se interpuso recurso de apelación. Admitido el recurso por el mencionado juzgado, al que se opuso la demandante, y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase, señalándose el día 12 de julio de 2018 para la deliberación, votación y fallo del presente recurso de apelación.



CUARTO .- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO .- La sentencia apelada estima (sustancialmente se dice en el fallo) la demanda formulada por la entidad 'S.TOUS, S.L.' contra la mercantil 'RÍO SOL BISUTERÍA, S.L.' al considerar que la demandada ha cometido actos de infracción de determinadas marcas de la demandante al reproducir los signos titularidad de la actora en los productos de bisutería que importaba para su comercialización en España (anillos y pendientes). En consecuencia, efectúa los pronunciamientos que han quedado transcritos en el segundo de los antecedentes de hecho de esta resolución.

Las pretensiones deducidas en la demanda se fundamentaban en la infracción de los siguientes registros de propiedad industrial: a) marca tridimensional española nº 2.867.372 (resultante de la fusión de marcas 2.193.642, 2.193.643, 2.193.644 y 2.193.645) concedida para distinguir, entre otros, productos de joyería y bisutería (clase 14ª): IMAGEN EN EL ORIGINAL b) marca española nº 2.547.041, gráfica, solicitada el 20 de junio de 2003 y concedida el 21 de octubre del mismo año, para distinguir, entre otros, productos de joyería y bisutería (clase 14ª); IMAGEN EN EL ORIGINAL c) modelo industrial nº 149837, solicitado el 13 de noviembre de 2000 y concedido el 3 de junio de 2002, para piezas de joyería y/o bisutería con las siguientes variantes de diseños: IMAGEN EN EL ORIGINAL d) variante A del modelo industrial nº 135.127, solicitado el 26 de mayo de 1995 y concedido el 28 de noviembre de 1995, para figuras de joyería, consistente en un diseño de un osito prácticamente igual al que integra la marca 2.86.372.

Conviene indicar que la infracción apreciada en la sentencia se asienta exclusivamente en las marcas invocadas por la actora, a las que atribuye la condición de notorias, prescindiendo de los modelos industriales que también se invocaban en la demanda. En está también se ejercitaron acciones de competencia desleal con fundamento en los artículos 6 , 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal al imitar los productos de la demandada las características de una de las colecciones de productos de TOUS. La sentencia apelada al acoger las acciones marcarias no consideró necesario entrar a analizar las acciones de competencia desleal, que tampoco se han introducido en segunda instancia.

Frente a la sentencia se alza la parte actora sobre la base de las siguientes alegaciones: a) contradicción en la motivación de la sentencia en cuanto (i) al enfrentamiento de los signos, al afirmar que existen diferencias marcadas entre ellos para luego concluir que esas diferencias son leves e imperceptibles para un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz y (ii) al riesgo de asociación cuya apreciación exigía que se estableciera en primer lugar la concurrencia de riesgo de confusión; b) existencia de marcadas diferencias entre los productos de joyería de la demandante y las piezas de bisutería de la demandada, apreciables por un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, conforme al estándar establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

La parte demandante se opone al recurso de apelación e interesa su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada, alegando en primer término la defectuosa interposición del recurso al no hacer constar los pronunciamientos del fallo que se impugnan.



SEGUNDO .- La demandante apelada denuncia la infracción cometida en el escrito de interposición del recurso de apelación al no identificar los pronunciamientos que se impugnan tal y como exige el artículo 458.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Tras la reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, su artículo 458.2 exige, un vez suprimido el trámite de preparación del recurso, que el apelante en el escrito de interposición efectúe las alegaciones en que base la impugnación y además cite la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

La expresión o cita de los pronunciamientos que impugna el apelante no requiere el cumplimiento de determinada forma o que se siga un concreto orden dentro del propio escrito de interposición del recurso, bastando a estos efectos que se identifiquen en el escrito de interposición cuáles son los pronunciamientos objeto de impugnación sin necesidad de utilizar determinadas fórmulas sacramentales.

De la lectura del recurso se deduce con la suficiente claridad que se impugnan todos los pronunciamientos del fallo en la medida en que se solicita la total desestimación de la demanda con absolución del demandado.

Por lo demás, bajo la vigencia del artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -dejado sin contenido por el artículo 4.11 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre , que exigía este mismo requisito con relación al escrito de preparación del recurso de apelación-, este criterio flexible ya había sido asumido por la sentencia de este tribunal de 14 de diciembre de 2009 con cita de otras resoluciones como la de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de noviembre de 2006 , de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 7 de marzo de 2007 , de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Sevilla de 29 de enero de 2007 y, por último, de la sentencia del propio Tribunal Constitucional de 15 de diciembre de 2003 . En el mismo sentido, sentencias del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2009 , 29 de enero de 2010 , 25 de mayo de 2010 y 15 de febrero de 2011 , entre otras.



TERCERO .- En la primera de las alegaciones del recurso se reprocha a la sentencia que su motivación es contradictoria en dos aspectos: 1) la comparación entre los signos; y 2) la apreciación del riesgo de asociación que exige establecer previamente la existencia de riesgo de confusión.

1.- Contradicción respecto al enfrentamiento de los signos .

La sentencia apelada no incurre en incoherencia o contradicción alguna sino que se limita a destacar que las marcas de la actora presentan una gran similitud con la figura del osito incorporado por la demandada a los pendientes y anillos por ella importados aun cuando no sean idénticas al apreciar entre ellas determinadas diferencias.

Así, la sentencia describe las diferencias que aprecia entre las marcas de la demandante y la figura usada por la demandada destacando que el osito incorporado por la demandada: 'presenta unas orejas mucho más marcadas respecto al conjunto de la cabeza, hasta el punto de que la parte central de la misma se presenta con una depresión entre orejas, mientras que el signo de la demandante dicho centro se presenta elevado para distinguir las orejas del animal'. Respecto de las extremidades inferiores y superiores añade que: 'frente a un leve y ligero contorno de formas suaves en las piezas - en rigor, debió atender a las marcas- de la demandante, el signo controvertido utilizado por la demandada utiliza expresiones delimitativas de tales extremidades más fuertes severas y definidas'.

No obstante las diferencias apreciadas, la sentencia lo que mantiene es que, atendiendo a la impresión general que como un todo genera la globalidad de los signos en el consumidor medio en atención a todas sus características, se trata de leves diferencias, siendo las figuras usadas por la demandada meras modulaciones de un mismo signo, sin que se pueda apreciar una radical separación entre el signo registrado y el controvertido.

2.- Apreciación del riesgo de asociación sin establecer previamente la existencia de riesgo de confusión .

El recurrente considera que la sentencia para afirmar la concurrencia del riesgo de asociación tenía que establecer primero que concurría riesgo de confusión en los consumidores medios, normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces, en tanto que conforme a la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se cita en la resolución el riesgo de asociación no es una alternativa del concepto de riesgo de confusión sino que sirve para precisar el alcance de éste. En consecuencia, considera el recurrente que la sentencia es contradictoria en su motivación porque primero invoca la jurisprudencia que establece que para determinar el riesgo de asociación debe demostrarse que hay riesgo de confusión y luego establece el riesgo de asociación como un riesgo autónomo cuando señala que 'existe un evidente riesgo de asociación'.

El artículo 34.2.b de la Ley de Marcas , siguiendo el artículo 5.1.b de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, señala que el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación.

El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste, añadiendo que los propios términos del artículo 5.1.b de la Directiva 89/104/CEE excluyen la posibilidad de aplicarlo si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión. En consecuencia, la protección de una marca registrada depende, según el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, de la existencia de un riesgo de confusión (sentencias de 11 de noviembre de 1997, C-251/95 , Sabel, apartados 18 y 19; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 , apartado 17; y de 22 de junio de 2000, Mode Cv-Adidas, apartado 34).

Ahora bien, el Tribunal de Justicia también ha reiterado que constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa -confusión directa- o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente -confusión indirecta o riesgo de asociación- (sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 , apartado 17; de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04 , apartado 26, de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux, C-102/07 , apartado 28; de 12 de junio de 2008, C-533/06 , O2 Holdings y O2 (UK), apartado 59 y de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08 , apartado 38).

Efectuadas las anteriores precisiones, la sentencia no resulta contradictoria en los términos señalados por el apelante, sin perjuicio de que pudieran o no compartirse las conclusiones alcanzadas en la resolución.

El riesgo de confusión comprende el de asociación por lo que al apreciar la sentencia la concurrencia de riesgo de asociación está afirmando la existencia de riesgo de confusión.

Es más, la sentencia, con acierto o sin él, no sólo afirma que existe riesgo de asociación -sino que también mantiene que 'que el osito incorporado por la demandada a anillos y pendientes importados presenta una gran similitud en sus formas, ubicación, materiales y diseño con el registrado a favor de la demandante , lo que genera tanto un claro presupuesto para la confusión del consumidor sobre el origen del producto como un aprovechamiento del carácter distintivo y reputacional de la demandante'.

Por lo expuesto, aunque la sentencia no es muy precisa, no ha incurrido en contradicción, en los términos denunciados por el recurrente, en tanto que afirma la existencia de riesgo de confusión, aludiendo luego a la existencia de un evidente riesgo de asociación.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la sentencia declara -y no se discute en esta instancia- que las marcas de la actora tienen la consideración de notorias, habiéndose invocado en la demanda y en recurso la protección reforzada que para las marcas notorias se establece en el artículo 34.2.c de la Ley de Marcas , según el cual: '2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:...

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.'.

Siendo notorias las marcas de la demandante apelada ni siquiera es preciso apreciar la concurrencia del riesgo de confusión pues basta que con la utilización del signo se pueda indicar una conexión entre los productos de la demanda y el titular de la marca siempre que, además, ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada.

En este sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003 , asunto C-408/01 , Adidas-Salomon y Adidas Benelux, con relación al artículo 5.2 de la de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, cuya trasposición se efectúa en virtud del artículo 34.2.c de la Ley de Marcas , señala que la protección reforzada de las marcas notorias o renombradas no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca, esto es, la conexión a que alude nuestro artículo 34.2.c de la Ley de Marcas .

Por su parte, la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 , Intel, en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) en torno a la interpretación y al alcance que deba otorgarse al concepto de vínculo no confusorio que la anterior sentencia de 23 de octubre de 2003 había exigido como requisito para otorgar una protección reforzada a las marcas notorias y renombradas (marcas renombradas en terminología de ambas sentencias y de la propia Directiva), señaló, ahora con relación a un supuesto de nulidad de registro e interpretando el artículo 4.4.a de la Directiva, que es suficiente para apreciar la existencia del vínculo que el signo posterior evoque la marca anterior de renombre (notoria o renombrada en la terminología de nuestra Ley de Marcas) al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Ahora bien, como indican los apartados 31 y 32 de la sentencia Intel, la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para otorgar la especial protección a las marcas notorias o renombradas sino que es preciso, además, que concurra alguno de los requisitos específicos de protección contemplados en el artículo 4.4.a de la Directiva (idénticos a los exigidos en el artículo 5.2), esto es: a) perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; b) perjuicio al renombre de la marca anterior; o c) ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca o, en la terminología de nuestra Ley de Marcas (artículos 8 y 32.2.c), aprovechamiento indebido o menoscabo de carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada.

Aunque no existe duda alguna, conviene indicar que la propia sentencia del Tribunal de Justicia señala que la interpretación que efectuó el Tribunal en la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva resulta igualmente aplicable al artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva y, en consecuencia, la interpretación que se efectúa en la sentencia Intel respecto de los requisitos específicos de protección en sede de denegación o nulidad de registro (artículo 4.4.a de la Directiva) es aplicable al ámbito de ius prohibendi (artículo 5.2 de la Directiva).

Con posterioridad la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2019, L#Oreal y otros, asunto C-487/07 , ya con relación al artículo 5.2 de la Directiva, señala que el requisito específico de protección de las marcas de renombre (notorias o renombradas en la terminología nacional): '... consiste en un uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada realizado sin justa causa y mediante el cual se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98 , Rec. p. I-4861, apartado 36; de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01 , Rec. p. I-12537, apartado 27, y de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux, C-102/07 , Rec.

p. I-2439, apartado 40, así como, en relación con el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104 , la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07 , Rec. p. I-0000, apartado 26).

35. Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 se aplica igualmente respecto de productos o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00 , Rec. p. I-389, apartado 30; Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, apartados 18 a 22, así como adidas y adidas Benelux, antes citada, apartado 37).

36. Cuando se producen las violaciones a las que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 , éstas son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde. Por lo tanto, no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (véanse las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartados 29 y 31, y adidas y adidas Benelux, apartado 41).

37. La existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 garantiza la protección a favor de las marcas de renombre (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 31 y 32).

38. Esas infracciones son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; en segundo lugar, el perjuicio causado al renombre de dicha marca y, en tercer lugar, la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 27).'.

Siguiendo la sentencia L#Oreal, el perjuicio del carácter distintivo de la marca, denominado igualmente dilución, menoscabo o difuminación, consiste: 'en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto'.

A continuación la sentencia aborda el concepto de perjuicio al renombre de la marca, también denominado con los términos difuminación o degradación, señalando que: 'tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca .'.

Como también explica la sentencia de referencia : 'El concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca»; también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding»; no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre'.

Por lo demás, como señala la sentencia de referencia, basta con que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 . De ello se desprende que la ventaja obtenida por un tercero del carácter distintivo o del renombre de la marca pude ser desleal, aunque el uso del signo idéntico o similar no perjudique ni al carácter distintivo ni al renombre de la marca o, en términos más generales, al titular de ésta.



CUARTO .- La sentencia apelada afirma que la similitud entre las marcas de la actora y el signo incorporado a los productos de la demandada genera 'un aprovechamiento del carácter distintivo y reputacional de la demandante' , sin que este extremo se haya sido discutido en el recurso, Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, se ha de proceder, conforme a la sentencia L#Oreal: 'a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69).'.

En el supuesto de autos se aprecia el citado aprovechamiento de la notoriedad de la marca. En este sentido el Tribunal de Justicia en la reiterada sentencia L#Oreal señala que: 'ha de precisarse que, cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal.'.

Entre las marcas de la demandante y los elementos figurativos incorporados a los productos de la demandada existe una elevada similitud. Las marcas de la demandante y los elementos incorporados a los productos de la demandada no son idénticos pero su similitud evoca inmediatamente las marcas notorias de la actora.

Para apreciar la existencia del vínculo no confusorio entre la marca registrada y el signo usado, esto es, la conexión a que alude nuestro artículo 34.2.c de la Ley de Marcas es suficiente que el signo evoque la marca notoria o renombrada al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV, apartado 26).

En los productos de la demanda se reproducen elementos que evocan directa e inmediatamente las marcas de la demandante tal y como resulta de la directa observación de los productos aportados a los autos (Tomo III de las actuaciones). También puede observarse una muestra de los mismos en las fotografías incorporadas al informe pericial aportado por la demandada (folios 578 y 579 del Tomo I).

Aquí reproducimos una muestra de los objetos de la demandada: IMAGEN EN EL ORIGINAL No compartimos las conclusiones del informe pericial que niega incluso que los elementos figurativos de los productos de la demanda se asimilen a un osito, señalando que se trata de una forma caprichosa similar a un cirro (nube ligera en forma de lana cardada) o a una estructura vegetal tipo flor u hoja lobulada.

En sus conclusiones el perito llega a afirmar que no aprecia similitud entre los registros de propiedad industrial de la actora y la figura caprichosa incorporada a los productos de la demandada, lo que ya descalifica el informe, en tanto que resulta palmaria la aproximación de esa figura al osito que integra la marca de la actora. Por lo demás, que no aprecie falsificación o imitación de los productos de la marca TOUS es irrelevante desde el punto de vista marcario que ahora analizamos.

La visión de los productos de la demandada, que incorporan las figuras caprichosas que hemos reproducido- evoca directamente a la marca tridimensional de la demandante, consistente en un osito, sin que las diferencias puestas de manifiesto por la sentencia rompan ese vínculo.

Las alusiones que realiza la parte apelante sobre el diferente material de fabricación, la existencia de orificios en las piezas de joyería de la demandante, la inclusión de los productos de TOUS en el género de joyería y los de la demandada en el de bisutería, así como los diferentes puntos de venta, no son relevantes a los efectos ahora analizados.

En el juicio marcario de infracción, la comparación no es entre productos de la actora y de la demandada, sino entre las marcas de la demandante y los signos usados por la demandada, incorporados a los productos importados por ésta.

Además, las marcas de la actora están registradas para distinguir, entre otros muchos, productos tanto de joyería como de bisutería (clase 14ª). Existe por tanto identidad aplicativa en tanto que las marcas protegen el signo para productos de bisutería, sector al que pertenecen los productos de la demandada.

Aun cuando las marcas notorias y renombradas permiten superar el principio de especialidad, la identidad o similitud aplicativa es un factor a tener en cuenta para valorar la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o, en la terminología de nuestra Ley de Marcas, un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada.

La buscada aproximación de los elementos incorporados a los productos de la demandada con los signos que constituyen las marcas de la demandada, la identidad aplicativa, el elevado carácter distintivo de la marca de la actora y la inmediata evocación de ésta, determina que con el uso del signo por la demandada se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la actora.

Lo que la demandada pretende, lisa y llanamente, es beneficiarse del poder de atracción de las marcas de la actora, de su notoriedad y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el demandante para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo por lo que debe apreciarse el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca registrada.

Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia dictada en primera instancia al no ser preciso para apreciar la infracción la concurrencia del requisito de confusión, dado el carácter notorio de las marcas de la demandante, invocado tanto en la demanda como en el escrito de oposición al recurso de apelación.



QUINTO .- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso, tal como prevé el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 394 del mismo texto legal .

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda: 1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la procuradora doña María Bellón Marín en nombre y representación de la entidad 'RÍO SOL BISUTERÍA, S.L.' contra la sentencia dictada el día 18 de julio de 2016 por el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid , en el procedimiento ordinario núm. 970/2013 del que este rollo dimana.

2.- Confirmar la resolución recurrida.

3.- Imponer a la apelante las costas derivadas de su recurso.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos señores magistrados integrantes de este Tribunal.