Sentencia CIVIL Nº 417/2017, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 512/2017 de 06 de Julio de 2017

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 000512/2017
J
SENTENCIA NÚM.: 417/17
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS
Dª. ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA
D. GONZALO CARUANA FONT DE MORA
D. SALVADOR URBINO MARTÍNEZ CARRIÓN
En Valencia a seis de julio de dos mil diecisiete.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr.
Magistrado DON/ DOÑA GONZALO CARUANA FONT DE MORA, el presente rollo de apelación número
000512/2017, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000053/2016, promovidos ante el JUZGADO DE LO
MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante-apelado a D. Eulogio y D. Fructuoso
, representados por el Procurador de los Tribunales Dª. MARIA ALCALA VELAZQUEZ y, de otra, como
apelante-apelado DINASA LABORATORIO FOTOTECNICO DIGITAL SL, representado por el Procurador de
los Tribunales Dª. MARIA ANGELES ESTEBAN ALVAREZ, en virtud del recurso de apelación interpuesto
por Eulogio , Fructuoso y recurso de apelación interpuesto por DINASA LABORATORIO FOTOTECNICO
DIGITAL SL.

Antecedentes

PRIMERO .- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA en fecha 23-1-2017 , contiene el siguiente FALLO: 'QUE DEBO ACORDAR y ACUERDO ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Dña.

MARIA ANGELES ESTEBAN ALVAREZ, en nombre y representación de la mercantil DINASA LABORATORIO FOTOTECNICO DIGITAL SL contra Eulogio y Fructuoso , representados por la Procuradora de los Tribunales Dña. MARIA ALCALA VELAZQUEZ, y en consecuencia proceden los siguientes pronunciamientos: 1) La nulidad de la marca registrada n° 3009662, DINASA SERVICIO TECNICO, en clase 37, para 'servicios de reparación y mantenimiento de cámaras fotográficas y de video; servicios de instalación' ; por encontrarse incursa en causa de nulidad relativa, por semejanza con las marcas y nombre comercial registrados DINASA del demandante y producir riesgo de asociación.

2) Procede la cancelación del registro de la marca n° 3009662, para lo que se comunicara de oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que proceda a la cancelación de la inscripción del registro y su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

3) A la publicación del fallo de la sentencia condenatoria, a costa de los demandados, en el periódico diario de mayor tirada nacional y el de mayor tirada de la provincia de Alicante.

Quedan desestimadas el resto de peticiones de la demanda.

No procede imposición de costas'

SEGUNDO .- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Eulogio y Fructuoso y recurso de apelación por DINASA LABORATORIO FOTOTECNICO DIGITAL SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.



TERCERO. - Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO. DINASA LABORATORIO FOTOTÉCNICO DIGITAL SL como titular de los registros de nombre comercial nº 78544, denominativo DINA SA (DINASA) y marcas nº 459797, mixta con la denominación DINASA para la clase 16; nº 2227703 denominativa DINASA para la clase 35 y nº 2854152 denominativa DINASA para la clase 40, entabla demanda presentada en Enero de 2016 contra Eulogio y Fructuoso por el uso que estos hacen en su negocio del signo Dinasa, ejercitando la acción de violación de derecho de marca al amparo del artículo 34 de la Ley de marcas ; la acción de nulidad absoluta (ex artículo 51-1,b Ley de Marcas ) de registro de la marca nº 3009662 'DINASA SERVICIO TECNICO ' a favor de los demandados, por haber sido solicitada con mala fe y/o de nulidad relativa (ex artículo 52-1 Ley de Marcas ) por concurrir riesgo de confusión y, subsidiariamente, acciones de competencia desleal (actos de engaño, confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena).

Los demandados contestaron a la demanda oponiendo la prescripción de la acciones deducidas; la caducidad por falta de uso respecto al nombre comercial registrado de la actora y respecto a la marca nº 2227703; no concurrir violación de la marca por aplicación de la doctrina del retraso desleal y de la doctrina de los actos propios; no concurrir mala fe en la inscripción de su marca dado los acuerdos verbales habidos entre los litigantes y no concurrir confusión por haber convivido pacíficamente ambas marcas más de 40 años; negando que la concurrencia en mercado sea ilícita.

En el acto de la audiencia previa la demandante, reconoció que el registro de su nombre comercial nº 78544 estaba caducado y cambió su pretensión respecto al mismo, invocando la infracción por el signo de los demandados sobre un 'nombre comercial caducado pero notoriamente usado'.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil rechaza (FD Cuarto) la prescripción de la acción de violación de marca; estima (FD Quinto) la defensa de caducidad del registro de nombre comercial DINA SA nº 75844; rechaza (FD Sexto) la acción de violación de marca por acoger la doctrina del retraso desleal; rechaza (FD Séptimo) la acción de nulidad de inscripción de la marca de los demandados por mala fe; estima (FD Octavo) la acción de nulidad de la marca de los demandados por causa de nulidad relativa al concurrir riesgo de confusión y desestima (FD Noveno) las acciones de competencia desleal, declarando la nulidad de la inscripción registral de la marca nº 3009662, 'DINASA SERVICIO TECNICO ' su cancelación registral, acordando la publicación del fallo de la sentencia en el modo trascrito supra.

La parte demandada interpone recurso de apelación con los siguientes motivos que ahora meramente se enuncian; 1º) Prescripción de la acción de infracción de marcas; 2º) Caducidad por falta de uso de la marca 2227703 'DINASA'; 3º) Concurrencia de la doctrina de los actos propios; 4º) Indebida nulidad de la marca 3009662 'DINASA servicio técnico' por riesgo de confusión; 5º) Improcedencia de la cancelación del registro de marca 3009662 'DINASA SERVICIO TECNICO ' y 6º) Indebida condena a la publicación de la sentencia, solicitando la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil por otra que desestime íntegramente la demanda.

La parte demandante interpone recurso de apelación con los motivos que a continuación meramente se enuncian; 1º) Error en considerar en el FD Cuarto de la sentencia que la demandada tiene la marca Dinasa, por vulneración del artículo 2 y 8 de la Ley de Marcas ; 2º) Caducidad por no uso del nombre comercial nº 78544 'DINA SA (DINASA) con infracción del artículo 8 de la Ley de Marcas , 3º) Infracción por aplicación de la doctrina del retraso desleal por la que se desestima la acción de violación de marcas; 4º) Infracción del artículo 40 de la Ley de Marcas por falta de aplicación de las acciones de violación de marcas con error de valoración de la prueba; 5º) Infracción del artículo 51.1-b de la Ley de Marcas , por desestimar la acción de nulidad por solicitud de mala fe con infracción del artículo 8 de la misma ley al declarar la notoriedad de la marca Dinasa de la demandada; 6º) Infracción del artículo 5 y 6 de la Ley Competencia Desleal por su falta de aplicación; solicitando la revocación parcial de la sentencia por otra que declare también ' la infracción de la marca y nulidad de marca por mala fe y condene a las peticiones de condena a D. Eulogio y Fructuoso de la misma y al pago de las costas del procedimiento de primera instancia así como del recurso '.



SEGUNDO. De entrada este Tribunal debe fijar, en primer lugar, que el recurso de apelación en la conjunción de los artículos 448 y 456-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil , permite a la parte que viene afectada desfavorablemente en las pretensiones deducidas en sus escritos rectores, peticionar la revisión de la resolución judicial, en aras a lograr la obtención de tal resultado favorable para el logro de dicha pretensión y por ende modificar la parte dispositiva que impone dicho gravamen, siendo el objeto de ataque por tal recurso de apelación el fallo de la sentencia del Juzgado. La discrepancia con respecto a un fundamento de derecho de la sentencia que no tiene reflejo alguno ni sustenta el fallo dictado y que no genera gravamen, no puede considerarse perjudicial a la parte que ha visto completamente atendida judicialmente su pretensión, porque el gravamen ha de producirse en la parte dispositiva de la sentencia y no en la mera discrepancia entre la fundamentación solicitada y el razonamiento de la resolución.

En segundo lugar, el artículo 218 de la Ley Enjuiciamiento Civil establece el principio de congruencia de las sentencias con las peticiones de las partes. La parte demandante, como claramente se desprende de su escrito inicial y con una meridana claridad en el suplico de la demanda, acumuló acciones marcarias y de competencia desleal, si bien estas últimas con carácter subsidiario (léase el último ordinal del suplico de la demanda) solo para el caso de no estimación de las acciones de marcas, planteamiento viable conforme al artículo 71 de la Ley Enjuiciamiento Civil y esa estructura reclamativa, debe ser respetada por el órgano judicial. Ello se explicita porque estimada la acción de nulidad marcaria, quedaba excluido el tratamiento y enjuiciamiento de las acciones de competencia desleal, motivadas en la sentencia -FD Noveno- para acordar su desestimación. Solo en el caso de que no se estimen las acciones de marcas, resulta viable entrar, por respeto al principio de rogación y congruencia, al enjuiciamiento de la competencia desleal.



TERCERO. Recurso de apelación de los demandados Eulogio y Fructuoso .

Dado que la acción estimada en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil es de nulidad del registro de marca por concurrencia de causa de nulidad relativa conforme al artículo 52-1 de la Ley de Marcas , es este el gravamen que se ha causado a los demandados.

En consecuencia, el primer motivo del recurso de apelación referido a la prescripción de la acción de infracción de derecho de marca que ha sido totalmente desestimada, carece de relevancia alguna y virtualidad para tal parte, pues su pretensión de desestimación de esa acción ha sido acogida y la prescripción no es una cuestión de carácter procesal o adjetiva, sino tema atinente al fondo, razón suficiente para no ser tratada por esta Sala para este recurso de apelación.

Igualmente el tercer motivo del recurso de apelación, centrado en que se desestime la acción por infracción de la acción marcaria por ser de aplicación la doctrina de los actos propios debe rechazarse por igual motivación y solución, dado que dicha acción ha sido expresamente desestimada y por tanto, se ha acogido la pretensión del demandado y no le reporta gravamen alguno.

Asimismo dado que la caducidad (segundo motivo de recurso) de la marca fue planteada como excepción/defensa que no como reconvención, es de reiterar que dado que la acción de infracción o violación de marca ha sido completamente rechazada, no causa gravamen alguno a los demandados.

En consecuencia, pasa la Sala revisar la estimación de la acción de nulidad de marca de los demandados y analizar los motivos 4º, 5º y 6º del recurso de apelación.

Respecto al riesgo de confusión, traemos a colación la doctrina del Tribunal Supremo en la reciente Sentencia Tribunal Supremo 2/3/2017 al decir: "1.- El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance.

2.- La jurisprudencia de la sala sobre las directrices que deben seguirse en el juicio comparativo necesario para comprobar si concurre riesgo de confusión ha sido compendiada en las sentencias 95/2014 , de 11 de marzoy 382/2016, de 19 de mayo , en los siguientes términos: »ii) 'La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica,fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

»iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, 'en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de lasmarcasy la semejanza entre los productos o los servicios designados: 'así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre lasmarcas , y a la inversa' (STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente lasmarcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención delconsumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre )».

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil en su FD OCTAVO explicita el riesgo de confusión en derecho marcario (apartado A). Motiva de forma exhaustiva, precisa y tras un análisis comparativo/global entre la marca registrada de los demandados y la marcas de la demandante, la fijación del elemento denominativo principal (dominante) y distintivo, para fijar la concurrencia del riesgo de asociación (por concluir con la existencia de identidad, literaria, gramatical y fonética). La Sala no puede más que compartir esos razonamientos del Juzgador y los acepta plenamente, porque se ajustan por completo a las pautas jurisprudenciales expuestas supra, (no llegando a entenderse se diga en el recurso no se ha efectuado tal juicio comparativo), pues igual función y revisión desplegada por este Tribunal de la alzada entre las marcas confrontadas, dado el carácter ordinario de este recurso, lleva a igual solución que la del Juzgador, a tenor de concurrir tales identidades esenciales en el término descriptivo singular y diferenciador, por ende con rango diferenciador (DINASA) y los argumentos de la parte recurrente no desvirtúan el acertado análisis del Juzgado.

Para dar contestación a los argumentos de la parte recurrente, debemos efectuar las siguientes consideraciones:, a) El añadido en la marca de los demandados de la leyenda 'servicio técnico', no elimina tal riesgo de asociación, no solo por su propia configuración menor en la marca objeto de nulidad que denota de por si su carencia de nota distintiva en la marca, sino, además, porque constituye una leyenda absolutamente genérica que no tiene singularidad marcaria.

b) La diversa de grafía en relación con la marca 2227703, no resta fuerza alguna al elemento descriptivo denominativo diferenciador y distintivo de la marca que no es tal gráfico sino el denominativo DINASA, acertadamente así fijado por el Juzgador.

c) El Juzgador no sienta el riesgo de confusión/asociación por aparecer ambas marcas en Internet, sino por el uso diferenciador que el demandado ante el requerimiento de la actora, efectuó en su página web desde 2007 a 2012, tal como de forma concluyente, informa el dictamen pericial -prueba del demandado- al incluir en la página web creada por el Sr. Eulogio 'www.dinasafotografia.com', los banner de la marca de la demandante, 'dinasafotografia,com' frente al del demandado 'camarasdeocasion.com' para evitar el error al internauta con la concurrencia de varias empresas DINASA. Se hace especial mención como se indica en el punto 3 de la conclusión del dictamen pericial que durante esos cinco años tal página web solo daba cabida a tales banner sin mayor contenido; diferenciado al internauta el acceso a una y otra empresa.

d) El Juzgador ha tenido presente que ambas marcas concurren en el mismo sector (fotografía), pero en actividades diferentes, (es decir contrariamente a como expone el recurrente, ha tenido en cuenta la clase del registro y productos a que destina), pero indudablemente estamos ante servicios complementarios y no puede definirse que los destinatarios sean totalmente diversos, mas cuando la calificación de notoria de la marca de la demandante fijada por el Juzgador en el FD Quinto (motivación para desestimar la caducidad por falta de uso), lo aceptamos dado su expreso razonamiento y prueba en que se apoya, significando una superación en su protección del rígido principio de especialidad marcario.

Con independencia de que el recurrente ataca tal calificativo (para después signar que ambas marcas son notorias), es claro dadas las fechas de registro marcario de la demandante y tiempo desde que viene usando la marca, 50 años, en el mismo sector de fotografía y la documentación aportada, advera tal uso, tener proveedores a grandes empresas del sector de fotografía, inmersión en publicidad, facturación etc, mas cuando el signo distintivo denominativo de la marca - DINASA- como se acredita con el instrumento de la OEPM tiene registros de la demandante y solo otro que es el objeto de la acción de nulidad, por lo que el grado de su singularidad y especificidad es muy alto. Por tanto, siendo marca notoria para los servicios de fotografía e incluso una de las marcas refiere a la 'venta de toda clase de material fotográfico', el dato que no venda cámaras de fotografías no excluye -como certeramente motiva la sentencia recurrida- los efectos de protección marcaria dada su notoriedad, para productos de diferente clase del nomenclátor.

e) El argumento del recurrente de coexistencia pacífica durante 40 años de ambas marcas notorias sin haber confusión, no es de estimar. Amén de que el precepto determina la nulidad marcaria 'por el riesgo' de confusión, no porque efectivamente se haya producido, de manera alguna la marca del demandando es notoria (calificativo que no fue alegado en contestación a la demanda; a diferencia de la actora que desde el inicio de su demanda alegó el carácter notorio de sus marcas por implantación en mercado) y que aprecia ex oficio el Juzgador, en el FD Séptimo ni se justifica. Tampoco consta se ostente 40 años de uso.

Discrepamos en la afirmación que la sentencia recurrida tiene en el mentado FD Séptimo (fijado para motivar la desestimación de la acción de nulidad por solicitud de marca con mala fe), calificando la marca del demandado de notoria (aceptando los argumentos de la parte demandante en sus escritos dirigidos a esta Sala) en base al documento 10 de contestación y documentos 3, 4 y 5 adjuntados con tal pliego, pues concurre un evidente error de valoración de tales documentos.

Conviene precisar que el derecho de marca solo se adquiere ex artículo 2 por la Ley de Marcas por su válido registro y la marca del demandado, fue solicitada en el año 2011 y otorgada en 2012. La documental respecto a facturación (Doc. 3 contestación) pone de manifiesto el uso del signo desde el año 2004 y los documentos enumerados al ordinal 7-9 referidos a licencias de establecimiento, actividad y apertura, (en los años 1975 y 2003) no tiene referencia alguna a DINASA, sino a establecimiento regido por Eulogio . Las declaraciones juradas contenidas en el documento 10 carecen de fuerza suficiente probatoria para justificar el uso de Dinasa por los demandados desde el año 1975, pues aparte de significar escritos todos ellos pre- redactados e impresos por los demandados, con igual contenido seriado, para ser aportados ex profeso para este proceso, ninguno de quienes se dice suscribe tales documentos ha intervenido en el acto del juicio, al no ser llamados como testigos y los documentos oficiales -como se expuesto- referidos a los años 1975 y siguientes y 2003, no hacen mención a DINASA.

f) Vinculado con el apartado precedente es de apostillar que los demandados no comparten ni han compartido página web con la actora, sino que ante el requerimiento de la demandante en 2007, los demandados en su página web fijaron los banner delimitando y deslindando el acceso a la marca de la demandante, de la dirección propia del negocio de los demandados, estando asi -conforme se desprende de la pericial informática-, hasta que el demandado obtiene la marca pasando seguidamente a eliminar tal diferenciación y le da contenido propio a su página web. Se produce a partir de tal momento un posicionamiento en el sistema de búsqueda de google, que al consumidor medio en el sector de la fotografía le genera riesgo de confusión pues se vuelve a al coindicencia habida en 2007 que motivó precisamente para elimar tal confusión la actuación diferenciada en la red social.

En consecuencia debe ratificarse la estimación de la acción de nulidad de marca por causa relativa.



CUARTO. Los dos últimos motivos del recurso de apelación de los demandados afectan a las consecuencias de la declaración de nulidad de su marca.

Respecto a la cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca nº es consecuencia consustancial a su declaración de nulidad y debe ratificarse tal declaración y mantenerse igual efecto.

El último motivo refiere a la publicación del fallo de la sentencia a costa del demandado en el periódico de mayor tirada nacional y el de mayor tirada de la provincia de Alicante. El apelante denuncia la falta de motivación de tal pronunciamiento; invoca su improcedencia legal para la acción de nulidad agogida por el Juzgado de lo Mercantil.

El motivo ha de ser estimado. Con independencia de la falta efectiva de motivación que presenta la sentencia para justificar tal pronunciamiento, es que siendo estimada una acción de nulidad del artículo 51-1- b de la Ley de Marcas y no de violación de marca, no resulta aplicable el artículo 41-1 f de la misma ley que refiere, exclusivamente, a las acciones por violación del derecho de marca; no estando reglada tal condena en las acciones de nulidad ( artículo 54 Ley de Marcas ). Por ello con estimación de tal motivo, se revoca y se deja sin efecto tal pronunciamiento.



QUINTO. Recurso de apelación de la parte demandante.

5.1º- El primer motivo de recurso ataca el FD Cuarto de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, no en cuanto desestima la prescripción sino en cuanto a las afirmaciones de que los demandados tiene una marca que se tilda de erróneas pues la demandante apelante entiende que los interpelados carecen de marca, rechazando de plano que sea notoria y que no obstante acogerse la nulidad de la maca, puede parecer que los demandados pueden seguir usando el signo 'DINASA'.

Con independencia de la motivación fijada por este Tribunal en el primer párrafo del FD Segundo de esta sentencia, la afirmación fáctica de la sentencia de que los demandados ostentan la marca 'DINASA SERVICIO TECNICO ', resulta irrefutable, dado estar registrada en la OEPM desde el año 2012 y la demanda se presenta en Enero de 2016. Por consiguiente es un hecho objetivo la titularidad marcaria, porque sino carece por completo de sentido y lógica el ejercicio de la acción de su nulidad y su estimación por el Juzgado de lo Mercantil.

Si el derecho sobre uso exclusivo (ius utendi) de la marca lo genera su inscripción registral que además permite el ius prohibendi, ( artículo 34 Ley de Marcas ), resulta evidente que decretada la nulidad de la marca 'Dinasa servicio técnico', carece los demandados de la misma y por ende de los mentados derechos.

En cuanto a la falta de notoriedad de la marca de los demandados ya ha sido tratada supra.

5.2º- El segundo motivo del recurso de apelación se centra en que en el FD Quinto el Juez motiva la caducidad por no uso del nombre comercial nº 78544 DINA S.A. (DINASA) que la parte demandante apelante entiende vulnera el artículo 8 de la Ley de Marcas .

El Tribunal debe poner de manifiesto que la sentencia recurrida en su FD Quinto fija que la caducidad de tal nombre comercial deriva tanto de la propia Oficina Española de Patentes y Marcas (por no renovación desde 2010) como por su falta de uso como tal nombre comercial y esta última afirmación es la que ataca el recurrente.

La demanda planteaba como base para el ejercicio de las acciones marcarias tener registrado, entre otros, el nombre comercial DINA S.A. (DINASA), cuando estaba caducado en la Oficina Española de Patentes y Marcas, desde el año 2010, es decir, seis años antes de presentarse la demanda. Por ende la construcción jurídica, que en tal punto efectuaba la demandante como causa de pedir, resultaba desvirtuado por la propia documental aportada con el escrito inicial, como así denunció (defensivamente) la parte interpelada en contestación a la demanda, y que llevó a la demandante a modificar y cambiar tal causa de pedir en ese punto en la audiencia previa, (vista al grabación de tal sesión judicial; ya no se pide por la infracción marcaria de un nombre comercial sino por un signo notoriamente usado) que entendemos no resulta viable conforme al artículo 412 de la Ley Enjuiciamiento Civil , porque se modifica dicha causa de pedir. En todo caso, el motivo de recurso resulta inane desde el momento en que como apunta claramente el Juzgador la confrontación se ha efectuado con las tres marcas que titula la demandante frente a la del demandado, culminando con la estimación de la acción de nulidad.



SEXTO. Los dos siguientes motivos del recurso de la parte demandante se ciñen a la desestimación de la acción de violación de marcas, por una indebida acogida de la doctrina del retraso desleal y por infringirse el artículo 40 de la Ley de Marcas con errónea valoración de la prueba.

El Tribunal hade llegar a la misma conclusión desestimatoria de tal acción de violación marcaria, si bien por razonamiento dispar al fijado en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil.

Damos por reproducida, en aras a inútiles repeticiones y por evitar una extensión en demasía -inútil- de esta resolución, todo el tratamiento de la doctrina jurisprudencial sobre el retraso desleal desarrollada en el FD Sexto de la sentencia recurrida, pero entendemos que al caso no es de aplicación. Repárese que si la sentencia parte de un acuerdo verbal entre los litigantes en 2007 por el que la actora permitió el uso del término Dinasa al Sr. Eulogio (no una licencia de marca) en unas condiciones prefijadas y plasmando un contenido expreso en su página web, el tiempo trascurrido desde que se llegó al acuerdo verbal entre los litigantes en 2007, hasta 2012 en que tal acuerdo se estaba cumpliendo, dado el contenido de la página web, no resulta tiempo hábil para computar un retraso desleal en el ejercicio de una acción de violación por marca, quebrando el tiempo de 9 años fijado en la sentencia, pues precisamente no podía ser entablada judicialmente ante el cumplimiento del compromiso concertado. Es cuando se trasgrede dicho convenio verbal, a partir de 2012, cuando debe ser tenido presente dicha doctrina, pues a partir de tal data es cuando al incumplirse tal convenio, es cuando puede ejercitarse la acción judicial y en tal posteridad no hay hecho alguno que rellene ese clima de confianza en que la parte demandante, y precisamente la documental reclamativa fijada en los documentos obrantes en autos muestran lo contrario.

Ahora bien, hasta el año 2012 hubo un pacto que la propia demandante reconoce cumplido por Eulogio , y desde el año 2012, los demandados tienen una marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, -añadimos- sin oposición, para una clase del nomenclátor y tal registro le confiere por ley conforme al artículo 34 de la Ley de Marcas un derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. Por consiguiente, su uso desde tal época no puede generar violación del derecho de la marca de la demandante al ejercitar los demandados un derecho que está fijado legalmente; no siendo por ende la solución entre la confrontación de esas marcas tal campo de infracción, sino el de su coexistencia marcaria dada la semejanza de marcas con riesgo de asociación fijada precedentemente.

Por tanto, la acción de violación marcaria debe ser desestimada y en tal sentido confirmada la decisión del Juzgador.

SEPTIMO. La parte demandante recurrente en su motivo octavo del recurso de apelación insiste en que debe ser acogida la acción de nulidad de registro de marca por concurrir mala fe, -ex artículo 51-1 de la Ley de Marcas -, en su solicitud, acción expresamente rechazada por el Juzgador.

Debe precisarse por su relevancia que la demanda planteaba en el mismo plano de forma acumulativa o alternativa, las acciones de nulidad por causa absoluta y por causa relativa. El Juzgado de lo Mercantil desestima la primera y acoge la segunda y ahora se pretensiona la estimación de ambas acciones.

El motivo ha de ser rechazado pues se ha dado en tal nulidad marcaria satisfacción la demandante conforme a su propia petición y por ende se consuma su pretensión, pues si pidió que se acogiese una u otra y estimada una de ellas y por ende fijada la nulidad de la marca, carece de viabilidad ahora pedir que en todo caso se estimen las dos acciones de nulidad.

OCTAVO. El ultimo motivo del recurso de apelación se ciñe a las acciones de competencia desleal que la Sala por lo expuesto en el FD Segundo de esta sentencia no va a analizar, porque es la propia parte demandante quien en su demanda y suplico de tal escrito planteó que su examen solo era viable si no se estimaban las acciones marcarias, al deducir aquellas con carácter subsidiaria a estas, razón por la cual estimada la acción marcaria de nulidad por causa relativa, queda fuera de enjuiciamiento las de competencia desleal y ello a pesar de ser tratadas de forma incorrecta en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, sin que en fase de apelación pueda ser modificado el planteamiento esencial de la demanda a tenor del contenido del artículo 456-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil , por lo que el motivo se desestima.

NOVENO. El pronunciamiento de costas procesales fijado en la sentencia se ratifica dada la estimación parcial de la demanda y por ende es correcta la aplicación del artículo 394 de la Ley Enjuiciamiento Civil .

Respecto a las costas procesales causadas por el recurso de apelación de los demandados dada su estimación parcial, no se hace pronunciamiento impositivo de acuerdo con el art 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil .

Respecto a las causadas por el recurso de apelación de la parte demandante tampoco se va a efectuar un pronunciamiento impositivo, pues si bien, por dicho recurso no se modifica el fallo de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, si en cambio se modifica el razonamiento jurídico de la desestimación de la acción de violación de marca.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por los demandados, Eulogio y Fructuoso y desestimando el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante Dinasa Laboratorio Fototécnico Digital SL, contra la sentencia de 23/1/2017 del Juzgado de lo Mercantil 2 Valencia en proceso ordinario 53/2016, acordamos con revocacion parcial de dicha sentnecia; Primero. Se ratifican los pronunciamientos 1) y 2) del fallo de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil.

Segundo. Se revoca y se deja sin efecto el pronunciamiento 3) de dicha sentencia.

Tercero. Se ratifica el pronunciamiento de costas causadas en la instancia.

Cuarto. No se hace pronunciamiento de costas causadas en la alzada por ambos recursos de apelación y se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir impuesto por los demandados y la pérdida del depósito impuesto por la parte demandante.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.