Sentencia CIVIL Nº 42/2021, Juzgados de lo Mercantil - Coruña (A), Sección 1, Rec 218/2019 de 22 de Enero de 2021

Encabezamiento

XDO. DO MERCANTIL N. 1 A CORUÑA

SENTENCIA: 00042/2021

C/CAPITAN JUAN VARELA, S/N, 2ª PLANTA - A CORUÑA - EDIFICIO ANTIGUA AUDIENCIA PROVINCIAL)

Teléfono: 981182166/881881135 Fax: 981182134

Correo electrónico: mercantil1.coruna@xustiza.gal

Equipo/usuario: ML

Modelo: S40000

N.I.G.: 15030 47 1 2019 0000439

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000218 /2019

Procedimiento origen: /

Sobre COMPETENCIA DESLEAL

DEMANDANTE D/ña. DIGITAL LINK MARKETING SL DIGITAL LINK MARKETING SL

Procurador/a Sr/a. RAFAEL MARIA LUIS TOVAR DE CASTRO

Abogado/a Sr/a. GONZALO SERRANO FENOLLOSA

DEMANDADO , DEMANDADO D/ña. HREF DIGITAL, S.L. HREF DIGITAL, S.L., Gines

Procurador/a Sr/a. MARIA DEL MAR URIARTE GONZALEZ-CAMINO, MARIA DEL MAR URIARTE GONZALEZ-CAMINO

Abogado/a Sr/a. ALEJANDRO TOURIÑO PENA, ALEJANDRO TOURIÑO PENA

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

Dña. NURIA FACHAL NOGUER, MAGISTRADA JUEZ del Juzgado Mercantil nº 1 de A Coruña y de su Partido Judicial ha dictado la siguiente

SENTENCIA nº 42/2021

En A Coruña, a 22 de enero de 2021.

Vistos por Dña. NURIA FACHAL NOGUER, MAGISTRADA JUEZ del Juzgado Mercantil nº 1 de A Coruña, los autos del Juicio Ordinario 218/19, sobre COMPETENCIA DESLEAL E INFRACCIÓN DE MARCAS, en el que son partes la demandante y reconvenida DIGITAL LINK MARKETING S.L., asistida por el Letrado Sr. Serrano Fenollosa y representada por el Procurador Sr. Tovar de Castro y los demandados y demandantes en la reconvención, HREF DIGITAL S.L. y Gines, representados por la Procuradora Sr. Uriarte González-Camino y asistidos por el Letrado Sr. Touriño Pena.

Antecedentes

1.- En fecha 1 de abril de 2019 la representación procesal de DIGITAL LINK MARKETING S.L. presentó demanda de Juicio Ordinario contra HREF DIGITAL S.L. y Gines en ejercicio de acción de violación de las marcas registradas 'CANAL DE CHOLLOS' Y 'CANAL DE DESCUENTOS' y acciones al amparo de la Ley de Competencia Desleal -por comisión de los ilícitos concurrenciales de los artículos 6, 11.2, 12 y 25 LCD- y que, en consecuencia, se declare:

* Como acto de competencia desleal de HREF DIGITAL y de D. Gines, su comportamiento consistente en copiar y utilizar en sus canales de comunicación tales como Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, Páginas Web así como cualquier otro canal del que dispongan en cualquier otro medio de comunicación igual o distinto a los enumerados, el contenido de los 'post' subidos por mi mandante en los diferentes canales a través de los cuales presta su servicio

Y se condene a los demandados a:

* Cesar en el comportamiento desleal consistente en copiar y utilizar en sus canales de comunicación el contenido de los 'post' subidos por el demandante, incluida la prohibición de reiteración futura.

Igualmente, que se declare:

* La infracción de las marcas titularidad de la demandante. Con condena de los demandados a:

Se condene a los demandados a cesar en los actos de utilización de las marcas y, en concreto, con condena a la cancelación del nombre de dominio www.canaldechollos.com, así como a los canales de Telegram @canaldechollos y @canaldescuentos, así como en cualquier otro canal del que dispongan en cualquier otro medio de comunicación o red social igual o distinto a los enumerados y que infrinjan la utilización de las referidas marcas, y se abstenga en el futuro de registrar y/o utilizar cualquier otro signo que infrinja las referidas marcas titularidad de mi mandante.

Se condene a los demandados al pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados, que se cuantifican en la suma de 168.246Ž91 euros hasta octubre de 2018, más la cantidad de 7.354 euros por cada mes que continúe la actividad de copiado. Subsidiariamente, que se condene a los demandados al pago de la suma de 80.672Ž41 euros, más la cantidad de 3.373Ž50 euros por cada mes que continúe la actividad de copiado desde octubre de 2018.

Se solicita que se ordene la publicación de la Sentencia a su costa mediante anuncios y publicaciones a personas interesadas e imposición de las costas procesales.

2.- Conferido el oportuno traslado a HREF DIGITAL S.L. y Gines, la representación de los demandados contestó a la demanda por medio de escrito de fecha 6 de noviembre de 2019, en la que formulaba oposición por los siguientes motivos:

* Se niega la vulneración de las marcas de la actora. El uso del signo distintivo 'canal de chollos' por los demandados se remonta a varios años antes del registro de la marca, pues se ostenta la titularidad de varios nombres de dominio que contienen el vocablo 'chollo'.

* Falta de distintividad y carácter descriptivo de los vocablos 'chollo' y 'canal'.

* Se alega la mala fe en la que se habría incurrido por la parte demandante en el registro de las marcas.

* La demandada se dedica al marketing de afiliación, como ocurre con la demandante, por lo que las actividades desarrolladas son las propias de la competencia en el mercado. Se niega la comisión de los actos de competencia desleal a los que se refiere la demanda.

* Se impugna la indemnización que se reclama en concepto de daños y perjuicios.

Se formula demanda reconvencional frente a DIGITAL LINK MARKETING alegando el irregular registro de las marcas nacionales M-3.634.327 y M-3.634.333, por haberse producido dicho registro de mala fe. Se ejercita una acción reivindicatoria de la marca M-3.634.327.

Por medio de escrito de fecha 27 de octubre de 2019 se formula oposición a la reconvención ya que se niega la mala fe en el registro de las marcas y se considera improcedente la acción reivindicatoria que se ejercita.

3.- Se citó a las partes al acto de la audiencia previa, que tuvo lugar el día 13 de octubre de 2020. A dicho acto compareció la parte actora y la parte demandada, debidamente asistidas y representadas. Las partes se ratificaron en sus respectivos escritos de demanda y contestación.

Las partes propusieron prueba documental, interrogatorio de parte, prueba testifical y pericial.

4.- El acto del juicio se celebró el día 14 de diciembre de 2020, en el que se practicaron los medios de prueba propuestos y admitidos en el acto de la audiencia previa.

Formuladas las conclusiones, quedando las actuaciones pendientes de dictar sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.- HECHOS CONTROVERTIDOS Y POSICIONES DE LAS PARTES

El presente proceso se inició a instancia de DIGITAL LINK MARKETING S.L. contra HREF DIGITAL S.L. y Gines en ejercicio de acción de violación de las marcas registradas 'CANAL DE CHOLLOS' y 'CANAL DE DESCUENTOS' y acciones al amparo de la Ley de Competencia Desleal -por comisión de los ilícitos concurrenciales de los artículos 6, 11.2, 12 y 25 LCD-.

Para la adecuada resolución de las cuestiones controvertidas se hace necesario introducir una exposición debidamente estructurada de los hechos en los que se fundamentan las pretensiones ejercitadas en la demanda. Ello se hace especialmente necesario en este caso, a la vista de la falta de sistemática seguida en el escrito de demanda, en el que se entremezclan alegaciones relativas a la acción de violación de las marcas con peticiones que se reconducen a las disposiciones de la Ley de Competencia Desleal. Por tanto, este paso previo, motivado por la escasa claridad expositiva del escrito de demanda, se hace imprescindible para dar una respuesta completa a todas las peticiones que se formulan por las partes.

1. Actividad en el mercado de la demandante

DIGITAL LINK MARKETING S.L. (en adelante, DLM) es una mercantil que se dedica al comercio electrónico por internet que no actúa como vendedora, sino como mera intermediaria, por lo que los potenciales compradores son redirigidos a la página web del vendedor directamente o a través de redes de anunciantes.

La demandante registró en fecha 1 de diciembre de 2015 el dominio https://reyesdelchollo.com, la cual desde el 1 de octubre de 2018 redirige a su otra web cuyo dominio fue creado en fecha 4 de julio de 2016 denominada https://chollometro.com.

En cuanto a Telegram, destacar que ésta es una aplicación de telefonía móvil que permite crear canales de difusión. Con el objeto de desarrollar tal actividad en Telegram, en fecha 19 de octubre de 2015, la demandante creó en dicha aplicación un canal denominado 'Chollos Forocoches', cuya denominación cambió en fecha 19 de noviembre de 2015 a la de '[CANAL] chollos ??' creando a su vez, en la misma fecha, otro canal denominado '[CANAL] descuentos ?', a los que pueden suscribirse los potenciales clientes y obtener información sobre las ofertas que mi mandante se encarga de buscar, negociar y, finalmente, subir a su canal, obteniendo de tal manera aquéllos un producto -o servicio- por un precio mucho más bajo que podrían encontrar en normales circunstancias.

2. Actividad en el mercado de la demandada

Gines creó el dominio https://canaldechollos.com en fecha 27 de diciembre de 2015 y con posterioridad, el dominio https://michollo.com.

En Telegram, el demandando creó en fecha 3 de octubre de 2015 un canal denominado 'Kiosko'. En menos de un mes, el 28 de octubre de 2015 creó otro canal denominado 'Beepbid.es'. En fecha 29 de noviembre de 2015 éste pasó a llamarle 'Chollos FC', en fecha 30 de noviembre de 2015 lo denominó 'Chollos y Descuentos' para finalmente, el día 1 de diciembre de 2015, cambiarlo a 'Chollos y Descuentos Exclusivos'. En fecha 16 de diciembre de 2015 pasó definitivamente a llamarlo 'Canaldechollos'.

En la misma aplicación de mensajería creó un otro canal denominado 'Canal Descuentos', cuya diferencia con el otro canal de igual denominación y titularidad de la actora es la utilización de la letra mayúscula en el nombre 'Descuentos'.

En fecha 24 de agosto de 2017 creó la sociedad HREF DIGITAL.

3. Actos de competencia desleal cometidos por los demandados

La conducta desleal que se imputa a los demandados consiste en la publicación en los canales de Telegram de las mismas ofertas, así como de la descripción de los 'post' -o anuncios-, y de las fotografías utilizadas para mostrar los productos o servicios anunciados.

La parte demandada utiliza de manera no autorizada en sus propios canales de Telegram, y al menos, en las redes Twitter, Facebook, Instagram y Youtube, identificaciones comerciales similares (como en el caso de la página web) e incluso iguales (en el caso de los canales de Telegram), para desarrollar una actividad idéntica a la de la demandante.

La copia se refiere tanto al modelo de negocio como a los post que la demandante sube diariamente a las redes sociales de las que es titular, aunque modifica el contenido para que parezca que la información ha sido directamente obtenida por la demandada.

En la demanda se invocan los ilícitos concurrenciales de los artículos 6, 11.2, 12 y 25 LCD.

Se afirma en la demanda que la demandada se dedica a 'imitar' sistemáticamente las ofertas que la demandante publica en los medios de comunicación -redes sociales y páginas web-, lo que constituye un comportamiento idóneo para crear confusión: la semejanza de los signos distintivos y de las ofertas publicadas por estos competidores puede conducir al consumidor a la creencia de que se trata de la misma procedencia empresarial.

Por lo que respecta al aprovechamiento de la reputación ajena -cfr. Art. 12 LCD-, se afirma en la demanda que 'los propios actos de confusión que la adversa ha venido realizando han supuesto un aprovechamiento de la reputación de mi mandante, puesto que evidentemente aquellos han significado que el consumidor no pueda distinguir quién le está ofreciendo el producto o servicio que se deriva de las ofertas publicitados por mi mandante o la adversa'. Y se añade que 'se intenta proteger es la 'reputación industrial, comercial y profesional conseguida' en beneficio propio, en este caso mediante la búsqueda, negociación e inserción de ofertas en los 'post' que mi mandante ha ido subiendo en sus distintos canales y medios de comunicación, de los que la adversa se aprovecha tanto en el contenido como en el formato utilizado para publicitarlo en sus propios canales'.

4. Acción de infracción de las marcas nacionales M-3.634.327 'CANAL DE CHOLLOS' y M-3.634.333 'CANAL DESCUENTOS'

La demandante es titular de las marcas indicadas, mixtas, registradas para la clase 35 ('Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina' y 38 'Telecomunicaciones de información (inclusive páginas web, redes sociales, y aplicaciones de mensajería). El registro de las marcas se solicitó, respectivamente, los días 17 y 18 de octubre de 2016. Los títulos que acreditan la titularidad de las marcas se aportan como documentos nº 7 y 8 de la demanda.

Los actos de infracción de las marcas que han sido cometidos por los demandados consisten en:

* Utilización de la denominación 'CANAL DE CHOLLOS' (i) como signo distintivo que se reproduce en la web de la demandada accesible a través del nombre de dominio www.canaldechollos.com (ii) como nombre de dominio www.canaldechollos.com (iii) como canal en la aplicación de mensajería Telegram (id: NUM000, accesible a través del enlace https://t.me/canaldechollos/1), y (iv) para identificar sus servicios de buscador de 'chollos' sin la autorización de mi mandante, vulnerando de este modo la marca nacional española número 3.634.327 'CANAL DE CHOLLOS', titularidad de DIGITAL LINK. Para acreditar la infracción, se hace remisión en la demanda a los documentos nº 9 a 11.

* Utilización del signo 'CANAL DESCUENTOS' como canal en la aplicación de mensajería Telegram (id: NUM001, accesible a través del enlace https://t.me/canaldescuentos/1), para promocionar e identificar sus servicios de buscador de 'chollos'. Para acreditar la infracción, se hace remisión en la demanda a los documentos nº 12.

La demandada ha utilizado y utiliza en el tráfico mercantil, sin la autorización de DLM, signos distintivos idénticos o similares a los registrados como marca por la actora, para ofrecer al público los mismos servicios que DLM tiene registrados en sus marcas números 3634327 'CANAL DE CHOLLOS' y 3634333 'CANAL DESCUENTOS'. En concreto, la parte demandada utiliza:

* La denominación CANAL DE CHOLLOS, a través del nombre de dominio www.canaldechollos.com, como nombre de dominio y como canal en la aplicación de mensajería Telegram y para identificar servicios de buscador de chollos.

* El signo distintivo 'Canal descuentos', como canal en la aplicación de mensajería Telegram, para promocionar e identificar sus servicios en el buscador de chollos sin la autorización de la demandante.

Por tanto, la utilización por la demandada de los signos distintivos idénticos o similares, en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio, para servicios idénticos a los identificados con las marcas registradas, constituye una infracción de los derechos de la demandante que le legitima para solicitar la cesación de la conducta infractora y la indemnización de los daños y perjuicios.

A continuación, para centrar de manera completa la cuestión litigiosa, se hace preciso acometer, respecto de la contestación a la demanda, una exposición similar a la realizada en relación a la demanda formulada por DLM.

1. Negocio desarrollado por la demandada

Se afirma que la demandante tergiversa los hechos cuando señala que 'D. Gines creó el en fecha 27 de diciembre de 2015 y con posterioridad, el dominio '. Y ello, puesto que, como reconoce el propio Informe elaborado por la consultora KPMG, en su página 11, el dominio se registró por los demandados el día 29 de abril de 2008, es decir, más de 7 años antes de que se registraran los dominios y < chollometro.com> para el desempeño de su negocio.

Además, después de que el demandado crease el dominio 'canaldechollos.com' en fecha 27 de diciembre de 2015, la demandante registró el día 20 de agosto de 2016 el dominio 'canalchollos.com'.

Se reconoce que es cierto que las páginas web y son uno de los medios con los que opera en la actualidad HREF para el desarrollo de su negocio.

Sobre el referido canal de Telegram conviene señalar que, si bien es cierto que el mismo fue cambiando de nombre con el transcurso del tiempo hasta llamarse 'Canaldechollos' en fecha 16 de diciembre de 2015, también lo es el hecho de que el origen de su denominación final se produjo como consecuencia del gran éxito experimentado por el Sr. Gines en un grupo de WhatsApp creado por él mismo.

En la demanda se omite que la fecha de creación en Telegram del 'Canal Descuentos' por parte del Sr. Gines -el día 28 de octubre de 2015-, al ser plenamente conscientes de que ésta es anterior a la creación del '[CANAL] descuentos +' titularidad de la contraparte en fecha 19 de noviembre de 2015.

2. Inexistencia de vulneración de la Ley de Competencia Desleal

Se niegan los actos de copiado que se imputan a los demandados. Se niega que la demandante sea quien se adelante en la agregación de contenidos, pues en otros casos son los demandados quienes publican primero y muchos otros también aquéllos en los que quien toma la delantera son terceros competidores.

Además, no cabe considerar que existen actos de confusión por el uso del vocablo 'chollo', por cuanto el carácter descriptivo y generalidad del mismo es notoria. Por otra parte, el empleo en el tiempo del vocablo 'chollo' fue anterior por la demandada, que registró en abril de 2008 el dominio 'michollo.com'.

3. Inexistencia de infracción marcaria

Las marcas titularidad de la demandante se registraron en las siguientes fechas: Canal de Chollos, día 9 de mayo de 2017, Canal Descuentos, día 17 de abril de 2017. Es de notar que DLM solicitó el registro de la marca comunitaria 'Canal de Chollos', que fue denegada por considerarse descriptiva y sin carácter distintivo.

La parte demandada no ha hecho uso de las marcas de la demandante y debe destacarse que el uso de los términos 'canal', 'chollos' y/o 'descuentos' carece de distintividad. Además, el uso del signo 'canal de chollos' por los demandados se remonta a varios años antes de la existencia del registro de la marca.

4. Reconvención y oposición a la reconvención

La parte demandada se refiere al registro de 'mala fe' de las marcas titularidad de la demandante. Se ejercita acción reivindicatoria respecto de la marca 'Canal de Chollos' registrada a favor de la demandante.

Los demandados alegan que ostentan derechos prioritarios como consecuencia del registro de los nombres de dominio www.michollo.com y www.canaldechollos.com.

La demandante reconvenida afirma que estos registros no conceden ningún derecho marcario. Además, DLM era desconocedor del registro por el Sr. Gines del nombre de dominio www.michollo.com. El sr. Gines no fue titular de este nombre de dominio hasta el año 2018.

SEGUNDO.- RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD RELATIVA ENTRE LA NORMATIVA DE COMPETENCIA DESLEAL Y LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En la demanda se ejercitan de forma acumulada las acciones previstas en la normativa de competencia desleal - artículos 32.1.1º, 2º, 5º y 6º LCD- y acciones previstas en la legislación marcaria - artículo 41.1.a), b) y f) LM-, lo que obliga a efectuar una referencia a las relaciones entre la represión de la competencia desleal y la protección jurídica de la propiedad industrial.

Al respecto, MASSAGUER (Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, Aranzadi, 2020) nos ilustra acerca de la relación de complementariedad existente entre ambas, que califica de 'complementariedad relativa' y no de relación de ley general-especial estricta ni de acumulación indiscriminada. Siguiendo sus explicaciones, nos aclara que esta relación de complementariedad relativa se establece entre dos polos, uno que aglutina los casos en que no es posible acudir a la legislación de competencia desleal para resolver conflictos relativos a la explotación de signos y prestaciones objeto de derechos de propiedad industrial porque la regulación propia agota su tratamiento y otro que aglutina los casos en que sí es posible. Ello ocurre cuando el supuesto de hecho posee aspectos de falseamiento de la competencia derivados de la explotación de signos y prestaciones cuyo tratamiento no ha sido abordado por la legislación de propiedad industrial.

Consecuencia de lo anterior, es que debe rechazarse el ejercicio conjunto de acciones de defensa de un derecho de propiedad industrial y acciones de competencia desleal en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos de esos hechos, encaminadas a la obtención de los mismos remedios por los mismos sujetos. Pero, el mismo autor destaca que, desde una perspectiva positiva, cabe acudir a la acción de competencia desleal para combatir conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo cuando la conducta presente una dimensión anticoncurrencial específica; para ello será necesario que exista una conducta que constituya un acto de competencia desleal conforme a la regulación de esta materia; y, por último, es preciso que ello no conduzca a dispensar protección a conductas cuyo carácter infractor rechaza el sistema de propiedad industrial.

La demandante ejercita las siguientes acciones previstas en la LCD (v. folio 37 de la demanda): acción declarativa de deslealtad, acción de cesación, acción de resarcimiento de daños y perjuicios y acción de enriquecimiento injusto. Los actos de competencia desleal que se invocan en la demanda se reconducen a los siguientes ilícitos concurrenciales: actos de confusión -art. 6-, actos de imitación -art. 11.2-, prácticas engañosas -art. 25- y aprovechamiento indebido de la reputación ajena -art. 25-.

Por lo que respecta a la infracción de los derechos de marca de los que es titular la demandante, se ejercitan las siguientes acciones: acción de cesación - artículo 41.1.a) LM-, acción de indemnización de daños y perjuicios - artículo 41.1.b) LM- y publicación de la sentencia a costa del condenado - artículo 41.1.f) LM-.

La STS nº 94/2017, de 15 de febrero,[RJ2017586], examina la relación de complementariedad relativa de la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal:

'En la última de las sentencias en que la sala se ha pronunciado sobre esta cuestión, la 450/2015, de 2 de septiembre, con recapitulación de lo declarado en anteriores sentencias, afirmamos:

'La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa ( Sentencias 586/2012, de 17 de octubre(RJ 2012, 9718) , y 95/2014, de 11 de marzo (RJ 2014, 2245)).

'Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva ( Sentencia 586/2012, de 17 de octubre (RJ 2012, 9718)).

''Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

'De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos

hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

'De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

'Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido' (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo (RJ 2014, 2245)).

'En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, al afirmar: '(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.

A esta cuestión se refirió la STS nº 504/2017, de 15 de septiembre, [RJ20174014]:

'Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido(sentencia 95/2014, de 11 de marzo (RJ 2014, 2245)'.

La reciente STS nº 451/2019, de 18 de julio, [RJ20192984], reitera el criterio de la Sala contenido en resoluciones anteriores y afirma que 'procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria'.

Al haberse acumulado en la demanda acciones interpuestas al amparo de la LCD y acciones previstas en la legislación marcaria, resulta obligado acometer el análisis de las diversas cuestiones planteadas siguiendo el orden secuencial lógico para este tipo de supuestos. Este orden no puede ser otro que el exigido por la mencionada relación de complementariedad relativa que se ha dejado expuesta en las páginas precedentes.

TERCERO.- INFRACCIÓN DE LAS MARCAS TITULARIDAD DE LA DEMANDANTE

El art. 34 de la Ley de Marcas después de proclamar el derecho de exclusiva que corresponde al titular de la marca registrada, le atribuye a éste un ius prohibendi conforme al cual 'sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:

a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre'.

El art. 34.3.e) de la Ley de Marcas establece 'cuando se cumplan las condiciones numeradas en el apartado anterior, podrá prohibirse, en especial:...Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio'.

La demandante afirma que ha tenido lugar la infracción de las marcas nacionales M-3.634.327 'CANAL DE CHOLLOS' y M-3.634.333 'CANAL DESCUENTOS'. DLM es titular de las marcas indicadas, mixtas, registradas para la clase 35 ('Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina' y 38 'Telecomunicaciones de información (inclusive páginas web, redes sociales, y aplicaciones de mensajería). Los títulos que acreditan la titularidad de las marcas se aportan como documentos nº 7 y 8 de la demanda; la marca 'CANAL DE CHOLLOS' fue concedida el día 3 de mayo de 2017 y la marca 'CANAL DESCUENTOS' fue concedida el día 7 de abril de 2017.

Los actos de infracción de las marcas que se han descrito en la demanda y que habrían sido cometidos por los demandados consisten en:

* Utilización de la denominación 'CANAL DE CHOLLOS' (i) como signo distintivo que se reproduce en la web de la demandada accesible a través del nombre de dominio www.canaldechollos.com (ii) como nombre de dominio www.canaldechollos.com (iii) como canal en la aplicación de mensajería Telegram (id: NUM000, accesible a través del enlace https://t.me/canaldechollos/1), y (iv) para identificar sus servicios de buscador de 'chollos'. Para acreditar la infracción, se hace remisión en la demanda a los documentos nº 9 a 11.

* Utilización del signo 'CANAL DESCUENTOS' como canal en la aplicación de mensajería Telegram (id: NUM001, accesible a través del enlace https://t.me/canaldescuentos/1), para promocionar e identificar sus servicios de buscador de 'chollos'. Para acreditar la infracción, se hace remisión en la demanda a los documentos nº 12.

La demandada incide en el escrito de contestación a la demanda en que no se han producido las conductas infractoras que se relatan en la demanda:

* No existe infracción de las marcas de la actora por la utilización de las denominaciones 'canal de chollos' y 'canal de descuentos'. Los vocablos 'chollo' y 'canal' carecen de carácter distintivo en sí mismos. En este sentido, se afirma que la EUIPO denegó a DLM el registro de la marca de la Unión Europea 'Canal de Chollos', al considerarla descriptiva y sin carácter distintivo. La misma línea argumental sobre la falta de distintividad y carácter descriptivo de los vocablos 'canal de chollos' se reproducen para 'canal de descuentos'.

* Nombre de dominio anterior: los demandados han hecho uso del signo distintivo 'canal de chollos' desde hace años, pues se ostenta la titularidad de varios nombres de dominio que contienen el vocablo 'chollo', con fecha de registro anterior a los dominios registrados por la demandante.

* El uso del signo 'canal de chollos' por los demandados se encuentra amparado en el dominio canaldechollos.com, anterior a la marca de la actora, y en el registro de las marcas europeas 016886319 'canaldechollos' y 017962435 'chollos canal de chollos' -documento nº 32 de la contestación.

* Utilización de la denominación 'canal descuentos' y 'canal de chollos' en Telegram: se trata del título del canal Telegram, meramente descriptivo del canal. Se trata de un signo descriptivo, que se compone de un término descriptivo de una de las funcionalidades de la red Telegram y de una palabra común en toda actividad comercial.

Para determinar si existe infracción de las marcas titularidad de la demandante se hace precisa una contraposición de los signos distintivos registrados a favor de DLM y de los que se emplean en el mercado por parte de los demandados.

Tal y como se expresa al folio 11 del informe pericial que se aporta como documento nº 6 de la demanda, el demandado Sr. Gines registró en 2008 el dominio michollo.com el 29 de abril de 2008, aunque se aclara que el día 4 de abril de 2018 se publicaron post con el formato actual. También se indica que en fecha 27 de diciembre de 2015 el demandado Sr. Gines registró el dominio canaldechollos.com.

El dictamen pericial alude a la similitud existente entre las denominaciones de los medios de difusión de anuncios utilizados por DLM y el Sr. Gines:

'La página de internet canaldechollos.com vinculada al Sr. Gines se creó el 27 de diciembre de 2015, 26 días después de la creación de la página reyesdelchollo.com vinculada a DLM

El canal de difusión de Telegram @canaldechollos3 vinculado al Sr. Gines cambió de su denominación original 'Beepbid.es' al nombre 'Chollos FC' el 29 de noviembre de 2015 y, posteriormente, tras otros dos cambios de denominación, al nombre 'canaldechollos' el 16 de diciembre de 2015, 10 y 27 días después, respectivamente, de la creación del canal de difusión @chollos vinculado a DLM'.

Es de notar que la demanda, en lo referente a las acciones basadas en la legislación marcaria, se basa en la supuesta infracción las dos marcas nacionales registradas a favor de la demandante. Por ello, es irrelevante a estos efectos el previo registro por la actora de la página reyesdelchollo.com, como lo es el cambio sucesivo de denominaciones del canal de Telegram vinculado a Gines. Más adelante se harán las valoraciones correspondientes en relación a la denominación 'canaldechollos' para el canal de difusión de Telegram del demandado.

En el presente caso, no pueden ser estimadas las pretensiones que se ejercitan con amparo en la legislación marcaria, al no haberse constatado la existencia de infracción de las marcas titularidad de la demandante. Al folio 40 de la demanda se identifica la conducta supuestamente infractora que se imputa a los demandados, consistente en la utilización de las denominaciones 'CANAL DE CHOLLOS' y 'CANAL DESCUENTOS'. El ejercicio del ius prohibendi que se reconoce al titular de la marca registrada le faculta para prohibir que se utilice en el mercado:

* Un signo idéntico a la marca, que se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

* Un signo idéntico o similar a la marca, que se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

La demandante afirma en la demanda que se están utilizando signos distintivos idénticos a los registrados como marca de la actora, para ofrecer los mismos servicios que DLM tiene registrados para las marcas 'CANAL DE CHOLLOS' y 'CANAL DESCUENTOS'. Sin embargo, ninguna prueba sea practicado que acredite la conducta infractora a la que se refiere la demanda, pues no se ha probado que signos idénticos a las marcas mixtas titularidad de la demandante se hayan empleado en el tráfico económico por parte de los demandados.

En el presente caso, nos movemos en el segundo de los dos supuestos indicados, pues lo que se imputa a los demandados es la utilización de signos similares a las marcas registradas de la actora, para servicios idénticos a aquéllos para los que se encuentra registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público.

La utilización en el tráfico mercantil de los signos que se califican en la demanda como 'signos infractores' se reconduce a la utilización del nombre de dominio y denominación CANAL DE CHOLLOS, también en canal de la aplicación de mensajería telegram, y de la denominación 'CANAL DESCUENTOS' en otro canal de la aplicación de mensajería telegram (v. folio 41 de la demanda).

En búsqueda de una interpretación uniforme de la Directiva 89/104/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, de 21 de diciembre de 1.988, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido sancionando los criterios a la luz de los que procede declarar o no la existencia del riesgo de confusión, convertidos así en reglas del ordenamiento comunitario.

De esos criterios resultan particularmente útiles para el caso enjuiciado los siguientes:

1º) El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y, al fin, la impresión de conjunto que los signos confrontados puedan producir en el consumidor medio, el cual normalmente los percibe como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles - sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 ( C-251/95) EDJ1997/15503 , 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) EDJ1998/15013 y 22 de junio de 1999 ( C-342/97) EDJ1999/26400 -.

2º) Lo expuesto no impide que, en particular, se tomen en consideración, para darles la importancia que merecen, aquellos elementos distintivos que resulten los dominantes en el conjunto - sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95) -.

3º) Igualmente, la apreciación global del riesgo de confusión exige atender a la interdependencia que existe entre los distintos factores a tomar en consideración, en particular, la similitud de los signos confrontados y los productos designados con ellos. De manera que un grado bajo de similitud entre dichos productos puede ser compensado por otro elevado de similitud entre los signos y a la inversa - sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) y 22 de junio de 1999 (C-342/97) -.

4º) Es lógico suponer que cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior, tanto más elevado será el riesgo de confusión - sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 ( C-251/95), 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) y 22 de junio de 1999 ( C-342/97).

5º) Por otro lado, además de poder hacerlo ante el riesgo de confusión, el titular de la marca registrada prioritaria puede reaccionar ante el riesgo de asociación - artículos 34, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988-, por más que éste no constituya una alternativa de aquel, pues sirve para precisar su alcance - sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95)-, al identificar el peligro de que los consumidores puedan creer que, aunque los productos no proceden de la misma empresa, lo hacen de una que está vinculada jurídica o económicamente a la otra- sobre ello, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97).

Pues bien, en el supuesto enjuiciado, aunque existe identidad entre los servicios identificados con las marcas registradas titularidad de la actora y los que se identifican con los signos distintivos que se emplean en el mercado por parte de HREF DIGITAL, lo cierto es que no se da una similitud entre los signos, generadora de riesgo de confusión por parte del público. En este sentido, se considera que el carácter distintivo de la marca anterior debe tenerse en cuenta para valorar el riesgo de confusión -cfr. STJUE de 29 de septiembre de 1998-. Y así, aunque el carácter distintivo escaso de la marca no excluye necesariamente el riesgo de confusión, lo cierto es que no se prueba que éste concurra en el presente caso. Es de notar que la percepción del consumidor es determinante en la apreciación del riesgo de confusión, siendo el consumidor de referencia el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Además, como destaca la jurisprudencia del TJUE, a la hora de apreciar el riesgo de confusión ha de tenerse en cuenta el nivel de atención del consumidor medio, que puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate -Sentencia de 3 de septiembre de 2009-. Estos elementos no se han tomado en consideración en la demanda, que se limita a incidir en la semejanza fonética y conceptual de los signos y a la identidad aplicativa entre los signos -al estar incluidos los servicios prestados por HREF dentro de los que están protegidos por las marcas registradas-. La concurrencia del riesgo de confusión se reconduce, de forma poco precisa, a la posibilidad de que los destinatarios de los servicios crean que los mismos tienen idéntico origen empresarial o, como mínimo, que existe una asociación entre los signos.

En este caso, la distintividad de las marcas registradas es escasa. La actuación infractora que se imputa a los demandados se hace pivotar sobre la utilización de los vocablos 'canal', 'chollos' y 'descuentos', que son meramente descriptivos y carecen de distintividad propia. Es notorio el uso de estas expresiones y palabras en el sector comercial en el que operan la mercantil demandante y la demandada. Ello redunda, como se ha señalado, en una reducción notable de la posible existencia de riesgo de confusión.

A lo anterior se unen las características de los canales que se emplean para la comercialización de los servicios para los que se encuentran registradas las marcas y el consumidor de referencia, al que ya se ha hecho mención. Como se destaca en la contestación a la demanda, la mercantil demandante y HREF se dedican al conocido como 'marketing de afiliación', consistente en una modalidad de marketing online basada en la obtención de resultados para terceros. La tarea de las mercantiles dedicadas al sector consiste en dar publicidad a los productos ofertados por grandes compañías de comercio electrónico dando visibilidad a los productos comercializados mediante la publicación de anuncios y promociones en sus propias webs y apps. En suma, se trata de generar publicidad que atraiga a los posibles clientes interesados en los productos, que son después redireccionados al portal web del vendedor para ejecutar la compra.

Así se expone en el dictamen pericial aportado como documento nº 9 de la contestación a la demanda, al examinar el modelo de negocio de ambas mercantiles:

'los elementos esenciales del modelo de negocio de intermediación comercial de productos y servicios on line: el primero, que se trata de un modelo de negocio basado en un sistema de agregación de contenidos de terceros; el segundo, que su difusión se realiza a través de canales on line, tales como aplicaciones de mensajería instantánea (Telegram) o dominios web que incluyen, en este caso concreto, el vocablo genérico 'chollo'; y el tercero, que por todos los operadores se sigue un mismo patrón de comportamiento respecto de las 'tiendas utilizadas en este modelo de negocio', que no es otro que la adscripción a los programas de afiliación que dichas tiendas ofrecen, a través de los cuales los operadores on line perciben comisiones por las ventas que, direccionadas desde sus plataformas, realizan directamente las citadas 'tiendas'.

Éste es el contexto en el que debe evaluarse la concurrencia del riesgo de confusión que genéricamente se invoca en la demanda. El modelo de negocio de la demandante y de la demanda HREF resulta coincidente, como se reconoce en el dictamen pericial aportado como documento nº 6 de la demanda 'el negocio de ambas entidades es identificar y difundir anuncios de descuentos para productos de todo tipo, con el objeto de vender a través de sus canales dichos productos y obtener una comisión de venta'.

En efecto, el consumidor es, en este caso, una persona interesada en la adquisición de un determinado producto, al que se refieren las ofertas sobre las que se da información en las plataformas a través de las que operan ambas mercantiles. El nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios de los que se trate, lo que constituye un factor a tomar en consideración para evaluar el riesgo de confusión -cfr. Auto del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 2010-. En este caso, por las características del servicio y propósito del consumidor al realizar las búsquedas de productos en cuya adquisición está interesado, debe concluirse que el consumidor medio presenta un especial nivel de atención. Correlativamente, esta circunstancia reduce el riesgo de confusión -Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de enero de 2006-.

Al tenor de lo expuesto, deben desestimarse las pretensiones que se formulan al amparo de la legislación marcaria, al no haberse acreditado la existencia de infracción de las marcas titularidad de la parte actora.

CUARTO.- DESESTIMACIÓN DE LA RECONVENCIÓN FORMULADA FRENTE A DIGITAL LINK MARKETING

Los demandados formulan demanda reconvencional frente a DIGITAL LINK MARKETING alegando el irregular registro de las marcas nacionales M-3.634.327 y M-3.634.333, por haberse producido dicho registro de mala fe. Se ejercita una acción reivindicatoria de la marca M-3.634.327.

La parte demandada, después de referirse al registro de 'mala fe' de las marcas titularidad de la demandante, ejercita una acción reivindicatoria respecto de la marca 'Canal de Chollos' registrada a favor de la demandante.

Los demandados alegan que ostentan derechos prioritarios como consecuencia del registro de los nombres de dominio www.michollo.com y www.canaldechollos.com.

La demandante reconvenida afirma que estos registros no conceden ningún derecho marcario. Además, DLM era desconocedor del registro por el Sr. Gines del nombre de dominio www.michollo.com. El sr. Gines no fue titular de este nombre de dominio hasta el año 2018.

Fijado en los términos señalados cuál es el objeto de la demanda reconvencional, ésta ha de correr idéntica suerte desestimatoria a las pretensiones que se formularon en la demanda al amparo de la legislación marcaria. En efecto, por más que se califique la solicitud de las marcas nacionales nº M-3634327 y M-3634333 de 'irregular', al haberse producido su registro de mala fe -v. folio 39 del escrito de contestación y reconvención-, lo cierto es que no se ejercita una acción de nulidad por la causa prevista en el art. 51.1.b) LM.

En la reconvención se insiste en que el registro de estas marcas se produjo de mala fe, ya que se conocía de los derechos previos de los demandados reconvinientes: se sabía que éstos eran titulares del dominio 'michollo.com' desde 2008 y, a pesar de ello, se solicitó el registro de la marca 'canal de chollos'. Además, la parte demandada registró finalmente la marca europea 'CANAL DE CHOLLOS'.

Los mismos motivos que han conducido a la desestimación de las pretensiones que se formularon en la demanda por supuesta infracción de las marcas titularidad de la actora han de conducir a la desestimación de la acción reivindicatoria ejercitada.

Se efectúa una remisión al F.D. precedente en lo relativo a la escasa distintividad de la marca y demás factores que se tomaron en consideración para concluir que no se ha producido la infracción que se describía en la demanda.

A ello se añade una precisión adicional, pues no se dan los requisitos para la estimación de la acción que se entabla al amparo del art. 2.2 LM. Así, no es posible concluir que el registro de la marca nº 3634327 'CANAL DE CHOLLOS' de la que es titular la demandante se haya producido con fraude de los derechos de los demandados. Ni tan sólo se trata de un signo distintivo idéntico al que se utilizaba en el tráfico económico pues, como se reconoce expresamente en la reconvención, la interposición de la acción reivindicatoria se basa en el previo registro de un nombre de dominio -michollo.com, luego canaldechollos.com-; estas denominaciones no incluyen los elementos gráficos de la marca registrada cuya titularidad se reivindica. No existe, pues, base que ampare una reivindicación de un signo que, salvo por los elementos descriptivos, no presenta coincidencia con el que utilizaba con anterioridad la demandante reconvencional.

QUINTO.- ACCIONES INTERPUESTAS AL AMPARO DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

En el F.D. 2º de esta resolución se aludía a la relación de complementariedad existente entre la represión de la competencia desleal y la protección jurídica de la propiedad industrial, conocida como 'complementariedad relativa'.

Desestimadas las acciones que se han ejercitado con invocación de los derechos de propiedad industrial que titula la demandante, debe aclararse si en el presente caso es factible el ejercicio acumulado de ambas acciones.

Decíamos que el ejercicio conjunto de acciones de defensa de un derecho de propiedad industrial y acciones de competencia desleal es procedente cuando se acude a estas últimas para combatir conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, si la conducta presente una dimensión anticoncurrencial específica.

El planteamiento fáctico que se ha efectuado en la demanda permite soslayar parte de los obstáculos que a priori puede plantear el ejercicio de las acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal cuando existen signos distintivos protegidos. Como señala la Sala Primera, sí podrá acudir a la Ley de Competencia Desleal cuando la conducta o conductas ilícitas presenten 'facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria'.

En el folio 17 de la demanda se especifican en el punto 3.4 las conclusiones que se extraen en relación a los actos de competencia desleal que se imputan a los demandados. En primer lugar, se afirma que la demandada utiliza de forma no autorizada en sus canales de telegram, redes sociales y página web unas identificaciones comerciales similares e incluso iguales, para desarrollar una actividad idéntica a la de DLM. En este apartado del relato fáctico que se hace en la demanda, como elemento integrante de la causa de pedir de las pretensiones que se formulan al amparo de la LCD, debe concluirse que no procede acudir a esta norma para combatir conductas comprendidas en la esfera de la normativa de marcas. Esta conducta ya ha sido enjuiciada al amparo de esta última normativa, con resultado desestimatorio, por lo que no cabe un nuevo enjuiciamiento conforme a la Ley de Competencia Desleal. Al respecto, conviene recordar que si unos mismos hechos 'consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que los mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaria' - STS nº 94/2017, de 15 de febrero-. También es importante destacar que, en este caso, del planteamiento efectuado en la demanda, no se infiere una justificación suficiente sobre la procedencia de la aplicación de la legislación de competencia desleal por la explotación de signos distintivos, que presente una faceta concurrencial específica, distinta de la que es común con los criterios de la infracción marcaria - STS de 15 de septiembre de 2017-.

Pero este óbice, al menos en términos abstractos, sí se salva en otro de los hechos que se incluyen dentro del relato fáctico que da lugar al ejercicio de las acciones interpuestas conforme a la LCD. En la demanda se afirma que la demandada se dedica a 'imitar' sistemáticamente las ofertas que la demandante publica en los medios de comunicación -canal telegram, redes sociales y página web-. Asimismo, se califica de desleal la conducta consistente en publicar en los canales de Telegram las mismas ofertas, así como de la descripción de los 'post' -o anuncios-, y las fotografías utilizadas para mostrar los productos o servicios anunciados. También se alude a la publicidad que, según la demandante, ha copiado la parte demandada; se trata de publicidad en redes sociales y canal de vídeos de 'Youtube' y se alude a la utilización por DLM de varios 'youtubers' para promocionarse, que más tarde es utilizado por los demandados para promocionar su negocio.

Ahora bien, lo que habrá de analizarse a continuación es si la conducta descrita tiene cobertura en los arts. 6, 11.2 y 25 LCD -ilícitos concurrenciales que se invocan en el punto 7.1., folio 26, de la demanda- y art. 12 LCD -ilícito concurrencial que se invoca en el punto 7.2., folio 34, de la demanda-.

Para que una actuación competitiva en el ámbito empresarial pueda calificarse de desleal y, por tanto, prohibida, es preciso que el acto o comportamiento sea contrario a las exigencias de la buena fe o que tenga encaje en alguno de los ilícitos concurrenciales específicamente previstos en los artículos 4 a 18 de la Ley 3/1991; asimismo, el acto habrá de realizarse y con una finalidad concurrencial, en el sentido exigido por el núm. 2 del artículo 2 LCD ( SSTS de 22 de enero de 1999 y 16 de junio de 2000, EDJ 2000/12947). Una de las características del modelo de competencia que tutela la normativa de competencia desleal consiste en que la actuación de los oferentes en el mercado ha de estar basada en su propio esfuerzo (BERCOVITZ, A., Apuntes de Derecho Mercantil , Aranzadi, p. 418).

Como recalca la STS de 18 de octubre de 2000, EDJ 2000/35370, glosando y reproduciendo el preámbulo de la Ley 3/1991 'para que exista un acto de competencia desleal basta, en efecto, con que se cumplan las dos condiciones previstas en el párrafo primero del artículo 2: a) Que el acto se realice en el mercado (es decir, que se trate de un acto dotado de trascendencia externa) y que se lleve a cabo con 'fines concurrenciales' (es decir, que el acto según se desprende del párrafo segundo del artículo 2 LCD- tenga por finalidad promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero). La citada resolución añade que la legitimación pasiva permite ejercitar las acciones contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal o haya cooperado a su realización ( artículo 34 LCD). En definitiva, la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en la Ley de Competencia Desleal requiere una proyección material y efectiva en el mercado, que es el que se trata de proteger, del acto de competencia desleal, pues los actos meramente preparatorios no afloran en éste y, por tanto, no perturban los lícitos actos concurrenciales.

Habrá de examinarse si la conducta sometida a enjuiciamiento, cometida por los demandados, puede constituir alguno de los actos de competencia desleal que se han invocado en la demanda.

ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL DEL ARTÍCULO 6 LCD

El artículo 6 LCD establece que 'se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica'.

El artículo 6 LCD sanciona un acto concurrencial que es configurado como un ilícito de peligro, pues no resulta preciso que se provoque el efecto de confusión en relación a la procedencia de la prestación, basta con que el comportamiento resulte 'objetivamente idóneo' para crear confusión. Este ilícito concurrencial protege los intereses de los competidores, pero fundamentalmente los de los consumidores, en la medida en que se les puede inducir a error en relación a la procedencia empresarial del producto o prestación. En consecuencia, no se genera confusión en relación a las características del producto, lo que podría constituir un acto de engaño (en los términos del artículo 5 LCD), sino que el riesgo de confusión -incluida la modalidad de riesgo de asociación- se refiere a los medios de identificación empresarial (p.e. signos distintivos, forma de presentación de los productos).

Por otra parte, el artículo 6 LCD exige para su aplicación que la conducta enjuiciada sea susceptible de provocar un riesgo de confusión. La reciente STS nº 306/2017, de 17 de mayo, señala que 'la confusión que es considerada desleal en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal es la que guarda relación con los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos, la forma de presentación, los elementos que, en definitiva, informan a los consumidores destinatarios de los bienes y servicios sobre cuál es el origen empresarial y que pueden condensar determinadas percepciones positivas'.

La jurisprudencia ha entendido que para que pueda considerarse que se han producido actos de confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal es preciso que sean idóneos para provocar en el consumidor, no cualquier error, sino uno específico sobre el origen o la fuente empresarial de una actividad, una prestación o un establecimiento en relación con otros ajenos (en este sentido, STS de 19 de mayo de 2008): se infringiría el artículo 6 de la LCD por la utilización de cualquier medio de identificación empresarial o profesional (tanto a título de signo como por la forma de presentación de la prestación) para introducir confusión en el mercado, de modo que los potenciales clientes puedan identificar incorrectamente el origen del producto que se oferta con el de otro empresario.

La SAP de Las Palmas de 6 de julio de 2.012 señala que 'a mayor abundamiento la doctrina acostumbra a distinguir dos grandes modalidades de confusión, la confusión en sentido estricto, que tiene lugar cuando se produce un error acerca de la identidad de la empresa de la que procede la prestación, y la confusión en sentido amplio, que se identifica más con el concepto de asociación, y que se origina cuando el consumidor no sufre una confusión acerca de la empresa de procedencia, sino que, aun siendo consciente de que las mercancías tiene una procedencia empresarial diferente, supone equivocadamente que entre las empresas oferente de cada una de las prestaciones existen relaciones económicas, comerciales o de organización.'

Y 'en cualquier caso, tanto en materia de marcas como en la normativa concurrencial, lo verdaderamente determinante para apreciar ya la lesión del derecho, ya la conducta reputada desleal, no es que se produzca la confusión, sino que exista riesgo de confundibilidad, esto es, la mera posibilidad de que exista, aunque ni uno solo de los consumidores se haya confundido todavía.'

Como manifiesta CURTO POLO ('Comentario al artículo 6 LCD. Actos de confusión', Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Aranzadi, 2011), la valoración del riesgo de confusión en el Derecho de la Competencia Desleal y, por tanto, en la aplicación del art. 6 LCD, no coincide exactamente con la realizada en el ámbito del Derecho de marcas, pues los fines perseguidos son diversos en uno y otro caso. El Derecho marcario aparece configurado como un sistema registral en el que ordenadamente pueden conferirse derechos de exclusión sobre signos distintivos, mientras que la disciplina de la Competencia Desleal no otorga ningún derecho de exclusiva. A través de ella se trata de sancionar determinadas conductas realizadas en el mercado que ponen en peligro el correcto funcionamiento del mismo (MONTIAGUDO, M., 'El riesgo de confusión en el Derecho de marcas y en el Derecho contra la Competencia Desleal', ADI , 1993, pg. 77).

En el presente caso, es importante incidir en cuáles son los intereses tutelados por el ilícito concurrencial del art. 6 LCD. Se incide (CORBERÁ MARTÍNEZ) en que los actos de confusión tutelan de forma primordial los intereses de los consumidores y así, aunque se tome como referencia de la deslealtad, una conducta que se asienta sobre el valor que atesora la actividad, las prestaciones o el establecimiento de una empresa, la finalidad de la norma está orientada principalmente a la protección del consumidor en relación al proceso de toma de decisiones que lleva a cabo cuando se decanta por contratar y adquirir una concreta prestación.

También debemos tener especialmente presentes en el supuesto enjuiciado los presupuestos de este acto de competencia desleal: la acción delimitada en la norma y su efecto -consistente en el riesgo de confusión-. Es de notar, como se ha indicado, que el riesgo de confusión ha de recaer sobre la actividad, prestaciones o establecimiento ajenos, esto es, la procedencia empresarial de los productos o servicios ofertados.

En esta resolución se ha descartado la existencia de riesgo de confusión, en la configuración que se da a este concepto en la legislación marcaria. La confrontación de los signos en conflicto, tomando en consideración su semejanza gráfica, fonética y conceptual, ha arrojado un juicio con resultado negativo acerca de la existencia de riesgo de confusión.

Lo que debe efectuarse a continuación, en el ámbito de la competencia desleal, es un nuevo juicio intelectivo sobre la existencia de riesgo de confusión. Esta evaluación debe afrontarse de forma eminentemente práctica, pues de lo que se trata es de determinar si se ha producido un comportamiento susceptible de crear una situación que objetivamente pueda inducir a confusión al consumidor sobre la procedencia empresarial de la actividad desarrolla por las mercantiles demandante y demandada.

Como se ha avanzado en párrafos precedentes, el comportamiento se califica de desleal queda circunscrito a lo que se califica en la demanda de una 'imitación sistemática' de las ofertas que la demandante publica en los medios de comunicación -canal telegram, redes sociales y página web-. En la demanda se afirma, con aportación de prueba -documentos nº 5 y 6 de la demanda, que las ofertas publicitadas en los canales de telegram de la demandante y de la demandada son las mismas; también existe coincidencia en la descripción de los 'post' o anuncios y fotografías para mostrar los productos o servicios anunciados. A ello se añade otra conducta, consistente en el copiado de publicidad en redes sociales y Youtube, al que se ha hecho mención.

Pues bien, se sostiene al folio 29 de la demanda que los demandados se dedican a imitar las ofertas que publica la actora, utilizando para ello redes sociales y páginas web de idéntica denominación que las utilizadas por el demandante, lo que constituye un comportamiento idóneo para crear confusión.

Mediante escrito de alegación de hechos nuevos presentado el día 1 de diciembre de 2020, la parte actora alegaba nuevos hechos, consistentes en la creación de una nueva versión de la página web michollo.com, con un formato casi idéntico a la página web de la demandante. Y, por otra parte, se alega que, en fecha 4 de noviembre de 2020, la parte contraria publicitó a través de su canal de Telegram 'Canaldechollos' la creación de una nueva aplicación móvil 'Michollo': esta aplicación móvil de la demandada, si se confronta con la aplicación móvil de mi actora, 'Chollometro', se constata que la configuración de ambas es idéntica.

Por lo que respecta a la semejanza entre los signos distintivos -cuestión alegada en la demanda- se hace una remisión a las conclusiones que se alcanzan en esta resolución en relación a esta cuestión y a la imposibilidad de acometer un nuevo análisis desde el prisma de la legislación de competencia desleal.

Las actuaciones a las que debe referirse el enjuiciamiento del acto de competencia desleal son, por tanto, las restantes que acaban de especificarse.

Pues bien, en el supuesto enjuiciado, atendido el modelo de negocio de ambas mercantiles, que ya se ha descrito en esta resolución, para que se dé el acto de competencia desleal del art. 6 LCD el comportamiento deberá ser idóneo para crear confusión en relación a la actividad que desarrollan ambas partes, de tal forma que el consumidor dude sobre la procedencia empresarial del servicio que se oferta.

Comprobamos que no se dan los requisitos para la concurrencia de este acto de competencia desleal. Para ello, debemos acudir en primer lugar a los medios de difusión asociados a la demandante y a la demandada, que se explicitan en el dictamen pericial aportado como documento nº 6 de la demanda. Se comprueba:

* En cuanto a los canales de difusión en Telegram, que no existe ni identidad denominativa en los canales -@chollos y @descuentos, que pertenecen a la demandante y @canaldechollos y @canaldescuentos, que están vinculados al demandado Sr Gines- ni tampoco en sus respectivos elementos gráficos identificativos.

* La misma conclusión se alcanza en relación a las páginas de internet de ambas partes: de la actora, chollometro.com y reyesdelchollo.com; de la demandada, canaldechollos.com y michollo.com. La confrontación visual de las dos páginas web, en la presentación de ambas, no presenta similitudes relevantes e idóneas para crear el riesgo de confusión al que se alude en la demanda. Así se constata con la visualización del esquema de los medios de difusión que se contiene al folio 5 del dictamen pericial aportado por la demandante.

También se hace hincapié en la demanda en las fechas de creación y denominaciones de las páginas web empleadas por ambas partes. Pero lo cierto es que al folio 11 del dictamen pericial aportado como documento nº 5 de la demanda se especifican las fechas de creación de las páginas y se comprueba que la primera que se creó fue la del Sr. Gines -dominio michollo.com, que se registró el 29 de abril de 2008-. La web canaldechollos.com, vinculada a los demandados, se creó el día 27 de diciembre de 2015 y, por tanto, en fecha a la página chollómetro.com de DLM -creada en julio de 2016-. La web de la actora, reyesdelchollo.com, se creó el día 1 de diciembre de 2015, pero no se puede soslayar que la primera página registrada fue la del Sr. Gines en el año 2008.

En definitiva, ambas mercantiles, competidoras en el mercado, con idéntico modelo de negocio, desarrollan su actividad empleando para ello medios de difusión en internet y redes sociales. Las denominaciones empleadas y los elementos gráficos que se utilizan en estos medios de difusión son diversos y perfectamente diferenciados; el empleo, en ambos casos, del vocablo 'chollo' o 'descuento' es descriptivo de la actividad desarrollada por ambas.

Llegados a este punto, es preciso incidir en uno de los parámetros que han de emplearse para realizar el juicio comparativo que conducirá a concluir si, en el supuesto concreto, existe un acto de competencia desleal del artículo 6 LCD. Para ello habrá de tomarse en consideración el estándar del consumidor que, según lo expuesto, habrá de ser el consumidor medio, 'razonablemente informado, atento y perspicaz' en el sector específico de mercado en el que se produce el acto concurrencial. En este sector del comercio por internet y redes sociales, las denominaciones sensiblemente distintas, con disposiciones diferenciadas de las páginas web y los elementos gráficos diversos que se utilizan en los canales de telegram de ambas mercantiles -con un análisis que ha de acometerse desde la figura del consumidor medio de esta categoría de servicios-, conduce a no considerar concurrente el riesgo de confusión.

Partiendo de las premisas anteriores, es relevante tener en cuenta que el copiado -no sistemático, sino puntual- de determinadas ofertas, o de los post o anuncios, publicitados por la actora, no tiene la idoneidad pretendida para generar riesgo de confusión en el consumidor, en los términos exigidos en el art. 6 LCD. Es de notar que en el dictamen pericial aportado como documento nº 6 de la demanda se señala que los anuncios con similitudes publicados en canales Telegram de DLM, que presentan esta similitud notable con los publicados en los vinculados al Sr. Gines, representan globalmente entre un 10,85% y un 6,89% del total de los anuncios publicados en los Canales de difusión vinculados a DLM y descargados a efectos de este procedimiento. Y, como conclusión:

'En conclusión, hemos observado una operativa de copiado de los anuncios publicados en los Canales de difusión vinculados a DLM hacia los Canales de difusión vinculados al Sr. Gines que alcanza entre aproximadamente un 11% y un 7% de dichos anuncios'.

Del mismo modo, el análisis realizado por los peritos respecto de los anuncios Web no ofrece datos determinantes, de los que quepa concluir la actuación sistemática de copiado, que es la tomada en consideración para el enjuiciamiento del acto ilícito del art. 6 LCD. A esta cuestión se alude en el dictamen pericial aportado como documento nº 9 de la contestación a la demanda, en el que se niega la actividad de copiado -v. conclusiones del informe pericial, en el que se incide en las manifestaciones que se contienen en el dictamen de KPMG respecto de la ratio de plagio; se trata de coincidencia en los anuncios, no de identidad total-. Por lo que respecta al testigo Carlos Jesús, ex empleado de Gines que depuso en el acto del juicio y manifestó que Gines le daba instrucciones para la copia de anuncios, debe tenerse en cuenta: que se formuló tacha del testigo por enemistad manifiesta con el demandado -v. escrito de 18 de noviembre de 2020-, lo que merma notablemente la verosimilitud y fuerza probatoria de sus declaraciones; además, las declaraciones vertidas por el testigo en relación a la actividad de copiado mientras fue empleado del demandado no alteran las conclusiones alcanzadas en la presente resolución en relación al encaje jurídico de los hechos enjuiciados en los actos de competencia desleal que se invocan en la demanda.

Así, como se expone en las conclusiones del dictamen emitido por Visitacion y Pedro Miguel, es importante tener en cuenta: i) la actividad diaria desarrollada por HREF DIGITAL, que se basa, esencialmente, en localizar las mejores ofertas en Internet utilizando, para ello, una serie de herramientas (externas e internas) que permiten la visualización de las bajadas de precio de los productos, y, ii) la cuestionable operativa de copiado a que se alude en el dictamen de KPMG, ya que la coincidencia se halla 'en el modelo de negocio y el modo en el que se desarrolla la actividad empresarial de ambas mercantiles', como lo es el modelo del resto de empresas competidoras que funcionan como agregadores de contenido.

Tampoco la utilización de actuaciones publicitarias que llegan a calificarse, no de idénticas, sino de similares al folio 14 del dictamen pericial de KPMG es una actuación idónea para integrar un acto de competencia desleal. Se trata, en realidad, de una conducta asociada al libre juego de la competencia, sin que sea admisible que una empresa pueda monopolizar un determinado medio o cauce de promoción de sus productos o servicios.

Y, por lo que respecta al escrito de alegación de hechos nuevos que presentó la demandante, no se observa, en la confrontación de imágenes que se contiene en el escrito señalado, que exista una semejanza susceptible de crear confusión en relación a la procedencia empresarial de los servicios que prestan ambas mercantiles, ni en la nueva versión de la página web michollo.com ni tampoco en la aplicación móvil 'Michollo' de la demandada.

ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL DEL ARTÍCULO 11.2 LCD

El art. 11, apartados 1 y 2, LCD establece.

'1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica'.

En este ilícito concurrencial el objeto de la imitación son las características materiales de las prestaciones. La reproducción, idéntica o sustancialmente similar, ha de estar referida a los resultados del trabajo ajeno: productos, servicios, estrategias publicitarias, comerciales, u organización, cualquiera que sea la forma de exteriorización, en medios corporales o inmateriales (CORBERÁ MARTÍNEZ, Actos de competencia desleal y su tratamiento procesal, Tirant lo Blanch, 2020).

Para que la imitación sea desleal, debe resultar idónea para generar asociación, siempre que concurra el requisito de la evitabilidad -cfr. STS nº 275/2017, de 5 de mayo-. Además de poseer singularidad competitiva, esta resolución exige que la prestación imitada goce de singularidad competitiva por poseer rasgos que la diferencien de prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que el destinatario pueda identificarla y reconocerla y concluye que 'el riesgo de asociación no concurre cuando la prestación imitada, por sus características, no es relacionada por sus destinatarios con un determinado origen empresarial'.

Los supuestos de imitación desleal que contempla el art. 11 LCD son los siguientes: deslealtad por confusión, deslealtad por aprovechamiento indebido de la reputación ajena, deslealtad por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y deslealtad por obstaculización.

En la fundamentación jurídica de la demanda, después de referirse a la existencia de actos de imitación desleal, al folio 32 y 33 de señalan los requisitos para que nos hallemos ante este ilícito concurrencial. Nada se explicita expresamente en cuanto a la modalidad de imitación desleal que se imputa a los demandados, pero parece que se trataría de las tres primeras señaladas, por cuanto se alude: a la confusión generada en los consumidores; al aprovechamiento de la reputación y esfuerzo de la demandante.

Por lo que respecta a la deslealtad por confusión, se hace una remisión a los razonamientos contenidos en esta resolución en relación a la falta de aptitud para causar riesgo de confusión -o asociación- de las actuaciones que se imputan a los demandados. Además, ha de tenerse en cuenta que el presupuesto de la confusión jurídicamente relevante que la forma imitada sea conocida en el tráfico como indicador de la procedencia empresarial (Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal, MARTÍNEZ SANZ (Dir.): en relación a esta última circunstancia, basta señalar que nada se ha probado por la parte actora.

Tampoco se dan los requisitos de la deslealtad por aprovechamiento indebido de la reputación ajena, ya que no se ha probado que la imitación de las prestaciones de la demandante se haya realizado con la finalidad de valerse del prestigio -no acreditado- de la prestación original. La doctrina autorizada ha considerado subsumibles en el ilícito concurrencial analizado los supuestos de imitación de prestaciones dotadas de formas especialmente atrayentes para el consumidor - singularidad competitiva-, por el prestigio o fama que llevan aparejados. En este supuesto, no se ha probado que las prestaciones reúnan la singularidad competitiva exigida para la existencia de este acto de competencia desleal.

Por último, en relación a la deslealtad por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, se trata un supuesto próximo a la 'reproducción' o imitación por reproducción, que tampoco concurre en este caso. Es de notar que en el informe pericial que constituye elemento esencial de la base probatoria de la que se ha valido la parte actora se incide en varias ocasiones en la 'similitud' de los anuncios. Este factor hace que devenga inaplicable esta variante de los actos de imitación a la que, sin demasiada precisión, se hace referencia en la demanda.

ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL DEL ARTÍCULO 12 LCD

Dispone el artículo 12 LCD que 'se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como 'modelo', 'sistema', 'tipo', 'clase' y similares'.

Como manifiesta la SAP de Valencia de 3 de octubre de 2016 al establecer la diferenciación entre el ilícito concurrencial del artículo 6 LCD y el previsto en el artículo 12 LCD, 'las diferencias son igualmente notables al introducirse el componente finalístico de 'aprovechamiento de la reputación ajena ', siendo indiferente que genere o no confusión y sin que tenga que venir ocasionada por la forma de presentación de los productos, exigiéndose que se trate de empresas de determinado renombre aquellas cuya reputación es explotada. Por ello, a pesar de que es posible que una misma conducta sea encajable en ambos preceptos (6 y 12) no es necesario que sea así (por ejemplo, cuando el aprovechamiento no causa confusión o, pese a causarla, no venga motivada por la forma de presentación de los productos)'.

La STS nº 107/2016, de 1 de marzo, recuerda que 'el art. 12 LCD contiene la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado. Para su apreciación es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado, que en este caso no se le niega a la denominación de origen 'Champagne'. Pero también es necesario que la conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito suponga un comportamiento adecuado para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena'.

A este precepto y a su distinción con el artículo 6 LCD se refiere la STS nº 450/2015, de 2 de septiembre:

'Los rasgos más característicos de este tipo, fueron expuestos por la Sentencia 746/2010, de 1 de diciembre (RJ 2011, 1168) , y reiterados por la Sentencia 95/2014, de 11 de marzo (RJ 2014, 2245) . De entre ellos, en relación con el presente pleito, conviene resaltar:

i) Este tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales, como también sucede con el tipo del art. 6º LCD, y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales (prestaciones, productos).

ii) Este precepto ( art. 12 LCD) contiene la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado.

iii) Para la apreciación de este ilícito competencial es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal 'reputación' comprende los de fama, renombre, crédito, prestigio, goodwill, buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2LEC).

iv) La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores (Sentencia 513/2010, de 23 de julio (RJ 2010, 6571)'.

La STS de 11 de marzo de 2014 incide en la necesidad de que el comportamiento sea adecuado para llevar a cabo el aprovechamiento del prestigio de un tercero en el mercado:

'La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión 'signo', como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-'.

Pues bien, en este caso, debe rechazarse que nos hallemos ante este ilícito concurrencial. En primer lugar, no existe prueba suficiente de la existencia de la reputación industrial, comercial o profesional de la mercantil demandante. Este prestigio sólo puede lograrse cuando se ha alcanzado cierto grado de implantación en el mercado; la carga de la prueba de este hecho incumbe a la parte demandante. La conducta desleal que sanciona el precepto analizado consiste en un aprovechamiento del prestigio ajeno, de corte parasitario.

Al respecto, únicamente se incluyen en la demanda algunas afirmaciones genéricas en las que se indica que los demandados se aprovechan de la buena reputación en el mercado de DLM. Es más, en el análisis que se hace a los folios 34 a 36 de la demanda, respecto de los requisitos que se exigen para la apreciación del acto de competencia desleal del art. 12 LCD, nada se prueba ni alega en relación a la reputación o buena fama industrial, comercial o profesional de la demandante.

Por otra parte, también ha sido difícil el deslinde doctrinal y jurisprudencial entre la conducta desleal del art. 11.2 LCD -aprovechamiento indebido de la reputación ajena- y la explotación de la reputación ajena del art. 12 LCD. Se ha defendido que el criterio delimitador se halla en el ámbito objetivo de aplicación de ambos preceptos, de modo que en el art. 11.2 LCD -ut supra analizado- encajan los supuestos de imitación de prestaciones, mientras que en el art. 12 LCD tienen cabida los supuestos de empleo de signos distintivos ajenos de cualquier clase.

En el supuesto enjuiciado, los hechos alegados en la demanda tienen, desde el punto de vista teórico, un mejor encaje en el art. 11.2 LCD. Por ello, a mayor abundamiento, parece que en este caso quedaría descartada la aplicación del art. 12 LCD.

PRÁCTICA COMERCIAL DEL ARTÍCULO 25 LCD

Este precepto contempla en estos términos las prácticas engañosas por confusión:

'Se reputa desleal por engañoso promocionar un bien o servicio similar al comercializado por un determinado empresario o profesional para inducir de manera deliberada al consumidor o usuario a creer que el bien o servicio procede de este empresario o profesional, no siendo cierto'.

No se dan en el presente caso los presupuestos para que exista la práctica engañosa por confusión que contempla este precepto. Aunque el art. 25 incide en los actos de imitación, lo relevante en este caso es que no se ha acreditado que se haya inducido 'de manera deliberada al consumidor o usuario a creer que el bien o servicio procede de este empresario o profesional' -en este caso, que la procedencia empresarial es de los demandados-.

SEXTO.- En cuanto a las costas, conforme a lo que establece el apartado 1 del artículo 394LEC, no procede imponer las costas a ninguna de las partes, pues en el presente supuesto concurren dudas razonables de derecho, que justifican la no imposición de costas.

Fallo

1) DESESTIMO la demanda interpuesta por DIGITAL LINK MARKETING S.L., asistida por el Letrado Sr. Serrano Fenollosa y representada por el Procurador Sr. Tovar de Castro, contra los demandados, HREF DIGITAL S.L. y Gines, representados por la Procuradora Sr. Uriarte González-Camino y asistidos por el Letrado Sr. Touriño Pena.

2) DESESTIMO la demanda reconvencional interpuesta por HREF DIGITAL S.L. y Gines, representados por la Procuradora Sr. Uriarte González-Camino y asistidos por el Letrado Sr. Touriño Pena, contra DIGITAL LINK MARKETING S.L., asistida por el Letrado Sr. Serrano Fenollosa y representada por el Procurador Sr. Tovar de Castro.

Todo ello sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Esta resolución no es firme. Contra ella cabe recurso de apelación que deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación.