Sentencia Civil Nº 424/2009, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 310/2008 de 16 de Diciembre de 2009

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 310/2008-1ª

JUICIO ORDINARIO 15/2007

JUZGADO MERCANTIL Nº 5 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 424/09

Ilmos. Sres/a.

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUÍS GARRIDO ESPA

Dª ELENA BOET SERRA

En la ciudad de Barcelona, a dieciséis de diciembre de dos mil nueve.

Vistos, en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario número 15/2007 seguidos ante el Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona a instancia de PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE HORMIGÓN, S.L. representada por el procurador José Luís Aguado Baños contra PAVIMENTOS IMPRESOS CPJ, S.L., representada por el procurador Federico Barba Sopeña. Estos autos penden ante la Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de fecha 11 de diciembre de 2007.

Antecedentes

PRIMERO.- La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente:

"Con desestimación íntegra de la demanda interpuesta por el procurador Sr. Aguado Baños, en nombre y representación de PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE HORMIGÓN S.L., no ha lugar a imponer la cesación de actividad ni condena al pago de indemnizaciones instadas por aquella contra PAVIMENTOS IMPRESOS CPJ S.L, ni a realizar ninguno de los pronunciamientos derivados".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación de PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE HORMIGÓN , S.L., mediante escrito del que se dio traslado a la otra parte, que se opuso. Elevados los autos a la Sala, previo emplazamiento de las partes, se señaló para la votación y fallo del recurso el día 11 de febrero de 2009.

TERCERO.-En la tramitación del juicio se han observado las prescripciones legales.

Es Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª ELENA BOET SERRA.

Fundamentos

PRIMERO: La parte actora, PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE HORMIGON, S.L., formula demanda de juicio ordinario contra la entidad PAVIMENTOS IMPRESOS CPJ, S.L. por incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato suscrito con fecha 1 de junio de 1999, bajo el título de "contrato de aportación de tecnología y asistencia", en concreto, por incumplimiento de las obligaciones dimanantes de los pactos de lealtad y no competencia post contractuales y, todo ello, con fundamento en la LCD, con invocación de los arts. 5, 13 y 18 de la LCD , así como en las siguientes normas generales relativas al incumplimiento de obligaciones del Código Civil: arts. 1.088, 1.089, 1.091, 1.094, 1.096, 1.097, 1.100, 1.101, 1.107, 1.108, 1.124, 1.254, 1.255, 1.256, 1.258 y 1.278.

La sentencia de primera instancia desestima la demanda por acoger, con arreglo al art. 21 de la LCD , la excepción de prescripción de las acciones de competencia desleal ejercitadas en la demanda, que el Sr. Magistrado a quo considera como las únicas acciones que han sido ejercitadas.

La actora se alza contra dicho pronunciamiento alegando los siguientes motivos de apelación:

Primero, no prescripción de las acciones de competencia desleal ejercitadas por cuanto (a) la actora inició a los ocho meses de la resolución contractual los trámites imprescindibles para fundamentar la demanda y, además, (b) la conducta desleal denunciada fue constante y continuada desde el 1 de junio de 2004 hasta la actualidad. De lo que, a juicio de la actora, el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción se actualiza diariamente por ser con esa frecuencia con la que se suceden los actos violatorios.

Segundo, errónea valoración de la prueba que ha llevado al juez a quo a la conclusión de que no hubo cesión de tecnología y de know-how. Sostiene la actora- apelante que un correcto análisis de lo pactado en el contrato suscrito con fecha 1 de junio de 1999 debe concluir que la actora no se limitó a suministrar materiales y productos a la demandada, sino que le cedió el know-how, las marcas, la tecnología y la asistencia referente al pavimento impreso sobre hormigón, que se refiere bajo el epígrafe PAVIPRINT del contrato. Además, alega que la demandada reconoció en el texto del contrato suscrito la titularidad de la actora sobre la marca y el know-how, pactándose la obligación de la demandada de abstenerse en la continuación de toda comercialización del pavimento impreso por plazo de dos años, sin que la prueba obrante en autos acredite que lo pactado en el referido contrato no regulaba las auténticas relaciones entre las partes.

Tercero, injusto enriquecimiento de la demandada, conforme el art. 18 LCD y la teoría general de los contratos, por los ingresos obtenidos en "la parcela de negocio que le venía vetada" por el contrato. Aduce la apelante que el incumplimiento de los pactos de no competencia contenidos en el contrato ha determinado que la demandada continúe interviniendo en el tráfico mercantil del pavimento impreso, prevaliéndose de la situación de ventaja comercial obtenida tras el período en que fue franquiciado de PAVIPRINT por lo que, en lugar de mantenerse dos años sin intervenir en el tráfico del pavimento impreso, se ha aprovechado del rédito de los años en que fue licenciatario de PAVIPRINT. También sostiene la apelante que dicha conducta constituye un acto de competencia desleal, por considerar que es ilícito intervenir en el ámbito comercial tras finalizar el contrato de franquicia y durante el plazo de tiempo pactado, y, además, que las normas comunitarias que limitan el plazo de no competencia post contractual a un año, y que han sido invocadas por la demandada, son de fecha posterior a la suscripción del contrato y, por ello, no le son aplicables.

La demandada se opone al recurso de apelación reiterando en lo esencial los argumentos opuestos en su contestación a la demanda e interesa la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO: La conducta denunciada por la actora consiste en la realización por la demandada de "sus tareas comerciales y empresariales en el ámbito del pavimento impreso sobre hormigón" tras la finalización del contrato de fecha 1 de junio de 1999, que la actora califica jurídicamente como contrato de franquicia. Dicha conducta es, a juicio de la actora, constitutiva de un acto de competencia desleal y de infracción contractual, invocando en los fundamentos de derecho los arts. 5 y 13 de la LCD y el art. 1.101, entre otros, del Código Civil . En el suplico de la demanda se solicita que "se tenga por formulada demanda de juicio ordinario contra PAVIMENTOS IMPRESOS CPJ S.L., por el incumplimiento por esta mercantil de las obligaciones derivadas del Contrato de Aportación y Asistencia Tecnológica de 1 de junio de 1999 (..)". Además, en el acto de la audiencia previa la parte actora manifestó, a preguntas del Sr. Magistrado a quo, que ejercitaba de forma conjunta acciones de competencia desleal y la acción de incumplimiento contractual. Es así que, a pesar de no indicarse en la demanda con demasiada claridad las acciones que se ejercitan, debe concluirse, de conformidad con la suplica de la demanda, que la causa o razón de pedir no es exclusivamente la realización de un ilícito desleal sino, también, la infracción contractual. De lo que se sigue que el enjuiciamiento de la conducta atribuida a la demandada puede realizarse en cuanto acto de competencia desleal, con arreglo a la LCD, e infracción contractual, de conformidad con la normativa general de incumplimiento de las obligaciones contractuales y de la normativa de defensa de la competencia, a los efectos de enjuiciar la validez de acuerdo con el derecho de la competencia de los pactos que se alegan infringidos.

TERCERO: En relación al acto de competencia desleal, procede en un orden lógico examinar la existencia de un ilícito de competencia desleal con carácter previo al juicio de concurrencia de la prescripción de las acciones de competencia desleal con arreglo al art. 21 LCD .

Así, respecto a la calificación de ilícito desleal de la conducta imputada al demandado debemos significar, en primer lugar, que para ello es menester incardinar la conducta en uno de los tipos de deslealtad estipulados en los arts. 5 a 17 de la LCD , no siendo suficiente para ello la simple invocación de los arts. 5 y 13 LCD en los fundamentos de derecho, como se formula en la demanda rectora de estas actuaciones.

La cláusula general del art. 5 LCD contempla un supuesto de ilicitud con sustantividad propia (SSTS 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007 ), que entraña una norma completa (STS 29 de diciembre de 2.006 ), por lo que no cabe su alegación si los actos se contemplan en otra norma (SSTS 7 de junio de 200, 23 de junio y 28 de septiembre de 2005 ); y su infracción obliga a identificar las razones en que se funda la deslealtad de la conducta (STS 24 de noviembre de 2006 ), sin que baste citar el precepto en los fundamentos de derecho de la demanda (STS 19 de mayo de 2008 ).

En segundo término, debe señalarse que el incumplimiento contractual no es per se constitutivo de competencia desleal (STS 25 de octubre de 2000 y sentencias de esta Sala de 23 de marzo y 30 de mayo de 2005, 1 de febrero y 18 de diciembre de 1996 , entre otras), aún cuando la infracción proporcione una ventaja competitiva al infractor, pues de los contratos no surgen normas generales de conducta, sino particulares, sólo vinculantes para quienes los otorgan. El reproche de ilicitud, desde la óptica del art. 5 LCD , no nace, por consiguiente, con carácter general, del quebrantamiento de una relación contractual que vincule a la persona que la realiza con aquella otra cuyo interés queda afectado por esa actuación. La conducta que la actora imputa a la demandada se apoya en un alegado incumplimiento de unos pactos de no concurrencia post contractuales que obran en un contrato entre las partes aquí litigantes. Es decir, la actuación comercial realizada por el demandado tras la finalización del contrato de 1 de junio de 1999 que, a juicio de la actora, atenta los pactos contractuales aludidos. Lo que excluye su enjuiciamiento como ilícito desleal y determina su examen sólo como ilícito contractual, salvo que, como señalábamos en las citadas sentencias de esta Sala, la infracción contractual esté tipificada deslealmente como un acto desleal (por ejemplo, la divulgación o explotación de secretos industriales o empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva en el sentido sancionado por el art. 13 de la LCD ).

Pero, bien sea bajo la óptica del art. 5 LCD o bien del art. 13 , el reproche de deslealtad se desvanece, además de por las razones arriba expresadas, porque no hay debida constancia de qué tecnología constitutiva de secreto empresarial fue cedida y es objeto de explotación por la demandada. Es más, la actora se limita a denunciar como ilícito desleal que la demandada después de finalizar el contrato continuara comercializando o explotando la actividad en pavimentos impresos sobre hormigón, sector del mercado que, a juicio de la actora, tenía vetado intervenir directa o indirectamente durante dos años en virtud del pacto de no competencia post contractual. Sin embargo, ello no es suficiente para dejar debida constancia de que la demandada tras la finalización del contrato ha explotado la tecnología o secretos empresariales de la actora, máxime cuando es un hecho incontrovertido que en el sector comercial del pavimento impreso operan una pluralidad de empresas y es, además, un hecho probado (documentos 4 a 10 de la contestación a la demanda) que la demandada, con mayores o menores beneficios, también se dedicaba a dicha actividad antes de contratar con la actora, más concretamente, desde 1995. No procede declarar la deslealtad por explotación de secretos empresariales ex art. 13 LCD , por no resultar probado, ni haber aportado la actora datos para ello, que la actividad realizada por la demandada con posterioridad a la finalización del contrato constituía la explotación del know-how de la actora u de otros secretos industriales o empresariales.

Descartada la existencia de un ilícito concurrencial desleal resulta innecesario enjuiciar la prescripción de las acciones de competencia desleal ejercitadas.

CUARTO: La actora también ejercita una acción de incumplimiento contractual por infracción de las obligaciones de no competencia post contractual estipuladas en el contrato de fecha 1 de junio de 1999, cuyo contenido es el siguiente: "Pacto de no-competencia.- Vigente el Contrato del Franquiciado con P.I .s.H, S.L. y durante los dos años siguientes a la expiración del dicho contrato por cualquier causa el Franquiciado acuerda que, directamente o indirectamente, no operará, poseerá, estará empleado por o asesorará con ninguna empresa o entidad que ofrezca sistemas de trabajo siguiendo técnicas similares a las utilizadas por P.I.s.H., S.L.".

Es un hecho incontrovertido que la actora, tras denunciar con fecha 7 de mayo de 2004 el contrato suscrito con fecha 1 de junio de 1999, continuó ejerciendo su actividad en el mercado del pavimento impreso sobre hormigón. Estimamos, sin embargo, que ello no es suficiente para apreciar la infracción de la obligación contractual de no competencia estipulada, siendo necesario que concurran otros dos presupuestos, a saber: primero, que en el ejercicio de dicha actividad el demandado utilice "técnicas similares a las utilizadas" por la actora; y, segundo, la validez de dicha cláusula contractual de conformidad con las normas de defensa de la competencia.

En cuanto a la técnica empleada por la demandada en el ejercicio de la actividad comercial del pavimento impreso, la actora no ha probado ni tan siquiera argumentado aspecto alguno sobre la técnica empleada por el demandado.

En cuanto a la validez de la cláusula contractual, debe determinarse con arreglo a las normas de defensa de la competencia. A esos efectos, constituye cuestión controvertida en autos tanto la naturaleza jurídica del contrato litigioso como la normativa por la que debe regirse. En cuanto a la normativa aplicable, existe controversia entre las partes sobre si resulta de aplicación el Reglamento (CEE) nº 4087/88 de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988 , relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 85 del tratado a categorías de acuerdos de franquicia o el Reglamento (CE) nº 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999 , relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica del contrato suscrito, la parte actora sostiene que es un contrato de franquicia, por mediar cesión de know-how y marca, sin que pueda impedir dicha calificación que no se hubiera pactado precio o royalty por tal transmisión y que la retribución al cedente se obtenía con el margen de beneficio por el suministro en exclusiva a la cesionaria de los materiales necesarios para la implantación del pavimento impreso. La demandada aduce que el contrato debe calificarse de suministro de mercancías por no haberse cedido ni know-how, ni asistencia, ni marcas.

No obstante, las referidas cuestiones controvertidas pueden resultar irrelevantes para la resolución de la cuestión nuclear de enjuiciamiento, esto es, la validez de la cláusula post-contractual de competencia, por cuanto su validez está sujeta, en todo caso, al cumplimiento de la siguiente condición: que el cumplimiento de la obligación de no competencia post contractual sea indispensable para proteger los conocimientos técnicos transferidos por la actora a la demandada.

A la fecha de suscripción del contrato litigioso estaba en vigor el Reglamento (CEE) 4087/88, cuyo art. 9 estipulaba su aplicación hasta el 31 de diciembre de 1999 . El art. 12 del Reglamento (CE) 2790/99 prorrogó la vigencia de las exenciones establecidas en el Reglamento 4087/88, así como las establecidas en los reglamentos de la Comisión (CEE) nºs. 1983/83 y 1984/83, relativos a los acuerdos de distribución exclusiva y de compra exclusiva, respectivamente, hasta el 31 de diciembre de 2000 y, además, suspendió la aplicación del art. 81.1 TCE hasta el 31 de diciembre 2001 , para los acuerdos que estuvieran en vigor el 31 de mayo de 2000 y cumplieran las condiciones de exención de los anteriores Reglamentos.

De lo que debe concluirse que la validez de una obligación de no competencia impuesta por un contrato de franquicia o de suministro en exclusiva suscrito en 1999 y finalizado el 4 de mayo de 2004, debe examinarse, hasta el 31 de diciembre de 2001, de conformidad con los Reglamentos anteriores; y a partir de 31 de diciembre de 2001, con arreglo al vigente Reglamento 2790/1999, cuyo art. 5 , letra b), establece que la aplicación de la exención a cualquier obligación directa o indirecta que prohíba al comprador, tras la expiración del acuerdo, fabricar, comprar, vender o revender bienes o servicios está sujeta, entre otras condiciones, a que "sea indispensable para proteger conocimientos técnicos transferidos por el proveedor al comprador". Y en el art. 1, letra f, del citado Reglamento se especifica que por "conocimientos técnicos" se entenderá un conjunto de información práctica no patentada derivada de la experiencia del proveedor y verificada por éste, que es secreta, substancial y determinada; en este contexto, se entenderá por "secreta" que los conocimientos técnicos, considerados globalmente o en la configuración y ensamblaje preciso de sus elementos, no son de dominio público o fácilmente accesibles; se entenderá por "substancial" que los conocimientos técnicos incluyen información que es indispensable al comprador para el uso, la venta o la reventa de los bienes o servicios contractuales; se entenderá por "determinada" que los conocimientos técnicos deben estar descritos de manera suficientemente exhaustiva, para permitir verificar si se ajustan a los criterios de secreto y substancialidad".

La actora, como ya hemos dicho en el fundamento de derecho anterior, basa la infracción contractual en la conducta de la demandada de continuar comercializando pavimento impreso tras la finalización de la relación contractual con la actora, pero no dirige su esfuerzo probatorio a acreditar si la demandada utiliza o explota conocimientos técnicos determinados y substanciales para la realización del pavimento impreso sobre hormigón, ni tampoco en qué medida la realización de dicha actividad por la demandada puede lesionar o vulnerar los conocimientos técnicos de la actora.

La propia actora afirma que para la realización de la técnica que emplea para la impresión de pavimentos sobre hormigón es necesaria la utilización de unos moldes y colores que la actora suministraba en exclusiva a la demandada. En ese sentido, se indica en la demanda que "es imprescindible la fabricación misma de los productos -Diseños- que componen la aplicación, que básicamente consiste en color endurecedor y polvo liberador, que junto con otros productos químicos son aplicados al hormigón fresco para lograr los acabados con cierto atractivo que se detallan gráficamente en los impresos referidos". Los indicados colores y polvo liberador o desencofrantes son suministrados, con carácter exclusivo, por la actora e identificados con referencias numéricas para la identificación en cada una de sus formas y acepciones técnicas y gráficas (según resulta del documento 15-B de la demanda). También en la información on line referente a la empresa PAVIPRINT y a la actividad que desarrolla (aportada como documento 12 de la demanda), consta que "el sistema PAVIPRINT consiste en imprimir, estampar, texturar y colorear el hormigón", que "PAVIPRINT ofrece más de 30 modelos/patenas, con una amplia variedad de colores standard y mezclas a su gusto" y señala como esencial en la diferencia de PAVPRINT de los demás competidores tanto los materiales como el "Diseño de los moldes, desarrollados por el departamento de investigación y desarrollo de PAVIPRINT, que reproducen fielmente piezas naturales, especialmente diseñadas para conseguir el más alto nivel de calidad superficial. En este sentido, puede afirmarse que los moldes de Paviprint, tanto en sus materiales como en su diseño, van una generación por delante de sus competidores", además, de referirse también a la especialización de su personal como a la actitud de servicio al cliente. Así, destacados como esencial para la actividad del pavimento impreso Paviprint tanto los materiales como el diseño que se obtiene con estos, estimamos que resulta determinante destacar el hecho acreditado de que la demandada tras la finalización del vínculo contractual dejó de utilizar los moldes, que fueron recomprados por la actora (documento 2 de la contestación a la demanda), y los colores suministrados exclusivamente por la actora, sin que conste en autos la técnica empleada por la demandada para la realización de la actividad del pavimento impreso.

De los hechos acreditados en autos no resulta, pues, que la demandada en su actividad comercial del pavimento impreso, desarrollada tras la finalización de la relación contractual con la actora, utilice conocimientos técnicos transferidos por la demandada que diferencien su actividad de la que puedan llevar a cabo otras empresas del sector, ni, tampoco, como puede la demandada con la comercialización del pavimento impreso que lleva a cabo en el mercado lesionar conocimientos técnicos de la actora. De tal suerte, la falta de prueba de la utilización o lesión de conocimientos técnicos determinados y substanciales de la actora para la realización del pavimento impreso sobre hormigón, conlleva que desestimemos la pretensión de infracción contractual ejercitada por la actora.

QUINTO: Desestimado el recurso de apelación, procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante (art. 398.1 LEC ).

Fallo

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE HORMIGON, S.L., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona con fecha 11 de diciembre de 2007 , en autos de los que dimana el presente Rollo, que CONFIRMAMOS, con imposición de las costas de esta segunda instancia a la parte apelante.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.