Sentencia CIVIL Nº 427/2017, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 45/2014 de 26 de Octubre de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL ESPAÑOL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA n.º 45 (U-8) 14.

PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 758/11.

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 2.

SENTENCIA 427/2017

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).

En la ciudad de Alicante, a veintiséis de octubre del año dos mil diecisiete.

El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados, ha visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marcas de la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto, de una parte, por L'ORÉAL S.A., Carlota , THE POLO LAUREN LP, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, BIOTHERM SOCIETÉ MONEGASQUE, JEAN CACHAREL, S.A., PARFUMS GUY LAROCHE S.A., MME María Antonieta y L'ORÉAL ESPAÑA, S.A; y, de otra, por NOVA ENGEL, SL, siendo todas ellas apelantes y apeladas, por tanto, en esta alzada, interviniendo, respectivamente, con sus Procuradoras D. ª CRISTINA QUINTAR MINGOT y D. ª PILAR FOLLANA MURCIA, con la dirección letrada respectiva de D. ª AMAYA ORTÍZ LÓPEZ y D. JOSÉ MARÍA LAFUENTE BALLE.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, se dictó Sentencia, de fecha 24 de septiembre de 2013, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 'Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Cristina Quintar Mingot, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles LÂ?OREAL, S.A., THE POLO LAUREN LP, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ ET CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, JEAN CACHAREL, S.A., LÂ?OREAL ESPAÑA, S.A., MME María Antonieta y PARFUMS GUY LAROCHE, S.A.., contra NOVA ENGEL, S.L. sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la reconvención interpuesta por doña Pilar Follana Murcia, Procuradora de los Tribunales y de NOVA ENGEL, S.L. contra LÂ?OREAL, S.A., Carlota , THE POLO LAUREN LP, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ ET CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, JEAN CACHAREL, S.A., LÂ?OREAL ESPAÑA, S.A., MME. María Antonieta y PARFUMS GUY LAROCHE, S.A. con expresa condena en costas a la parte reconviniente.

Dicha sentencia fue aclarada mediante auto de fecha 15 de octubre de 2013, cuya Parte Dispositiva establece:'Que debo estimar y estimo la solicitud de subsanación de omisión efectuada por doña Pilar Follana Murcia, Procuradora de los Tribunales y de NOVA ENGEL, S.L. por lo que procede añadir en lugar del Fundamento TERCERO, lo siguiente:

Se ejercita asimismo la acción de competencia desleal sobre la base de los artículos 4 LCD (infracción de la buena fe ) y 12 LCD (explotación de la reputación ajena:

En lo concerniente al primero de los artículos que, según reiterada jurisprudencia, no es meramente programático sino directamente aplicable, no se aprecia de la conducta de la demanda actuación que pudiera considerarse contraria a tales exigencias, ya que las condiciones de venta en la página web de la misma en modo alguno presentan indicio alguno de vulnerar el recto comportamiento exigible a los operadores en el mercado, ni buscan una ventaja competitiva frente a los demás empleando mecanismos que pudieran considerarse censurables, sino que en todo caso se trata de una página que decididamente apuesta por la calidad como seña de identidad.

En lo referente al artículo 12 LCD , establece el mismo:

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelos, sistema, tipo, clase y similares.

La STS de 30 de mayo de 2007 viene a destacar que el ámbito propio de este artículo es el de los signos, las denominaciones de origen y expresiones como las que el propio artículo menciona a título de ejemplo, pero no el de las creaciones materiales o productos, ámbito propio del artículo 11; o como estableció la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 20 de febrero 2002 que parafrasea García Pérez: 'En el artículo 11 la deslealtad aparece referida a las hipótesis de reproducción de prestaciones, mientras que con el artículo 12 se persigue aquellas conductas conducentes un aprovechamiento indebido de la reputación de signos distintivos ajenos que cualquier clase'.

No puede apreciarse en este caso ningún empleo de los signos que no resulte imprescindible para la adecuada oferta de sus productos, sin ofrecer en ningún caso la imagen de ser un distribuidor autorizado ni emplear de forma excesiva los mismos para apropiarse del prestigio que ostentan.

El Fundamento TERCERO se denomina Fundamento CUARTO.

El Fundamento CUARTO se denomina Fundamento QUINTO.

SEGUNDO.-Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 28 / 6 / 17, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia debido al volumen del procedimiento y la complejidad y variedad de las cuestiones controvertidas.

Fundamentos

PRIMERO. Sentencia de primera instancia y ámbito de la apelación.-

1. Las sociedades actoras, titulares de una pluralidad de marcas comunitarias, nacionales e internacionales con efectos en España, que distinguen productos cosméticos y de perfumería y, de cuya distribución en España también se encargan, han deducido en la demanda acciones por infracción de dichas marcas - fundadas, entre otros, en los artículos 34.2 y 36.2 de la Ley 17/2001, de Marcas (LM) y en los artículos 9 y 15.2 del Reglamento núm. 207/2009, del Consejo , de 26 de febrero, sobre la Marca Comunitaria, actual Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada) (RMUE), al que se hará referencia en la presente resolución pues la regulación, en lo que interesa, es idéntica a la anterior-, pretendiendo la declaración de la infracción de tales marcas, así como diversos pronunciamientos condenatorios a consecuencia de la misma; y también han ejercitado, acumuladamente, acciones por competencia desleal, basadas en los artículos 4 y 12 de la Ley de Competencia Desleal (LCD ).

2. Los hechos sustentadores de tales pretensiones son, extractadamente, que la mercantil demandada comercializa on line, a través de las páginas web www.perfumesclub.com y www.perfumesclub.es, productos de perfumería de dichas marcas, sin respetar las exigencias propias del sistema de distribución selectiva empleado por las actoras para la venta de sus productos; exigencias entre las que se señalan las siguientes:

a) Presentación adecuada del producto, incluyendo escaparates y respecto de otras marcas, a fin de no desmerecer la imagen de la marca.

b) Determinada forma de exposición de la publicidad.

c) Punto de venta físico autorizado de forma expresa con las características que garanticen la imagen y prestigio de la marca.

d) Rótulo que haga las mismas veces.

e) Realización de acciones de prospección entre la clientela y apoyo a campañas publicitarias y de promoción.

f) Mantenimiento de un stock mínimo en punto de venta.

g) Disponer de las novedades.

h) Adquisición del producto a un concesionario autorizado en el territorio UE.

i) Aceptación de las condiciones de venta.

j) Cualificación profesional en perfumería.

k) Condiciones de almacenamiento.

l) Aceptación de devoluciones y garantía de reembolso íntegro.

En la demanda se alega que tales exigencias también deben respetarse en el comercio 'on line'.

3. La sentencia ha desestimado la demanda razonando, dicho sea muy en síntesis, y tras analizar las concretas condiciones en que la demandada comercializa los productos signados con las marcas de las actoras, que no se produce una afectación de su prestigio o su reputación, razón por la que no existe infracción marcaria, como tampoco actos de competencia desleal, por ser los mismos los hechos sustentadores de ambas pretensiones. De igual modo, ha desatendido la reconvención, al no considerar aceptable el pronunciamiento declarativo pretendido, que considera más bien de carácter consultivo.

4. Frente a la Sentencia de instancia se han alzado ambas partes procesales, reiterando las alegaciones vertidas en la primera instancia, que serán analizadas en los siguientes fundamentos.

SEGUNDO.-

5. El recurso de apelación presentado por las actoras gira en torno a si las concretas condiciones de comercialización on line de los productos signados con sus marcas, efectuada por la demandada sin autorización y en condiciones ajenas a las establecidas por aquéllas para la distribución selectiva de dichos productos, permite considerar que concurre la excepción al agotamiento prevista en los artículos 36.2 LM y 15.2 RMUE, esto es, si existen motivos legítimos que justifiquen la oposición a su comercialización. Es decir, la cuestión que se plantea es la relativa a la concurrencia de la excepción al agotamiento del derecho de marca - art 9 y 13 RMUE- en relación a la prohibición de comercialización de la marca ajena - art 9 RMC y 34 LM - desde la perspectiva de al función condensadora del prestigio o goodwill y, en particular, si se ve amenazada porque la mercantil demandada, por la forma en que usa la marca en su página web, perjudica la imagen de lujo y de prestigio de dichas marcas, modificando o alterando el aura y la imagen de prestigio de los productos y la sensación de lujo que emana de ellos, justificativa de un sistema de distribución exclusiva cuyas condiciones no cumple aquél.

6. Varias cuestiones han de ser resaltadas, como antecedentes legales y jurisprudenciales, sobre la cuestión que nos ocupa.

7. Es importante recordar a este respecto que el apartado 2 del artículo 15 del RMUE establece que la regla del agotamiento a que se refiere en la regla primera (el agotamiento no es más que la imposibilidad que tiene el titular de una marca de la Unión de prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo esa marca, por el titular o con su consentimiento), no es aplicable cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos que llevan la marca, en particular, cuando el estado de éstos se ha modificado o alterado tras la comercialización.

8. En primer lugar, nos encontramos con productos sujetos a un sistema de selección selectiva vertical. En la sentencia de 14 de octubre del 2008, este Tribunal ya señaló que '...en el mercado de perfumes, con referencia al segmento de lujo, el sistema de distribución selectiva (véanse Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de 29 de diciembre de 1999, de 6 de marzo de 2000 o de 19 de diciembre de 2002) es relativamente normal y se justifica, dice el Tribunal de Defensa de la Competencia para conceder la autorización singular por la necesidad del fabricante de asegurarse el prestigio de una marca, de tal manera que el propio medio de distribución es, en si mismo, parte del valor añadido, pues si se produce una apertura completa del sistema de distribución, se provoca una gran discordancia entre el producto que se pretende ofrecer y el medio a través del cual se realiza.

En resolución de este mismo Tribunal administrativo de fecha 14 de octubre de 1997 , se decía que las cláusulas impuestas en la distribución selectiva contribuirían activamente a revalorizar la marca mediante un mayor servicio al consumidor, señalándose en la Resolución de 19 de diciembre de 2002 que estas obligaciones (las impuestas en el contrato de distribución exclusiva) han de considerarse necesarias y proporcionadas para completar el funcionamiento del sistema, pues estamos ante un caso típico de producto que por su naturaleza (producto de lujo) exige un trato especial por parte de los distribuidores para poder mantener una cierta imagen de marca de prestigio, lo que se hace necesario para que el fabricante pueda controlar que la comercialización se realice de modo que no altere la percepción que el consumidor tiene de la misma'.

Recordemos que, en la actualidad, el establecimiento de un sistema de distribución selectiva no está condicionado a la previa autorización administrativa, como índica el Reglamento (UE) nº 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101.3 TFUE a determinadas categoría de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DOUE 23/04/2010, L 102), cuyo artículo 1-e) define el sistema de distribución selectiva con los siguientes términos: 'un sistema de distribución por el cual el proveedor se compromete a vender los bienes o servicios contractuales, directa o indirectamente, sólo a distribuidores seleccionados sobre la base de criterios específicos, y los distribuidores se comprometan a no vender tales bienes o servicios a agentes no autorizados en el territorio en el que el proveedor haya decidido aplicar este sistema'. Por tanto, las empresas pueden acordarlo por su propia iniciativa, de conformidad con las exigencias normativas.

9. En segundo término, el TJUE se ha pronunciado sobre la relación entre el agotamiento de los derechos marcarios y la forma de comercialización de los productos, particularmente cuando se trata de productos de 'lujo', siendo interesante traer a colación la Sentencia de 4 de noviembre de 1997 : '43. Procede señalar, a continuación, que el menoscabo causado a la reputación de la marca, en principio, puede ser un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos que fueron comercializados en la Comunidad por él mismo o con su consentimiento. (...)

44. De ello se deduce que, cuando un comerciante usa una marca para anunciar la comercialización ulterior de productos que llevan dicha marca, es necesario ponderar el legítimo interés del titular de la marca en obtener protección contra los comerciantes que usen su marca con fines publicitarios de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma y el legítimo interés del comerciante en poder vender los productos de que se trata utilizando los métodos publicitarios usuales del ramo.

45. En un caso como el que se plantea en el litigio principal, que se refiere a productos de prestigio y de lujo, el comerciante no debe actuar de modo desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca. Debe, pues, esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos.

46. Sin embargo, procede señalar igualmente que el hecho de que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad, utilice para los productos que llevan la marca los métodos publicitarios usuales en su ramo de actividad, aunque dichos métodos no coincidan con los que utiliza el propio titular o sus distribuidores autorizados, no constituye un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular pueda oponerse a dicha publicidad, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca en la publicidad del comerciante menoscaba gravemente la reputación de la marca.

47. Podría producirse un menoscabo grave cuando el comerciante no hubiera tomado la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca.

48. A la vista de las consideraciones que preceden, procede responder a las cuestiones tercera, cuarta y quinta que el titular de una marca no puede oponerse, invocando el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los que llevan la marca, utilice dicha marca, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de la misma'.

10. En tercer lugar, este Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea ha abordado ya, con anterioridad (en sentencias de 24 de julio , 3 de octubre y 21 de noviembre del 2013 , entre otras) la cuestión relativa a la afectación del prestigio de las marcas de perfume de alta gama, que signan productos cuya distribución es selectiva, con ocasión de su comercialización en Internet. Ya en la sentencia de 14 de octubre del 2008 advertíamos que 'Una distribución selectiva singularmente autorizada este tipo de productos, con cláusulas directamente destinadas al mantenimiento de la imagen y prestigio de la marca y a su constante revalorización, responde desde la perspectiva del más puro derecho marcario, a la función condensadora del goodwill o reputación cuya protección constituye derecho del titular. Y siendo así, su infracción lo constituye de la marca misma porque con ella se recula en la imagen y, por tanto, en una de las funciones de la marca. (...)

Consideramos por tanto existente un principio de legitimidad en la oposición a la comercialización en el sentido del párrafo 2º del artículo 13 RMC cuando se produce el incumplimiento de las cláusulas que el titular de la marca impone en la distribución del producto signado siempre y cuando su desconocimiento y por razón de las particulares condiciones de distribución, ponga en riesgo el goodwill de la marca, entendiendo que ello ocurre en especial, cuando son de tal naturaleza que, por poner en riesgo la competencia en tanto suponen una restricción a las relaciones 'verticales' (entre empresas situadas en fases diferentes del proceso productivo), requieren para evitar su consideración como actos o conductas prohibidas desde la perspectiva del derecho competencial, una autorización expresa y singular de los órganos encargados de su control que se justifica, precisamente, en el mantenimiento de la imagen de la marca.

En sentido negativo diríamos que el titular de la marca puede oponerse legítimamente conforme al apartado 2 del artículo 13 del Reglamento, a la comercialización ulterior de un producto cuya distribución no cumpla las condiciones impuestas por aquél a menos que:

1) Se pruebe con tal oposición una contribución a restringir ilícitamente la competencia.

2) Se pruebe que la comercialización por canal diverso al de la distribución exclusiva no pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular.

3) Que se pruebe que por la modalidad de comercialización, no es posible el cumplir todas o algunas de las condiciones de distribución propuestas por el titular de la marca y que cumpliendo con las factibles, se satisfacen los aspectos básicos según las condiciones de la modalidad de comercialización, a la protección de la marca, sin que en todo caso, la prueba de esta comercialización impeditiva implique que no pueda acreditarse que el revendedor, por la comercialización ejecutada, perjudique la reputación de la marca o la de su titular'.

11. En las citadas resoluciones manteníamos una serie de criterios, que reiteramos en la presente. Así:

a) Internet no constituye un cauce de por sí pernicioso para la imagen de una marca. De hecho, por ejemplo, el comercio virtual que se realiza a través de la red mejora el servicio propuesto por los distribuidores facilitando la posibilidad de encargar productos a distancia, sin límite de tiempo, con un fácil acceso a la información relativa a los productos y pudiendo comparar precios.

Se comprende por ello que en las Directrices relativas a las restricciones verticales de la Comisión Europea 2010/C 130/01 se reconozca a la red como una ... herramienta muy poderosa para llevar a un mayor y diversidad de clientes que a los que se llegaría utilizando métodos de venta más tradicionales ...(parágrafo 52), añadiendo en el mismo apartado dos ideas que han de converger en un ideario básico del comercio actual en tanto reflejan el anverso y el reverso de un sistema que conecta mercado y consumidor, a saber, primero que ... en principio, todos los distribuidores deben poder utilizar Internet para vender productos ...y, segundo, que la venta a través de una web ... constituye un modo razonable de permitir a los clientes llegar al distribuidor ...

b) Ahora bien, en las citadas Directrices se reconoce un principio de discriminación positiva en la venta a través de la red, no obstante el principio general que ampara a todo distribuidor.

A tal efecto se reconoce explícitamente (parágrafo 54) que ...es posible que el proveedor necesite niveles mínimos de calidad para el uso del sitio Internet con objeto de revender sus bienes, del mismo modo que el proveedor puede necesitar mínimos de calidad para un establecimiento o para vender por catálogo o para publicidad o promoción en general ...a cuyos efectos trae a colación, como supuesto más evidente, la distribución selectiva, señalando que ... igualmente, un proveedor podrá exigir a sus distribuidores que utilicen plataformas de terceros para distribuir los productos objeto del contrato, solamente de conformidad con las normas y condiciones acordadas entre el proveedor y sus distribuidores para el uso de Internet por parte de los distribuidores. Por ejemplo, en caso de que la página web del distribuidor esté albergada en una plataforma de un tercero, el proveedor puede exigir que los clientes no entren en la página web a través de una página web con el nombre o logo de la plataforma de la tercera parte...

c) No existe una necesaria correlación entre la infracción del derecho a la distribución selectiva y el perjuicio marcario porque es dable vulnerar aquél sin que exista perjuicio para la marca, lo que sucedería, por ejemplo, cuando, quien no está autorizado como distribuidor selectivo cumple con los criterios de distribución señalados por el titular.

d) La distribución selectiva basada en criterios cualitativos en el sector de cosméticos de lujo es instrumento que contribuye a cumplir de la función de condensación del prestigio de la marca.

Así, en la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 12 de diciembre 1996 , asunto T-19/92 al razonar sobre la motivación de porqué la distribución selectiva constituye requisito legítimo, señala -párrafo 116- que lo es en tanto no se basa tal exigencia en la idea de un comercio especializado para ofrecer prestaciones específicas para productos de gran complejidad, sino más bien en otras consideraciones como son el interés (en este caso del Grupo LÂ?Oreal ), '...como fabricante de cosméticos de lujo, en mantener la imagen prestigiosa de su marca y defender el fruto de sus esfuerzos publicitarios.. .' y, en segundo lugar, en '...la necesidad de defender el «aura de exclusividad y prestigio» con que los consumidores perciben los productos de que se trata, principalmente garantizando una «presentación al público que resalte la especificidad estética o funcional» de los mismos (párrafo segundo del punto II. A. 5) y «un ambiente acorde con el carácter lujoso y selecto de los productos y una presentación conforme a la imagen de la marca...'.

En esta sentencia se indica que, en el sector de los cosméticos, existe una segmentación entre los cosméticos de lujo y los que no lo son, y esta segmentación responde a necesidades diferentes de los consumidores respecto de los cuales, señala también, cabe apreciar su interés en que no se empañe la imagen de lujo de tales productos en tanto sin ella, dejarían de considerarse productos de lujo.

Una distribución generalizada de estos productos (dice la STPI de 12 de diciembre 1996, asunto T-19/92 ) en la que el titular no tuviera posibilidad alguna de asegurarse de que sus artículos se venden en condiciones apropiadas, supondría un riesgo de deterioro de la presentación de los productos en el punto de venta, que podría perjudicar a la «imagen de lujo» y por tanto a la naturaleza misma de los productos de que se trata.

e) Los criterios de selección que se imponen en los contratos suscritos con sus distribuidores coadyuvan en la garantía de aquella función marcaria, particularmente en cuanto a la presentación de los productos o atención personalizada.

Así, se produce afectación de las marcas cuando en las páginas web se ofertan los productos de modo esencialmente alfabético, presentando ofertas de diversos productos unidos sin diferenciación (incluso por naturaleza); o, cuando, tratándose de webs destinadas a multiproducto, los productos que comparten espacio en la página no se ajustan a una transferencia de imagen equilibrada y similar, lo que sucede cuando se trata de otros productos que sean ajenos a la naturaleza de aquellos, de inferior calidad; o cuando no hay atención personalizada (la STPI de 12 de diciembre 1996, asunto T-19/92 ya referenciada) expresamente señala que ' ...la presencia en el punto de venta de una persona capaz de asesorar al consumidor o de informarle apropiadamente constituye en principio una exigencia legítima para la venta de cosméticos de lujo, y (añade)... forma parte de una buena presentación de dichos productos'.

En la sentencia de 14 de octubre del 2008 , anteriormente citada, ya dijimos que ordenar los productos '...dentro de cada categoría, por orden alfabético de las marcas, en un planteamiento donde la igualdad se impone sobre cualquier otro criterio previo, no obstante estar previsto en los contratos de distribución autorizados el compromiso del distribuidor de no poner a la venta en sus locales mercancía que sea susceptible de desmerecer, por su proximidad, la imagen de la marca.

En efecto, la equiparación de una marca a otra sin distinción alguna física o inmaterial, supone una igualación negativa de calidad, que afecta de manera objetiva a la imagen de la marca que se pretende salvaguardar precisamente, a través de las normas específicas de distribución consistentes en la separación de productos que desvalorizan la imagen de aquellas. Entendemos que estamos ante una modalidad de concurrencia de motivo legítimo por desvalorización grave de la imagen creada para una marca, que es equivalente a la planteada por el TJCE en el caso Dior cuando afirma en su apartado 47 que podría producirse un menoscabo grave cuando el comerciante no hubiera tomado la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca El contraste entre la conducta del productor para con su marca en la fijación de normas específicas de comercialización, y la efectiva comercialización on line, ajena a aquellas, conllevaría la afectación negativa de la marca, una mácula que atenta a la reputación de la marca y, por tanto, a una de las funciones específicas de la misma cuya protección corresponde a su titular - art. 9 RMC y 34 LM respecto de las marcas nacionales- que adquiere el derecho de excluir conductas de esta naturaleza incluso respecto de productos para reventa por haber sido previamente dispuestos por el titular de aquella o con su consentimiento -art.13-2 RMC-.'

f) Cuando se incumplen, de la forma antedicha, la forma de venta y exposición de productos de este tipo de marcas, se produce una alteración o modificación del estado de los productos que llevan la marca, vulnerándola y haciendo procedente en tal caso aplicar el apartado 2 del artículo 15 RMUE.

TERCERO. La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2016 .-

12. La STS de 22 de abril de 2016 ha resuelto un litigio que enfrentaba a las mismas sociedades ahora demandantes contra otra mercantil, con ocasión de la comercialización de perfumes y cosméticos por parte de ésta en una página web. Por tanto, los hechos relevantes guardan una gran similitud en ambos procedimientos.

13. La pretensión declarativa primera del suplico de las demandas que han originado ambos procedimientos es absolutamente idéntica: 'Que mis representadas, las Sociedades L'Oréal, SA, Carlota , The Polo Lauren LP, Lancôme Parfums Et Beauté & Cie, Yves Saint Laurent Parfums, Biotherm Societé Monasgasque, Jean Cacharel, SA, Parfums Guy Laroche, SA, Mme María Antonieta y L'Oreal España, SA, conforme a la titularidad registral de las marcas relacionadas en el cuerpo de esta demanda, ostentan un derecho exclusivo para su utilización en el tráfico económico y un derecho excluyente que les legitima para oponerse a la oferta y comercialización de los productos distinguidos con sus marcas cuando existan motivos legítimos que así lo justifiquen'.

La sentencia dictada por este Tribunal (núm. 389/2013 en fecha 3 de octubre ), que estimó el recurso de apelación interpuesto por las demandantes contra la sentencia desestimatoria dictada en primera instancia, de modo congruente con dicha pretensión acordó, al considerar la existencia de infracción marcaria, que 'debemos declarar y declaramos que las demandantes ostentan en base a la titularidad registral de las marcas referenciadas en su demanda, un derecho exclusivo para su utilización en el tráfico económico y un derecho excluyente para oponerse a la comercialización de los productos distinguidos por las marcas cuando existan motivos legítimos que así lo justifiquen'. Consecuentemente, el correlativo pronunciamiento de condena era 'a cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro en la actividad de comercializar los productos distinguidos con las marcas de las demandantes cuya comercialización no se corresponda con los criterios del régimen de distribución selectiva autorizada'.

14. Sin embargo, el TS estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto por la demandada y casó en parte dicha sentencia, dando una nueva redacción al apartado antes transcrito del fallo, y al correlativo de condena, que quedaron del siguiente modo:

«b)Declaramos que la demandada ha infringido el derecho exclusivo de las demandantes al comercializar los productos con las marcas de las actoras en la forma en la que reflejan las páginas web www.....es y www....a.com; en consecuencia (...):

»2) A cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de comercializar los productos distinguidos con las marcas de las demandantes utilizando en el nombre del dominio el término «...», en una página web que traslada una débil imagen de las marcas de lujo debido al sistema de localización esencialmente alfabético, con ausencia de productos, limitación de estocaje, falta de novedades y no admisión de la devolución de productos».

15. Para llegar a tal conclusión, el TS efectuó los siguientes razonamientos de interés:

a) La comercialización fuera del sistema de distribución selectiva, incluso si se realiza on line, no constituye, por sí misma, un motivo legítimo que permita al titular de la marca oponerse a la comercialización ulterior de los productos y excepcionar, por tanto, el agotamiento de la marca.

b) Los 'motivos legítimos' que podrían justificar la excepción al agotamiento de la marca vendrán dados por las circunstancias concretas en que se ha producido la comercialización on line, en cuanto puedan perjudicar tales marcas: 'Está justificada la excepción al agotamiento de la marca cuando las circunstancias en que se comercializan los productos afectan negativamente a las funciones de dicha marca y, por tanto, la perjudican'.

c) Por lo tanto, es preciso analizar tales condiciones de comercialización, desde la perspectiva de las circunstancias que las actoras consideran que constituyen un motivo legítimo, '...puesto que existen algunos de los criterios o condiciones impuestas por las demandantes a los integrantes de la red de distribución selectiva cuya inobservancia (...) no puede considerarse un motivo legítimo que excepcione el agotamiento de la marca, y, por tanto, no puede condenarse a la demandada a que en el futuro no comercialice los productos que llevan las marcas de las demandantes si no cumple tales condiciones'.

d) La carencia de un punto de venta físico, la falta de servicio de asesoramiento o la falta de venta a prueba mediante testers o probadores en la venta on line no constituyen motivos legítimos que justifican la excepción al agotamiento de la marca, ya que la '...imposición de tales requisitos (...) puede suponer, de facto, la prohibición de la venta de dichos productos en Internet a comerciantes que carezcan de establecimiento físico abierto al público, lo que supone un rechazo a priori de una concreta forma de comercialización de estos productos y excluye la competencia que pueda suponer la actuación de estos nuevos operadores del comercio exclusivamente on line de un modo incompatible con el art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , antiguo art. 81 TCE '.

Por tanto, el incumplimiento de tales condiciones no constituye un motivo legítimo que justifique la excepción al agotamiento de las marcas de las demandantes.

e) Sí son circunstancias que constituyen motivos legítimos que justifican la excepción al principio de agotamiento de las marcas, pues menoscaban la función condensadora del prestigio propio de la perfumería de lujo, el nombre de dominio utilizado (pues se asociaba al comercio low cost), la presentación en la página web de los productos por criterios esencialmente alfabéticos, junto con otros de inferior calidad, la limitación de la gama de productos, la limitación de estocaje, la falta de novedades y no admisión de la devolución de productos. Estas circunstancias '...no son inherentes a la comercialización on line de productos de perfumería, por lo que su exigencia no supone una prohibición de facto de la comercialización de tales productos exclusivamente por Internet, y, sin embargo, sí son susceptibles objetivamente de afectar negativamente a la reputación de las marcas de las demandantes, pues perjudican el aura y la imagen de prestigio que confieren a sus productos una sensación de lujo', por lo que suponen motivos legítimos que permiten a las titulares de las marcas excepcionar el agotamiento de las mismas y oponerse a la comercialización de sus productos que la demandada realizaba en su página web.

CUARTO.-

16. La apelante ha señalado en su recurso (folios 1146 y ss. del procedimiento) las circunstancias concretas de las ventas en las páginas web indicadas que revierten negativamente en la imagen de las marcas. Las analizaremos seguidamente.

17. Aplicando los parámetros indicados en el anterior fundamento, que este Tribunal acogerá para la resolución del litigio que nos ocupa, consideramos que no existe infracción marcaria derivada de la ausencia de punto físico de venta, asesoramiento personalizado y venta a prueba mediante testers o probadores.

18. a) No se les da a los productos un espacio exclusivo, mezclando distintos sectores y calidades.

Se ha probado debidamente (es elocuente el silencio que guarda la parte apelada sobre estos hechos, puestos de manifiesto en el recurso) que productos signados con marcas de las actoras se ofertan conjuntamente con productos eróticos (como mero ejemplo, cremas orgásmicas, o potenciadores de virilidad de los que se indica en la web que 'puede ayudar a que brote toda la fuerza y energía del órgano masculino, aplicado sobre toda la magnitud del miembro...'), planchas o secadores.

Así (documento n.º 13 de la contestación a la reconvención) se puede comprobar: 1º. Que en la parte izquierda de la página aparece un listado de categorías de productos en el que, junto a los perfumes, hay otras tales como 'Perfumería erótica, Productos Peluquería, Gafas de Sol'; 2º Que, en algún caso, en la misma página aparecen perfumes junto a productos eróticos (folio 788, perfumes YSL junto a lote 'SHUNGA geishas secret collection', y entrando en este producto se comprueba su descripción '...regalo perfecto para iniciarse en el mundo de la cosmética erótica... crema orgásmica jardín secreto...'); 3º En otros casos, aparecen tales perfumes junto a gafas, secadores o planchas de pelo

Con ello, queda probado más que sobradamente que la mezcla de tales productos (no sólo de distinto tipo sino también de distinta calidad) no es inherente a la comercialización on line de productos de perfumería y, a la contra, es una circunstancia susceptible objetivamente de afectar negativamente a la reputación de las marcas de las demandantes, pues perjudica el aura y la imagen de prestigio que confieren a sus productos una sensación de lujo. Por tanto, concurren motivos legítimos que permiten a las demandantes excepcionar el agotamiento de sus marcas y oponerse a la comercialización de sus productos que la demandada realiza, de tal forma, en su página web. No podemos, por ello, compartir las disquisiciones que, sobre la comercialización de productos eróticos, se contienen en el apartado c) del fundamento de derecho segundo se la sentencia apelada.

No atenderemos el recurrente alegato de la parte apelada (en el sentido de que los propios distribuidores seleccionados por las actoras comercializan sus productos de forma que también perjudican el prestigio de las marcas, lo cual se ha intentado acreditar mediante una gran variedad de medios probatorios) por cuanto, y ello nos parece lo relevante, el objeto del litigio se constriñe a determinar si la forma de comercialización on line que realiza la demandada infringe o no las marcas titularidad de la actora, y para ello se nos antoja indiferente lo que, dentro del ingente número de distribuidores de los productos signados con dichas marcas, puedan estar realizando algunos de ellos. Además, ninguna prueba se ha articulado sobre el hecho de que las actoras toleren o consientan la venta de sus productos con otros, por ejemplo, eróticos. No compartimos, por tanto, los razonamientos vertidos al efecto en el penúltimo párrafo del fundamento segundo de la resolución recurrida, en el que se razona que son demasiados los incumplimientos probados por el ingente esfuerzo probatorio de la demandada, que ponen de manifiesto que no se trata de situaciones puntuales, 'normales en el mercado que escapan a su control, y hablan más de una situación consciente y deliberadamente tolerada, por los motivos que fueren'.

19. b) Falta de stock suficiente en la página web www.perfumesclub.com.

La recurrente insiste en que hay una gran cantidad de productos que permanentemente se presentan con la indicación 'sin stock' y que, comparando los stocks con los de otras webs, no es cierto que el estocaje de la demandada sea igual, o superior, al de sus distribuidores; incidiendo, especialmente, en la ausencia de novedades.

La sentencia de instancia, si bien considera acreditado el stock insuficiente, ha considerado que carece de relevancia, pues no se ha acreditado que se produzca en la generalidad de los productos sino en una minoría poco significativa; siendo la falta de algún producto generalmente aceptada por los consumidores, con lo que no se produce una afectación al prestigio.

Con criterio dispar al mantenido en la instancia, entendemos debidamente acreditado, a través de la abundante documental aportada por la actora (durante la sustanciación de todo el procedimiento, particularmente a la contestación a la reconvención, documento número 27), que la demandada no dispone de una representación suficientemente amplia de los productos correspondientes a las marcas de la que sí disponen otros distribuidores autorizados (EL CORTE INGLÉS, PERFUMERÍAS IF, JUTECO y BODYBELL). Desde luego, esa falta de estocaje, frecuente en el contenido de las páginas web, puede suponer, en palabras del Supremo, una afectación negativaa la reputación de las marcas de las demandantes, pues perjudican el aura y la imagen de prestigio que confieren a sus productos una sensación de lujo

20. c) Asesoramiento deficiente que se ofrece en la página web, porque no consta la preparación ni cualificación del personal de asistencia. Ya se ha indicado que el TS no ha considerado que la ausencia de asesoramiento personalizado constituya un motivo legítimo que justifique la excepción al agotamiento de las marcas de las demandantes, con lo que no es preciso efectuar mayores razonamientos.

21. d) No se produce una presentación general adecuada a la imagen de lujo de los productos, pues en las webs aparece la reseña a que se trata de un 'Low cost', lo que sugiere que se trata de una tienda virtual que reduce costes en detrimento del servicio o que se trata de un outlet.

Desde luego, el nombre de las páginas web no sugiere que se trata de una tienda outlet o de 'bajo coste'.

Incide la apelante en que, ya dentro de la página web, se contienen referencias tales como 'Tu tienda Low Cost de Cosmética y Perfumes originales a domicilio', lo cual ha quedado debidamente probado.

Consideramos que la referencia a que la página se califica como 'tienda low cost de cosmética y perfumes originales' es susceptible objetivamente de afectar negativamente a la reputación de las marcas de las demandantes, pues perjudican el aura y la imagen de prestigio que confieren a sus productos una sensación de lujo, razón por la que existe motivo legítimo para oponerse a su comercialización.

QUINTO. Recapitulando. Consecuencias de la infracción.-

22. Es por todo lo antedicho que llegamos a la conclusión que sí se produce, por razón de la comercialización por la demandada, a través de las páginas web referidas, la excepción a la regla del agotamiento de la marca del artículo 15.2 RMC y que, en consecuencia, existiendo motivo legítimo de oposición a la comercialización, ha renacido el ius prohibendi de las distintas titulares de las marcas en cuestión en los términos del artículo 34.2 LM .

Siguiendo las pautas señaladas por la STS de 22 de abril de 2016 , el pronunciamiento declarativo de infracción se habrá de referir a que la demandada ha infringido el derecho exclusivo de las demandantes al comercializar los productos con las marcas de las actoras en la forma en la que reflejan las páginas web a que nos venimos refiriendo, y el condenatorio de cese, a la comercialización de los productos distinguidos con las marcas de las demandantes, en una página web que traslada una débil imagen de las marcas de lujo debido a que no se da a los productos signados con ellas un espacio exclusivo, pues se mezclan distintos sectores y calidades, hay un stock insuficiente y, finalmente, la página se califica como 'tienda low cost'.

23. Accederemos también a la publicación del fallo de la sentencia, en los términos interesados, por considerar conveniente la medida para comunicar a los consumidores la existencia de la infracción.

24. En lo que se refiere a la indemnización de daños y perjuicios, en la demanda se solicitó (hecho quinto), con carácter principal, la regalía hipotética ( art. 43.b.2 LM , que se alega que incluye un canon inicial y un royalty o canon variable); subsidiariamente, el beneficio obtenido por el infractor ( art. 43.2.b LM ) y, por último, el 1% de la cifra de negocio. También los gastos relativos al acta notarial precisa para acreditar la actividad de la demandada y la compra realizada (documento n.º 29 de la demanda). En el fundamento de derecho cuarto, además, se habló de daños a la imagen de la marca. En el suplico de la demanda se pidió la indemnización, en la cuantía que se determine durante el presente procedimiento, 'en base a los parámetros expuestos en el presente escrito tal y como se indica en el hecho QUINTO del relato fáctico, y en particular, en base a los parámetros establecidos en el artículo 43 de la Ley de Marcas '.

25. Pues bien, a la vista de dichas peticiones:

a) No se accederá a conceder indemnización por lucro cesante, en la denominada regalía hipotética, porque, como ya dijimos en sentencia de 25 de julio de 2016 , la cuantificación de la regalía hipotética no ofrece demasiada problemática en los procedimientos por infracción de marca, pues se puede acreditar mediante prueba documental (contratos de licencia concertados con anterioridad por la titular marcaria) y/o prueba pericial, siendo abundantes las resoluciones del Tribunal que establecen los criterios habitualmente tomados en cuenta para determinar tal regalía (que suele componerse de un canon de entrada y de otro, variable, por la cifra de ventas). Pues bien, a la demanda no se aportó medio probatorio alguno que permitiera esa cuantificación, ni posteriormente se ha aportado al procedimiento. Cierto es que este Tribunal, en pleitos anteriores en que esta misma parte actora ha solicitado esta indemnización, la ha concedido; más ello respondería a la prueba practicada en los mismos, no articulada de modo suficiente en el que nos ocupa.

b) En cuanto al beneficio obtenido por el infractor, consideramos de relevancia que la propia parte actora haya asumido procesalmente, sin discutir, que la cuantificación se deje para ejecución de sentencia (por todos, alegaciones vertidas en el rollo de apelación, folio 54). La documentación recabada en esta segunda instancia será útil a tal fin. Accederemos, por tanto, a dicha indemnización, a fijar en ejecución de sentencia.

c) No concederemos indemnización por desprestigio de la marca, porque tampoco se ha producido concreción alguna al respecto, y no consideramos que su cuantificación haya de dejarse para ejecución de sentencia. Además, en aplicación del principio dispositivo, el suplico de la demanda remitía al hecho quinto, en el que no se peticionó.

d) En lo que concierne a los gastos por actas notariales y compra de productos infractores (documento número 29 de la demanda, por importe de 444,23 €), se encuentran amparados por el art. 43.1, in fine, LM que establece ('Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios') establece que 'Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial', siendo criterio de este Tribunal que la indemnización comprenda dichos gastos cuando se trata de actuaciones con las que se pretende poner fin a la actuación infractora, entre los que se encuentran los gastos de envío de burofaxes de requerimiento de cese, así como cuando se trata de obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción, para lo que son útiles las actas notariales y las compras de productos.

SEXTO.-

26.Con relación a las acciones por competencia desleal, no podemos sino reiterar los argumentos vertidos al respecto en la sentencia de este Tribunal de 3 de octubre del 2013 , en que decíamos 'Los demandantes tratan de desgajar la imagen de la marca del sistema de distribución selectiva para vincular éste a un modo de hacer derivado de la reputación que pretendidamente serviría de reclamo para el comercio de la demandada que, en consecuencia, aprovecharía, sin formar parte de la red selectiva ni querer someterse a ella, la imagen de aquellas marcas adquirida sólo a costa de un determinado y cualificado esfuerzo de sus titulares, para configurar sobre ello un tipo específico de conducta desleal - art 4 y 12 LCD -, marginal a la protección de la reputación o condensación del goodwill que constituye el motivo legítimo que ampara la infracción marcaria de que se trata en el caso.

Pues bien, en absoluto el Tribunal puede aceptar dicha apreciación.

Como transcriben los apelantes, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 1 de diciembre de 2010 que 'La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado (S. 19 de mayo de 2.008)'.

Pero añade que 'La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores (S. 23 de julio de 2.010)'.

(...)

Pretender ahora que es la comercialización de las marcas de las actoras la que sustenta el éxito del comercio online de dicha mercantil que ni tiene apartados específicos, ni hace publicidad ni acoge novedades de la marca, constituye un contradicción in natura pues difícilmente puede haber aprovechamiento de reputación cuando el uso de las marcas es limitado, pobre e incluso inadecuado, no ya para la imagen de la marca sino también en su proyección comercial con lo que, difícilmente, puede apreciarse la conducta parasitaria que se pretende'.

SÉPTIMO. Recurso de apelación de NOVA ENGEL, SL.-

27. La recurrente insiste, en primer término, en que debe ser acogida la excepción de cosa juzgada planteada en la contestación a la demanda, con relación a la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares n.º 396/1994, de 27 de junio de dicho año, recaída en el juicio ordinario de menor cuantía n.º 125/92, instado por COSMÉTICA SELECTA, SA frente a NOVA ENGEL, SA.

El fundamento de derecho segundo de la resolución recurrida ha considerado que, pese a existir identidad de partes (por sucesión), no concurren los demás requisitos del art. 222 LEC para apreciar cosa juzgada; particularmente, los petitums son distintos y también cambia la causa de pedir.

El motivo impugnatorio se desestima sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos, pues basta con la lectura de la demanda que dio lugar a la referida sentencia y la originadora del presente pleito para comprobar cómo, efectivamente, los hechos sustentadores de las pretensiones deducidas en ambas son distintos, como también lo son las peticiones deducidas y la causa de pedir.

28. También se insiste en que se estime la reconvención, cuyo suplico consistía en la declaración de que '1ºla distribución exclusiva es un presupuesto de la distribución selectiva, 2º que la contraparte incurre en contradicción cuando nos demanda como terceros por prácticas que consiente a sus distribuidores autorizados'.

Nada añadiremos a los razonamientos del fundamento de derecho tercero de la sentencia apelada, que damos por reproducidos, a fin de evitar inútiles reiteraciones, añadiendo que, a todas esas cuestiones, se ha dado respuesta en la argumentación contenida en la presente resolución, como base para considerar la existencia de infracción marcaria.

OCTAVO.-

La desestimación del recurso de apelación conlleva, de conformidad con los 394 y 398 de la LEC, la imposición de las costas a la parte apelante, al no apreciarse que la cuestión promovida presente serias dudas de hecho o de derecho.

La confirmación de la resolución recurrida supone la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso ( D. A. 15ª.9 LOPJ ).

En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. En cuanto a las costas de la primera instancia, de conformidad con el art. 394.1, habrán de imponerse a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie la existencia de serias dudas de hecho o de derecho.

De conformidad con la D. A. 15ª.8 LOPJ , en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

NOVENO.-

La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2º;LEC -, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC ) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

Fallo

FALLAMOS:Que conestimación parcialdel recurso de apelación interpuesto por la representación de L'ORÉAL S.A., Carlota , THE POLO LAUREN LP, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, BIOTHERM SOCIETÉ MONEGASQUE, JEAN CACHAREL, S.A., PARFUMS GUY LAROCHE S.A., MME María Antonieta y L'ORÉAL ESPAÑA, S.A, y condesestimacióndel planteado por NOVA ENGEL, SL, todos ellos contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, de fecha 24 de septiembre de 2013, en los autos de juicio ordinario n.º 758/11,debemos revocar yrevocamos parcialmente dicha resoluciónen el sentido de, manteniendo la desestimación de la reconvención formulada por NOVA ENGEL, SL, estimar parcialmente la demanda presentada por las mercantiles anteriormente citadas y, en su virtud:

a) Debemos declarar y declaramos que las demandantes ostentan en base a la titularidad registral de las marcas referenciadas en su demanda, un derecho exclusivo para su utilización en el tráfico económico y un derecho excluyente para oponerse a la comercialización de los productos distinguidos por las marcas cuando existan motivos legítimos que así lo justifiquen.

b) Debemos declarar y declaramos que la demandada ha infringido el derecho exclusivo de las demandantes al comercializar los productos con las marcas de las actoras en la forma en la que reflejan las páginas web www.perfumesclub.com y www.perfumesclub.es; en consecuencia:

1) Debemos de condenar y condenamos a la demandada a estar y pasar por tal pronunciamiento.

2) A cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de comercializar los productos distinguidos con las marcas de las demandantes, en las citadas páginas web que trasladan una débil imagen de las marcas de lujo debido a que no se da a los productos signados con ellas un espacio exclusivo, pues se mezclan distintos sectores y calidades, hay un stock insuficiente y, finalmente, la página se califica como 'tienda low cost'

3) Debemos condenar y condenamos a la demandada a indemnizar conjunta y solidariamente a las actoras en la suma de 444,23 €, así como al beneficio obtenido por la mercantil infractora, a fijar en ejecución de sentencia;

4) Debemos de condenar y condenamos a la demandada a publicar el Fallo de la presente sentencia en el diario 'El País'.

Todo ello, sin especial imposición de las costas originadas por la demanda, manteniendo la condena en costas a la reconviniente.

Sin imposición de las costas de la apelación a la parte apelante, condenando a la impugnante a las causadas por la impugnación.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.