Sentencia CIVIL Nº 428/2017, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 121/2017 de 26 de Octubre de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA n.º 121 (12-U) 17.
PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 670/15.
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 2.
SENTENCIA NÚMERO 428/17
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).
En la ciudad de Alicante, a 26 de octubre del año dos mil diecisiete.
El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en
la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados, ha
visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marcas de la
Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por DIVARO SA y
URVISION, SA, parte apelante, por tanto, en esta alzada, interviniendo con su Procuradora D.ª MARÍA JOSÉ
CARBONELL PAGÁN, con la dirección letrada de D. CARLOS GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN;
siendo la parte apelada IMPALA WORLD INC y WONGA, B.V., actuando con su Procuradora D.ª ESTHER
PÉREZ HERNÁNDEZ, con la dirección letrada de D. ÁLVARO VELÁZQUEZ SÁIZ.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, se dictó Sentencia, de fecha 9 de enero de 2017, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 'Que debo estimar y estimo sustancialmente la demanda interpuesta pordoña Esther Pérez Hernández, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles IMPALA WORLD, Inc y WONGA, B.V. contra las mercantiles DIVARO, S.A. y URVISION, S.A por lo que, en consecuencia: Declaro: Que las entidades demandadas DIVARO, S.A. y URVISION, S.A. al ofrecer y comercializar gafas de sol y de ver, monturas para gafas y productos accesorios con los signos y infringen los derechos exclusivos en la Unión Europea sobre la Marca de la Unión Europea nº 3.877.743 'Hartford' (denominativa) de la que es titular IMPALA WORLD, Inc y licenciataria WONGA, B.V.

Que la Marca Española nº 2.998.908 en clase 9, a nombre de DIVARO, S.A. es nulo para los productos de gafas de sol y de ver, montura de gafas y productos accesorios por ser incompatible con los derechos anteriores de IMPALA WORLD, Inc..

Condeno a DIVARO, S.A. y URVISION, S.A: A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar y abstenerse en los sucesivo en todo el territorio de la UE de cualquier acto de explotación comercial de los signos y en relación con gafas de sol y de ver, monturas para gafas y productos accesorios.

A la retirada del tráfico económico de todos los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros medios y documentos en los que se haya materializado la violación del derecho marcario mediante la incorporación de los signos y .

A la imposición de una multa coercitiva de SEISICENTOS EUROS (600€) por cada día en que subsista la infracción Al resarcimiento de los daños y perjuicios en forma de daño emergente y lucro cesante que se liquiden en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento de Derecho Séptimo de la presente.

A la publicación de la sentencia a su costa del Fallo de la presente en los suplementos semanales del EL MUNDO o EL PAÍS.

Al pago de las costas.'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 13 / 9 / 17, en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia dictada en primera instancia ha estimado sustancialmente la demanda y, en sus pronunciamientos declarativos más relevantes (de los que derivan otros condenatorios), ha declarado que las dos mercantiles codemandadas han infringido la marca denominativa de la Unión ' Hartford ', al ofrecer y comercializar gafas de sol y de ver, monturas de gafas y productos accesorios con el signo Hartford, así como la nulidad de la marca nacional Hartford.

Contra esta decisión, se alza la otrora demandada denunciando, como primer motivo de recurso, que la sentencia contradice la jurisprudencia del Tribunal General (y Directrices de la EUIPO), al proclamar una relación aplicativa entre gafas y prendas de vestir. Con cita de diversas resoluciones de dicho Tribunal, y de las mencionadas Directrices, se alega que los productos de la clase 25 (para los que está registrada la marca de la parte actora), como prendas de vestir, son diferentes de los productos ópticos, incluyendo las gafas de ver y las de sol; sin que, de otra parte, quepa considerar que la relación entre ambos tipos de productos sea suficiente para considerarlos ' similares ' (a los efectos del art. 9.1.b del Reglamento de Marcas de la Unión Europea , en adelante RMUE), ni tampoco complementarios, por más que algunos tengan connotaciones estéticas o relacionadas con la moda. Se culmina el motivo impugnatorio aduciendo que la sentencia aplica indebidamente la doctrina sentada en el conocido Asunto 'El Ganso' ( sentencia de este Tribunal de fecha 26 de abril de 2016 ), pues existen diferencias entre ambos procedimientos, ya que la marca 'El Ganso' es notoria (con lo que se rompe el principio de especialidad) y la notoriedad no concurre en el supuesto que nos ocupa, y aquel asunto se refería a gafas de sol, con razonamientos no extrapolables a gafas graduadas.



SEGUNDO.- El primer motivo de recurso está abocado al fracaso.

Como punto de partida, no se discute la ' extraordinaria semejanza que alcanza la cuasi identidad de los signos ' objeto de comparación, ni que los signos confundibles se empleen en gafas de sol y de ver, monturas de gafas y productos accesorios.

Ocioso parece recordar que, eegún reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, en particular, la interdependencia de la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados.

A efectos de la aplicación del artículo 9.1.b RMUE (' La marca de la Unión confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca '), el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto (que no se discute ya en el caso que nos ocupa) y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan, requisitos que son acumulativos.

Lo que se rebate, pues, ante este Tribunal es que los productos sean similares, en el sentido de que exista una relación de complementariedad entre la ropa en general y las gafas y monturas.

Este Tribunal mantendrá el criterio adoptado al respecto en la referida sentencia dictada en el Asunto ' El Ganso ', en la que se consideró la existencia de infracción no por notoriedad de la marca, sino por riesgo de confusión, en los términos del mencionado art. 9.1.b RMUE.

Por tanto, en lo que se refiere a la comparación entre los productos, que es de lo que trata el recurso, cierto es que los registrados por la actora y los comercializados por la demandada no son idénticos. Pero, coincidiendo con el criterio de la sentencia apelada, sí estimamos que sean similares.

Así, los productos en que la parte demandada pone su marca denominativa 'Hartford' consideramos que son complementarios a los textiles de la demandante, para lo que no obsta que estén encuadrados en clases distintas del Acuerdo de Niza (SSTPI 11 de julio de 2007 (OHMI/El Corte Inglés - Bolaños Sabri) y de 23 de octubre de 2002 (Institut für Lernsysteme/OAMI - Educational Services (ELS).

El TPICE recuerda que, según la jurisprudencia, los productos o servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación o comercialización de ambos productos es la misma ( sentencia del TPICE de 1 de marzo de 2005 , Sergio Rossi/OAMI-Sissi Rossi (SISSI ROSSI)). En igual sentido, la definición que la OAMI da en el punto 2.6.1, de la segunda parte, capítulo 2, de las directrices relativas al procedimiento de oposición (de 10 de mayo de 2004).

Ciertamente, las gafas no son necesariamente indispensables respecto de los productos textiles de la actora. Sin embargo, no es precisa tal exigencia absoluta para apreciar la complementariedad.

En la sentencia antes citada TPI de 23 de octubre de 2002 , el Tribunal atendió al criterio de destino para apreciar la complementariedad de productos o servicios de modo que no es precisa la necesidad de utilización común, sino únicamente ' conveniente y habitual '. Desde esta perspectiva, la ropa y las monturas de gafas (sean de sol o 'de ver') tienen un mismo destino, habitual, de particularizar la imagen de la persona, con arreglo a la moda y a sus gustos. Además, no es infrecuente que las gafas se combinen con prendas de vestir, en cuanto a su estilo, colores, etc.

De otra parte, usando el concepto de ' familia de productos ' la Sentencia de 4 de noviembre de 2003 (Pedro Díaz/OAMI; CASTILLO), refiriendo el bajo grado de sustituibilidad de dos productos (leche y queso), consideró la complementariedad de los mismos ' en la medida en que, para el público pertinente, se incluyen en una misma familia de productos y pueden considerarse con facilidad elementos de una gama general de productos...lácteos con un posible origen empresarial común '. Trasladado ese criterio al caso que nos ocupa, los productos enfrentados pueden también ser considerados por el público pertinente, con suma facilidad, como elementos de una gama más amplia, de productos de moda, pues es habitual que las marcas de productos de moda se empleen también para productos no propiamente textiles, pero que igualmente sirven para 'vestir' a la persona, dándole la impronta que desee.

Otros factores pueden ser valorados para apreciar la similitud entre productos, como su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (véanse, en particular, las sentencias Sunrider/OAMI, C 416/04 P, EU:C:2006:310 , apartado 85, y Les Éditions Albert René/OAMI, C 16/06 P, EU:C:2008:739 , apartado 65).

También consideramos relevante, en orden a corroborar la similitud de productos en los términos que venimos refiriendo, que, como se ha encargado de acreditar la abundante prueba practicada al respecto por la actora, la comercialización de las gafas (tanto de sol como de ver) realizada por la ahora parte demandada (particularmente, en cuanto a su publicidad y oferta) se ha efectuado incidiendo en su condición de 'complementos o accesorios' de moda, de manera idéntica, por tanto, a la propia de las prendas de vestir marcadas con el signo de las actoras.

Por último, el matiz que pretende remarcar la apelante, respecto de las gafas graduadas (o 'de ver'), resulta inane por cuanto la inclusión del signo confundible con el de las actoras en las monturas es independiente de que los cristales puedan estar o no graduados.

En atención a las anteriores circunstancias, y sin perder de vista que con este análisis de la similitud entre los productos de lo que se trata, en definitiva, es de valorar la existencia de riesgo de confusión, hemos de considerar que tal riesgo existe, en la medida en que los signos son idénticos y, por tanto, el público pertinente (que también coincide respecto de unos y otros productos) puede pensar que la empresa responsable de la comercialización de todos ellos es la misma.

Por lo dicho, este motivo será desestimado.



TERCERO.- El segundo motivo de recurso denuncia incongruencia de la sentencia, pues la nulidad de la marca nacional de la parte demandada se ha realizado respecto de productos no incluidos en el suplico y no mencionados en la fundamentación jurídica de la demanda, en particular en lo que se refiere a los ' productos accesorios ', que sí se mencionaron por la parte actora con relación a la acción de infracción marcaria.

No atenderemos el alegato pues basta con la lectura del apartado 3 (declarativo) del suplico de la demanda para comprobar que lo que se pidió fue la declaración de nulidad de la marca para la clase 9; la sentencia apelada ya razonó que no procedía la nulidad de la marca para todos los productos de la clase 9, sino que habría de ser ' parcial ', ya que los razonamientos vertidos para dicha declaración de nulidad no serían extrapolables a los demás incluidos en aquélla.

Por tanto, no existe la incongruencia denunciada.



CUARTO.- Por último, se discute la condena en costas a la demandada, que se impusieron en la instancia al darse un caso de estimación sustancial de la demanda.

Compartimos el criterio de que ha existido dicha estimación sustancial, en cuanto se han estimado el apartado 1 y 3 (éste, formulado con carácter subsidiario al 2) de los pronunciamientos declarativos del suplico de la demanda, sin que el hecho de que no se haya accedido a alguno de los pedimentos condenatorios derivados de aquéllos (como por ejemplo, el de la transferencia de la titularidad del registro de la marca, asociado al declarativo 2, desestimado), o se haya atendido parcialmente a otros (daños y perjuicios, o publicación, pero con diferencias mínimas entre lo pedido y lo concedido), impida considerar la sustancialidad precisa para que las costas sean impuestas a la parte demandada.



QUINTO.- La desestimación del recurso de apelación conlleva, de conformidad con los 394 y 398 de la LEC, la imposición de las costas a la parte apelante, al no apreciarse que la cuestión promovida presente serias dudas de hecho o de derecho.

La confirmación de la resolución recurrida supone la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso ( D. A. 15ª.9 LOPJ ).



SEXTO.- La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2º;LEC -, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC ) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

Fallo

FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de DIVARO SA y URVISION, SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, de fecha 9 de enero de 2017, en los autos de juicio ordinario n.º 670/15, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución , imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/ impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.