Sentencia CIVIL Nº 429/2020, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 306/2019 de 13 de Mayo de 2020

Encabezamiento

TRIBUNAL ESPAÑOL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA n.º 306 (U-9) 19.
PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 26/17.
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 1.
SENTENCIA 429/20
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).
En la ciudad de Alicante, a trece de mayo del año dos mil veinte.
El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en la
Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados, ha
visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marcas de
la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud de los recursos interpuestos por HAIR
AND BEAUTY CASH AND CARRY, SL y BON COSMETICS SL, representadas por el Procurador D. JOSÉ LUÍS
CÓRDOBA ALMELA y defendidas por el abogado D. JOSÉ MARÍA REBOLLO BLASCO; PUNTO HAIR BAND, SL
y HEAD SIMBOLS, SL, representadas por el Procurador D. JOSÉ LUÍS CÓRDOBA ALMELA y defendidas por el
abogado D. RAMÓN VALLS DOMÍNGUEZ; y D. Roberto , representado por la Procuradora D.ª CAROLINA MARTÍ
SÁEZ, con la asistencia letrada de D. EDUAR SALAT CADENS; partes apelantes todas ellas, por tanto, en esta
alzada. Siendo la parte apelada MOROCCANOIL ISRAEL LTD, representada por el Procurador D. ENRIQUE DE
LA CRUZ LLEDÓ, con la dirección letrada de D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY QUINTANA.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1 se dictó Sentencia, de fecha 7 de enero de 2019, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 'Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lledó, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Moroccanoil Israel Ltd., contra las entidades mercantiles Head Symbol, S.L., Punto Hair Brand, S.L., BDN Cosmetics, S.L. y Hair and Beauty and Cash and Carry, S.L. y don Roberto , debo: I. DECLARAR Y DECLARO: a) Que la entidad mercantil Moroccanoil Israel Ltd. ostenta frente a las entidades mercantiles Head Symbol, S.L., Punto Hair Brand, S.L., BDN Cosmetics, S.L. y Hair and Beauty and Cash and Carry, S.L. y don Roberto derecho preferente y exclusivo sobre el distintivo 'MOROCCANOIL' que se deriva de sus registros de marca de la Unión nº 009015496, 008729519, 006492185 y 012393955; 'MOROCCANOIL M' en virtud de los registros nº 013148192, 01239374, 012393518, 013123484 y 012393872; y 'MOROCCANOIL SUN' que se deriva del registro nº 013164281.

b) Que la comercialización, venta y distribución por las entidades mercantiles Head Symbol, S.L., Punto Hair Brand, S.L., BDN Cosmetics, S.L. y Hair and Beauty and Cash and Carry, S.L. y don Roberto ,de productos 'MOROCCANOIL' sin formar parte de la red de distribución autorizada por la entidad mercantil Moroccanoil Israel Ltd., ni reuniendo las características necesarias para ser elegibles para ello supone unaviolación de los derechos otorgados en virtud de los registros de marca de la Unión referidos en el punto a).' c) Que la comercialización, venta y distribución por las entidades mercantiles Head Symbol, S.L., Punto Hair Brand, S.L., BDN Cosmetics, S.L. y Hair and Beauty and Cash and Carry, S.L. y don Roberto ,de productos 'MOROCCANOIL' alterando dichos productos, insertando nuevas etiquetas y retirando códigos de identificación de producto supone una violación de los derechos otorgados en virtud de los registros de marca de la Unión referidos en el punto a).' II. CONDENAR Y CONDENO a las entidades mercantiles Head Symbol, S.L., Punto Hair Brand, S.L., BDN Cosmetics, S.L. y Hair and Beauty and Cash and Carry, S.L.y don Roberto : a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b) A cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de comercializar, vender y distribuir productos 'MOROCCANOIL'.

c) A la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de las marcas de la Unión citadas en el apartado I.a) del fallo de esta sentencia y, en particular, a retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, publicitarios, etiquetas u otros documentos, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo, incluidos contenidos en sitios o páginas de internet en los que se haya materializado la violación del derecho de marca, y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción, a costa del infractor.

d) A indemnizar a la entidad mercantil Moroccanoil Israel Ltd. en la cantidad de 4.489,77 € por concepto de daño emergente.' e) A indemnizar a la entidad mercantil Moroccanoil por concepto de lucro cesante en la cantidad que resulte de aplicar a cada uno de los demandados los criterios indicados en el hecho séptimo de la demanda según la documentación que se ha aportado, y cuya cuantificación tendrá lugar en fase de ejecución de sentencia.

f) A la indemnización coercitiva de 600,00euros diarios a cada uno de los demandados, o la que en su caso mejor considere este Juzgado, por cada día de retraso en el cumplimiento de la sentencia, desde que sean condenadas las entidades mercantiles Head Symbol, S.L., Punto Hair Brand, S.L., BDN Cosmetics, S.L. y Hair and Beauty and Cash and Carry, S.L., hasta que efectivamente retiren de sus negocios las referencias a cualquiera de las marcas titularidad de la entidad mercantil Moroccanoil Israel Ltd.

Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, las entidades mercantiles Head Symbol, S.L., Punto Hair Brand, S.L., BDN Cosmetics, S.L. y Hair and Beauty and Cash and Carry, S.L., y don Roberto .'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 26 / 3 / 19, en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO. Sentencia de primera instancia y ámbito de la apelación.- 1. La sociedad actora, titular de una pluralidad de marcas de la Unión Europea en las que, como elemento común, aparece la palabra 'MOROCCANOIL', dedujo en la demanda acciones por infracción de dichas marcas -fundadas, entre otros, en los artículos 34.2 y 36.2 de la Ley 17/2001, de Marcas (LM) y en el artículo 15.2 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada) (RMUE)-, pretendiendo la declaración de la infracción de tales marcas, así como diversos pronunciamientos condenatorios a consecuencia de la misma.

2. Los hechos sustentadores de tales pretensiones son, extractadamente, y respecto de cada una de las mercantiles demandadas, los siguientes: i) Respecto de los tres codemandados, la venta de productos signados con marcas de la actora fuera de los canales de comercialización autorizados.

ii) Más concretamente, en cuanto a HEAD SYMBOL, SL y PUNTO HAIR BAND, SL (en adelante, las referencias a estas dos sociedades será SYMBOL), la venta en sus establecimientos (llamados 'BOB HAIRTORES') de productos originales de la actora, a los que se le habían adherido etiquetas falsas, sustituyendo las originales.

ii) En lo que concierne a D. Roberto , la venta en su tienda STYLS COMERCIAL de productos originales con las mismas etiquetas falsas.

En ambos casos, se alegaba que los productos habían sido manipulados, pues se había sustituido la etiqueta frontal, original, de los botes por otra, reproducción de ésta, que eliminaba los códigos matriciales de seguimiento y ponía otros en su sustitución.

3. La muy correcta y razonada sentencia de instancia ha estimado la demanda, efectuando, dichos sean muy en síntesis, los siguientes razonamientos: i) De la prueba practicada en el procedimiento deriva la existencia de un sistema de distribución selectiva establecido por la actora para la comercialización de sus productos.

ii) La comercialización de los productos por parte de los demandados no respeta los parámetros exigidos por la titular de la marca a sus establecimientos autorizados.

iii) La prueba acredita también que los productos con etiquetas alteradas fueron adquiridos en establecimientos de los demandados.

iv) Tales actuaciones legitiman al titular de la marca para accionar contra los terceros que realizan tales conductas.

4. Anticipamos desde este momento que la valoración que efectúa este Tribunal es coincidente (salvo en una cuestión muy concreta, como más adelante se dirá) con la del juzgador de instancia, sin que de lo alegado en los escritos de interposición de los recursos se advierta motivo alguno que permita disentir de la decisión contenida en la resolución recurrida, la cual puede ser confirmada con solo dar por reproducidos, asumiéndolos, sus fundamentos. Con ello se daría cumplimiento a la obligación que el artículo 120 núm. 3 en relación con el artículo 24 núm. 1 de la Constitución Española impone a los Tribunales de motivar las resoluciones que dicten debidamente a fin de dar a conocer a las partes las razones de sus decisiones, y que permite, según ha señalado con reiteración la doctrina emanada del Tribunal Constitucional (sentencias 174/ L987, 146/L980, 27/L992, 175/1191 autos del mismo Tribunal Constitucional 688/89, y 956/88) la motivación por remisión a una resolución anterior cuando la misma haya de ser confirmada, y precisamente porque en ella se exponen argumentos concretos y bastantes que sustentan cumplidamente la decisión en ella adoptada.

Poco más se puede añadir a lo que, con correctísima valoración de la prueba practicada y con acertada aplicación de las normas jurídicas aplicables al caso, se contiene en la resolución apelada. Sin embargo, al abordar los motivos de recurso, efectuaremos algunos razonamientos que consideramos que son de especial relevancia y que corroboran la solución adoptada en la resolución recurrida.

5. Frente a la Sentencia de instancia se han alzado las partes condenadas, formulando una serie de motivos impugnatorios, que serán abordados en los siguientes fundamentos.



SEGUNDO. Generalidades sobre el agotamiento del derecho de marca.- 6. El derecho exclusivo conferido por la marca UE (art. 9.1.a RMUE) habilita a su titular para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico a ella, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

7. Naturalmente, el derecho exclusivo del titular se agota cuando los productos han sido comercializados en el Espacio Económico Europeo, bajo esa marca, por dicho titular o con su consentimiento (art. 15.1 RMUE, titulado ' agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión', que establece que ' Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo esa marca por el titular o con su consentimiento'). Lo que significa que, si el titular de la marca ha autorizado la comercialización de productos signados con ella en el EEE, no puede prohibir su uso por un tercero. Con el instituto del agotamiento se impide al titular influir en las condiciones bajo las cuales el comercio de sus productos marcados tendrá lugar, pues ello afectaría al régimen de la competencia: el titular de la marca tiene derecho a aprovechar, en exclusiva, la primera comercialización del producto en el EEE; una vez producida ésta, el titular ya no puede obstaculizar su futura comercialización.

8. Esta regla cuenta con una excepción, prevista en el art. 15.2 RMUE: la existencia de '... motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización'. Existiendo esos motivos, se reactiva el derecho del titular de la marca para prohibir su uso por un tercero, respecto de dichos productos.

9. El pleito que nos ocupa, reproducido en sus líneas generales mediante los recursos interpuestos, gira en torno al agotamiento marcario.

La sentencia de primera instancia ha considerado que dicho agotamiento no se produjo, pues existen motivos legítimos que permiten que el actor, titular de las marcas UE, pueda prohibir a los codemandados su uso. Esos motivos, como se ha apuntado con anterioridad, son de un doble orden: 1º) Comercialización sin seguir las pautas del sistema de distribución selectiva establecido por el titular de la marca, y 2º) Alteración de los productos, mediante la sustitución de las etiquetas originales, por otras, que, por ello, son falsas.



TERCERO. Infracción marcaria por la sustitución de las etiquetas de los productos.- 10. a) Prueba de la comercialización en los establecimientos de los codemandados de productos MOROCCANOIL con etiquetas falsas.- En el extenso escrito de apelación de SYMBOL solo se dedican catorce líneas (apartados 83 a 85) a negar que los productos aportados por la actora se correspondan con los adquiridos en sus establecimientos, añadiendo que tampoco hay prueba de que los productos comprados no hayan sido manipulados con posterioridad. En definitiva, se alega que la prueba de ese hecho descansa sólo en ' la palabra de la actora'.

11. El recurso de HAIR AND BEAUTY CASH AND CARRY, SL y BON COSMETICS SL (en lo sucesivo BEAUTY), en dos líneas y media (apartado 16) niega que dichas sociedades hayan modificado o alterado las etiquetas y los códigos de trazabilidad, sin que haya prueba alguna de ello.

12. De entrada, no es aceptable la insinuación que efectúa la apelante SYMBOL, rayana con la mala fe procesal, de que los productos que han sido presentados por la parte actora han podido ser manipulados, pues ello sugiere, ni más ni menos, la posible comisión de un ilícito penal, como sería el caso de que la demandante hubiera cambiado motu proprio, y con indudable mala fe equiparable a dolo, las etiquetas de unos productos por otras distintas, con el objeto de asegurarse un medio de prueba a utilizar en este proceso.

13. Consideramos correcta la valoración efectuada por el magistrado de instancia, detallada en grado sumo en el fundamento de derecho segundo, apartado 21 in fine -al que nos remitimos, a fin de evitar inútiles reiteraciones- que concluye que esos productos con etiquetas falsas fueron adquiridos en las tiendas de las demandadas.

14. Corrobora la conclusión alcanzada en la instancia un hecho demoledor: el codemandado Sr. Roberto ha mantenido en la primera instancia (también en la apelación) que los todos productos que comercializaba fueron adquiridos en establecimientos de BEAUTY. Esos productos también tenían las etiquetas originales sustituidas por otras. La propia demandante reconoce (folio 27 de la demanda) que, según resulta del estudio de las facturas recabadas en las diligencias preliminares que promovió, las tiendas STYL S COMERCIAL, propiedad del citado Sr. Roberto , obtenían suministro únicamente de dos empresas, BDN COSMETICS y HAIR AND BEAUTY CASH AND CARRY, SL (BEAUTY).

Por tanto, ya son dos fuentes distintas (el actor y el codemandado) las que confluyen en señalar que esas dos mercantiles comercializaban productos MOROCCANOIL con etiquetas no originales: la parte actora las compró en sus establecimientos (y las ha traído al procedimiento) y el codemandado citado también las compró a aquéllas, como ha reconocido y acreditado documentalmente.

De otra parte, la etiqueta falsa del producto comprado en STYLS COMERCIAL es idéntica a la de los adquiridos en las BOB HAIRSTORES de SYMBOL.

Con todo ello, es acertada la conclusión de que todos los codemandados comercializaban productos MOROCCANOIL con etiquetas falsas.

15. b) Sustitución de las etiquetas.- La sustitución de las etiquetas consistió, tal y como se indica en la sentencia recurrida y se ha acreditado debidamente, en la eliminación de las etiquetas auténticas (que incluían los códigos matriciales prescritos) y el pegado de otras etiquetas similares (de distinta calidad, como se puede constatar a simple vista), sin código de barras o con un código de barras diferente, situado también en una parte distinta del envase original.

Las nuevas etiquetas adheridas a los productos son, por ello, falsas, en cuanto no fueron las puestas por el titular de la marca.

16. c) Motivo legítimo que enerva el agotamiento marcario.- Este Tribunal ha considerado ya con anterioridad que la sustitución de etiquetas originales por otras distintas supone un motivo legítimo, ex art. 15.2 RMUE, suficiente para que el titular pueda prohibir el uso de su marca por parte de un tercero ( sentencias n.º 116 / 16, de 6 de mayo y de 25 de julio de 2016).

17. Es irrelevante que la etiqueta sustituta de la original sea similar o parecida, o que incluya la marca de su titular: la mera sustitución de la etiqueta puesta por el titular de la marca revela siempre un motivo ilegítimo; más aún, si cabe, cuando se sustituyen los códigos de seguimiento por otros distintos, pues ello sugiere una actuación a una mayor escala, en que el autor pretende también controlar la distribución de esos productos con etiquetas falsas. Nadie sustituye una etiqueta original por otra sin una razón, que obviamente no ha sido explicitada por las demandadas en el procedimiento.

18. Es, sin duda, por tanto, circunstancia cualificada la eliminación de los códigos matriciales de seguimiento.

Sobre esta cuestión, en la primera sentencia antes referida, este Tribunal ya razonó que '... cuando un comerciante elimina, con cualquier técnica -raspado, recorte físico o superposición de etiquetas-, sin el consentimiento del titular de una marca, los códigos utilizados por esta marca en los embalajes de sus productos, bien para su definitiva eliminación o para su sustitución por una etiqueta equivalente pero distinta, de manera que el código del fabricante de los productos de que se trata quede completamente disimulada, sustituido o suprimido, o cuando un comerciante comercia con productos con tales alteraciones, el titular de la marca está facultado para oponerse a que el comerciante utilice dicha marca para comercializar la reventa.

Y es que en tal caso se incurre en menoscabo de la función esencial de la marca, que es la de indicar y garantizar la procedencia del producto, lo que incluye el lugar de la primera comercialización en tanto circunstancia íntimamente vinculada al principio del agotamiento que está connaturalmente conectado con el fundamento del derecho sobre la marca pues, como ha dicho la STJUE C-427/93 , caso Bristol-Myers de 11 de julio de 1996 , '...el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta marca', añadiendo la STJUE, C-16/03 , Peak Holding AB, de 30 de noviembre de 2004 , que '...una venta que permite al titular hacer efectivo el valor económico de su marca, agota los derechos exclusivos conferidos por la directiva, incluido el derecho a prohibir que el tercero adquirente revenda los productos'.

Desde esta perspectiva, un código de trazabilidad de un fabricante que exporta y comercializa sus productos por múltiples mercados internacionales, incluyendo aquellos que son externos al Espacio Económico Europeo, es factor dominante del envasado en tanto permite garantizar para el titular de la marca el propio ejercicio de los derechos que tiene imputados en tanto titular de dicho signo como es la persecución, por infracción, de las importaciones paralelas no consentidas por él.

De tales consideraciones deriva que la supresión del código de que se trata, si no es equivalente a la supresión y/o sustitución de la marca, sí está vinculado a una conducta vinculada a la funcionalidad misma de la marca, lo que constituye, dice la STJUE, C-379/97, de 12 de octubre de 1999 en relación a la sustitución de una marca por otra, una utilización por parte del importador paralelo de una marca que no le pertenece, lo que es extensivo al caso de la eliminación de los elementos que permiten el desarrollo del objeto de la marca, como es el ejercicio del ius prohibendi'.

19. La eliminación de los códigos también afecta al valor propio de la marca, máxime cuando se trata de productos de lujo (como reconoce la contestación de SYMBOL en su apartado 29) pues, remitiéndonos nuevamente a la citada sentencia de 6 de mayo del 2016 : ' Dice la STJUE 14 julio 2011, asunto C-46/2010 (Viking Gas A/S) al interpretar el alcance de las hipótesis que excepcionan el principio de agotamiento a que se refiere el art. 7-2 de la Directiva (hoy, 15-2 Directiva 2015/2436 ), idénticos en contenido al art 13-2 RMU, que las hipótesis que se contemplan son meramente ejemplificativos.

Dice en concreto que 'Según reiterada jurisprudencia, el uso de la expresión 'en especial' en el artículo 7, apartado 2, demuestra que el supuesto relativo a la modificación o a la alteración del estado de los productos de la marca sólo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueda constituir un motivo legítimo (véase, en particular, la sentencia de 23 de abril de 2009 , asunto C-59/98 caso Copad, Rec . p. I-3421, apartado 54, y jurisprudencia citada).

Hemos hecho la anterior referencia para situar la amplitud interpretativa del art. 13-2º como parte del segundo argumento de los empleados por los recurrentes, relativo a que la concurrencia de la excepción al principio del agotamiento lo proporciona en el caso, el hecho físico de la sustitución, supresión y eliminación del código de los envases pues tales hechos derivan, (...), en una notoria y patente alteración del envase que colisiona directamente con la doctrina del Tribunal Europeo sobre embalajes defectuosos, de mala calidad o descuidados, lo que incluye los casos, dice la STJUE C- 348/04 , Boehringer-II, en que el embalaje aunque ...no sea defectuoso, de mala calidad o descuidado, pueda afectar al valor de la marca perjudicando la imagen de seriedad y calidad inherente a dicho productos, y a la confianza que pueda inspirar al público pertinente' -apart 43-, lo que se produce cuando el público de los perfumes, de cuidada presentación, recibe el producto en un paquete o embalaje con los elementos de identificación por barras y número alterado, borrado por raspamiento o recortado o con pegatina superpuesta, situaciones que le llevará al ánimo dudas sobre la veracidad del propio producto y, en su caso, sobre el grado de control que ejerce el fabricante sobre sus productos, en detrimento de éste.

Por otro lado, ningún elemento de los contenidos en el art. 13-2 RMU llevan a la conclusión de que están reservados para productos de lujo. Basta que alteren la imagen, prestigio, seriedad o calidad inherente a la marca para que se pueda aplicar a la marca. Y ninguna de estas cualidades, aunque no sean marcas de lujo, se puede negar a las marcas xx, tal y como ya hemos explicado con anterioridad'.

20. d) Régimen de imputación objetiva a los codemandados comercializadores.- Una vez que ha quedado acreditada la existencia de un motivo legítimo que excepciona el agotamiento marcario, existe infracción por parte del tercero que hace uso de la marca en el tráfico jurídico.

Los tres codemandados han infringido, por lo dicho, las marcas de la actora. Téngase en cuenta que, en la demanda, no se imputa que los codemandados hayan sido quienes, materialmente, hayan realizado u ordenado el cambio de etiquetas: el título de imputación de responsabilidad reside, exclusivamente, en la comercialización de productos con etiquetas falsas.

21. Es indiferente, por tanto, que ellos hayan sido los que materialmente hayan sustituido o no las etiquetas, o que conocieran esa circunstancia cuando realizaron la infracción. No importa, a los efectos de la infracción la existencia buena o mala fe. Los elementos subjetivos son inanes, pues la infracción de la marca tiene un marcado carácter objetivo, como se desprende del art. 9.2 RMUE, que no incluye componente subjetivo alguno, más allá del objetivo uso en el tráfico económico. Basta, por tanto, con que se haya producido la comercialización de los productos con las etiquetas sustituidas para que exista infracción por parte de los demandados.

22. Los elementos subjetivos (que guardan relación con el alegato del Sr. Miguel , en el sentido de que se limitó a comprar en un establecimiento los productos, debidamente facturados) pueden tener relevancia en orden, por ejemplo, a la indemnización de daños y perjuicios ( art. 42 de la Ley de Marcas, LM), que obliga a responder de los daños y perjuicios causados cuando el tercero ha sido advertido suficientemente de la existencia de la violación de la marca, con el requerimiento de que cese en la misma, o cuando en la actuación hubiese mediado culpa o negligencia, o la marca en cuestión fuera renombrada.



CUARTO. Infracción de derechos marcarios por comercialización de productos fuera del sistema de distribución selectiva.- 23. La sentencia recurrida dedica buena parte de su fundamentación jurídica a razonar la existencia de un sistema de distribución selectiva instaurado por la parte actora para la comercialización de sus productos, y la falta de observancia por los codemandados de los parámetros establecidos por aquélla para salvaguardar la imagen de su marca.

24. Realmente, una vez que hemos confirmado la existencia de infracción por la comercialización de productos con etiquetas falsas, no es preciso analizar si también existe desde la perspectiva de la comercialización fuera del sistema de distribución selectiva, pues la violación marcaria ya se ha producido.

25. Pero es que, además, en puridad, no habría de entrarse en este análisis, pues la comercialización de los productos fuera del cauce establecido por el titular debe ser abordada cuando se trata de productos originales, tal cual fueron puestos en el tráfico económico por el titular. Entonces sí tiene sentido comprobar cómo el comerciante o distribuidor no integrado en ese sistema usa la marca.

Pero este no es el caso que nos ocupa, como hemos visto. La sustitución de las etiquetas, la eliminación de los códigos matriciales de seguimiento y la puesta, en ocasiones, de otros distintos, nos traslada a un escenario de ilicitud en el que es inane abordar si los comercializadores que nos ocupan 'lo hacían bien' al vender o comerciar con los productos, respetando los criterios del titular marcario, dado que existía una falta de origen que lo vicia absolutamente todo. Cualquier comercialización de productos con etiquetas falsas es infractora per se, no hace falta nada más. No hace falta analizar la bondad de la forma de distribución, ni si ésta respeta o no las normas queridas por el titular.

Sería paradójico afirmar que un comercializador de productos con etiquetas falsas respeta los criterios de distribución y venta establecidos por el titular. No tiene sentido entrar en estas disquisiciones porque, insistimos, siendo los productos infractores, ello contamina ya cualquier forma de comercialización ulterior. La comercialización de productos falsos (entendiendo por tales productos que no son originales, pues un tercero los ha modificado como ha tenido por conveniente), como son los productos en que se han sustituido las etiquetas por otras, es infractora; cualquier uso posterior de la marca, sean cuales sean las condiciones en que se produce, y por muy exquisitas que pudieran ser, también lo es.

26. En cualquier caso, y si fuera preciso (que no lo es, según nuestro criterio) analizar la infracción desde la perspectiva del respeto al sistema de distribución selectiva, ninguno de los argumentos vertidos en los escritos de apelación tiene entidad para enervar las correctos razonamientos vertidos en la resolución recurrida, que este Tribunal comparte y a los que expresamente nos remitimos, a fin de evitar inútiles reiteraciones.



QUINTO. Recapitulando. Consecuencias de la infracción.- 27. Lo razonado en los fundamentos anteriores acarrea, con desestimación de los motivos impugnatorios correspondientes, la confirmación de la totalidad de los pronunciamientos declarativos de la sentencia apelada.

28. El recurso de SYMBOL discute, finalmente, en su apartado quinto, los efectos indemnizatorios anudados a la infracción.

Como es de ver con dicho motivo, el recurso (epígrafes 87 a 90) copia, palabra por palabra, lo alegado en la contestación a la demanda (apartados 64 a 66).

Lo que significa que, procesalmente, el motivo está incorrectamente planteado, lo que ha de acarrear su desestimación.

Y ello, porque todas las cuestiones relativas a la cuantificación de los daños y perjuicios fueron analizadas en el fundamento de derecho cuarto, apartados 35 y siguientes, de la sentencia, en que se efectúan una serie de razonamientos y disquisiciones, que no han sido rebatidas específicamente en el recurso. La apelación aborda el motivo cual si se tratara, de nuevo, de contestar a la demanda.

Con esta forma de proceder se infringen los arts. 456 y 458 LEC ya que el motivo impugnatorio no rebate los razonamientos efectuados en la sentencia recurrida para desestimar los idénticos vertidos en la contestación a la demanda, sino que el escrito de interposición se limita a un 'corta-pega' de dicha contestación, que contradice la esencia de la apelación, pues se actúa como si la sentencia de instancia, con relación a estos apartados, no existiera: no se concreta en qué se disiente de tales razonamientos, lo que impide al Tribunal conocer cuáles sean las razones en cuya virtud la sentencia le es desfavorable, presupuesto esencial de cualquier recurso ( artículos 448.1 y 456.1 LEC).

29. El recurso del Sr. Roberto discute las consecuencias derivadas de la infracción, alegando que una vez que recibió el requerimiento de la actora, años antes de la presentación de la demanda, dejó de comercializar los productos de la demandante.

Varias precisiones han de efectuarse.

La infracción cometida por este codemandado existe, según lo razonado en fundamentos anteriores, en cuanto comerció con productos con etiquetas falsas, con independencia de que pudiera haberlo hecho de buena fe, desconociendo tal circunstancia, o que hubiera adquiridos los productos a otra codemandada.

Téngase en cuenta que el fallo de la sentencia recurrida sugiere, en su apartado declarativo letra c), que la alteración de los productos, la inserción de las nuevas etiquetas y la retirada de los códigos de identificación, fue realizada también por este codemandado. Sin embargo, en los razonamientos de la sentencia (fundamento segundo, apartado e, letra e), se residenció la infracción en la mera comercialización de los productos con las etiquetas falsas, sin argumentación alguna acerca de que tales conductas hubieran sido efectuadas por aquél.

A mayor abundamiento, ha quedado debidamente probado que la adquisición de los productos se realizó en un establecimiento de una codemandada, que comercializaba productos con etiquetas falsas. Dejaremos, por tanto, sin efecto, el apartado declarativo en este aspecto.

De otra parte, y como es de ver en el escrito de oposición a la apelación, la otrora demandante no discute el alegato de que dicho codemandado dejó de vender los productos MOROCCANOIL en mayo de 2015. Con ello, obviamente, deben dejarse sin efecto los apartados b y c del apartado condenatorio del fallo. Claro está, y con independencia de ello, cualquier comercialización futura de este tipo de productos podría suponer una nueva infracción.

El apartado f (indemnización coercitiva) no le afecta, ya que se refiere al retraso en el cumplimiento de la sentencia por las sociedades condenadas, a las que cita nominalmente, sin que lo haga de este codemandado.

Y la condena al pago solidario de la indemnización de daños y perjuicios también debe ser dejada sin efecto, pues falta el presupuesto a que se refiere el art. 42 LM. La demanda, más allá de la transcripción literal de dicho precepto, ninguna precisión efectuó acerca del presupuesto de la indemnización de daños y perjuicios respecto de este codemandado. Y la sentencia, apartado 30, considera que este presupuesto, para todos los codemandados, es el previsto en el art. 42.1, por la primera comercialización en el ámbito de la EEE.

Claramente, se comprueba que la comercialización efectuada por el Sr. Roberto no fue la primera, pues adquirió los productos de otras codemandadas, como ha quedado debidamente acreditado.



SEXTO.- La desestimación del recurso de apelación conlleva, de conformidad con los 394 y 398 de la LEC, la imposición de las costas a la parte apelante, al no apreciarse que la cuestión promovida presente serias dudas de hecho o de derecho.

La confirmación de la resolución recurrida supone la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso ( D. A. 15ª.9 LOPJ).

En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. En cuanto a las costas de la primera instancia, de conformidad con el art. 394.1, habrán de imponerse a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie la existencia de serias dudas de hecho o de derecho.

De conformidad con la D.A. 15ª.8 LOPJ, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

SÉPTIMO.- La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2ºLEC-, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

Fallo

FALLAMOS: Que con desestimación de los recursos de apelación interpuestos por la representación de HAIR AND BEAUTY CASH AND CARRY, SL y BON COSMETICS SL, y de PUNTO HAIR BAND, SL y HEAD SIMBOLS, SL; y con estimación parcial del planteado por la representación de D. Roberto , debemos revocar yrevocamos parcialmente dicha resolución en el sentido de: i) Mantener la estimación íntegra de la demanda respecto de todas las sociedades codemandadas, con imposición de costas a las demandadas.

ii) Declarar que la estimación de la demanda respecto del Sr. Roberto ha sido parcial, sin especial imposición de costas.

iii) Dejar sin efecto los siguientes apartados del fallo, respecto de dicho codemandado: 1º Declarativo c, suprimiendo a partir de 'alterando', 2º los pronunciamientos condenatorios b) a f) Manteniendo en el resto la resolución recurrida, imponiendo las costas del recurso a las apelantes cuyo recurso ha sido desestimado y sin especial mención en cuanto a las originadas por el recurso parcialmente estimado.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/ s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/ impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr.

D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha.

Certifico.