Encabezamiento
JUZGADO DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS Nº 1 DE ESPAÑA
N.I.G.:03014-66-2-2016-0000013
Procedimiento: Procedimiento Ordinario [ORD] - 000008/2016-CR
De: D/ña. GLOBAL MANUFACTURING & TRADING COPANY SL
Procurador/a Sr/a. OLIVER FERRER, LAURA
Contra: D/ña. MIMAX LIGHTING SL
Procurador/a Sr/a. MOLINA SANCHEZ-HERRUZO, RICARDO
SENTENCIA nº 43/2018
En Alicante, a 23 de febrero de 2018.
Vistos por mí, don Leandro Blanco García-Lomas, magistrado-juez del Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios nº 1 de España, los autos de Juicio Ordinario con número 8/2016, en el que es parte demandante la entidad mercantil Global Manufacturing & Trading Company, S.L. (en adelante, GLOBAL), representada por la Procuradora de los Tribunales doña Laura Oliver Ferrer y asistida por el Letrado don Benjamín José Prieto Clar, en sustitución de la Letrada doña Amaya Mallea; y parte demandada la entidad mercantil Mimax Lighting, S.L. (en adelante, MIMAX), representada por el Procurador de los Tribunales don Ricardo Molina Sánchez-Herruzo y asistida por la Letrada doña Cristina Maria Aguilar; habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE DISEÑOS INDUSTRIALES; ACCIÓN DECLARATIVA Y DE CONDENA AL RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN DE DISEÑOS INDUSTRIALES; ACCIÓN DECLARATIVA Y DE CONDENA A LA CESACIÓN; y ACCIÓN DE CONDENA A LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA, dicto la presente sentencia.
Antecedentes
PRIMERO.-El día 5 de enero de 2016, la Procuradora de los Tribunales doña Laura Oliver Ferrer, actuando en la representación antedicha, presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario.
SEGUNDO.-Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de la MIMAX mediante escrito presentado en este Juzgado el día 29 de abril de 2016, en cuyo seno interpuso demanda reconvencional. Conferido el oportuno traslado a la parte contraria para que contestase a la demanda reconvencional, ésta evacuó el trámite conferido mediante escrito presentado en este Juzgado el día 26 de mayo de 2016.
El día 11 de julio de 2016 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, señalándose en éste el día 4 de julio de 2017 como día para la celebración de la vista. Esta tuvo lugar el día señalado con el resultado que obra en autos. En su seno se practicaron los siguientes medios de prueba:
1) Interrogatorio del legal representante de la entidad demandada.
2) Interrogatorio del legal representante de la entidad demandante.
3) Testifical de don Juan Antonio, diseñador de GLOBAL.
4) Testifical de don Carlos Manuel, representante de GLOBAL.
5) Pericial contable.
6) Pericial informático.
7) Pericial de don Pedro Francisco.
Tras la práctica de la prueba y la formulación de las conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia.
TERCERO.-En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente.
Fundamentos
PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.
A) Breve exposición de los hechos de la demanda.
1.La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ('causa petendi', según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes:
a) Legitimación de las partes:
a.1.- Legitimación activa: GLOBAL, dedicada al diseño y comercialización de lámparas decorativas, es titular de los siguientes registros de diseños industriales:
(i) Modelo comunitario nº 002621698-0008: se corresponde con la serie que GLOBAL ha denominado NUR y que comercializa bajo la referencia nº 4981 (documentos nº 1 y 3 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).
(ii) Modelo comunitario nº 002621698-0009: se corresponde con la serie que GLOBAL ha denominado NUR y que comercializa bajo la referencia nº 4982 (documentos nº 2 y 3 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).
a.2.- Legitimación pasiva: MIMAX ha importado y comercializado diseños supuestamente infractores de los modelos comunitarios de GLOBAL. MIMAX tiene como principal actividad la importación y comercialización de artículos de iluminación que se abastece entre otros, de productos fabricados en la República Popular China.
b) Posición competitiva de las partes:
b.1.- MANTRA es una entidad mercantil dedicada desde su fundación, en el año 2000, a crear, desarrollar y comercializar diseños propios tanto para el mercado nacional como el mercado internacional.
b.2.- Con un tamaño medio dentro del sector (30 empleados), GLOBAL se ha caracterizado por una agilidad y creatividad muy alta durante todos los años de su existencia. En este punto, siendo capaces de crear modelos originales a precios muy interesantes, en MANTRA se han diseñado diversos estilos, llegando hasta el punto de tener registrados hasta más de 200 modelos comunitarios. De esta forma, para tratar de distinguir a la firma con un diseño propio y singular, tanto en el mercado nacional como en los mercados internacionales, escogieron distinguir los productos con la marca 'MANTRA'.
b.3.- En el mes de septiembre de 2015, GLOBAL detectó, a través de su representante en Cataluña, detectó en el mercado nacional que MIMAX presentó varios productos con diseños idénticos o cuasi idénticos a los registrados por GLOBAL.
c) Modelos objeto de copia, diseño, creación, coste y comercialización de las copias por MIMAX:
c.1.- Suele ser una estrategia de multitud de empresas infractoras, entre las que se encuentra MIMAX, la fabricación por parte de empresas chinas de encargos y pedidos de empresas de terceros países, como las españolas, sobre catálogos comerciales y diseños de la propia competencia con evidente ventaja competitiva que puede calificarse de desleal, al no incurrir en costes de diseños ni de fabricación conforme a los estándares industriales europeos y los costes laborales, pero de los cuales resultan verdaderas imitaciones o falsificaciones de gran fidelidad frente a los auténticos y legítimos. En este supuesto puede incluirse el producto objeto de este procedimiento, lámparas de iluminación, que pueden fácilmente adquirirse en grandes superficies y comercios especializados de forma involuntaria por los consumidores. En consecuencia, MIMAX no realiza actividad fabril, sino que se dedica a importar y comercializar productos chinos, ahorrándose los gastos de creación del diseño que sí asume GLOBAL (documento nº 4 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).
c.2.- El esfuerzo creativo de GLOBAL queda acreditado de la siguiente manera: salario del diseñador de los modelos objeto de este procedimiento (documento nº 4 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (ii) planos originales del diseño NUR (documento nº 5 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (iii) dibujos técnicos a medida (documento nº 6 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (iv) renders (documento nº 7 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (v) planos despiezados de los modelos para su futura fabricación (documento nº 8 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (vi) fotografías previas a la comercialización de los diseños NUR (documento nº 9 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (vii) factura del estudio fotográfico que realizó las indicadas fotografías (documento nº 10 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (viii) inserciones fotográficas de los modelos NUR (documento nº 11 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (ix) facturas emitidas por los transportistas asiáticos de los modelos NUR definitivos (documento nº 12 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (x) factura a los proveedores asiáticos (documento nº 13 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); y (xi) fotografías del stand de MANTRA en la Feria de Hong Kong del mes de octubre de 2014 (documento nº 14 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria). En consecuencia, la facilidad de la mano de obra, la ausencia de controles administrativos de carácter laboral, social, medioambiental e industrial, hacen de China un paraíso asiático para recibir encargos de producción y exportar a terceros países productos falsificados. De ahí que una vez importados los productos con diseños litigiosos tras los trámites aduaneros, pasan a circular libremente por el mercado español y europeo, con gran perjuicio de GLOBAL, ya que son utilizados las mismas redes de distribución minorista (mismos productos, mismos diseños y mismos vendedores).
c.3.- De lo argumentado se desprende la existencia de un daño real, directo y cierto, que es continuado en el tiempo, por los siguientes factores: (i) la naturaleza del producto (lámparas de techo modernas), que implica un riesgo de generalización del producto con un producto de consumo con un ciclo de vida medio/corto (entre 5 y 10 años); (2) los costes y PVP casi idénticos o superiores, lo que denota un precio de venta final menor que el que es objeto de comercialización por MIMAX (documentos nº 15 y 16 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (iii) la situación geográfica, ya que las zonas de venta de GLOBAL y de MIMAX coinciden; y (iv) por razón de ruptura del mercado, ya que el no gasto empresarial que supone mantener diseñadores en la empresa y la importación de países tachados oficialmente de grandes falsificadores, permite precios más competitivos en el precio final o de venta al público, ya que simplemente se aprovecha del esfuerzo creativo e inversor anterior del titular de los diseños registrados.
d) Desarrollo temporal de la actividad ilícita:
d.1.- En el mes de septiembre de 2015, MIMAX comercializó copias de productos de GLOBAL, en los siguientes ámbitos: (i) en la página web de MIMAX www.mimaxlighting.com, en el apartado de 'Galería', bajo el nombre de la colección 'LED/decore' y denominado 'SHINE 7' y 'SHINE 6', siendo los armazones de las mismas los de las colecciones NUR de GLOBAL, y registrados en la EUIPO con los números 002621698-0008 y 002621698-0009 (documento nº 17 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); (ii) en el catálogo promocional de MIMAX, el modelo referenciado como 'SHINE 7', se utiliza el diseño y estructura de la lámpara de GLOBAL registrada como modelo comunitario nº 002621698-0008 (documentos nº 18 y 19 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria); y (iii) el representante de GLOBAL en Cataluña adquirió los modelos controvertidos (documentos nº 20 y 21 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria), modelos idénticos a los registrados por GLOBAL (documentos nº 22 a 25 de la demanda, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).
d.2.- Paralelamente a lo anterior, GLOBAL inició los trámites de nulidad del diseño 'SHINE W' de MIMAX, al ser idéntico al diseño NUR de GLOBAL identificado con el nº 4988, fruto del cual recibió un burofax de MIMAX de 5 de octubre de 2015 (documento nº 26 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria). Este burofax fue contestado por GLOBAL incluyendo también las infracciones de los modelos 'SHINE 7' y 'SHINE 6' (documento nº 27 de la demanda, impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria).
e) Los diseños registrados en la EUIPO, derechos exclusivos con protección definitiva: la asistencia letrada de la parte demandante afirma que la inexistencia de elementos distintivos en todos los productos que contienen los diseños litigiosos contrastados entre sí, supone que la impresión general de una persona con capacidades sensoriales normales no puede diferenciar unos de otros. Por tanto, para un consumidor, para un usuario inexperto, medio o para otro con cualificación y familiarización en el sector de la iluminación resulta evidente el grado de identidad en los diseños 'SHINE 7' y 'SHINE 6' (copias serviles) de MIMAX, por lo que la impresión general de unos con respecto a los otros no difiere.
f) Determinación de la acción derivada de la actividad irregular: la acción de infracción de diseño industrial registrado: la asistencia letrada de la parte demandante alega la infracción de los productos de MIMAX con referencias comerciales 'SHINE 7' y 'SHINE 6', en base a los modelos comunitarios registrados con los números 002621698-0008 y 002621698-0009, comercializados por GLOBAL con las referencias 4981 y 4982 de la colección NUR.
g) Indemnización de daños y perjuicios: la asistencia letrada de la parte demandante considera que las conductas descritas en la demanda son constitutivas de daños y perjuicios que han de ser indemnizados, lo que deberá efectuarse mediante el criterio del margen comercial que resulte de deducir el precio de venta de las lámparas comercializadas por MIMAX al coste de adquisición de las mismas, así como la indemnización correspondiente al desprestigio y la indemnización coercitiva en cuantía no inferior a 600,00 euros por día transcurrido desde la condena a cesar en la conducta ilícita y desleal hasta que se produzca su cesación definitiva.
B) Acciones ejercitadas por la parte demandante.
2.En base al relato de hechos contenido en el parágrafo anterior, la parte demandante ejercita las siguientes acciones:
a) Acción declarativa de infracción de diseño industrial: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare ' que los actos de fabricación, comercialización y publicidad de los Diseños con referencias comerciales de la demandada MIMAX: Shine 7 y Shine 6suponen una infracción de los Diseños Industriales de la actora Registrados en OAMI Nº 002621698-0008 y Nº 002621698-0009(Armazones de la Colección NUR, referencias 4981 y 4982 de la actora)'.
b) Acción declarativa de cesación: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare:
b.1.- La ' cesación de los actos de fabricación, comercialización y publicidad de los productos con referencias comerciales de la demandada MIMAX: Shine 7 y Shine 6'.
b.2.- ' (...) el derecho y condenar a una indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación de la violación, cuantificable en ejecución de sentencia por los elementos de prueba aportados y conforme a los criterios de cuantificación de la normativa de Diseño Industrial'.
c) Acción declarativa de daños y perjuicios derivados de los actos de infracción de diseños industriales: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare la ' Indemnización de los daños y perjuicios que se han irrogado a mi mandante en la cantidad que se establezca en el Informe pericial que al efecto se solicita más adelante'.
d) Acción declarativa relativa a la publicación de la sentencia: la parte demandante pretende que esta sentencia declare ' la publicación de la sentencia condenatoria, o del extracto de su fallo, mediante dos anuncios de alcance nacional en los periódicos EL MUNDO y EL PAÍS, y un tercero de alcance regional LAS PROVINCIAS, a cargo de la demandada'.
C) Breve exposición de los hechos de la contestación a la demanda.
3.La asistencia letrada de MIMAX alega los siguientes argumentos para interesar una sentencia absolutoria respecto de su defendida:
a) Diseños titularidad de MIMAX y precedentes que confirman su compatibilidad con los diseños de GLOBAL:
a.1.- MIMAX es una entidad mercantil dedicada a la importación y comercialización de innovadores productos de iluminación, que viene ofreciendo sus productos en el mercado español desde el año 2009, protegiendo sus diseños mediante los registros correspondientes, no siendo los diseños de los productos con referencias 'SHINE 7' y 'SHINE 6' una excepción: diseños nacionales con número D-0521375-01 y D-0521639-10 (documentos nº 1 a 4 de la contestación a la demanda, no impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria, por lo que, conforme al artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hacen prueba plena del estado de cosas que documentan). Estos diseños, en el momento de su inscripción, fueron objeto de oposición por parte de GLOBAL con base en los modelos comunitarios nº 002621698-0008 y 002621698-0009, oposición que se resolvió por la OEPM en el sentido de entender que existen suficientes diferencias entre ambos diseños industriales, de tal forma que producen una impresión general totalmente distinta a los ojos de un usuario informado (documentos nº 5 y 6 de la contestación a la demanda, no impugnados de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hacen prueba plena del estado de cosas que documentan). Estas decisiones de la OEPM no han sido recurridas por GLOBAL, por lo que han adquirido firmeza, al igual que GLOBAL no ha ejercitado ninguna acción de nulidad contra dichos registros.
a.2.- El día 16 de marzo de 2016 se celebró la Feria de Frankfurt denominada 'LIGHT+BUILDING', a la cual acudieron GLOBAL y MIMAX, siendo que en ésta GLOBAL interesó a las autoridades alemanas la inspección de las lámparas de MIMAX 'SHINE 7' y 'SHINE 6' por si las mismas pudieran ser infractoras de los derechos de exclusiva de GLOBAL, sin que esta investigación concluyera en la existencia de la infracción (documento nº 7 de la contestación a la demanda, no impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta).
b) Ausencia de acción de nulidad en contra de los registros vigentes de MIMAX: la asistencia letrada de la parte demandada, pese a que la ley indica que el registro de un diseño industrial no es bastante para impedir el ejercicio de una acción de infracción de diseño industrial, concluye que el hecho de que las decisiones de la OEPM no hayan sido recurridas y de que no se haya ejercitado una acción de nulidad registral respecto de los modelos referenciados como 'SHINE 7' y 'SHINE 6', permite presumir la existencia de total presunción de buena fe y existencia de buen derecho de MIMAX para realizar el uso de sus registros, y en apoyo de su postura cita la STS de 23 de mayo de 1994 y la STDMC de España de 17 de diciembre de 2008.
c) Comparativa de diseños: carácter limitado de protección de los diseños industriales de GLOBAL y distinta impresión de conjunto respecto de los diseños de MIMAX:
c.1.- Debilidad y carácter muy limitado de la protección de los registros de GLOBAL: la asistencia letrada de la parte demandada, antes de entrar a analizar de forma comparativa los productos de las partes, considera que deben tomarse en consideración diversos factores para determinar el umbral y grado de poder prohibitivo que poseen los modelos comunitarios números 002621698-0008 y 002621698-0009 titularidad de GLOBAL: (i) cuáles de los elementos que incorporan los modelos comunitarios al momento de su registro se consideran comunes por ya existir de forma previa en el mercado (estado de la técnica) y por tanto son normalmente coincidentes entre los productos comercializados por los diversos competidores del mercado; y (ii) cuáles de los elementos que incorporan los modelos comunitarios al momento de su registro pueden considerarse novedosos. Para dar respuesta a la primera de las preguntas, la asistencia letrada de la parte demandada ha efectuado una búsqueda de productos similares que en la actualidad se vienen desarrollando por los diversos competidores en el territorio español (documento nº 8 de la contestación a la demanda, no impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta), de lo que resulta que, con anterioridad a los modelos comunitarios de GLOBAL, ya se habían hecho accesibles al público un número considerable de diseños de lámparas que siguen patrones cerradamente similares, como es la utilización de cintas de iluminación o cintas led, colocadas de forma horizontal o vertical, con formas enroscadas o en espiral, circular, ovalada, parte superior discal, etc., constituyendo una tendencia de diseño en el campo de los productos de iluminación. Además, como quiera que el material utilizado para la fabricación y diseño de las lámparas led es la cinta led, cuya forma técnica y natural siempre está determinada por ser larga y angosta, los brazos luminosos que se utilizan en la mayoría de los diseños industriales de lámparas led localizadas en el mercado siempre tienen una forma parcialmente similar, lo que, a diferencia de lo argumentado por la parte demandante, limita el grado de libertad del autor. Por tanto, el umbral que otorga novedad y diferencia entre cada uno de los diseños industriales es la particularidad de los detalles como la posición de la cinta led de iluminación, su longitud, su grosor, el número de roscas que conforma, sus figuras, etc.
c.2.- Comparativa directa entre los diseños industriales en conflicto:
c.2.1.- Comparativa del modelo comunitario nº 002621698-0008 frente al modelo 'SHINE 7': los documentos nº 9 a 11 de la contestación a la demanda (impugnado de contrario el documento nº 9, informe pericial, en cuanto a su eficacia probatoria) ponen de manifiesto las diferencias existentes entre ambos diseños industriales:
(i) La parte superior de ambos diseños industriales mantienen diferencias sustanciales, tales como: (a) la lámpara 'SHINE 7' tiene un florón (disco superior) mucho más delgado que el del modelo comunitario nº 002621698-0008; (b) la lámpara 'SHINE 7' tiene en la parte lateral del florón (disco superior) 6 agujeros decorativos, inexistentes en el modelo comunitario nº 002621698-0008; y (c) el modelo comunitario nº 002621698-0008 tiene una placa unida a la parte inferior del florón (disco superior), ligeramente de mayor tamaño que sobresale visiblemente del florón, misma que es inexistente en la lámpara 'SHINE 7'.
(ii) La parte inferior de ambos diseños industriales mantienen diferencias sustanciales, tales como: (a) los brazos de luz de la lámpara 'SHINE 7' son mucho más largos y prolongados que los brazos de luz del modelo comunitario nº 002621698-0008; (b) los brazos de luz de la lámpara 'SHINE 7' caen de forma caprichosa y sin un sentido definido, creando espirales irregulares y concluyendo las puntas de forma distanciada y complemente opuesta; mientras los brazos del modelo comunitario nº 002621698-0008 caen realizando un giro corto semicircular, siguiendo un mismo orden y trayectoria, y concluyendo las puntas de forma paralela y en un mismo sentido; (c) los brazos de luz de la lámpara 'SHINE 7' dan la sensación de mayor volumen y longitud vertical que los del modelo comunitario nº 002621698-0008; y (d) el acabado exterior de la lámpara 'SHINE 7' es de un metálico brillante (cromado), mientras que el del modelo comunitario nº 002621698-0008 es mate.
(iii) La comparativa entre los productos enfrentados, tal y como son comercializados, muestran una impresión general distinta, ya que el modelo comunitario nº 002621698-0008 proyecta una caída de 3 espirales irregulares de gran dimensión, como emulando el vuelo de una cinta de gimnasia rítmica, cuyas puntas finalizan de forma opuesta, mientras que el diseño industrial de la lámpara 'SHINE 7' cae de forma semi-recta formando al final lo que parece ser una 'X' concluyendo con las puntas paralelas, por lo que la percepción de volumen y movimiento es totalmente distinta respecto de un diseño y otro. Estas diferencias no pueden pasar desapercibidas para un usuario informado.
c.2.1.- Comparativa del modelo comunitario nº 002621698-0009 frente al modelo 'SHINE 6': el documento nº 12 de la contestación a la demanda (no impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta) pone de manifiesto las siguientes diferencias sustanciales entre los modelos enfrentados:
(i) La parte superior entre ambos diseños industriales mantienen diferencias sustanciales, tales como: (a) la lámpara 'SHINE 6' tiene un florón (disco superior) que se conforma únicamente por un aro metálico, sin ninguna placa adicional en la parte inferior o superior de dicho aro, a diferencia del modelo comunitario nº 002621698-0009, que consta de un disco metálico en cuya parte inferior incorpora una placa de mayor diámetro; (b) la lámpara 'SHINE 6' tiene en la parte lateral del florón (aro superior) 6 agujeros decorativos, inexistentes en el modelo comunitario nº 002621698-0009; (c) en la lámpara 'SHINE 6' la cinta led de iluminación está unida a la parte lateral del florón (aro superior), mientras que en el modelo comunitario nº 002621698-0009 la cinta led de iluminación cae de la parte central y se encuentra unida a la plática metálica inexistente en el diseño industrial 'SHINE 6'; y (d) el modelo comunitario nº 002621698-0009 incorpora una pequeña barra de mayor grosor a la cinta led, que une dicha cinta y el disco metálico inferior, misma que tampoco se encuentra en el diseño de la lámpara 'SHINE 6'.
(ii) La parte inferior de ambos diseños industriales mantienen diferencias sustanciales, tales como: (a) la lámpara 'SHINE 6' tiene una cinta apreciablemente mucho más corta que la que se incorpora al modelo comunitario nº 002621698-0009; y (b) la lámpara 'SHINE 6' hace una rosca de una espiral casi completamente unida al florón; mientras que en el modelo comunitario nº 002621698-0009 la cinta hace una caída de 2 espirales que se prolonga de forma mucho más separada el florón.
d) Novedad y singularidad de los diseños industriales de MIMAX y consecuente imposibilidad de existencia de infracción: las apreciaciones anteriores, así como la decisión de la OEPM (documento nº 12 de la contestación a la demanda, no impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta) ponen de manifiesto que los diseños industriales de MIMAX referenciados como 'SHINE 7' y 'SHINE 6' mantienen un elevado grado de novedad y singularidad en comparativa con los modelos comunitarios de GLOBAL, por lo que no es posible defender que existe infracción alguna.
e) De los supuestos actos de competencia desleal:
e.1.- Improcedencia de la aplicación de la Ley de Competencia Desleal (en adelante, LCD): la asistencia letrada de la parte demandada considera que la parte demandante cae en el error de considerar que siempre que se produce una infracción de diseño industrial necesariamente se está realizando un acto de competencia desleal, cuando la doctrina de nuestros Tribunales considera que cuando una determinada conducta cae dentro del ámbito de una normativa de propiedad industrial, ésta tiene carácter de ley especial frente al carácter de ley general de la LCD, y por tanto se ha de aplicar la primera normativa.
e.2.- De los supuestos actos de competencia desleal que GLOBAL atribuye a MIMAX:
e.2.1.- Precio de venta: la asistencia letrada de la parte demandada recuerda que la parte demandante entiende que existe un acto de competencia desleal por el hecho de que MIMAX venda sus productos a un coste inferior que GLOBAL, cosa que es admitida por la parte demandada, salvo la supuesta aplicación del descuento del 15%. Recuerda que la fijación de precios es libre, y que lo que prohíbe el artículo 17.1 de la LCD es el pacto de precios.
e.2.2.- Fabricante chino: la asistencia letrada de la parte demandada recuerda que GLOBAL manda a fabricar sus productos a China. Además, el mero hecho de que MIMAX tenga un proveedor en China no es 'per se' constitutivo de ilícito competencial, ya que MIMAX dispone de facturas de compra de sus productos en fecha anterior a la fecha en la que GLOBAL fabrica por primera vez, así como la propia entidad demandante mandó fabricar sus productos en el mismo país que MIMAX.
e.2.3.- Diseñador en plantilla: no es cierto que MIMAX no cuente con diseñadores en plantilla, como se asevera en la demanda, como lo desmiente el documento nº 15 de la contestación a la demanda (no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta). Es más, el hecho de que una entidad mercantil decida, como estrategia empresarial, externalizar algunas de sus funciones productivas, no puede ser constitutivo de ilícito alguno.
e.2.4.- Supuesta imitación sistemática: la asistencia letrada de la parte demandada, frente a la alegación de la demanda de que la entidad demandante está imitando sistemáticamente los productos de la parte demandante, recuerda que en nuestro derecho rige el principio de libertad de imitación, sin que pueda entenderse como imitación sistemática lo que no es más que la discusión respecto de 2 diseños industriales, que además gozan, como se expuso antes, de novedad y singularidad.
e.2.5.- Acción de cesación: la asistencia letrada de la parte demandada considera que, no habiéndose acreditado la existencia de ilícitos competenciales ni de infracción de diseño industrial, no cabe estimar esta acción.
f) De la cuantificación de daños y perjuicios e improcedencia de publicación de la sentencia: la asistencia letrada de la parte demandada considera que las anteriores apreciaciones constituyen base suficiente para desestimar estas 2 acciones.
D) Breve exposición de los hechos de la demanda reconvencional.
4.Por su parte, la asistencia letrada de la parte demandada alega los siguientes hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida, la estimación de la demanda reconvencional:
a) Coherencia de hechos y decisiones: la asistencia letrada de la parte demandante reconvencional interesa que, para el hipotético caso de que este Juzgador estimase la existencia de similitud entre los diseños analizados en la demanda principal, declare que estos diseños industriales ya habían sido hechos públicos en el mercado con anterioridad a la fecha de solicitud de registro de los modelos comunitarios números 002621698-0008 y 002621698-0009 (28 de enero de 2015), lo que supone la ausencia de novedad y carácter singular de los indicados diseños industriales. Por tanto, el objeto de la demanda reconvencional es la declaración de nulidad por falta de novedad y carácter singular de los modelos comunitarios números 002621698-0008 y 002621698-0009, titularidad de GLOBAL (documento nº 16 de la demanda reconvencional, no impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta).
b) Uso anticipado de diseños industriales de lámpara similares en Hong Kong: la asistencia letrada de MIMAX recuerda que ésta trabaja con distintas entidades mercantiles asiáticas, las cuales le distribuye productos de iluminación, siendo una de ellas la entidad mercantil Sunshine Lighting Co. (en adelante, SUNSHINE), cuyo domicilio social está en China y que constituye una entidad mercantil que fabrica productos de calidad (documento nº 17 de la demanda incidental, no impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta). SUNSHINE viene participando en la Feria de Hong Kong (documento nº 18 de la demanda incidental, no impugnado de contrario en cuanto a su eficacia probatoria, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta), siendo que en la feria del año 2013 exhibió unas lámparas (identificadas como C8487/2 y C8487/1S) que presentan similitudes con las lámparas invocadas por la parte demandante (documentos nº 19 a 23 de la demanda incidental, impugnados de contrario en cuanto a su eficacia probatoria y el documento nº 23 de la demanda incidental en cuanto a la autenticidad de la firma que obra en el documento).
c) Potencial similitud de los diseños industriales titularidad de SUNSHINE y los registros de los modelos comunitarios números 002621698-0008 y 002621698-0009 de GLOBAL: los mismos criterios que podrían llevar a considerar que los diseños industriales de MIMAX son una copia servil de los modelos comunitarios de GLOBAL, deben llevar a considerar que éstos son una copia servil de los de SUNSHINE.
E) Acción ejercitada en la demanda reconvencional.
5.La asistencia letrada de la parte demandante reconvencional pretende que esta sentencia declare ' la nulidad de los registros de diseño núm. 002621698-0008 y núm. 002621698-0009 por carecer de novedad y carácter singular', y esto con independencia de la desestimación de la demanda principal, ya que en el suplico contiene esta petición, no con carácter subsidiario, sino con carácter acumulado. En el acto de la audiencia previa y en la fase de conclusiones la asistencia letrada de la parte demandada reconveniente aclaró que la pretensión reconvencional se ejercitaba con carácter subsidiario respecto de la acción contenida en la demanda principal, por lo que así se tratará en esta sentencia.
F) Breve exposición de los hechos de la contestación a la demanda reconvencional.
6.La asistencia letrada de la parte demandada reconvencional alega lo siguiente para lograr la desestimación de la demanda reconvencional:
a) La asistencia letrada de la parte demandada reconvencional considera que los hechos 2º a 5º de la demanda reconvencional ponen de manifiesto la mala fe de la demandada reconviniente, ya que los mismos argumentos esgrimidos para justificar la compatibilidad de sus diseños industriales identificados como 'SHINE 7' y 'SHINE 6' son los que utiliza para afirmar que estos modelos constituyen una anticipación de los modelos comunitarios de GLOBAL. A este respecto, considera que los modelos de MIMAX son una exacta reproducción de los modelos de SUNSHINE.
b) No ha quedado acreditada la anticipación indicada por los siguientes motivos:
b.1.- El documento nº 17 de la demanda reconvencional es un certificado emitido el día 28 de septiembre de 2010, por lo que mal puede justificar la conformidad de las lámparas objeto de este procedimiento con la calidad exigida en la Directiva EMC 2004/108/CE, ya que estas lámparas, de admitirse su creación en el año 2013 por SUNSHINE, son productos muy posteriores en fecha a la que consta en la expresada certificación. Y, además, dicho certificado sólo se refiere a unos productos concretos, lámparas de techo, bajo referencia número LCS10091923SE, referencia que nada tiene que ver con la asignada a las lámparas objeto de comparación en este procedimiento.
b.2.- El documento nº 19 de la demanda reconvencional se trata de un documento privado, en el que no ha tenido intervención ninguna de las partes, que carece de fecha, al que no se ha acompañado fotografía alguna y del que se carece de elemento alguno para comprobar si ha sido firmado por persona autorizada.
b.3.- El documento nº 20 de la demanda reconvencional se trata de un catálogo de productos fabricados por SUNSHINE, en el que no figura fecha alguna que permita afirmar que las lámparas incluidas en dicho catálogo se comercializaban en el año 2013.
b.4.- Del documento nº 21 de la demanda reconvencional no puede extraerse que estemos ante una factura correspondiente a la impresión del catálogo que aporta como documento nº 20 de la demanda reconvencional, ya que no es una factura, sino un recibo.
b.5.- De la atenta lectura de los correos electrónicos obrantes en el documento nº 23 de la demanda reconvencional no puede llegarse a la conclusión de que las comunicaciones entre don Epifanio y SUNSHINE tuvieron lugar el día 5 de noviembre de 2013.
c) La asistencia letrada de la parte demandada reconvencional considera que los modelos de MIMAX son una copia servil de los de SUNSHINE, por lo que su registro nacional es nulo por falta de novedad y carácter singular.
F) Delimitación del objeto de la controversia.
7.En el acto de la audiencia previa, quedaron fijados como controvertidos los siguientes hechos:
a) Si SUNSHINE comercializó los modelos recogidos en la demanda reconvencional con anterioridad al registro de los diseños industriales de MIMAX, y por tanto, constituyen una anticipación de los modelos de GLOBAL.
b) Si para un usuario informado los modelos de MIMAX, comparados con los modelos de GLOBAL, producen una misma impresión general, y por tanto hay una infracción susceptible de dar lugar a la estimación de las acciones ejercitadas en la demanda. A este respecto, se hace preciso responder a las preguntas de sí MIMAX encargó y adquirió los productos supuestamente infractores antes de la demanda, sí MIMAX lleva comercializando los productos supuestamente infractores desde el mes de octubre de 2014, si GLOBAL participó en la Feria de Hong Kong de 2014 y si los modelos de SUNSHINE ya se habían divulgado en la citada feria, en concreto desde el mes de octubre de 2013.
c) Si concurren los actos de competencia desleal de los artículos 11.2 y 4 de la LCD.
SEGUNDO.- Acción declarativa de infracción de diseño industrial: acción principal de la demanda.
8.Antes de entrar a analizar la acción declarativa de infracción de diseño industrial, conviene aclarar que el entendimiento de la parte demandante sobre el ejercicio de la acción de nulidad contenido en la demanda reconvencional, en el sentido de entender que supone la admisión tácita de la infracción de los modelos comunitarios de GLOBAL, no es compartida por este Juzgador. Es más, conviene entender el argumento defensivo de MIMAX en sus justos términos, de tal forma que cuando ejercita una acción de nulidad en la demanda reconvencional, MIMAX lo hace de forma subsidiaria a la estimación de la acción declarativa de infracción de diseño industrial ejercitada en la demanda, y no como admisión tácita de que los modelos de MIMAX son una copia servil de los modelos de GLOBAL, por ser idénticos a los modelos de SUNSHINE invocados como anticipación de los modelos de la parte demandante, y no de forma acumulada, como aclaró en el acto de la audiencia previa y puede desprenderse de la lectura de la demanda reconvencional. Es decir, sólo en el hipotético caso de que se considerara que los modelos de MIMAX producen en el usuario informado la misma impresión general que respecto de los modelos de GLOBAL, es cuando, como quiera que ambas partes parten de la idea de que los modelos de SUNSHINE producen la misma impresión general en el usuario informado respecto de los modelos de MIMAX, puede afirmarse, o al menos eso pretende la parte demandada, que los modelos de GLOBAL son nulos por falta de novedad y carácter singular, ya que, siendo forzoso que los modelos de SUNSHINE producen en el usuario informado la misma impresión general que los modelos de GLOBAL, si partimos de la premisa compartida por ambas partes de la similitud entre los modelos de MIMAX y los de SUNSHINE, también es forzoso que los modelos de SUNSHINE anticipan los de GLOBAL, o al menos esto es lo que constituye el núcleo de la demanda reconvencional, lo que está sujeto a la pertinente prueba. Pero lo anterior parte de una premisa fundamental, que es que este Juzgador aprecie que los modelos de MIMAX producen en el usuario informado la misma impresión general que los modelos de GLOBAL, cosa que no puede admitirse sin más por el ejercicio, con carácter subsidiario, de la acción declarativa de nulidad, sino que ha de resultar del juicio que este Juzgador ha de efectuar respecto de la impresión general que un usuario informado tendría si comparara los modelos enfrentados.
9.De ahí que este Juzgador realizará en primer lugar el indicado análisis de infracción, y sólo en el caso de que se considerara que los modelos de MIMAX infringen los modelos de GLOBAL, se pasará a analizar si GLOBAL puede disponer de algún derecho de exclusiva sobre los modelos comunitarios invocados, por ser válidos y no estar anticipados por los modelos de SUNSHINE. Y para esta primera tarea se hace preciso acudir a algunos conceptos que constituyen los elementos de juicio que este Juzgador ha de utilizar en el análisis de la pretendida infracción de diseño industrial.
A) Presunción del artículo 85.1 del RMUE.
10.De conformidad con la presunción del artículo 85.1 del RMUE, los modelos comunitarios registrados se presumen válidos en cuanto a la concurrencia de los requisitos de su protección, novedad y carácter singular, presunción que invierte la carga de la prueba, debiendo ser la parte demandada, mediante el ejercicio de la correspondiente demanda reconvencional, quien acredite la falta, en este caso, del carácter singular del modelo invocado en la demanda. Así lo explica la STMUE de España de 5 de mayo de 2017: ' Cuando se trata de un dibujo o modelo registrado, su novedad y su singularidad se presumen por el mero hecho del registro (art. 85.1 RDMC) y es al demandado al que corresponde aportar la prueba que destruya esa presunción iuris tantum. La dicción del precepto es meridianamente clara: 'Artículo 85. Presunción de validez - Defensa en cuanto al fondo. 1. En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará válido el dibujo o modelo comunitario. La validez sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad'. El mencionado artículo establece una obligación para el Tribunal, la de considerar que el dibujo o modelo comunitario registrado es válido, por el solo hecho del registro, en los litigios por infracción, salvo que su validez se haya impugnado mediante una demanda de reconvención: habrá de ser el demandado el que, si estima que no se reúnen los requisitos de protección del art. 4, haya de interesar, en su caso, la declaración de nulidad mediante reconvención, o excepción. La cuestión de a quién pertenece la carga de la prueba se resuelve con una norma procesal española, el art. 217 LEC , de modo que habrá de ser el demandado reconviniente el que alegue y pruebe la falta de novedad y singularidad de los dibujos o modelos registrados.'
11.En consecuencia, como he explicado en el parágrafo 8 de esta sentencia, como quiera que la parte demandada sí que ha ejercitado la acción declarativa de nulidad en la demanda reconvencional, pero se ha hecho con carácter subsidiario a la acción principal de infracción del diseño industrial, se analizará aquella acción únicamente en el caso de que la acción principal resulte estimada.
B) Conceptos a tener en cuenta.
12.La protección dispensada por el RDMC parte de varios conceptos jurídicos indeterminados que conviene recordar:
a) Usuario informado: la STDMC de España de 10 de enero de 2014 define este concepto jurídico indeterminado de la siguiente manera: ' El usuario informado es el referente subjetivo de la singularidad del diseño que necesariamente ha de predeterminarse al proceso comparativo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 20 de octubre de 2011 señala, desde un punto de vista negativo, que: 'no es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe habitualmente el dibujo o modelo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar', y en la misma línea añade que 'tampoco es un experto o técnico capaz de observar en detalle las más pequeñas diferencias que existan entre los modelos o dibujos en conflicto.' A continuación, especifica: 'De este modo, el adjetivo 'informado' sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos' y, además destaca: 'De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino una especial diligencia, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.''. Ahora bien, cuando nos encontramos ante productos de uso común o generalizado, como es el que nos ocupa, el TDMC de España ha llegado a permitir que sea el Juzgador el que de manera empática se coloque en el lugar del usuario informado, que es lo que hará este Juzgador a los meros efectos de efectuar el juicio de comparación para determinar si los productos en cuestión producen o no la misma impresión general. Al renunciar las partes a la prueba conduncente a la definición del usuario informado, equiparando éste al consumidor medio del derecho marcario, priva a este Juzgador de un análisis más ajustado a este canon impuesto por la legislación de diseño, debiendo acudir a la posición empática que permite el TDMC. En este sentido, la STDMC de España de 14 de febrero de 2017 explica que:
'En otras resoluciones también hemos admitido la posibilidad de que sea el propio juzgador el que se sitúe en la posición de usuario informado para llevar a cabo la valoración de la singularidad los modelos confrontados. De una parte, porque el papel empático del juzgador en la posición de usuario informado se justifica (véase Sentencia de 16 de octubre de 2012 -CEGASA-), con claridad, en el caso de productos de uso común, como el que nos ocupa. De otra parte, porque incluso en productos que no son de uso común, la valoración del juez acerca del criterio del usuario informado (que, normalmente, interviene como perito en el procedimiento) queda amparada por las normas sobre la valoración de la prueba, contenidas en la LEC, que exigen la valoración conjunta con el resto del material probatorio obrante en el procedimiento, lo que, en definitiva, impide que el criterio del perito-usuario informado predomine, por esa sola circunstancia, sobre el del juez, a la vista de la totalidad del acervo probatorio.
En el presente supuesto, los productos a que se enfrentan los diseños enfrentados (fiambrera vs quesera en forma de cuña) son de consumo común, incluso habitual, por lo que no es tan relevante la identificación de quién pueda ser el usuario informado, sin que exista problema alguno para que el propio Tribunal puede colocarse, como se hará, en dicha posición, a fin de efectuar el juicio comparativo.'
b) Impresión general distinta: la STS de 26 de junio de 2012 define el ámbito de la protección de los modelos comunitarios en base a este concepto jurídico indeterminado:
'La extensión, alcance o ámbito de la protección también se establece para los dos modelos - artículo 10 -, en función de la singularidad - que se mide, en los dos casos, por la impresión general producida en el usuario informado y teniendo en cuenta el grado de libertad del autor: artículo 6 -. De tal manera que el titular, de uno y otro, puede ejercitar el ' ius prohibendi ' no ante modelos idénticos al propio, sino también ante aquellos que, sin serlo, carezcan del mencionado requisito, respecto del protegido.
En resumen, una vez comparados los dos modelos, la protección debe ser reconocida si se llega a la conclusión - conforme a los referidos parámetros - de que la impresión general que producen no es diferente.
II.- Sin embargo, al definir las características del acto que el titular del derecho puede impedir, la norma del apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE ) 6/2002 exige que el modelo susceptible de ser prohibido sea una copia del protegido.
Hay que añadir - y en ello se basa fundamentalmente el rechazo de la argumentación de las recurrentes - que el término copia se utiliza, no en el sentido objetivo de coincidencia plena entre los dos modelos, sino en un sentido subjetivo, para dar a entender que el infractor no consistió en una creación independiente, sino que se realizó a partir del protegido preexistente, aunque no fuera idéntico a él por incorporar modificaciones que - de vuelta al ámbito general de protección - no alteren la impresión general .
En conclusión, una interpretación sistemática de las mencionadas normas lleva a entender que el titular sólo puede ejercitar con éxito el ' ius prohibendi ' frente a quien hubiera copiado su modelo, aunque la copia no fuera idéntica o - expresado con otras palabras - que, a diferencia de lo que sucede con el modelo comunitario registrado, el titular no puede prohibir la utilización del modelo de otro, aunque fuera idéntico al suyo, si se tratara de una creación independiente de la protegida.'
c) Grado de libertad del autor: el grado de libertad del autor es un factor a tener en cuenta al efectuar el enjuiciamiento de la infracción de los diseños comunitarios, como se desprende de las siguientes resoluciones:
1.- STS de 30 de abril de 2014 : 'Al definir el ámbito de protección conferida por el diseño industrial comunitario, el art. 10.1 del RMDC prevé que 'se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta'. Y el apartado 2 añade: 'al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo'.
4.-El grado de libertad del autor del diseño al que se imputa la infracción, al desarrollar su dibujo o modelo, es un criterio importante para realizar el enjuiciamiento pertinente para determinar si ha existido infracción. Pero existen otros criterios igualmente importantes. Entre ellos está el grado de singularidad del diseño protegido. A mayor singularidad, mayor ámbito de protección ha de otorgarse al diseño prioritario, y en consecuencia, mayores deben ser las diferencias para que el modelo posterior no produzca en un usuario informado la misma impresión general.
Y, a la inversa, si el diseño protegido tiene una menor singularidad, bastarán algunas diferencias para que el producto cuestionado no produzca en el usuario informado la misma impresión general que el diseño protegido.
Aquellos rasgos del modelo o dibujo industrial protegido que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que otros diseños industriales que reproducen tales rasgos pueden producir en un usuario informado la misma impresión general. En particular, en la medida en que las similitudes entre dos diseños estén referidas a elementos que se encuentren en el dominio público, esas similitudes tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado.
Por último, debe tomarse en consideración que mientras que en el juicio de confusión propio del derecho de marcas, el consumidor medio percibe la marca como un todo y no examina sus detalles, en el juicio comparativo del diseño industrial, el usuario informado observa con mayor atención y cuidado el producto que incorpora el diseño, puesto que no es un simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sino un usuario que presenta un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.'
2.- STGUE de 21 de noviembre de 2013: ' 32. Según la jurisprudencia, el grado de libertad del autor de un dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser comunes a diversos dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate (véase la sentencia Motor de combustión interna, apartado 25 supra, apartado 32, y la jurisprudencia citada). 33. En consecuencia, cuanto mayor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, menor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos en conflicto causen una impresión general distinta en los usuarios informados. Por el contrario, cuanto menor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, mayor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos en conflicto causen una impresión general distinta en los usuarios informados. De este modo, un grado amplio de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo apoya la conclusión de que los dibujos o modelos entre los que no existan diferencias significativas causan la misma impresión general en los usuarios informados (véase la sentencia Motor de combustión interna, apartado 25 supra, apartado 33, y la jurisprudencia citada).'
3.- STDMC de 18 de noviembre de 2016:
'El grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo se define sobre la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al mismo. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate (la STG de 18 de marzo de 2010 y STJUE de 21 de noviembre de 2013).
Cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo comunitario, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud entre los dibujos o modelos controvertidos para causar una impresión general en el usuario informado ( sentencia de 18 de marzo de 2010, T-9/07 , 'Representación de un soporte promocional circular', apartados 67 y 72; sentencia de 9 de septiembre de 2011, T-10/08 , 'Motor', apartado 33).
El grado de libertad del autor no se ve afectado por el hecho de que coexistan en el mercado dibujos o modelos similares y formen una 'tendencia general', o coexistan en los registros de las oficinas de la propiedad industrial ( sentencia de 22 de junio de 2010, T-153/08 , 'Equipo de comunicación', apartado 58; resolución de 1 de junio de 2012, R 0089/2011-3 - 'Sacacorchos', apartado 27).
En el caso que nos ocupa, consideramos que no constan circunstancias de ningún tipo que limiten la libertad del autor.
Sí hemos de señalar que la parte demandada ha probado (particularmente, documento n.º 10 de la contestación) la tendencia que existe en el mercado en envases de cápsulas de café, en que aparecen elementos recurrentes, evocadores del producto, tales como las propias cápsulas y las tazas o vasos de café; lo cual tendrá relevancia, como se verá, en el juicio comparativo.'
C) Protección del modelo de la Unión Europea registrado.
13.El artículo 10 del RDMC confiere un ámbito de protección al diseño registrado más amplio que el que confiere al diseño no registrado, sobre la base de un derecho de exclusiva que impide la utilización de modelos que no generen en el usuario informado una impresión general distinta, teniendo en cuenta el grado de libertad del autor, así como que conforme señala la STJUE de 20 de octubre de 2011 el grado de atención del usuario informado se centra más en ' (...) las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y a las diferencias entre los elementos esenciales que a aquellas semejanzas que vienen definidos por la estructura base'. En este sentido, señala la STDMC de España de 6 de febrero de 2014: 'conforme dispone el art 10-1 RDMC, en función de la impresión general que produzca respecto de los usuarios informados, de modo tal que sólo habrá infracción si el modelo denunciado no produjera una impresión general distinta, precisándose en el apartado 2 del citado precepto que, para determinar la protección debe tenerse en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo.'
14.Dicho ámbito de protección del diseño registrado viene explicado en la STDMC de España de 17 de diciembre de 2015:
'Conforme al artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 6/2002 , sólo se garantiza la protección de un dibujo o modelo como dibujo o modelo comunitario si es nuevo y posee carácter singular.
Como se ha recordado anteriormente, del artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 6/2002 se desprende que se considera que un dibujo o modelo comunitario registrado tiene carácter singular cuando la impresión general que produce en el usuario informado difiere de la producida sobre dicho usuario por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad. El artículo 6, apartado 2, del Reglamento nº 6/2002 precisa además que, para apreciar el citado carácter singular debe tenerse en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo.
Por último, del décimo cuarto considerando del Reglamento nº 6/2002 se desprende que al determinar el carácter singular de un dibujo o modelo ha de tenerse en cuenta la naturaleza del producto al que se aplica o se incorpora el dibujo o modelo, y en particular el sector industrial al cual pertenece.
En estas circunstancias procede examinar si, desde el punto de vista del usuario informado y teniendo en cuenta el grado de libertad del autor de una unidad de conferencia, la impresión general producida por los modelos de utilidad y diseños comunitarios invocados, difieren de la que produce el dibujo o modelo de los actores, apariencias a contrastar que en los cuadros siguientes, para su mejor comparación, agrupamos.'
15.A modo de corolario, podemos tener presente la STMUE de España de 5 de mayo de 2017:
'Podemos concluir que un dibujo o modelo infringe otro dibujo o modelo (en nuestro caso, los registrados con anterioridad) cuando, habida cuenta de la libertad del autor en la elaboración de aquél, tal dibujo o modelo no produce en el usuario informado una impresión general distinta de la producida por los dibujos o modelos anteriores. La infracción se produce cuando el dibujo o modelo confrontado produce una misma impresión general, para lo cual, como venimos diciendo, debe tenerse en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo, la naturaleza del producto al que se aplica o incorpora el dibujo o modelo y, en particular, el sector industrial al que pertenece -STGUE 22 junio 2012, asunto T-153/08 -.
14. En definitiva, y como también ha dicho este Tribunal con reiteración, en anteriores resoluciones, son tres los conceptos que determinan la existencia de la infracción del modelo comunitario registrado; a saber: el de usuario informado, el grado de libertad del autor y la impresión general mediante la comparación de los modelos en liza.'
D) Análisis del caso presente.
15.Ya he argumentado que este Juzgador se colocará empáticamente en la misma posición que el usuario informado de las lámparas led, por cuanto que las partes han renunciado a la práctica de cualquier prueba al respecto de quién ha de ser este usuario informado (salvo la escasa prueba representada por el documento nº 10 de la contestación en la demanda, en la que el propietario de un establecimiento de venta minorista concluye que los modelos enfrentados no producen la misma impresión general), así como por resultar el producto en cuestión un producto sencillo desde un punto de vista del análisis visual de los mismos. No obstante, conviene analizar en primer lugar, antes de entrar a realizar el juicio de comparación, si el producto en cuestión, lámpara led, viene marcado o no por una especificación técnica que limite el grado de libertad del autor, por el hecho de la iluminación led venga técnicamente indicada por medio de cintas led, condicionando de esta forma el diseño al uso de las indicadas cintas led. Pues bien, si bien es cierto que la iluminación led requiere del uso de cintas led, también lo es que el uso de la misma puede hacerse describiendo formas ovoidales o redondeadas distintas entre sí, siendo la libertad del autor en este sentido muy amplia, como lo demuestra el documento nº 8 de la contestación a la demanda, que al no ser impugnado de contrario, muestra la tendencia del mercado de utilizar formas ovoidales o redondeadas paras las cintas led que caen caprichosamente de un florón. Por tanto, el que exista una tendencia acusada en el mercado de utilizar cintas led de forma ovoidal o redondeada cayendo de un florón, no implica que el grado de libertad del autor esté limitado, ya que las formas que pueden revestir las cintas led son múltiples. Otra cosa es que la existencia de esta tendencia general en el mercado, que como hemos visto no afecta al grado de libertad del autor, sí que resulte relevante para el juicio de comparación propio de la acción de infracción, como veremos a continuación.
16.Dicho lo anterior, también conviene traer a colación dos hechos muy relevantes que necesariamente han de condicionar el juicio de comparación:
a) Es cierto que el registro de un diseño industrial nacional no es óbice o no impide que éste sea infractor de un modelo comunitario, y en este sentido la parte demandada admite que así es, por lo que no me detendré en este punto. No obstante lo anterior, sí que es relevante, o al menos ha de tener su peso en el juicio de comparación, que la OEPM decidió, frente a la oposición planteada por GLOBAL al registro de los diseños industriales de MIMAX, que los modelos de ésta causaban una impresión general distinta que los modelos de GLOBAL, y que esta decisión de la OEPM no fuera recurrida por GLOBAL. De esta forma, aun cuando es preciso volver a efectuar el juicio de comparación, lo cierto es que la parte demandante, con su conducta procesal de no recurrir la decisión de la OEPM, ha generado una expectativa de que consideraba que los modelos de MIMAX se diferenciaban nítidamente de los modelos de GLOBAL, que ahora no puede desconocer por ir en contra de sus actos propios. No obstante lo anterior, puede afirmarse que siendo las decisiones de la OEPM de enero y febrero de 2016 (documentos nº 5 y 6 de la contestación a la demanda), la parte demandante sí que se mostró contrario a estas decisiones, al presentar la demanda instauradora de la presente litis el día 30 de diciembre de 2015, antes de las citadas decisiones, pero frente a esta postura, debe tenerse presente que el ámbito de ambas actuaciones es distinta (registral e infracción) y que pudiendo condicionar el ánimo del Juzgador la previa decisión administrativa, lo lógico hubiera sido que se ejercitara el correspondiente recurso ante una decisión de esta naturaleza.
b) Lo anterior viene refrendado por el hecho de que la parte demandante no ha ejercitado ninguna acción de nulidad de los registros de la parte demandada, lo que no puede verse empañado por el hecho de que en el momento de interponer la demanda, no supiera cuál iba a ser el contenido de las decisiones de la OEPM, ya que conociendo el contenido de las oposiciones, era posible que se mantuviera la validez de los registros. Al igual que en el caso anterior, no puede afirmarse que sea preciso el ejercicio de la acción de nulidad de los registros de la parte demandada como paso previo al ejercicio de la acción de infracción marcaria, ya que así lo ha establecido la jurisprudencia del TJUE (entre otras, la STJUE en el asunto 'Fédération Cynologique Internationale', en argumentación trasladable al caso presente), pero el hecho de que la parte demandante no luche contra la argumentación contenida en las decisiones de la OEPM, mediante la correspondiente ampliación de la demanda, es un indicio claro de que no encuentra argumentos claros para desvirtuar o enervar la consideración del organismo administrativo. Lo mismo podemos afirmar respecto de la decisión de la policía alemana de no otorgar el pretendido amparo solicitado por GLOBAL en la Feria de Frankfurt de 16 de marzo de 2016, frente a las supuestas copias serviles por MIMAX de sus lámparas led.
17.Dicho lo anterior, debemos pararnos en la existencia de una tendencia general en el mercado de utilizar cintas led en lámparas de iluminación led, en formas que caprichosamente caen desde un florón, describiendo formas ovoidales o redondeadas, como lo demuestra el documento nº 8 de la contestación a la demanda, no impugnado de contrario. Esta tendencia provoca que las formas ovoidales o redondeadas de las cintas led propia de las lámparas de iluminación led se conviertan en características comunes de las citadas lámparas. Y como recuerda la STDMC de 5 de mayo de 2017 ' El juicio comparativo que efectúa el usuario informado prescinde de los elementos banales y comunes al tipo de producto de que se trata, concentrándose en las características o aspectos arbitrarios o distintos ( STJUE de 18 de marzo de 2010, T-9/07 , 'Representación de un soporte promocional circular')'. De ahí que, aun siendo los modelos comunitarios de GLOBAL válidos, por estar válidamente registrados, y gozar de novedad y carácter singular (todavía no he entrado a analizar la acción subsidiaria de nulidad de la demanda reconvencional), son modelos compuestos de elementos típicos, marcados por las tendencias del mercado, y en menor medida por las especificaciones técnicas del material utilizado para la iluminación, lo que reduce el grado de originalidad del producto, y hará que el usuario informado no dé especial importancia a las formas ovoidales, en espiral o redondeadas de las cintas led, y se fije en los detalles de los modelos que constituyen su verdadera originalidad, como pueden ser la forma del florón y, fundamentalmente, la forma de conjunto en la que caen las cintas led desde el florón.
18.Y en esta tarea la parte demandante nos ha privado de un análisis pericial encaminado a informar el juicio de este Juzgador, quien únicamente cuenta con el informe pericial de la parte demandada (documentos nº 9 y 12 de la contestación a la demanda), que adolece de estar sumamente centrado en el análisis fragmentado de los modelos, y dedicar escasa atención al examen de conjunto de los citados modelos. No obstante, el documento nº 11 de la contestación a la demanda sí que ofrece una imagen de conjunto de los modelos 'SHINE 7' y el número 002621698-0008, y si atendemos a este análisis de conjunto, podremos ver que existen diferencias relevantes en la manera de caer las cintas led desde el florón entre los modelos en conflicto, describiendo unas circunferencias distintas a las del otro modelo, dando más vueltas que en el primer modelo, y culminando una las tiras led en forma de cruz, mientras que en la segunda las indicadas tiras se encuentran completamente separadas entre sí. Si a esto le añadimos que los detalles del florón y las tiras led contenidos en el documento nº 9 de la contestación a la demanda son lo suficientemente distintos como para justificar la existencia de una impresión general distinta (anchura del florón, existencia de agujeros en el florón, existencia o no de placa en el florón, largo de los brazos de luz y acabado exterior de los brazos de luz, entre otros detalles), podemos llegar a la misma conclusión que la OEPM: no existe infracción del modelo comunitario nº 002621698-0008 por parte del modelo 'SHINE 7' de MIMAX, ya que la impresión general que producen ambos modelos en un usuario informado es distinta.
19.Esta misma conclusión puede alcanzarse del análisis de conjunto de los modelos 'SHINE 6' y el número 002621698-0009, ya que la anchura de las cintas led y la forma de caer desde el florón en uno y otro modelo son distintos (más ancha la cinta led del modelo 'SHINE 6', que describe una trayectoria más achatada y menos grácil que la del modelo de GLOBAL, que describe la forma de una cinta de gimnasia rítimica y es mucho más grácil), conllevando una apreciación de conjunto de la figura distinta. Pero si a lo anterior añadimos que existen detalles del florón y de las cintas profundamente distintos (florón con o sin placa adicional, existencia o no de agujeros decorativos en el florón, grosor de la barra unida al florón, y distancia de caída de las cintas led), podemos llegar a la conclusión de que un usuario informado puede concluir que está ante diseños distintos.
20.Dicho de otro modo, cabe concluir que un usuario informado, ante el juicio comparativo propio de la acción de infracción, puede que llegue a pensar que los modelos guardan cierta relación entre sí, pero que, como esta relación viene impuesta por las especificaciones técnicas de la iluminación led y por la tendencia general del mercado, puede pensar que los modelos de MIMAX son fruto de la creación independiente de su autor, quien no tuvo en cuenta los modelos de GLOBAL ni los copió, no siendo descabellado pensar que el autor de los modelos de MIMAX no conocía los modelos de GLOBAL, máxime si tenemos en cuenta que éstos venían anticipados, como defiende la parte demandada, por los modelos de SUNSHINE. De esta forma, cabe desestimar la acción principal de infracción de diseño industrial, sin necesidad de entrar a resolver sobre la acción subsidiaria de nulidad ejercitada en la demanda reconvencional.
TERCERO.- Acción declarativa de actos de competencia desleal.
A) El principio de complementariedad relativa.
21.La parte demandante, respecto de la conducta de la entidad demandada consistente en utilizar supuestamente y de forma indebida los diseños industriales de la parte demandante, interesa la declaración de que tales actos constituyen actos de imitación sistemática, así como contrarios a la buena fe, prohibidos por los artículos 4 y 11.3 de la LCD. La relación entre las acciones de infracción marcaria y las acciones de competencia desleal se mueven en círculos concéntricos, en los que puede avistarse supuestos en los que ambos ámbitos de protección se solapan, en los que la protección marcaria es prioritaria, pero también supuestos en los que ambos ámbitos de protección juegan de manera autónoma. Este juego de ámbitos se ha denominado en la jurisprudencia como 'principio de complementariedad relativa'. Así lo expone la STS de 11 de marzo de 2014:
'La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa.
Como hicimos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas: '(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia 'erga omnes' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso - en tanto la caducidad no se declare-.
En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado -también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional- y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.
Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo'.
El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando 'existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva').
Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.
De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.
De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.
Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.
En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: '(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.'
B) Análisis de la complementariedad de las acciones ejercitadas.
22.Por tanto, hemos de analizar cuál es el sustrato fáctico y el fundamento jurídico de la acción de competencia desleal ejercitada, para, de esta forma, comprobar si ambas acciones, la de infracción marcaria y la de competencia desleal, actúan de forma complementaria, o por el contrario, de forma incompatible. Así, si leemos los hechos y fundamentos de derecho de la demanda, veremos que la parte demandante invoca los siguientes actos de competencia desleal:
a) La conducta del artículo 4 de la LCD , por cuanto que la entidad demandada, con total ausencia de buena fe en su actuación, ha tratado de aprovecharse del esfuerzo inversor y de la estrategia de precios de la entidad demandante, obteniendo una ventaja competitiva derivada de la comercialización de lámparas cuyos diseños han sido copiados de los diseños singulares de GLOBAL.
b) La conducta del artículo 11.3 de la LCD , por cuanto que, mediante la imitación sistemática de los diseños industriales de la parte demandante, ha tratado de obstaculizar la afirmación y éxito en el mercado de GLOBAL.
23.Visto lo anterior, ninguna de las conductas denunciadas pueden considerarse complementarias de las supuestas conductas infractoras de diseño industrial, ya que no hacen referencia a la forma en que es comercializado el producto de la entidad demandada y a su forma de presentación y ofrecimiento ante terceros, sino a la comercialización de productos infractores de derechos de exclusiva Así, el fundamento de las conducta de los artículos 4 y 11.3 de la LCD no es el de la copia servil del diseño de los productos de la parte demandante, sino el de la confusión, a través de los signos en conflicto o del diseño industrial registrado, con la prestación objeto de la actividad del demandado (el artículo 6 de la LCD se refiere a la forma de presentación de los productos, y el artículo 11 de la LCD se refiere al producto en sí). De esta forma, las conductas denunciadas no se mueven en el ámbito concurrencial, sino en el de la explotación de la infracción de diseños industriales registrados, no pudiéndose afirmar la complementariedad. Lo anterior, nos lleva a la desestimación de la pretensión declarativa de actos de competencia desleal, lo que a su vez nos lleva a la efectiva desestimación de la demanda, ya que el resto de acciones penden de las acciones declarativas de infracción y de competencia desleal desestimadas.
QUINTO.- Costas procesales.
24.De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en caso de desestimación íntegra de la demanda, las costas procesales se impondrán a la parte demandante, sin que existan dudas de hecho o de derecho que aconsejen no imponerlas.
Visto lo anterior,
Fallo
Que con DESESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Laura Oliver Ferrer, en nombre y representación de la entidad mercantil Global Manufacturing & Trading Company, S.L., contra la entidad mercantil Mimax Lighting, S.L., debo ABSOLVER Y ABSUELVO a la entidad mercantil Mimax Lighting, S.L. de la totalidad de pedimentos contenidos en la demanda.
Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandante, la entidad mercantil Global Manufacturing & Trading Company, S.L.L.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación.
Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-juez don Leandro Blanco García Lomas, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha el Juzgado de Diseños y Modelos Comunitarios número 1 de España, de lo que como Letrada de la Administración de Justicia certifico.
