Sentencia Civil Nº 430/2009, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 141/2009 de 16 de Noviembre de 2009

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 141 ( C 3 ) 09.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 43 / 08.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 2.

SENTENCIA NÚM. 430/09

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a dieciséis de noviembre del año dos mil nueve.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por BUDDHA OCIO Y BARES, SL, apelante por tanto en esta alzada, representada por la Procuradora D.ª FRANCISCA BENIMELLI ANTÓN, con la dirección del Letrado D. JESÚS VALLS FLORES; siendo la parte apelada GEORGE V RESTAURATION SOCIETÉ ANONYME, representada por el Procurador D. FERNANDO FERNÁNDEZ ARROYO, con la dirección de la Letrada D.ª LARA FONCILLAS MIRALBES.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 19 de diciembre del 2008, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimo parcialmente la demanda formulada por el procurador Sr. Fernández Arroyo en nombre y representación de la Mercantil Geroge V Restauration Societe Anonyme de modo que:

Declaro: que los usos de los signos "Buddhda Palma" y Templo de Buda" (con gráfico) en el establecimiento de Avda. Ingeniero Gabriel Roca nº 44 de Palma de Mallorca , así como la denominación social "Buddha Ocio y Bares S.L. que efectúa la demandada, infringe las marcas comunitarias nº 329.870 y 2.695.005.

Condeno a la demandada, Buddha Ocio y Bares S.L., a estar y pasar por la anterior declaración. Igualmente la condeno a: 1) A no efectuar ningún uso de los signos "Buddha Palma" y Templo de Buddha" con gráfico en el establecimiento de Avda. Ingeniero Gabriel Roca nº 44 de Palma de Mallorca, para productos y actividades relacionadas con servicios de restauración, discotecas y ocio en genera y , en particular, cualquier otra denominación, gráfico o signo similar confundible con las marcas comunitarias nº 329.870 y 2.695.005 para dichos productos y servicios. 2) A no efectuar ningún uso de los signos mencionados en material promocional y/o publicitario del local, como nombre de dominio en Internet o en cualquier otro medio que incluya dichos signos o cualquier otra denominación, gráfico o signo similar confundible con las marcas comunitarias nº 329.870 y 2.695.005 para dichos productos y servicios. 3) A retirar a su consta todos los productos y materiales publicitarios mencionados anteriormente. 4) A modificar la denominación social Buddha Ocio y Bares S.L , sustituyéndola por una nueva denominación que no incluya el término Buddha, ni ningún otro que resulte confundible con las marcas registradas por la actora. De no darse el cumplimiento voluntario, se procederá a la cancelación de la sociedad conforme a la disposición adicional décimo séptima de la Ley de Marcas. 5 ) Todo lo anterior con apercibimiento de multa coercitiva no inferior a 600 euros por cada día de retraso en el cumplimiento efectivo de las cesaciones que aquí se acuerdan, y cuyo importe y día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar y se fijará en ejecución de sentencia.

Condeno a la demandada igualmente al pago de 15.887.84 euros más el interés legal del dinero desde la fecha de esta resolución incrementado en dos puntos hasta su completo pago.

Condeno a la demandada el pago de las costas de este procedimiento."

SEGUNDO.- Contra dicha Resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal , donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 3 / 11 / 09, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar Sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO.-

La demandante ejercitó acciones por infracción de las marcas comunitarias de las que es titular (dos marcas: 1.ª, la número 329.870, denominativa, "BUDA BAR", solicitada el día 23 de julio de 1996 y concedida el día 15 de mayo de 1998, para las clases 3 (perfumes), 18 (bolsos, bolsas de viaje, carteras escolares , mochilas y bolsos en bandolera de cuero e imitaciones de cuero), 25 (vestidos, calzados, sombrerería) y, 42 (servicios de restauración-alimentación); la 2.ª , la número 2.695.005, denominativa, "BUDDHA BAR", solicitada el día 13 de mayo de 2002 y concedida el día 8 de septiembre de 2003, para las clases 3 (perfumes, cosméticos, jabones, aceites esenciales , lociones para el cabello, dentífricos), 14 (joyería, bisutería, relojería, instrumentos cronométricos , vajillas de metales preciosos), 16 (impresos diarios, revistas , libros, papelería, fotografía, estilográficas, lápices), 21 (utensilios y recipientes para el menaje de la cocina, vajillas que no sean de metales preciosos, platos no de metales preciosos, fuentes no de metales preciosos , champaneras , jarrones no de metales preciosos, vasos para beber) y, 43 (servicios de restauración-alimentación) y acción declarativa de la ausencia de derecho de la sociedad demandada a obtener el registro de una marca nacional.

La Sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda al acoger la acción de infracción, desestimando la acción de declaración de carencia de Derecho a obtener el registro de la marca nacional, y, consiguientemente , condenó a la mercantil demandada a la cesación en los usos infractores, incluyendo la modificación de su denominación social por otra que no incluya el término BUDDHA, y a la indemnización de los daños y perjuicios causados al prestigio de la marca de la actora, así como al reembolso de los gastos causados por la investigación de los actos infractores.

Se recurre la Sentencia por la parte demandada, que impugna todos los pronunciamientos declarativos y de condena que se han reseñado, empleando para ello una serie de alegaciones que no se hicieron en el momento procesalmente oportuno de la primera instancia, ya que dicha parte no contestó a la demanda y fue declarada en rebeldía procesal.

SEGUNDO.-

En la primera alegación del recurso de apelación se impugna la estimación de la acción de infracción de las marcas de la actora con la alegación de que no existe riesgo de confusión , habida cuenta de la "baja intensidad" del uso "de la marca" "EL TEMPLO DE BUDDHA", de "la parca extensión geográfica del público juvenil de Palma, la corta duración del uso de la marca durante apenas dos años y la poca importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla".

Ciertamente, este Tribunal no puede sino coincidir con los razonamientos efectuados por el magistrado de instancia, que conducen inexorablemente a la afirmación de que el riesgo de confusión sí que existe en el caso que se plantea.

Partiendo de la semejanza de los signos enfrentados (con el vocablo "BUDA" como elemento dominante: al comparar los dos signos enfrentados, destacan los términos BUDA o BUDDHA, cuya coincidencia fonética y conceptual es evidente) y de semejanza de los servicios distinguidos con la marca comunitaria y el signo de la demandada (que consideramos complementarios: servicios de restauración , el primero, "bar de copas", el segundo; tanto el servicio de restauración como el de discoteca pueden encuadrarse dentro de la familia de las marcas de ocio y, en particular, del ocio nocturno), el riesgo de confusión , en el sentido del art. 9.1.b RMC, se muestra de modo palmario, en tanto posibilidad de que el público pueda creer que existe algún tipo de vinculación empresarial, o asociación, entre las empresas que prestan uno y otro servicio.

Este argumento liga ya con otro alegato efectuado por la apelante en el escrito de interposición del recurso, sobre la notoriedad de las marcas de la demandante. En este punto no podemos sino remitirnos , de nuevo, a lo razonado en el fundamento octavo de la resolución recurrida, que damos plenamente por reproducido, a fin de evitar inútiles reiteraciones. Simplemente, incidir en dos aspectos.

El primero, que la notoriedad de las marcas comunitarias de la demandante ha sido ya considerada por este Tribunal, recientemente, en la Sentencia 48/09, de 4 de febrero del 2009 .

El segundo , que la circunstancia alegada por la apelante, en el sentido de que las marcas de la actora no se han usado en territorio español y de que existe ausencia de pretensión de actuar en mercado español por la titular de aquéllas, para nada afecta al carácter notorio de dichas marcas, en la medida en que, como ha declarado muy recientemente el Tribunal de justicia de las Comunidades Europeas, en Sentencia de 6 de octubre del 2009 , para que una marca goce de la protección reforzada prevista en el art. 9 apartado 1, letra c) RMC ha de ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios amparados por ella , en una parte sustancial del territorio de la Comunidad, y este extremo, aparte de haber quedado debidamente probado en el procedimiento, no se ha negado por la parte demandada.

Recordemos que una de las consecuencias del carácter notorio de las marcas de la actora es la elevación del riesgo de confusión porque es mayor su carácter distintivo. Así lo expresa la Sentencia del Pleno del TJC.E. de 22 de junio de 1999 (Lloyd/Klijsen): "Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca , el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y , por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca , la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla , la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales."

Si hemos destacado el grado de similitud entre las marcas de la actora y los signos utilizados por las demandadas y la similitud de los productos y servicios que reivindican, la concurrencia del carácter notorio de las marcas de la actora va a acentuar aún más el riesgo de confusión.

Desde esta perspectiva, las alegaciones que se hacen sobre la ausencia de mala fe en la actuación de la demandada carecen de cualquier tipo de entidad en lo que se refiere a la existencia de la infracción marcaria, que en absoluto descansa en esa premisa.

TERCERO.-

Se combate también la indemnización concedida por daños y perjuicios, si bien ligada a la ausencia de infracción. Como se ha dicho, la vulneración de las marcas comunitarias de la demandante ha quedado acreditada y la indemnización concedida (que no lo es por lucro cesante, como dice la apelante, sino por el daño causado al prestigio de la marca por el infractor , de conformidad con el art. 43.1 LM ) ha sido correctamente cuantificada en la sentencia apelada, sin que, como hemos insinuado, el apelante dedique una sola línea a rebatir los argumentos vertidos en ella para su concesión.

CUARTO.-

Por último, se recurre la condena en costas, alegando que la estimación de la demanda ha sido parcial y que, de conformidad con el art. 394 L.E.C. , cada una de las partes debería abonar las causadas a su instancia, y las comunes por mitad.

No ha lugar a modificar el pronunciamiento de las costas causadas en la instancia porque la Sala comparte que estamos ante un supuesto de estimación sustancial de la demanda, pues se han acogido, en esencia, todas las pretensiones declarativas y de condena deducidas en la demanda (a excepción de la indemnización por lucro cesante) , pero sin que ello tenga trascendencia para modificar el pronunciamiento sobre las costas al haberse concedido la indemnización por daños al prestigio de la marca, también pedida. Recordemos , de nuevo, que la demandada fue declarada en rebeldía y no manifestó, por tanto , alegación alguna, en el momento procesalmente oportuno, sobre las diferentes pretensiones deducidas de contrario.

En cuanto a las costas causadas en esta alzada, procede imponerlas a la parte apelante , de conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 , al que se remite el artículo 398.1 , ambos, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al haberse desestimado el recurso de apelación.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán , quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de BUDDHA OCIO Y BARES, SL contra la Sentencia dictada por el juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 19 de diciembre del 2008, en los autos de juicio ordinario n.º 43 / 08, debemos confirmar y confirmamos dicha Resolución, imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia , de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente Resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra sentencia definitiva, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior Sentencia en el día de su fecha , siendo ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.