Sentencia CIVIL Nº 430/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1, Rec 431/2017 de 14 de Septiembre de 2017

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
PONTEVEDRA
SENTENCIA: 00430/2017
N10250
C/ ROSALIA DE CASTRO NUM. 5
-
Tfno.: 986805108 Fax: 986803962
MA
N.I.G. 36038 47 1 2015 0000482
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000431 /2017
Juzgado de procedencia: XDO. DO MERCANTIL N. 1 de PONTEVEDRA
Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000297 /2015
Recurrente: Joaquín
Procurador: FRANCISCA MARIA RODRIGUEZ AMBROSIO
Abogado: MARINA TOJAL DEL CASERO
Recurrido: SEIJO RACING KART SL
Procurador: JORGE IGNACIO FREIRE RODRIGUEZ
Abogado: CELESTINO BARROS PENA
Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN) 431/17
Asunto: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 297/15
Procedencia: JUZGADO DE MERCANTIL Nº 1 DE PONTEVEDRA
LA SECCION PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, COMPUESTA POR
LOS ILMOS MAGISTRADOS
D. FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ
D. MANUEL ALMENAR BELENGUER
D. JACINTO JOSE PEREZ BENITEZ
HA DICTADO
EN NOMBRE DEL REY
LA SIGUIENTE

SENTENCIA NUM. 430/17
En Pontevedra, a catorce de septiembre de dos mil diecisiete.
Visto en grado de apelación ante esta Sección 001 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los
autos de Procedimiento Ordinario 297/15, procedentes del Juzgado de Mercantil nº 1 de Pontevedra, a los
que ha correspondido el Rollo núm. 431/17, en los que aparece como parte apelante-demandante : D.
Joaquín representado por e la Procuradora Dª. FRANCISCA MARIA RODRIGUEZ AMBROSIO y asistido por
la Letrada Dª. MARINA TOJAL DEL CASERO, y como parte apelada-demandada : SEIJO RACING KART
SL , representado por el Procurador D. JORGE IGNACIO FREIRE RODRÍGUEZ, y asistido por el Letrado
D. CELESTI NO BARROS PENA, y siendo Ponente el/la Magistrado/a Ilmo./Ilma. Sr./Sra. D./Dª. JACINTO
JOSE PEREZ BENITEZ , quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Mercantil núm. 1 de Pontevedra, con fecha 22 de marzo de 2.017, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice: 'Se DESESTIMA íntegramente la demanda interpuesta por D. Joaquín contra Seijo Racing Kart, S.L.

y se CONDENA al demandante al pago de las costas procesales causadas por la demanda.

Se DESESTIMA también íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por Seijo Racing Kart, S.L., contra D. Joaquín , y se CONDENA a la entidad reconviniente al pago de las costas procesales causadas por la reconvención.'

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la parte demandante Joaquín se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones a esta Sala para la resolución de este recurso.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.

Fundamentos

Introducción .

1. El presente recurso de apelación trae causa de la demanda presentada por el titular de una marca registrada contra una sociedad mercantil supuestamente infractora de los derechos de exclusiva del titular marcario. La sociedad demandada reconvino ejercitando la acción de nulidad de la marca; la reconvención fue desestimada en la instancia, en resolución que ha ganado firmeza.

2. Los hechos del caso se resumen con detalle en el fundamento jurídico primero de la sentencia. En esencia se trata de que el demandante, D. Joaquín , titular de la marca registrada 'SEIJOKART', sostenía en su demanda que había venido utilizando la marca desde el inicio de su andadura profesional, a finales de los años ochenta, para identificar sus productos (esencialmente la construcción de karts, mantenimiento y asistencia técnica), resultando éstos conocidos en el mercado; el uso quedó interrumpido por motivo de la grave enfermedad del demandante en el verano de 2011 y por las desavenencias surgidas con su hijo (con quien formaba parte de la sociedad civil bajo cuya denominación se realizaba la actividad) y con otros miembros de la familia. Mientras tanto, en el mismo local, el hijo del demandante, D. Urbano , continuó desarrollando la actividad, así como el uso de la marca para los mismos productos y servicios.

3. La demanda se dirigió exclusivamente contra la sociedad Seijo Racing Kart, S.L. La legitimación pasiva se justificaba con la afirmación de que el hijo D. Urbano , que había sido requerido para que cesara en el uso de la marca, había constituido la sociedad demandada al cincuenta por ciento con otro amigo, con la intención de continuar la actividad de la sociedad civil así como el uso de la marca, con el fin espurio de eludir su responsabilidad bajo otra denominación. La demanda aludía también al riesgo de confusión entre la denominación de la sociedad demandada y la marca, pero no se ejercitaba ninguna acción específica con tal fundamento.

4. La demandada negó los hechos afirmados en la demanda y, partiendo de la nulidad del registro de la marca en favor del actor, sostenía en su escrito de contestación que en realidad la marca pertenecía a la sociedad civil, en la que ninguna participación tenía el demandante, más allá de la prestación de sus servicios profesionales. Por tal motivo se alegaba falta de legitimación pasiva, pues ninguna actividad podía imputarse a la sociedad demandada, que apenas había iniciado sus operaciones cuando la demanda fue presentada, y cuyo objeto no coincide con la actividad desarrollada por la sociedad civil, que continúa con la legítima explotación de la marca. Como se dijo, la demandada reconvino ejercitando la acción de nulidad, con el doble fundamento de la mala fe en el registro y la caducidad por falta de uso.

La sentencia de primera instancia.

5. Tras el resumen de las posiciones de las partes, la sentencia adelanta el criterio sobre la falta de prueba del uso de la marca por parte de la sociedad demandada; la sentencia hace notar que los requerimientos de cese fueron dirigidos exclusivamente contra D. Urbano o contra la sociedad civil (Seijokart, S.C.), en un momento en el que la sociedad Seijo Racing Kart no había iniciado sus operaciones.

6. A continuación la sentencia reitera la falta de legitimación pasiva de la sociedad demandada por la ausencia de prueba de la infracción denunciada; la sentencia llama la atención sobre el hecho de que los domicilios de la sociedad civil y de la demandada son diferentes, siendo que en el segundo no se había alegado la realización de ningún acto de uso de la marca. Finalmente, la sentencia se detiene en el examen de la prueba documental introducida por el demandante en su oposición a la reconvención, consistente en una fotografía y un comentario introducido en una página de Facebook por una conocida piloto de Karts, prueba a la que priva de todo valor de convicción. Con base en tales argumentos, la sentencia concluye con la desestimación íntegra de la demanda. El fundamento jurídico cuarto razona la desestimación íntegra de la reconvención, en pronunciamiento que no ha sido objeto de recurso.

El recurso de apelación formulado por la representación demandante.

7. El recurso reitera el relato de los hechos en los que el actor fundamentaba su pretensión, incidiendo en la torticera actuación del demandado, que habría creado un entramado de empresas para obstaculizar el éxito de la acción. El apelante para de la consideración como probados del hecho del registro de la marca a nombre del actor, de la constitución y explotación del negocio y de la marca por su titular, y de la ausencia de mala fe en el registro; a continuación el recurrente insiste en el valor probatorio de los documentos, en particular la página en Facebook de la piloto, que justificarían el uso de la marca por la demandada, y concluye sosteniendo la existencia de confusión generada por la propia denominación social, como lo revelaría el hecho de que en el buscador Google la introducción de la denominación de la demandada conduce a la página web del demandante.

Valoración de la Sala. Legitimación pasiva.

8. El demandante ha acumulado en su demanda diversas acciones de tutela de su marca: a) una acción declarativa de titularidad exclusiva de la marca; b) una acción de cesación; c) una acción de remoción para la retirada del tráfico de los productos comercializados con infracción de la marca; y d) una acción de indemnización de daños y perjuicios.

9. La acción declarativa ha sido desestimada con el argumento de su carácter ' superfluo ', expresión que entendemos como referida a la falta de legitimación activa de quien aparece como titular exclusivo de la marca para pretender un pronunciamiento que deriva necesariamente de la condición de titular registral. Es cierto que el demandado cuestionó esta legitimación cuando opuso la pretensión reconvencional de nulidad por mala fe en el registro, pero esta acción quedó desestimada con carácter firme. Con todo, el pronunciamiento desestimatorio de la primera acción afirmada no ha sido objeto de recurso, por lo que la desestimación queda consentida en esta alzada.

10. Las acciones de cesación, de remoción, y de indemnización, son acciones de reacción frente a la violación del derecho de exclusiva que la marca otorga a su titular ( arts. 34 , 40 y 41 de la Ley de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre ). Las tres presentan como presupuesto común que el demandado haya realizado en el tráfico económico actos de violación del contenido del derecho de marca, esto es, frente a quien en el mercado ofrezca, comercialice o almacene productos amparados por la marca. Esta cuestión, -la de la legitimación para soportar el ejercicio de las acciones afirmadas en la demanda-, se ha convertido en el objeto esencial del litigio, al haber optado el demandante por dirigir sus pretensiones exclusivamente contra una persona jurídica, Seijo Racing Kart, S.L. Por ello, el planteamiento de la sentencia resulta correcto cuando fundamenta su decisión en el análisis de este presupuesto de la acción.

11. El relato de hechos de la demanda arrojaba confusión sobre este singular extremo, en la medida en que en su mayor parte la descripción de las conductas infractoras se atribuían fundamentalmente a una persona física, D. Urbano , hijo del actor. De él se predicaba el aprovechamiento de la baja del demandante por motivos de enfermedad para la infracción de su derecho de exclusiva. También se aludía a la ejecución de tales conductas bajo el amparo de la sociedad civil Seijokart, S.C., que desarrollaba su actividad en los talleres sitos en Caldas de Reis, calle O Pazo nº 9. A ambos se dirigieron los requerimientos de cesación que se describían en el expositivo tercero de la demanda. Sin embargo, la referencia a Seijo Racing Kart podría calificarse como incidental, cuando se aludía a que esta sociedad se constituyó como forma de elusión de la responsabilidad en que habían incurrido los anteriores, hecho del que el actor manifiesta haber tomado conocimiento poco tiempo antes de la interposición de la demanda.

12. Coherente con este planteamiento, la sentencia analiza los concretos actos imputados a la demandada; comprueba que ningún requerimiento de cese en el uso de la marca se dirigió contra ella, al punto de que el último de los requerimientos tuvo lugar cuando la demandada acababa de constituirse y no había empezado todavía sus operaciones; hace notar que el domicilio social de la demandada no coincide con el lugar donde operaba la sociedad civil y donde su ubicaba el taller en el que desarrollaba su actividad D. Urbano ; y, por fin, advierte de que la documentación aportada con la demanda se refiere a la actividad de la sociedad civil SeijoKart y del hecho de que la propia actividad probatoria desplegada por el demandante fue dirigida a comprobar el hecho de que los actos de violación de la marca fueron realizados por la sociedad civil o por la persona física.

13. El único documento que se refiere a la actividad de la demandada es el aportado con la contestación a la reconvención, consistente en la impresión o captura de pantalla de una página de Facebook de la piloto Sra. María Inés en la que se incluye un comentario sobre el uso de un kart con la marca Seijokart, supuestamente entregado por la demandada, así como diversas fotos de karts que portaban la marca en cuestión. Como quedó dicho, la sentencia resta valor probatorio al documento, que considera irrelevante para acreditar el hecho del uso de la marca por la demandada, con argumentos que la Sala estima razonables y concluyentes.

14. Frente a tales razonamientos, el recurso alude a la dificultad probatoria del hecho que pretende acreditarse y a la ineficacia de la declaración como testigo de la Sra. María Inés , que presuntamente declararía en favor de la posición demandada. Es evidente que este argumento carece de poder de convicción y, en todo caso, nos resulta obvio que no contribuye a dotar de credibilidad al documento en cuestión. Si convenimos que la documentación resultaba insuficiente, -en particular por el hecho, que menciona el juez de instancia, sobre la ausencia de una fotografía que ilustrara el comentario, además de la falta de una mínima garantía de autenticidad-, la aportación de la Sra. María Inés como testigo se antojaba la única forma de dotar de credibilidad a aquél.

15. Por tales razones, compartimos el criterio de la sentencia de entender que la realización de actos de infracción de la marca, el uso efectivo de aquélla en el mercado, por la sociedad demandada no ha quedado acreditada, por lo que debe proclamarse su falta de legitimación pasiva.

16. Sobre ello, consideramos que el recurso de apelación introduce hechos nuevos en segunda instancia, desbordando el límite del objeto del proceso, con infracción del apartado primero del art. 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En el recurso se apunta a la creación de un entramado empresarial con una finalidad fraudulenta incidiéndose en una suerte de levantamiento del velo, pretensión que la demanda no ejercitaba.

17. Finalmente, tampoco la supuesta confusión por el uso de la denominación social con la marca registrada constituye un argumento que permita la revocación de la sentencia recurrida. Ya hemos indicado cómo no se ejercitaba en la demanda ninguna pretensión en relación con la denominación social ni se aludía a su utilización como nombre comercial ni como marca. La alegación sobre el hecho relativo a los resultados de la búsqueda en Google constituye un hecho nuevo, no admisible en segunda instancia.

18. Por tales razones el recurso debe verse desestimado, con imposición al apelante de las costas devengadas en segunda instancia y pérdida del depósito constituido.

Vistos los preceptos citados y demás de necesaria y pertinente aplicación,

Fallo

Que desestimamos el recurso de apelación formulado por la representación procesal de DON Joaquín contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra, en autos de juicio ordinario registrados bajo el número 297/2015, resolución que confirmamos, con imposición a la parte apelante del pago de las costas devengadas en esta alzada y pérdida del depósito constituido.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes haciéndoles saber que no es susceptible de recurso ordinario, sin perjuicio de que contra ella puedan interponerse, si concurriere alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , los recursos extraordinarios de casación o por infracción procesal, ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el plazo de VEINTE DÍAS contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se pondrá testimonio en los autos principales, con inclusión del original en el libro correspondiente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.