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03/02/2022
Sentencia CIVIL Nº 433/2021, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 683/2020 de 19 de Noviembre de 2021
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Orden: Civil
Fecha: 19 de Noviembre de 2021
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: FUENTES DEVESA, RAFAEL
Nº de sentencia: 433/2021
Núm. Cendoj: 28079370282021101313
Núm. Ecli: ES:APM:2021:13638
Núm. Roj: SAP M 13638:2021
Encabezamiento
Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigesimoctava
c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035
Tfno.: 914931988
37007740
Autos de Procedimiento Ordinario 809/2018
Procurador D. Imelda Marco López De Zubiria
Letrado D. Ricardo Burutaran Ferre
Procurador Dña. Paloma Del Barrio Barrios
Letrado D. Jesús María Agote Aizpurua
TXINGUDI EMPRENDEDORAS SL
En Madrid, a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 683/20, interpuesto contra la sentencia de fecha 2 de junio de 2020 dictada en el juicio ordinario núm. 809/2018 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid.
Han sido partes en el recurso, como parte apelante, COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE GUIPUZCOA Y ALAVA y como parte apelada Adolfina y TXINGUDI EMPRENDEDORAS S.L, representadas y defendidas por los profesionales antes relacionados y el segundo en rebeldía.
Es magistrado ponente don Rafael Fuentes Devesa, que expresa el parecer de la Sala.
Antecedentes
Fundamentos
1. Se formula demanda por el COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE GUIPUZCOA Y ALAVA contra Adolfina y TXINGUDI EMPRENDEDORAS S.L en la que se ejercitan acciones declarativas, de cesación, remoción, destrucción y difusión en los términos que figuran en los antecedentes, por la infracción de la marca registrada ADMINISTRADORES DE FINCAS, con invocación del art 34Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. A ello se acumulan las acciones de competencia desleal por infracción de los artículos 5, 6, 12, 20 y 21 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y las de publicidad engañosa del artículo 3 e) de la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
En extracto lo que se sostiene es que las demandadas están utilizando indebidamente la marca protegida de 'Administrador de Fincas' en su negocio de asesoría, con aprovechamiento de la reputación ajena y de la imagen del administrador de fincas en la captación de clientes, dando a entender que pertenecen al colectivo de 'administradores de fincas colegiados' cuando no están colegiados
2.La mercantil TXINGUDI EMPRENDEDORAS S.L al no comparecer fue declarada en rebeldía, en tanto que Adolfina en su contestación interesa la desestimación de la demanda ,en esencia, porque afirma que no ha utilizado las marcas registradas de contrario, sin que haya invocado nunca la condición de administradora de fincas colegiada , limitándose a usar la expresión 'administración de fincas' , al ser una actividad que presta en su asesoría, tratándose de un término común o genérico
3.La sentencia desestima la demanda.
En primer lugar, no considera probado que la mercantil TXINGUDI EMPRENDEDORAS S.L desarrolle los servicios de administración de fincas y, por tanto, que haya hecho uso de las marcas de la actora o producido algún acto de competencia desleal o publicidad ilícita.
En segundo lugar, al margen de extensas consideraciones jurisprudenciales, descarta la infracción marcaria de las marcas mixtas porque no se ha acreditado la utilización por parte de la demandada del elemento figurativo de la marca, y en cuanto a la marca denominativa ADMINISTRADORES DE FINCAS, por estar registrada para productos de la clase 9 y 16 que dista mucho de las actividades en las que usa la demandada el signo 'administración de fincas ', que disipa el riesgo de confusión.
En tercer lugar , tras unas profusas exposiciones generales sobre los actos de competencia desleal y específicos sobre cada uno de los tipos imputados (actos de engaño, de confusión, de explotación de la reputación ajena, prácticas engañosas por confusión para consumidores y prácticas engañosas sobre códigos de conducta u otros distintivos de calidad) en esencia los desestima al no acreditarse ni la utilización ilícita de las marcas registradas por parte de la demandada ni que esta se atribuya en el mercado la condición de profesional colegiada, que estima que no es legalmente preceptiva .
Finalmente, en cuarto lugar, tras exponer el régimen jurídico de la publicidad engañosa, no se aprecia en la utilización de la locución 'administración de fincas', al limitarse a describir un servicio que se presta libremente, sin necesidad de estar colegiado y sin que haya quedado acreditada una referencia a la colegiación por parte de la demandada en la prestación de los servicios
4.Frente a esta sentencia se alza la parte demandante que pide su revocación y la estimación de la demanda por las siguientes extractadas alegaciones : 1º) incongruencia extra petita, con infracción del art 218.1LEC y art 24CE , al no haber considerado la notoriedad y el carácter de marca renombrada de la marca; 2º) incongruencia, con infracción del art 218.1LEC, al ignorarse los hechos admitidos por la parte demandada; 3º) falta de motivación , con infracción del art 218.2LEC; 4º) error en la valoración de la prueba, con vulneración del art 24CE; 5º) indebida aplicación de los arts. 34.1. 34.3, 34. 2 b) y 34.2 c) de la LM y 6º) infracción de los arts. 5, 6, 12, 20 y 21 LCD, así como del art. 3e) LGP
5.A ello se opone la actora, que estima acertada la valoración probatoria y aplicación del derecho contenida en la sentencia, cuya confirmación solicita
6. Con carácter previo al análisis de las alegaciones de la recurrente, cuyo orden parcialmente se alterará por estimar más lógico fijar antes el marco fáctico relevante, indicar que nos encontramos ante un litigio marcario, concurrencial y publicitario en el que no se cuestiona que para la prestación de servicios de administración de fincas no está prevista la colegiación obligatoria. Así expresamente lo reseña la sentencia, con cita de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, sin que ello haya sido contradicho en esta alzada.
En todo caso podemos añadir que ello es pacífico tras la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal operada por la Ley 8/1999, de 6 de abril, que en su artículo 13 establece que el cargo de administrador y en su caso de secretario- administrador podrá ser ejercido por cualquier propietario del inmueble, así como por personas físicas con cualificación profesional suficiente y reconocida legalmente para ejercer dichas funciones, y de igual modo podrá recaer en corporaciones o en otras personas jurídicas en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, por lo que esa actividad no está reservada en exclusividad a los colegiados en los distintos colegios territoriales de administradores de fincas. En este sentido traemos a colación la STS (Sala de lo Contencioso) de 28 de marzo de 2011 que, con remisión a la previa de 11 de noviembre de 2008, analiza la cuestión en los siguientes términos:
Por ello afirma que el mercado de los servicios de administración de fincas está abierto a otros operadores económicos y no monopolizable por los colegiados agrupados en Colegios Oficiales de Administradores de Fincas.
1.La resolución de la litis exige previamente dejar constancia de los siguientes hechos recogidos en la sentencia, no controvertidos en esta alzada, y que en todo caso se desprenden de la documental aportada:
i) El CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ESPAÑA es titular de las siguientes marcas nacionales registradas en la OEPM
1º) Marca nacional M3573767(0) - ADMINISTRADORES DE FINCAS, denominativa estándar para los siguientes productos: clase 09 (Publicaciones electrónicas descargables) y clase 16 (papel, cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); revistas y publicaciones periódicas impresas)
2º) Marca nacional M3544347 mixta
Registrada para los siguientes servicios: clase 36 (servicios propios de un administrador de fincas colegiados tales como la administración de fincas rusticas y urbanas, servicios de asesoramiento en negocios inmobiliarios prestados por un administrador colegiado a sus clientes. Servicios de consultas y asistencia en materia financiera, valoraciones financieras (seguros, bancos, inmuebles). Servicios de administración, arrendamiento, evaluación (tasación) y corretaje de bienes inmuebles. Servicios de tasación de bienes inmuebles rústicos y urbanos. Servicios inmobiliarios, servicios de peritajes y valoraciones fiscales. Servicios de constitución e inversión de fondos. Garantías (fianzas). Patrocinio financiero. Servicios de asesoramiento financiero. Servicios de mediación y negociación en negocios inmobiliarios.)
3º Marca nacional M3544354(2) mixta
Registrada para los mismos servicios que la anterior
ii) La demandada Adolfina se dedica a los servicios de asesoría (gestiones administrativas, intermediación inmobiliaria y realización o gestión de seguros y entre ellos, también la gestión de comunidades de vecinos) y es titular de la marca nacional M2998074 (7) mixta para servicios de la clase 36 (administración de bienes inmuebles, seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios); marca que se reproduce a continuación
iii) En el local donde Adolfina desarrolla los servicios de asesoría, que constituye el domicilio social TXINGUDI EMPRENDEDORAS S.L, sito en Irún, hay un rótulo exterior que anuncia 'ASESORÍA TXINGUDI' que incluye, debajo de esta marca registrada, la leyenda: 'ADMINISTRACIÓN DE FINCAS. ASESORÍA GENERAL Y EMPRESARIAL', destacando por su mayor tamaño las tres palabras primeras.
En la página web
En el portal 'porticolegal.com' ASESORÍA TXINGUDI figura inscrita dentro del epígrafe reservado a administradores de fincas, y aparece como 'Administradores de fincas y Comunidades de Vecinos. Administrador de Fincas en IRÚN- Gipuzkoa'.
En la plataforma 'fincasonline.es' que tiene un apartado destinado a localizar 'Administradores de Fincas' aparece: 'Asesoría TXINGUDI- Administración de Fincas'. También aparece en el directorio profesional 'Admifin.es' dirigido a localizar, administradores de fincas
iv) Adolfina y TXINGUDI EMPRENDEDORAS S.L. no están inscritos en ningún Colegio de Administradores de Fincas y la primera pertenece a la Asociación Nacional de Administradores de Fincas.
2. En cambio, no consta probado fehacientemente que Adolfina se presente en el mercado como administradora de fincas colegiada ni que la mercantil TXINGUDI EMPRENDEDORAS S.L desarrolle los servicios de administración de fincas
3.Con el anterior relato damos respuesta al error en la valoración de la prueba. Marginadas las consideraciones de índole jurídico, que serán después analizadas, y limitado al aspecto fáctico, reseñar aquí respecto de las quejas vertidas en la alegación cuarta del recurso lo siguiente:
En primer lugar, no se aprecia error judicial cuando se afirma que no queda acreditada la actividad efectiva de la mercantil TXINGUDI EMPRENDEDORAS S.L. No baste con decir que su domicilio social es el de la ASESORÍA TXINGUDI, que es donde desarrolla su actuación la otra demandada. Ello no es concluyente de que los servicios de administración de fincas los presta la mercantil y no la persona física, que es la ratio decidendi de la absolución de la mercantil. Tampoco se deduce del documento n º 70 (acta notarial) invocado en el recurso, pues a quien se refiere la publicidad de esa actividad de administración de fincas es a ASESORÍA TXINGUDI o Adolfina, no a la mercantil.
La prueba de que la mercantil demandada lleva a cabo la actuación infractora le corresponde a la actora, sin que rija la regla del artículo 217.4LEC. La inversión de la prueba en los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita se refiere a la veracidad y exactitud de manifestaciones que realice el demandado (de relevancia en caso de engaño o denigración), pero no para acreditar que los hechos imputados han sido ejecutados por la demandada
En segundo lugar, tampoco se aprecia error cuando se afirma que no consta probado que la demandada se presente en el mercado como administradora de fincas colegiada. De igual modo, conviene aclarar que si la actora imputa a la demandada esa actuación, le corresponde la carga de la prueba ( art 217.1LEC), y no a la demandada probar que no se presenta como colegiada, como se dice en el recurso, ya que, además, implica una probanza diabólica, al tratarse de un hecho negativo. Es decir, no se trata de que la demandada pruebe que antes de su contratación por comunidades de propietarios o en el transcurso de su actividad indique su condición de no colegiada en el Colegio Territorial de Administradores de Fincas, sino de acreditar que la demandada invoca su colegiación en el mercado. Y al respecto, la prueba aportada (las quejas de tres personas o unos anuncios en periódicos a instancia del Colegios, doc. nº 71 a 74 y 77- 78) es insuficiente, dado que no es concluyente, compartiendo la valoración efectuada en la instancia, de modo que debe sufrir la consecuencia de esa falta de probanza la parte que tiene ese onus, que es la actora. Tampoco es indicativo el que durante un determinado periodo (julio de 2011 a marzo de 2014) algún trabajador de la demandada estuviese colegiado
1
Valoración del Tribunal
2.Es doctrina jurisprudencial que el deber de congruencia, consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, se cumple cuando la relación entre el fallo y las pretensiones procesales no está sustancialmente alterada en su configuración lógico-jurídica. Por todas, las SSTS 450/2016, de 1 de julio, y 165/2020, de 11 de marzo
En el caso de sentencias desestimatorias, la STS 722/2015, de 21 de diciembre, completa lo anterior en los términos siguientes
3. Con arreglo a estos parámetros las dos primeras alegaciones del recurso están abocadas a su desestimación por las razones siguientes
En primer lugar, yerra la apelante al calificar como incongruencia extrapetita la ausencia de respuesta respecto de la infracción de marca renombrada, dado que, en su caso, sería una incongruencia omisiva. No se altera la causa petendi, sino que no se da una respuesta expresa a esa pretensión
En segundo lugar, tampoco acierta cuando dice que es incongruente la sentencia por ignorarse los hechos admitidos por la parte demandada, relativos al uso de expresiones semejantes a las incluidas en las marcas registradas por la actora. La sentencia no los omite, pues los recoge como hechos no controvertidos. Lo que ocurre es que los valora jurídicamente de forma diversa a la propuesta por la actora, lo cual no tiene que ver con el deber de congruencia del art 218.1 LEC
En tercer lugar , la sentencia descarta la infracción marcaria, y si bien sin la separación y nitidez recomendable, se entiende que por los dos fundamentos invocados en la demanda , tanto el art 34.2 b) LM ( riesgo de confusión ) como el art 34.2.c) LM (renombre) , en un caso (marcas mixtas) porque no se ha acreditado la utilización del elemento figurativo de la marca, y en otro (marca denominativa) porque el ámbito aplicativo del signo registrado dista con mucho de la actividad desarrollada por la demandada
En cuarto lugar, en vía de hipótesis, tratándose de una sentencia absolutoria, no concurren los supuestos específicos que permitan apreciar incongruencia omisiva, y en todo caso, de concurrir dicha incongruencia omisiva, al no haber denunciado previamente, con reclamación de complemento ( art 215LEC en relación con art 459LEC) sería imposible que ahora este Tribunal se pronunciara sobre ello, según criterio reiterado del Tribunal Supremo. Por todas, SSTS de 11 de noviembre de 2010, 18 de enero de 2011, 8 de octubre de 2013 o 12 de mayo de 2015
1.La apelante denuncia falta de motivación, con infracción del art 218.2LEC, por considerar que no se argumenta por qué la no utilización del elemento figurativo de las marcas mixtas resulta esencial para afirmar que no hay confusión, y, por ende, para desechar la infracción
Valoración del Tribunal
2.Es doctrina jurisprudencial reiterada que el deber de motivar previsto en el art 218LEC y art 120.3CE, que integra el derecho a la tutela efectiva significa expresar los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, o lo que es lo mismo su 'ratio decidendi' ( SSTS 495/2009, de 8 de julio , y 8/2010, de 29 de enero), ya que su finalidad ,entre otras, es garantizar la ausencia de arbitrariedad; posibilitar el control de la aplicación razonada de las normas que se consideran adecuadas al caso y facilitar la crítica de la decisión en caso de discrepar de la corrección de la decisión.
Pero ello no significa que se exija que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto y que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa ( SSTS 661/2011, de 4 de octubre , y 341/2011, de 6 de junio ) , siendo bastante que la respuesta judicial sea argumentada en derecho y que se vincule a los extremos sometidos por las partes a debate ( SSTS 457/2012, de 14 julio y 523/2012, de 26 de julio ), con admisión de la motivación por remisión ( SSTS 661/2011, de 4 de octubre , y 301/2012 de 18 mayo ).
Tampoco cabe confundir motivación con acierto de la decisión. La motivación puede ser suficiente pero desacertada, sin que el mero error en cuanto al fondo constituya infracción del deber de motivación del art 218.2LEC ( STS 673/2021, d 5 de octubre)
3.La doctrina anterior implica el rechazo de la alegación tercera del recurso, dado que la sentencia expone los datos, argumentos y razones que permiten concluir qué hechos se estiman acreditados y por qué no hay infracción marcaria. Podrá estarse en desacuerdo con ello, y en especial con ese argumento relativo a elemento gráfico de las marcas invocadas en la demanda, pero ello no habilita a decir que la sentencia no esté motivada
1. Hemos anticipado que, marginadas las extensas consideraciones jurisprudenciales de orden general, la sentencia rechaza , de una parte, la infracción de las marcas mixtas M3544347
2. La apelante en su alegación quinta , al margen de remitirse a lo dicho en la demanda, con olvido que el recurso de apelación debe exponer las alegaciones en que base la impugnación reveladoras del error judicial imputado, que permitan su revocación , y sobre las que este Tribunal debe exclusivamente pronunciarse ( art 456.1, 458.2 y 465.5LEC) , reseña , de forma resumida, de una parte, que la sentencia no ha analizado y comparado las marcas registradas que demandan protección con el signo infractor utilizado por las demandadas, confrontándolos desde el punto de vista visual, fonético y conceptual, su grado de similitud y, además, ha obviado la notoriedad y prestigio de los signos registrados , de modo que la mención de 'administrador de fincas', parte distintiva y dominante de las mismas, identifica el servicio de administración de bienes inmuebles, urbanos o rústicos, a una procedencia empresarial determinada, la de los administradores de fincas colegiados, con invocación , a tal efecto, que diversos copropietarios se dirigieron al COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE GIPUZKOA y ÁLAVA en la creencia de que ASESORIA TXINGUDI contaba con administradores de fincas colegiados; y, de otra, que la expresión 'administración de fincas' no se refiere a la mera identificación de un servicio cuando la clase 36 del nomenclátor de Niza habla de 'administración de bienes inmuebles' , de modo que no es preciso que las demandadas usen la marca renombrada 'administrador de fincas' para denominar o describir el servicio que prestan, pudiendo acudir a otras expresiones como 'gestión de bienes inmuebles' o 'gestión de comunidades de vecinos' o 'administración de bienes inmuebles' .
En las previas alegaciones tercera y cuarta, por una parte, critica que la sentencia se refiera únicamente el elemento gráfico cuando la doctrina jurisprudencial afirma que, en el caso de las marcas mixtas, como son las de la actora, como regla general, debe otorgarse carácter dominante al elemento denominativo, y por otra, que no es lícita la utilización de las expresiones 'administrador de fincas' y 'administradores de fincas' en el desarrollo de su actividad como medio de captación de clientes, ya que la denominación 'administrador de fincas ', así como sus variantes deben quedar reservadas para las asociaciones corporativas oficiales, con invocación de la STS 4838/2016, de 8 de noviembre de lo Contencioso Administrativo
Valoración del Tribunal
3. La marca registrada otorga a su titular un derecho de exclusiva que le habilita para prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico, en lo que aquí interesa, cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación ( art 34.2 b) LM) o cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada ( art 34.2.c) LM), en su redacción aplicable, dado que tras la reforma operada por Real Decreto-Ley 23/12018, de 21 de diciembre ya solo se habla de marca renombrada y se adapta la redacción del art 34.2 c) a la normativa europea con más precisión
Aclarar que aunque según el artículo 40 LM las acciones por infracción del derecho de exclusiva corresponde ejercitarlas al titular de la marca registrada, y aquí la titularidad registral la ostenta el Consejo General del Colegio de los Administradores de Fincas, no se cuestiona la legitimación activa de la actora como Colegio Territorial que forma parte del mismo. Tampoco se suscita controversia acerca de la naturaleza de las marcas, y si las mismas deberían haberse registrado como colectivas, ya que más que distinguir en el mercado el origen empresarial de los servicios, de la demanda se desprende que lo buscado con las marcas es identificar en el mercado los servicios de los miembros integrados en los respectivos Colegios Territoriales de Administradores de Fincas. Finalmente, si bien en el suplico de la demanda se hace mención a la marca registrada 'ADMINISTRADORES DE FINCAS' en realidad no se limita a la marca denominativa, sino que comprende también las mixtas antes identificadas
4. El riesgo de confusión del art 34.2.b) LM se trata de un concepto de derecho de la Unión Europea, por lo que hay que acudir a la jurisprudencia del TJUE, que enseña que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (STJUE de 29 de septiembre de 1998, Canon), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél (STJUE de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG. y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)
Para su determinación procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios o viceversa (STJCE Canon), y todo ello según la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor pertinente o medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias Sabel y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas) y que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada
En la confrontación de los signos, el punto de partida en un litigio de infracción marcaria - como este- es el cotejo de las marcas de la actora, tal y como están registradas, con los signos que en el tráfico económico usa la parte demandada para identificarse en el mercado, o sus productos/servicios, o su establecimiento, siendo constante la jurisprudencia que indica que la similitud debe verificarse según el plano visual, fonético o conceptual de los signos en litigio, atendida la impresión de conjunto producida, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes [entre otras STJCE Canon) .
Solo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta. Este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto, pues su distintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos ( STS 98/2016, de 19 de febrero), que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana), pues la pauta general es que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar ( STS 382/2016, de 19 de mayo).
A la hora de apreciar cuál es el elemento relevante o dominante, debe apreciarse la mayor o menor aptitud de este elemento para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al efectuar esta apreciación, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas del elemento en cuestión, incluido el hecho de que éste carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada la marca. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta. Por ello, por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [STGUE de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI - Naulover]. De igual modo STS 282/2016, de 29 de abril
Respecto de las marcas mixtas, aunque se suele predicar el predominio del elemento denominativo, dado que el consumidor medio suele conservar en la memoria con mayor exactitud el elemento denominativo, ya que es el más útil a la hora de tomar sus decisiones en el mercado, debe reseñarse que no estamos ante una regla absoluta, y pueden concurrir circunstancias que atribuyan un carácter dominante como elemento diferenciador al gráfico o figurativo de las marcas mixtas (entre otras, STS 27/2013, de 4 de febrero), siendo relevante a tal efecto la naturaleza del producto o servicio o la forma de comercialización, como apunta el Tribunal de Justicia en su sentencia de 3 de septiembre de 2009 (asunto C-498/07 P, caso Aceites del Sur-Coosur, S.A. contra Koipe Corporación, S.L) y así lo ha hecho también el TS en sentencias como las 100/2016 y 101/2016, ambas de 25 de febrero
En cuanto al ámbito aplicativo lo relevante en una acción de infracción es si la actividad de la parte demandada es idéntica o similar al ámbito aplicativo de la marca registrada cuya protección se reclama. Ámbito de aplicación -que delimita la extensión del ius prohibendi consagrado en el art 34 LM y art 4 de la Directiva- que viene fijado por el registro, no por las actividades que efectivamente desarrolle el titular marcario, pues lo impone la naturaleza registral del derecho de exclusiva (art 34.1 y 2 y STGUE 15 de marzo de 2006).
La STJCE del asunto Canon enseña que '
5. En el caso que nos ocupa, la aplicación de estas consideraciones generales nos permiten desestimar la infracción de las marcas mixtas
En primer lugar, acierta el juzgado al indicar que no consta el uso de esas marcas por la demandada.
Las marcas registradas no son el conjunto denominativo 'administrador de fincas' como parece pretender el recurrente, sino este (con el añadido Colegiado) y un gráfico consistente en la representación con puntos de una casa, con el añadido en una de las siglas AFC en un tamaño destacado. Todo ello es la marca registrada, y es lo que debe cotejarse con los signos (administrador de fincas, administración de finca) empleados por la demandada en el tráfico económico
En segundo lugar, y correlato de lo anterior, es que no cabe centrar el cotejo o comparación de signos con el denominativo 'administrador de fincas', como se pretende por el apelante
Para vadear la prohibición absoluta del art 5 LM relativa a las marcas descriptivas la práctica registral nos revela que se adicionan al elemento descriptivo otros adicionales, que si aportan al signo suficiente fuerza caracterizadora, permiten excluir la operatividad de la prohibición. Y la realidad demuestra que después lo que se pretende es potenciar el aspecto descriptivo del signo para de esta manera pretender monopolizarlo, deprendiéndose, una vez registrado, de los demás elementos que conforman el signo registrado y que en su día habilitaron el acceso al registro impidiendo, en sede registral, la aplicación de la prohibición del art. 5. Lo que no es admisible es, tras conseguir su registro, desgajar el signo y centrarse en la parte del signo de carácter descriptivo. Lo impide la constante doctrina jurisprudencial según la cual el signo se aprecia en su conjunto, así como evitar el abuso de derecho y fraude de ley, con la pretensión de monopolizar signos descriptivos distintos a los registrados
Incidiendo en esa idea, el que las marcas superen los requisitos de registrabilidad no significa que no deba ponderarse el carácter descriptivo de sus elementos a la hora de apreciar su fuerza distintiva en el conjunto del signo. No estamos diciendo que las marcas invocadas sean nulas. Lo que sostenemos es no cabe acudir centrar solo en el elemento descriptivo el juicio de semejanza
En tercer lugar, y conectado con ello, no yerra la sentencia al decir que la demandada utiliza expresiones descriptivas de la actividad a la que se dedica. El que pueda recurrirse a otras expresiones ('gestión de bienes inmuebles' o 'gestión de comunidades de vecinos' o 'administración de bienes inmuebles') no hace desaparecer el carácter descriptivo de 'administrador de fincas 'como aquel que desempeña la actividad de 'administración de fincas'.
Estamos, pues, ante un signo que sirve , en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar el servicio para el que se solicita el registro (STJUE de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI); signos que resultan inapropiados para cumplir la función esencial de la marca como signo de indicación del origen empresarial, ya que aportan información, no del origen empresarial, sino del servicio o sus características, y que , por el principio de la libre disponibilidad, no puedan ser monopolizados por ningún operador del mercado. Así, STJUE de 23 de octubre de 2003
Precisamente por ello, el art 37LM al imponer los límites de los efectos de la marca, recoge lo que podemos denominar la otra cara de la moneda de este principio, de manera que 'el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico, siempre que un uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.:...b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos'
Que se trata de un signo descriptivo de servicios a los que se refiere el art 13LPH lo dice la propia sentencia de 8 de noviembre de 2016 del TS -Sala de lo Contencioso- invocada en el recurso, cuyo objeto era la impugnación de la inscripción de la marca 'APAF ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS' (mixta), que se considera contraria al 5.1 LM relativo a las prohibiciones absolutas
'porque cada los vocablos utilizados son genéricos y sin fuerza identificadora alguna induciendo al destinatario al error de que los servicios prestados por dicha empresa se corresponden con la actividad profesional y colegiada de administradores de fincas y que los presta precisamente las asociación profesional oficial que representan a este colectivo.
La actividad de 'administradores de fincas' es habitual para designar en el lenguaje común los servicios de aquellos profesionales que comprende el gobierno y conservación de los bienes, asesoramiento de las cuestiones relativas a los bienes inmuebles y muy específicamente la gestión de comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, para cuyo ejercicio, según dispone el Decreto 693/1968, de 1 de abril, por el que se crea el Colegio Nacional Sindical de Administradores de Fincas, 'será requisito indispensable estar colegiado en la Corporación profesional que se crea por el presente Decreto'. Para ello se constituyeron diferentes colegios profesionales territoriales de Administradores de fincas al amparo del Real Decreto 1612/1981, de 19 de junio, que se integran en el Consejo General de Colegios de Administradores de fincas, que se configura como una Corporación de Derecho Público, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que integra los diferentes Colegios Territoriales de la profesión, que se rige por la Ley 2/1974, de 13 de Febrero, de Colegios Profesionales.'
Compartimos plenamente que estamos ante signos descriptivos de esa actividad, que es lo que aquí determinante, sin que resulte explicable la mención adicional a que su ejercicio precisa colegiación obligatoria cuando previamente la misma Sala, de forma expresa y reiterada ( sentencias de 11 de noviembre de 2008 y 28 de marzo de 2011) había resuelto que para el ejercicio de administrador de fincas no era necesario estar colegiado en el colegio profesional, al haber desaparecido el carácter de exclusividad que pudiera haberse atribuido al Administrador de Fincas
En cuarto lugar, y solo en vía de hipótesis, de admitirse el cotejo en los términos propuestos en el recurso, habría que excluir de igual modo la infracción cuando la actuación de la demandada, al usar la expresión 'administración de fincas 'o 'administrador de finca' debería ser calificada como lícita al ampararse en el art. 37 LM, que regula los límites de los efectos de la marca. Y ello dado que (i) viene a utilizarlo como indicativo de los servicios que desempeña y (ii) sin que pueda tildarse como desleal, según los parámetros que maneja la jurisprudencia (SSTJUE de 17 de marzo de 2005 y de 11 septiembre 2007) cuando no consta adverado que se arrogue la condición de colegiada.
En definitiva, no es admisible la comparativa gráfica , sonora y conceptual propuesta en el recurso, ya que no cabe aislar y reducir la marca registrada al denominativo 'administrador de fincas ' , so pretexto de que es el elemento principal (que al ser descriptivo adolece de las condiciones para ser tildado como tal ); expresión que usa la demandada con una finalidad descriptiva de los servicios que presta , sin que conste que lo haga de manera contraria a la practicas leales en materia comercial, pues ni adiciona el adjetivo 'colegida ' ni por supuesto se sirve del gráfico que forma parte del conjunto marcario registrado cuya protección se impetra
Solo añadir que no entendemos esta respuesta contradictoria con la sentencia del TS invocada. En primer lugar, porque se limita a resolver la impugnación de una marca distinta, y no a fijar el ámbito de protección de las marcas aquí invocadas. Y en segundo lugar porque lo que se dice es que 'ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS', al ser la expresión habitual por la que se conoce en el lenguaje común a las corporaciones oficiales que representan a esta profesión colegiada, debe quedar reservada para las asociaciones corporativas oficiales, sean estas territoriales o estatal, que agrupen a los colegiados que ejercen esta profesión. Pero ello es distinto a afirmar que puedan monopolizar la expresión 'administración de fincas' o 'administradores de fincas 'para identificar esos servicios de gobierno, conservación y asesoramiento de las cuestiones relativas a los bienes inmuebles y muy específicamente la gestión de comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.
Finalmente, la prueba relativa a esas quejas de tres comuneros no desdice lo anterios. Lo que subyace en ellas no es propiamente confusión marcaria sino la consideración de que quien ejercita esa actividad debe estar colegiado, que es cosa distinta
6. Tampoco cabe apreciar riesgo de confusión respecto de la marca nacional ADMINISTRADORES DE FINCAS denominativa estándar y debe desecharse el recurso por los motivos siguientes:
En primer lugar, no se ataca la ratio decidendi de la sentencia, pues nada se dice sobre la disparidad aplicativa apreciada en la instancia
En segundo lugar, no se puede predicar riesgo de confusión cuando el ámbito de protección de esta marca no tiene relación alguna con la actividad de servicios en los que la demandada usa el signo 'administración de fincas 'o 'administrador de fincas '
La identidad de los signos no basta para apreciar confusión cuando la marca goza de una distintividad normal (pues no hay prueba alguna de que para esos productos tenga esa marca una distintividad elevada, pues se centran las alegaciones en los servicios de administración de fincas, a lo que más adelante nos referiremos), de forma que no puede prescindir de la semejanza aplicativa, que aquí es inexistente a la hora de enjuiciar la confundibilidad. Lo impide el principio de especialidad
7. Igualmente no es atendible la infracción del art 34.2.c) LM, que, siguiendo la estela de la Directiva, no solo implica la superación del principio de especialidad, sino que instaura una protección de las marcas notorias y renombradas que expresamente no requiere la existencia de un riesgo de confusión.
Precepto que debe ser analizado conforme a las pautas que establecen las SSTJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto Intel) y de 18 junio 2009 (asunto L'Oréal/Bellure), que enseñan que es preciso un determinado grado de similitud entre la marca y el signo infractor en virtud del cual el público relevante las relaciona, es decir, establece un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda. Vínculo que constituye una condición necesaria, pero insuficiente por sí misma ( como aclara la reforma de 2018), pues además es preciso, si bien de forma alternativa, que el uso realizado sin justa causa pueda: a) implicar un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad del signo ajeno ('parasitismo') o b) implicar un menoscabo o perjuicio del carácter distintivo ('dilución' o ''aguamiento'), o de la notoriedad o renombre del signo ajeno ( 'difuminación' o 'degradación'), cuya prueba le corresponde al titular de la marca notoria o renombrada .En este sentido SSTS450/2015, de 2 de septiembre y 725/2021, de 26 de octubre
Marca notoria o renombrada (ahora con la reforma de 2018 ya solo renombrada) que es aquella que reúne los criterios empleados en la jurisprudencia para asignarle esa condición ( STJUE de 14 de septiembre de 1999 (asunto Generals Motors Corporation) y STJUE de 22 de junio de 1999 (asunto Lloyd). La primera de ellas nos dice que no puede indicarse de forma general, por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuando una marca tiene un fuerte carácter distintivo , sino que debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla , a lo que añade la segunda ' las declaraciones de las Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales ' ; criterios que podemos completar con los recogidos en la Recomendación Conjunta de la Unión de Paris y de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas de septiembre de 1999 , que desglosa en su artículo 2 unos factores a considerar, en una cláusula abierta y en todo caso no obligatoria
8. En el caso presente, en primer lugar, no aclara el recurso -ni la demanda- qué marcas registradas son las que considera notorias /renombradas, si bien parece referirse a las mixtas , pues son las registradas para servicios de administración de fincas, pues nada se dice de la marca registrada para las clases 9 y 16. Y tampoco en todo caso se identifican los criterios que permiten asignar es condición , sin que la sola inversión de 64.626,12 € desde marzo de 2014 a 31 de diciembre de 2017 en publicidad de la marca 'administrador de fincas' sea bastante cuando lo relevante es verificar qué impacto ha tenido
Pero es que aunque se asumiera esa notoriedad /renombre, lo que debe aclararse es que sería sobre la marca registrada mixta, no sobre el conjunto denominativo 'administrador de fincas ', que no está registrado para esos servicios
9.En todo caso, en segundo lugar, y en vía de hipótesis, no se acredita la concurrencia de ninguna de las infracciones dichas. No baste con la mera alegación de que hay un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad ajena.
El parasitismo o ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca se vincula a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos/servicios designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre. Se sirve de su poder de atracción, de su reputación, de modo que se explota el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.
Aquí ya hemos dicho que la demandada usa 'administrador de fincas 'con una finalidad descriptiva de los servicios que presta, sin adicionar el adjetivo 'colegida 'ni se sirve del gráfico que forma parte del conjunto marcario registrado cuya protección se solicita
10. En definitiva, se rechaza la infracción de los arts. 34.2b y 34.2 c) LM invocada en la alegación quinta del recurso
1.En la última alegación del recurso de apelación se denuncia infracción de los arts. 5, 6, 12, 20 y 21 LCD, así como del art. 3e) LGP.
Además de reiterarse en la fundamentación jurídica esgrimida en la demanda, se limita a reproducir parte de la sentencia del TS, Sala de lo Contencioso , de 8 de noviembre de 2016 y decir que el supuesto es análogo al de los presentes autos, generándose riesgo de confusión por asociación en el público interesado en los servicios profesionales prestados por administradores de fincas colegiados
Finalmente y en lo concerniente a la publicidad engañosa, critica que obvie la utilización por las demandadas de la expresión 'administrador de fincas' y que se diga que la expresión 'administración de fincas' no identifica más que un servicio prestado libremente para el que no hay que estar colegiado, cuando lo cierto es que dicha expresión provoca la doble identificación del servicio y la de su procedencia y calidad, ligadas ambas con el Colegio de Administradores de Fincas, por lo que un comportamiento leal pararía por la utilización de otras expresiones para su identificación y diferenciación del resto de prestadores del servicio de administración de bienes inmuebles
Valoración del Tribunal
3. Anticipamos ya que el recurso está abocado también al fracaso por un inicial defectuoso planteamiento.
Sabido es que el recurso de apelación que abre la segunda instancia, si bien es una revisio prioris instantiae (revisión de la primera instancia) que permite un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa ( SSTS 5 de mayo de 1997 y 31 de marzo de 1998 y STC 3/1996, de 15 de enero), lo que faculta al Tribunal para valorar los elementos fácticos y apreciar las cuestiones jurídicas según su propio criterio, tiene los límites que impone la prohibición de la reforma peyorativa, esto es, la modificación de la sentencia apelada en perjuicio del apelante salvo que provenga de la estimación de la impugnación del inicialmente apelado, y el principio tantum devolutum 'quantum' apellatum (se transfiere lo que se apela), conforme al cual el tribunal de apelación sólo debe conocer de aquellas cuestiones que le han sido planteadas en el recurso, como se regula en el artículo 465.5LEC.
La parte apelante debe articular su recurso mediante la crítica a la sentencia de instancia, y argumentar dónde se encuentra el error de hecho o de derecho que justifica su impugnación. A través del recurso de apelación se impugnan los pronunciamientos de la sentencia de instancia ( arts. 456.1 y 457.2LEC), debiendo exponer la parte apelante las alegaciones en que base la impugnación ( art. 458.2LEC) de la sentencia de instancia. Se exige que se exprese con claridad los errores de hecho o de derecho en que considera incurre la sentencia, a fin de que la parte contraria pueda tener conocimiento cabal de tales argumentos combativos de la sentencia y poder refutarlos. Es por ello que, como señala la STS de 31 enero de 2000, no cabe una remisión a escritos de alegaciones de la primera instancia, sino que es preciso que, a la luz de la sentencia objeto de apelación, se señalen las razones concretas de la discrepancia, ya que, en otro caso, se defraudaría el contenido y sentido de la norma. Por tanto, yerra al remitirse, sin más, a la fundamentación jurídica esgrimida en la demanda
4. En segundo lugar, olvida que la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal sigue el denominado principio de complementariedad relativa.
Dado que estas legislaciones cumplen funciones distintas (la protección de la marca, en un caso, y el correcto funcionamiento del mercado) la concurrencia normativa, atendida esa distinta función, no se resuelve con arreglo al principio de especialidad sino al de complementariedad relativa, que según explica la STS de 11 de marzo de 2014 (asunto botella de ginebra azul) y reiterada la STS de 2 de septiembre de 2015
En consecuencia, lo que no es posible es invocar aquí como actos desleales o publicidad desleal los mismos hechos y aspectos (uso de marcas de la actora y aprovechamiento de su renombre) que los ya analizados desde la óptica marcaria
5.En tercer lugar, la aplicación de la normativa concurrencial debe ser coherente con las respuestas que otorga la legislación marcaria, de manera que la LCD ni puede ser cauce para crear nuevos derechos de exclusiva ni tampoco para castigar lo que expresamente está admitido por la legislación de marcas.
Por ello no cabe al amparo de la Ley de Competencia Desleal o de la Ley General de Publicidad , que en realidad se remite a aquella en lo tocante a la publicidad desleal ( art 3 e) LGP) pretender la declaración de deslealtad del uso de unos signos ('administrador de fincas ' o 'administración de fincas ' ) cuya licitud ya ha sido enjuiciada al ser materia propia y específica de la legislación de marcas, y sobre los que no tiene derecho de exclusiva la actora , al ser descriptivos de los servicios de administración de fincas que se prestan en un mercado abierto a otros operadores económicos y no monopolizable por los colegiados agrupados en Colegios Oficiales de Administradores de Fincas .Uso que, reiteramos, no consta que se hiciera atribuyéndose la condición de colegiada de dichas corporaciones públicas o con el añadido de gráficos que conforman los signos registrados por estas , de modo que no podemos predicar probado el comportamiento parasitismo que se asigna a la demandada
6. Con arreglo a lo anterior, damos respuesta al recurso, con descarte de los actos de engaño, confusión, aprovechamiento de reputación ajena o publicidad desleal
1.La desestimación del recurso de apelación conlleva que proceda condenar al pago de las costas originadas por el mismo al apelante ( artículo 398LEC)
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,
Fallo
En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:
1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE GUIPUZCOA Y ALAVA contra la sentencia dictada el 2 de junio de 2020 dictada en el juicio ordinario núm. 809/2018 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid
2.- Confirmar dicha resolución
3.- Imponer a la parte apelante las costas procesales causadas con el recurso de apelación.
Procede la pérdida del depósito consignado para recurrir y dese el destino legal.
Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos señores magistrados integrantes de este Tribunal.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.