Sentencia Civil Nº 44/2013, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4, Rec 643/2012 de 13 de Febrero de 2013

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4 A CORUÑA SENTENCIA: 00044/2013 MERCANTIL 2 -A CORUÑA- Rollo: RECURSO DE APELACIÓN 643/12 S E N T E N C I A Nº 44/13 AUDIENCIA PROVINCIAL Sección 4ª Civil-Mercantil Ilmos. Sres. Magistrados: DON JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG DON CARLOS FUENTES CANDELAS DON ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ En La Coruña, a trece de febrero de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000256 /2010, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 2 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000643 /2012, en los que aparece como parte demandante apelante, Pedro Enrique , representado en ambas instancias por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, asistido por el Letrado D. JOSE MANUEL GOMEZ RODRIGO, y como parte demandada apelada, MEXIGAL, S.L., representado en ambas instancias por el Procurador de los tribunales, Sr./a. ANA MARIA TEJELO NUÑEZ, asistido por el Letrado D. ALBERTO TORREIRO SANTISO, sobre PROPIEDAD INDUSTRIAL, siendo Magistrado/a Ponente el /la Ilmo. /Ilma. D. /Dª JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por EL JUZGADO MERCANTIL Nº 2 DE A CORUÑA, de fecha 25/6/12. Su parte dispositiva literalmente dice: 'Que debo desestimar y desestimo la demanda deducida promovidos por don Pedro Enrique contra la entidad MEXIGAL S. L a la que absuelvo de todos los pedimentos dirigidos en su contra. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte actora.' SEGUNDO.- Contra la referida resolución por Pedro Enrique , se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.

Fundamentos

PRIMERO: El objeto del presente litigio, sometido a consideración judicial en la alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto, consiste en la demanda, que es formulada por el actor D. Pedro Enrique contra la entidad demandada MEXIGAL. La base fáctica en la que se funda la demanda radica en que el actor es titular de la patente 880388 y certificado de adición 920174, cuya concesión fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, el día uno de mayo de 1990, por un periodo de 20 años, a partir del 21 diciembre 1988. La patente radicaba en una máquina y un procedimiento de desbisado de mejillones.

Comoquiera que el demandante tuvo conocimiento de que la empresa demandada utilizaba máquinas, que explotaban su patente y que no habían sido fabricadas y distribuidas por la empresa ALFOGAR S.L., licenciataria de la misma, le dirigió un burofax, de fecha 27 septiembre 2005, en el que le comunicaba a MEXIGAL: que el actor era titular de la referida patente y que tiene el derecho en exclusiva durante el indicado periodo de tiempo, que la licencia de fabricación, explotación y comercialización, tanto del proceso como de la máquina de desbisado de mejillones, la ostentaba la mercantil ALFOGAR, entidad a la que el demandante concedió, con fecha 8 septiembre 1997, licencia, sin cesión de patente, tanto del proceso como de la referida máquina. Tras indicar las características de la referida patente e invocando los artículos 50.1 y 49 de la Ley de Patentes , así como los artículos 5 y 11 de la Ley de Competencia Desleal , requirió a la demandada para que: cesase de inmediato en la utilización del referido proceso y máquinas, objeto de la patente, 880388 y certificado de adición 920174, ya que supone una lesión del derecho del requirente, informen del número de máquinas utilizadas y en su caso del proveedor que las ha vendido para calcular la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, retiren y destruyan las máquinas utilizadas, y se comprometan a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente. Se indicaba igualmente que si, en el plazo de una semana desde la recepción de dicho requerimiento, no acceden a la referidas peticiones, se entendería que no tenían intención de resolver el asunto amistosamente, por lo que se procedería a ejercitar las acciones legales pertinentes y reclamación de indemnizaciones en defensa de los legítimos intereses del demandante (folio 104). Del referido escrito no se recibió contestación alguna por la parte demandada.

La entidad ALFOGAR S.L., por su parte, presentó denuncia ante la guardia civil de Pontevedra contra distintas empresas mejilloneras entre las cuales se encontraba MEXIGAL, al entender que habían cometido un delito contra la propiedad industrial. El procedimiento contra la ahora demandada se tramitó por el Juzgado de Instrucción número uno de Riveira, como diligencias previas número 474/06. En dicho procedimiento fue designado como perito el ingeniero industrial don Evelio , al objeto de cotejar si las máquinas utilizadas en la empresa demandada tenían las mismas características que la patentada por el actor. Así las cosas, con fecha 10 mayo 2006, el referido perito, acompañado por la guardia civil, se personó en las instalaciones de la entidad demandada, realizando la inspección de las ocho máquinas objeto de la denuncia, concluyendo, tras el examen correspondiente, que: 'son verdaderas copias de las que fabrica ALGOGAR o imitación servil y exacta del modelo patentado, no se trata de simples 'similitudes' o 'parecidos' sino de verdaderos calcos idénticos, hay identidad y no simple similitud, son copias fraudulentas '. El referido procedimiento penal finalizó mediante auto de sobreseimiento, que alcanzó firmeza y dejó expedita la vía civil.

Es igualmente hecho probado -y no discutido en los autos como los precedentemente indicados- que el actor celebró un contrato con la empresa ALFOGAR, de fecha 18 septiembre 1997 ( f 79 y ss. ), en virtud del cual concedió a la referida empresa el derecho exclusivo y excluyente de explotar el referido proceso de desbisado, fabricar y comercializar la máquina objeto de la patente. Se precisó que el convenio de concesión no lleva implícita la cesión de la patente, cuya titularidad retiene el actor. El contrato se otorgó por tiempo indefinido. Se fijaron las condiciones económicas en las estipulaciones contractuales quinta y siguientes. Y, en la cláusula 10ª del mentado contrato, se pactó expresamente: 'en el caso de que apareciesen fabricadas o comercializadas imitaciones del referido proceso y máquina en cualquier punto del territorio español o en cualquier país de la comunidad económica europea, ambas partes se obligan conjuntamente a comunicárselo mutuamente y a interponer un proceso judicial contra el imitador o falsificador, solicitando de éste la reparación de los daños y perjuicios sufridos por ambas partes por dicha imitación o falsificación, los cuales se repartirán a partes iguales las pérdidas, beneficios o gastos' .

Con base en tales hechos, que expresamente declaramos probados, se postula en la demanda, al amparo de lo dispuesto en los artículos 50 , 61 , 62 y siguientes de la Ley de Patentes , así como del artículo 54 de la Ley de Protección Jurídica del diseño industrial, que se declare que la entidad demandada, al utilizar ocho máquinas desbisadoras de mejillón existentes en sus instalaciones, vulneró el derecho de patente del actor, por ser las mismas copias exactas del modelo patentado, y condenando a la demandada a abonar al actor una indemnización por daños y perjuicios consistente en: 1. Petición principal: en la cuantía de los beneficios obtenidos por la demandada de la explotación del invento patentado durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de esta demanda que sea determinada en periodo probatorio, más sus intereses legales. 2. Petición subsidiaria, para el caso de que la principal fuese desestimada: en la cantidad de 36.060,72 ?, equivalente al canon dejado de percibir, más sus intereses legales desde la fecha de adquisición por la demandada de cada máquina desbisadora.

En la contestación a la demanda se alegó en primer término la existencia de prejudicialidad penal. En segundo lugar, falta de legitimación activa del actor, dado que la licencia en exclusiva de la patente corresponde a la entidad ALFOGAR S.L., la cual, por aplicación del artículo 124 de la Ley de Patentes , es la que puede hacer valer sus derechos ante los tribunales, sin perjuicio de que deba comunicárselo al titular de la patente para que éste pueda intervenir de común acuerdo con la licenciataria. En cuanto al fondo del asunto, se alega la caducidad de la patente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 116 de su ley reguladora, toda vez que caduca por expiración del término por el que ha sido concedida, teniendo como efecto inmediato la incorporación al dominio público, considerando, por ello, que la patente está caducada desde el mes de diciembre del 2008. Igualmente se alegó que no concurren los presupuestos establecidos en el artículo 64 de la precitada Disposición General , habida cuenta de que no existía un requerimiento previo por parte del titular de la patente conforme a los requisitos legales, lo que exigía identificar convenientemente la misma, junto con la solicitud de su cesación y, en el burofax emitido por el demandante no se acompañaba la documentación acreditativa del registro de la patente. Pero lo que realmente es trascendente, a juicio de la demandada, es que, tras recibir dicho requerimiento, cesó en cualquier tipo de actividad que llevase aparejada la utilización de la maquinaria, dando de baja a los trabajadores, que ocupaban dicha línea de producción, y, en consecuencia, no explotando la precitada maquinaria. Por otra parte, se impugnó la reclamación de daños y perjuicios reclamados.

Seguido el juicio en todos sus trámites se dictó sentencia por parte del Juzgado de lo Mercantil número dos de A Coruña, que desestimando las excepciones de prejudicialidad penal y de falta de legitimación activa, reconociendo que la patente caducó el 21 diciembre 2008 , y teniendo en cuenta que la demanda se presentó en el mes de junio del año 2010, únicamente puede ser objeto de reclamación el periodo comprendido entre el 10 junio 2005 y el 21 diciembre 2008. Tras fijar los hechos que consideraba probados, en su fundamento jurídico quinto, se desestimó la demanda, a pesar de considerar válido el requerimiento efectuado por medio de burofax, dado que -se razonó- la actora no ha logrado justificar que, con posterioridad al requerimiento de 27 septiembre 2005, hubiera utilizado las máquinas objeto de patente.

Contra el referido pronunciamiento judicial se interpuso el presente recurso de apelación, en el que se instó por el demandante la estimación de la demanda, circunscribiendo los daños y perjuicios a la petición segunda del suplico del escrito rector de este proceso. Por su parte, la demandada solicitó la desestimación de la demanda, reproduciendo las excepciones esgrimidas en la instancia.

SEGUNDO: En primer lugar, es evidente que no concurre la prejudicialidad criminal, dado que el proceso penal fue archivado quedando expedita la vía civil ( art. 114 de la LECR ).

En segundo lugar, tampoco consideramos proceda estimar la excepción de falta de legitimación activa. El art. 124 de la LP posibilita, salvo pacto en contrario, que el concesionario de una licencia en exclusiva pueda ejercitar en su propio nombre las acciones que en la presente ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva. No obstante, de forma subsidiaria, la Ley posibilita al licenciatario no exclusivo para que requiera al titular de la patente para el ejercicio de acciones en defensa de la misma, y, sólo cuando éste no las ejercite las podrá hacer dicho licenciatorio no exclusivo. En ambos casos se deberá comunicar el ejercicio de las acciones entabladas al titular de la patente, en este caso al actor. Por consiguiente, lo que en modo alguno dice tal precepto es que el titular de la patente no pueda ejercitar las acciones correspondientes en defensa de sus derechos, que además se las atribuye expresamente el art. 63 de la mentada disposición general . En este caso, además, se precisó que el convenio de concesión no lleva implícita la cesión de la patente, cuya titularidad retiene el actor.

La circunstancia de que no se hubiese notificado a ALFOGAR S.L. la presentación de la demanda podrá producir efectos en sus relaciones convencionales, en virtud de los pactos contractuales existentes entre titular y cesionario, pero no afecta a la legitimación activa para la formulación de la presente demanda, ni supone la existencia de una situación de litisconsorcio activo necesario.

Por su parte, la SAP de Madrid, sección 28, de 7 de noviembre de 2011 , proclama que las consecuencias que se desprenden de la ausencia de la notificación prevista en el apartado tercero del artículo 124 de la Ley de Patentes no trascienden de la relación entre licenciante y licenciatario, dada la finalidad del precepto, que no es otra que facilitar la intervención del titular de la patente, de lo que no deriva defecto alguno en la constitución de la relación jurídico-procesal ya entablada, máxime diríamos nosotros cuando provienen de un contrato.

Y en este caso, el actor sólo reclama la parte que de beneficios dejados de percibir que le pudieran corresponder según el canon fijado en el contrato suscrito.

TERCERO: Se opone igualmente por la demandada que procedería la desestimación de la demanda por infracción de lo normado en el art. 64.2 de la LP, según el cual 'todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia'; pues bien, dicho precepto no señala que deba el referido requerimiento venir acompañado de la documentación acreditativa del registro y del justificante del abono de las tasas de la patente -que además habían sido abonadas por la licenciataria- sino únicamente que la misma sea debidamente identificada, como realmente así ha sido, en tanto en cuanto en el mentado requerimiento practicado por vía de burofax se hace constar, expresamente, el número de la patente 8803884 y la de su adición 9201745, así como el objeto de la misma 'máquina y procedimiento de desbisado', el tiempo de vigencia por 20 años, con indicación incluso de las características del objeto de la patente con manifestación de sus reivindicaciones ( f 115 ), con lo que ninguna duda podría albergar legítimamente la parte demandada, que además tenía a su disposición el Registro de la Propiedad Industrial, y máxime además cuando, como resulta de la pericial practicada en el proceso penal, las máquinas litigiosas carecían de placas identificativas del fabricante de las mismas.

Por último, reseñar que no ofrece duda, como resulta de la pericial del proceso penal, refrendada por la practicada en el presente proceso civil, que las ocho máquinas existentes en el establecimiento comercial de la demandada eran un calco de la patente del actor.

CUATRO: La razón por mor de la cual la sentencia apelada desestimó la demanda radica en que la actora no demostró que, después del requerimiento efectuado, la demandada hubiera utilizado las máquinas, argumento que no podemos compartir y ello en función de las consideraciones siguientes.

En primer término, dado que la demandada no contestó al requerimiento llevado a efecto por el actor, manifestando su conformidad con lo expuesto en el mismo, a partir del cual no podía albergar duda alguna sobre el origen ilícito de las máquinas que poseía, independientemente además de la circunstancia de que carecían de placas identificativas del fabricante de las mismas ( ver informe pericial, f 124 ), así como ya se había seguido un proceso penal por fabricación de otras máquinas, imitación servil de las que conforman el objeto de la presente patente, intervenidas en otras empresas mejilloneras de la zona, sin que tampoco se nos haya aportado, por la demandada, el contrato ni las facturas de adquisición de las mentadas máquinas.

En segundo lugar, porque se desconoce el paradero de las mismas. Ninguna explicación satisfactoria se dio al respecto por la parte demandada. Sabemos que MEXICAL procedió a disponer de la nave en la que se encontraban las precitadas máquinas y que despidió a parte de sus trabajadores, pero desconocemos qué sucedió con las mismas. Ni tan siquiera el legal representante de la demandada se presentó en el acto del juicio para responder a las preguntas que pudieran formularse al respecto. El reconocimiento judicial del perito, en las diligencias penales, se lleva a efecto en mayo de 2006, y en ese momento las máquinas se encuentran en las dependencias de la demandada.

En la declaración vertida, en las diligencias previas penales nº 474/2006, del Juzgado de Instrucción nº 1 de Riveira, incoadas por los presentes hechos, el administrador de MEXIGAL y legal representante D. Millán , manifestó, el 5 de septiembre de 2007, que se había vendido la nave destinada a la producción del mejillón, que cree que las máquinas no han sido vendidas, precisando a continuación que las mismas se encuentran en una nave de la empresa sita en Burés ( Rianxo ), es decir que las seguían teniendo en su poder.

En virtud del principio de disponibilidad o facilidad probatoria del art. 217.7 de la LEC es a la parte demandada a la que le corresponde demostrar el destino de las máquinas objeto de la patente, que las tenía en su poder, y como las mismas no fueron utilizadas.

La circunstancias de que se produjera el despido de unos trabajadores, así como el examen de las cuentas de la entidad demandada, para cuya labor el perito designado al respecto no contó con la colaboración de la apelada, como hace constar expresamente en su dictamen ( f 425), no impide que se consideren lesionados los derechos del actor, al no implicar necesariamente que las máquinas no hubieran sido utilizadas, cuando fácil le hubiera sido a la actora explicar dónde se encuentran o ponerlas a disposición de la parte demandante.

El art. 50.1 a) de la LP norma que 'La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento: a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados'.

QUINTO: Conforme a lo dispuesto en el art. 66.1 de la LP, la indemnización de daños y perjuicios, debida al titular de la misma, comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular, a causa de la violación de su derecho. Y, en este caso, la misma la ciframos en la suma de 3000 euros por máquina, que es el canon fijado en el contrato de 18 de septiembre de 1997 para el modelo 600 ( ver pericial, f 227 y contrato cláusula sexta de dicho contrato ), sin que podamos fijarla en la suma de 750.000 ptás. por máquina, al no constarnos los cálculos en los que se basa la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal para aceptar dicha cantidad, al no haberse aportado al presente proceso el dictamen pericial que justifica tal suma para la valoración del este Tribunal, todo ello con los intereses legales de la misma desde la fecha de interposición de la demanda.

SEXTO: La parcial estimación de la demanda y recurso conlleva no se haga especial pronunciamiento sobre las costas de ambas instancias ( arts. 394 y 398 LEC ).

Fallo

Que debemos revocar y revocamos la sentencia recurrida dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A Coruña, y en su lugar dictamos otra por mor de la cual condenamos a la entidad MEXICAL S.L. a abonar a la actora la suma de 24.000 euros, con los intereses legales de la misma desde la interposición de la demanda, sin imposición de las costas procesales de ambas instancias.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional, y, en su caso, extraordinario por infracción procesal, a interponer, en el plazo de veinte días, ante este Tribunal, para la Sala 1ª del Tribunal Supremo.

Y al Juzgado de procedencia, líbrese la certificación correspondiente con devolución de los autos que remitió.

Así por esta sentencia de la que se llevará certificación al rollo de apelación civil, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En A Coruña, a 13 de febrero de 2013.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.