Sentencia CIVIL Nº 44/2018, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 521/2017 de 01 de Febrero de 2018

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 521 (U-35) 17
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 532/16
JUZGADO de Marca de la Unión nº 2 Alicante
SENTENCIA Nº 44/18
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a uno de febrero de dos mil dieciocho
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la
Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario
sobre infracción de marca de la Unión, nacional y competencia desleal, seguido en instancia ante el Juzgado
de lo Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Unión con el número 532/16, y
de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, Vejuma
Cerramientos S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Elvira Pastor Ramos y dirigida por
el Letrado D. Juan Antonio Román Miralles; y como parte apelada la entidad demandante, C3 Systems S.L.,
representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Virginia Saura Estruch y dirigida por el Letrado Dª. María
Nuria Capitán García, que ha presentado escrito de oposición.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca de la Unión número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 532/16, dictó Sentencia con fecha 2 de marzo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: ' Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por Doña Virginia Saura Estruch, Procuradora de los Tribunales y de la mercanti C3 Systems S.L., contra la mercantil Vejuma Cerramientos S.L., por lo que en consecuencia: A) declaro que la mercantil Vejuma Cerramientos S.L.

ha cometido actos de competencia desleal al aprovecharse indebidamente de la reputación adquirida en el mercado por C3 Systems S.L., empleando en su web una fotografía que aparecía en su catálogo Seeglass One 7ª. ED. B) Condeno a la mercantil Vejuma Cerramientos S.L., a cesar en dicha conducta y a la publicación solo del Fallo en dos de las tres revistas especializadas citadas por la actora, a saber, 'Ventanas, Puertas y Cerramiento acristalados', 'Aluminio & PVC' y 'Protección Solar' a elección del demandado. C) No se hace especial pronunciamiento en materia de costas. '.

Solicitada aclaración por la actora, en fecha 6 de septiembre de 2017 se dictó Auto cuya parte dispositiva es del tenor siguiente: ' Que debo subsanar la sentencia de 30 de marzo de 2017 en el sentido de incluir una condena a la demandada: -Al pago de los daños y perjuicios que se liquiden en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento Cuarto de la presente '.



SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada del que se dio traslado a las demás partes que presentaron escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 31 de octubre de 2017 donde fue formado el Rollo número 521/U-35/17 en el que se señaló para deliberación, votación y fallo el día 30 de enero de 2018 en que ha tenido lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.- C3 Systems S.L., formula demanda contra Vejuma Cerramientos SLU, deduciendo como acción principal la de infracción de marca UE y marca nacional y, de manera subsidiaria, acción de declaración y de cesación de actos de competencia desleal.

La Sentencia de instancia llega a la conclusión que ni hay infracción marcaria ni competencia desleal por en el uso de las marcas de la demandante en el sistema de búsqueda de Google Adword. Pero llega a la conclusión que hay conducta desleal -que tipifica por el art. 12 LCD - por el uso en la web de la demandada de una fotografía del catálogo de Seeglass One 7ª edición y, en base a tal declaración no solo estima la acción de cesación sino que también se pronuncia sobre la indemnización de daños y perjuicios - art 32.1.5ª LCD - y la publicidad de la declaración.

En desacuerdo con tal conclusión, formula recurso de apelación la entidad demandada que alega incongruencia extra petita.

Recuerda en su recurso que la razón deducida como fundamento de la acción de infracción y de competencia desleal por la actora era el uso por la demandada de las marcas C3 Systems y Seeglass en el sistema de búsqueda de Google Adwords, que es a lo que se vino a referir en el suplico contenido en la demanda, no obstante lo cual el juez de instancia, tras desestimar que el uso de las marcas como palabras de referencia en el sistema Adwords de Google suponga vulneración tanto de la ley marcaria como de competencia desleal, aprecia y declara que Vejuma ha cometido actos de competencia desleal por el uso en su web una fotografía que aparecía en el catálogo de Seeglas One 7ª ed y condena a la demandada a publicar el fallo en dos revistas especializadas, así como a una indemnización de daños y perjuicios.

Que estos pronunciamientos declarativos y de condena infringen los arts. 218 LEC y 24 CE pues es el suplico de la demanda el que guía el procedimiento, fijando la defensa y condicionando el fallo, siendo así que en el caso no se hace mención a la publicación de una fotografía de la actora en la web de la demandada en el suplico de la demanda que sustenta tanto la acción principal como subsidiaria en el uso de las marcas Seeglass y C3 Systems por parte de la demandada en el sistema de referencia Adword sin efectuar pretensión alguna en relación al uso de la fotografía en la web de la demandada, lo que provoca la incongruencia del fallo judicial que se extiende, afirma el apelante, a la estimación de la acción indemnizatoria a pesar de que la misma se había solicitado por razón de la infracción marcaria que incluso reconoce el Juzgador de instancia que no había sido invocado por la actora y ello a pesar de ser una petición potestativa de la actora.

Es por todo ello que se solicita la revocación de la sentencia y la absolución del demandado.



SEGUNDO.- La doctrina jurisprudencial - STS 54/2014, de 21 de febrero - afirma que la causa de pedir debe entenderse como el conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión, lo que sirve además como límite a la facultad del juez, límite que tiene un fiel reflejo en el artículo 218 LEC al disponer que el Tribunal. ha de resolver conforme a normas aplicables al caso, pero sin acudir a fundamento de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer en el proceso.

En el presente caso, la relación entre los hechos jurídicamente relevantes de la causa de pedir y la posibilidad de aplicación de las normas jurídicas por el juez, se presenta con unos contornos claros y precisos, esto es, no hay error o imprecisión de la parte respecto de los hechos que ha querido hacer valer en el proceso, tal y como acertadamente expone la Sentencia en sus fundamentos de derecho, segundo y tercero. Es por ello que entendemos que no ha formado parte de los hechos enjuiciados, por no haber sido solicitada por la actora consecuencia autónoma alguna a partir de los mismos, el uso de una fotografía en su sitio web por la demandada de una fotografía contenida en un catálogo Seeglass, hecho que únicamente se vincula en la demanda a la fundamentación de la supuesta intención de la demandada, Vejuma, de imitar los productos de C3 Systems con ocasión de la exposición de la acción de infracción de marca notoria, como se desprende de la lectura de la demanda.

La causa petendi, así delimitada, configuró el marco del debate procesal llevado a cabo por las partes en defensa de sus respectivas pretensiones, extremo que cabe hacer extensible a todos los antecedentes del pleito donde la cuestión central sigue respondiendo al uso de las marcas denominativas de la actora como denominaciones de referencia en el sistema Adwords de Google.

De esta forma la Sentencia de instancia incurre en la incongruencia extra petita por un doble motivo, un primero a partir de la valoración de un hecho autónomo en base al cual no se construye acción ni pretensión alguna para considerarlo como jurídicamente relevante para la apreciación de una conducta desleal no pretendida y uno segundo, al vincular a dos acciones deducidas -declarativa y de cesación- por competencia desleal otras dos no pedidas -indemnizatoria y de publicación-.

En efecto, en lo que se refiere al supuesto del art. 12 LCD que sanciona la explotación de la reputación ajena -interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fe a los productos o servicios con los que participa en el mercado ( S.

19 de mayo de 2008 )-, el argumento del demandante consiste en que Vejuma lleva a cabo una conducta desleal tipificable por el precepto indicado -y transcribimos literalmente- ' mediante la compra de la palabra clave 'SEEGLASS y C3 SYSTEMS' en el servicio de referenciación Google Adwords, atrayendo de forma desleal a su sitio web a los cliente que buscan los productos de mi representada en internet '.

Existe por tanto la incongruencia denunciada porque la valoración del uso de la fotografía se incorpora como hecho por la demandante de manera clara y precisa, sin que pueda interpretarse y, con ello, alterar los términos del debate, que lo alegado en justificación de la infracción de varias marcas sea, en realidad, una conducta per se constitutiva de un acto de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena, máximo si tenemos en cuenta, por abundar en el razonamiento que se expone, que dicha conducta, la sola incorporación de una fotografía en la web de la demandada procedente de un catálogo de la actora, no constituye la infracción legal que aprecia el Tribunal de Instancia porque el art. 12LCD se refiere, igual que el 6º LCD , a las creaciones formales, signos distintivos, instrumentos o medios que lleven hasta el consumidor información sobre la actividad, las prestaciones o los establecimientos de otros participantes en el mercado ( SS., entre otras, 30 de mayo y 17 de julio de 2007 ; 15 de enero de 2009 ; 23 de julio de 2010 ; 3 de enero de 2011 ), y no, como sucede con el 11 LCD, a las creaciones materiales, y ocurre que la incorporación de la fotografía, por su contenido, solo pone de relieve un hecho, a saber, el que la demandada realiza las mismas prestaciones con las mismas condiciones pero no es aprecia en ello, porque no se deduce del contenido fotográfico, ninguna conducta en la presentación de los productos que busque aprovecharse de la reputación adquirida en el mercado por la actora.

Señalar finalmente -en lo que hace al segundo motivo de la incongruencia- que en relación con la pretensión vinculada a la competencia desleal ni se había ejercitado una acción indemnizatoria ni desde luego de publicación por lo que, su consideración, constituye un exceso que vulnera de manera más que patente y evidente, el principio dispositivo y con él, la debida congruencia, pues ni las consecuencias económicas ni de otro orden son parte consustancial e imperativamente vinculadas a una manifestación de competencia desleal.

El recurso queda en consecuencia, estimado.



TERCERO.- En cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose estimado el recurso de apelación, no cabe hacer expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante, conforme a lo prevenido en los artículos 398 y 394 LEC .

Resulta procedente modificar el criterio de las costas de la instancia ya que, habiéndose estimado el recurso de apelación queda íntegramente desestimada la demanda inicial, debiéndose en consecuencia imponer a la parte actora las costas de la instancia - art 394-1 LEC -.



CUARTO.- Habiéndose estimado el recurso de apelación, se acuerda la devolución de la totalidad del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Quinta nº 8 LOPJ -.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que estimando el recurso de apelación entablado entablado por la parte demandada, Vejuma Cerramientos S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Elvira Pastor Ramos, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea de fecha 21 de junio de 2017 (aclarada por Auto de 6 de septiembre de 2017), debemos revocar y revocamos dicha resolución y en su virtud, debemos absolver y absolvemos a la mercantil demandada de las pretensiones frente a ella deducidas por la actora, a la que se imponen las costas de la primera instancia; y sin expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se acuerda la devolución al apelante de la totalidad del depósito efectuado para recurrir.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-