Sentencia CIVIL Nº 440/2017, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 260/2017 de 13 de Noviembre de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL ESPAÑOL DE DIBUJOS Y
MODELOS COMUNITARIOS
ROLLO DE SALA n.º 260 (24-U) 17.
PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 652 / 16.
JUZGADO DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS n.º 2.
SENTENCIA NÚMERO 440/2017
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).
En la ciudad de Alicante, a trece de noviembre del año dos mil diecisiete.
El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente
en la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados,
ha visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 2 de
Marcas de la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto
por ELECTRODOMÉSTICOS JATA, SA, parte apelante, por tanto, en esta alzada, interviniendo con su
Procuradora D.ª ALICIA CARRATALÁ BAEZA, con la dirección letrada de D. JESÚS ROJO GARCÍA-LAJARA;
siendo la parte apelada, impugnante asimismo de la sentencia, ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS, SL,
actuando con su Procurador D. DANIEL J. DABROWSKI PERNAS, con la dirección letrada de D. JORGE
GRAU MORA.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, se dictó Sentencia, de fecha 30 de marzo de 2017, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: ' Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por doña Alicia Carratalá Baeza, Procuradora de los Tribunales y de ELECTRODOMÉSTICOS JATA, S.A. contra la mercantil ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS, S.L. sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 19 / 9 / 17, en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO.- 1. La sentencia dictada en primera instancia ha desestimado la demanda, en la que, por parte de la licenciataria exclusiva del modelo comunitario n.º 000.876.065-001, se ejercitaban acciones por infracción de dicho modelo registrado (fundadas en el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios -en lo sucesivo RDMC-, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial -LPJDI-), y, acumuladamente, acciones por competencia desleal (basadas en la Ley de Competencia Desleal, en adelante LCD) efectuando, dichos sean en síntesis, los siguientes razonamientos de interés: a) El diseño de la plancha eléctrica de asar por el que se acciona '... no presenta una sola característica particularmente innovadora que le otorgue una singularidad destacada ', puesto que sus características son las propias de ese tipo de productos: una cubierta metálica, que supone su mayor parte; una resistencia, ' que estará necesariamente debajoy que tendrá una disposición que procure una distribución uniforme del calor '; unas patas y una estructura ' lo más estrecha posible para facilitar su manejo, de un material distinto y que se mantenga frío para poder manejarla '; un sumidero y recoge grasa (caja extraíble situada debajo), que es una ' innovación no exigida por la propia naturaleza del producto pero que facilita su uso y limpiado' b) Comparando el diseño de la plancha de la actora con el de la demandada, se aprecian ' pequeñas diferencias '.

c) Se trata de un producto ' con un grado de libertad de creación por parte de su autor muy limitado '.

d) En atención a todas esas circunstancias, no existe infracción del modelo registrado.

e) Tampoco existen los actos de competencia desleal invocados, puesto que ni ha existido aprovechamiento indebido de la reputación de la demandante (ex art. 6, puesto que no ha habido apropiación de un mérito competitivo de ésta), ni confusión (art. 6, en tanto se trata de productos que presentan importantes puntos de divergencia, que diluyen cualquier posibilidad de confusión).

2. Frente a dicha decisión se alza la otrora demandante articulando su recurso en torno a varios motivos impugnatorios, que giran en torno a la concurrencia de los presupuestos precisos para apreciar la infracción del modelo registrado y la existencia de actos de competencia desleal, y serán analizados en los siguientes fundamentos.



SEGUNDO. La presunción de validez de los modelos comunitarios registrados. Registro en la EUIPO.- 3. Punto de partida de la presente resolución ha de ser el siguiente: la novedad, la singularidad y el cumplimiento del resto de requisitos de protección previstos en los arts. 4 a 9 RDMC de los modelos registrados se presume por su registro (art. 85.1 RDMC) y es al demandado al que corresponde aportar la prueba que destruya esa presunción iuris tantum. La dicción de dicho precepto es meridianamente clara: ' Artículo 85.

Presunción de validez - Defensa en cuanto al fondo. 1. En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará válido el dibujo o modelo comunitario. La validez sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad. No obstante, la excepción de nulidad de un dibujo o modelo comunitario propuesta por vía distinta de la reconvención sólo se admitirá si el demandado alega que ha de declararse nulo el dibujo o modelo comunitario por asistirle un derecho nacional previo a tenor de la letra d) del apartado 1 del artículo 25 '. El mencionado artículo establece una obligación para el Tribunal, en los litigios por infracción: la de considerar que el dibujo o modelo comunitario registrado es válido, salvo que su validez se haya impugnado mediante una demanda de reconvención o formulando la oportuna excepción.

4. Pues bien, la parte demandada no ha formulado reconvención de nulidad, ni planteado la referida excepción, por lo que el Tribunal considerará válido el modelo comunitario registrado, lo que supone afirmar su novedad (en el sentido, art. 5 RDMC, de que antes del día de la presentación de la solicitud de su registro no se había hecho público ningún otro que sea idéntico o que difiera tan sólo en detalles insignificantes) y su carácter singular (art. 6, entendido como que antes del citado día no se había hecho público ningún otro modelo que produjera, en un usuario informado, una misma impresión general).

5. El modelo registrado que nos ocupa ha sido registrado con seis perspectivas fotográficas, con indicación del producto (plancha de cocina). Recuérdese que el art. 4.1 del Reglamento (CE ) nº 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del Reglamento ( CE) nº 6/2002 -en adelante RCE- indica que la representación de los dibujos y modelos consistirá en su reproducción gráfica o fotográfica en blanco y negro o en color, y el art. 4.2 permite que la representación pueda constar de hasta siete perspectivas diferentes del modelo. La protección derivada del registro se ha de extender por igual a las seis perspectivas.

En nuestra sentencia de XX declaramos (por haberse deducido reconvención en tal sentido) la nulidad parcial de un modelo comunitario, referida a algunas de sus representaciones gráficas, sobre la base del art. 25.6 RDMC que permite la declaración de nulidad parcial de un modelo comunitario registrado, cuando alguna o algunas de sus representaciones gráficas no sean merecedoras de protección, de conformidad con el art. 4.1 RDMC. La nulidad parcial solo procederá, conforme indica tal precepto, cuando la forma modificada cumpla los requisitos de protección (los requisitos de protección, según el art. 4.1 son la novedad y el carácter singular) y el modelo mantenga su identidad. Pero, reiteramos, en el caso enjuiciado no se ha puesto en tela de juicio la novedad y carácter singular del modelo registrado, en ninguna de sus perspectivas.

6. No está de más, por último, efectuar alguna breve disquisición sobre el procedimiento de registro de los dibujos y modelos comunitarios en la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), pues ello se conecta con la presunción de validez de los mismos. Ciertamente, examinado el procedimiento de registro regulado en los arts. 45 y ss RDMC, se aprecia cómo, una vez producido el examen de los requisitos formales para la presentación (art. 45, que prevé la fiscalización del cumplimiento de los requisitos de los arts.

36, 37 y 39), en el caso que no se aprecien defectos subsanables (art. 46), se procederá a la inscripción de la solicitud en el Registro como dibujo o modelo comunitario registrado (art. 48), salvo que, en el curso del examen a que se refiere el art. 45, se advierta (art. 47) que el dibujo o modelo comunitario cuya protección se solicita sea contrario al orden público o a las buenas costumbres o no se ajuste a la definición de la letra a) del art. 3 , en la que se define al dibujo o modelo como ' la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o su ornamentación '. Por tanto, no existe un trámite en el procedimiento de registro en el que se valore la novedad o singularidad del dibujo o modelo, requisitos éstos que, acumulativamente, se establecen en el art. 3 como requisitos de protección. Esa ausencia de un examen sustantivo sobre estos dos aspectos ya es advertida en la propia Exposición de Motivos del Reglamento.



TERCERO. Ámbito de protección de los diseños registrados.- 7. De lo que se trata, en definitiva, es de determinar si el producto de la demandada produce o no una impresión general distinta, a los ojos de un usuario informado, respecto del diseño registrado de la actora. Se denuncia por la apelante, en esencia, error en la valoración probatoria.

8. El artículo 10 RDMC se refiere expresamente al ámbito de protección de los dibujos y modelos: '1. La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta. 2. Al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo '; confiriendo el artículo 19.1 RDMC al titular del derecho exclusivo un ius prohibendi frente al uso por terceros, sin su consentimiento, extendiéndolo a la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados. En todo caso, como se ha dicho, la protección conferida por un dibujo o modelo se extiende a cualesquiera otros dibujos o modelos que no produzcan en el usuario informado una impresión general distinta, debiendo tenerse en cuenta, para apreciar el alcance de la protección, el grado de libertad del autor al desarrollarlo.

9. Por tanto, se infringe un dibujo o modelo registrado cuando, habida cuenta de la libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo controvertido, éste no produce en un usuario informado una impresión general distinta; es decir, la vulneración se produce cuando el dibujo o modelo confrontado produce la misma impresión general que el registrado, para lo cual, como venimos diciendo, debe tenerse en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo, la naturaleza del producto al que se aplica o incorpora el dibujo o modelo y, en particular, el sector industrial al que pertenece -STGUE 22 junio 2012, asunto T- 153/08 -.

10. En definitiva, y como también ha dicho este Tribunal con reiteración, en anteriores resoluciones, son tres los conceptos que determinan la existencia de la infracción del modelo comunitario registrado; a saber: el de usuario informado, el grado de libertad del autor y la impresión general mediante la comparación de los modelos en liza.

Analizaremos cada uno de esos aspectos en fundamentos separados.



CUARTO. El usuario informado.- 11. La sentencia apelada no identifica quién merezca la consideración de usuario informado, optando el juzgador por colocarse en tal papel, dado que las planchas de asar eléctricas son un producto de uso común.

12. En la demanda, se atribuye la condición de usuario informado al perito (doctor ingeniero industrial) que ha elaborado el informe aportado como documento número catorce de la demanda.

13. Este Tribunal viene reiterando que el usuario informado no es un consumidor cualquiera pero tampoco lo es ni el experto a que hace referencia la legislación en materia de patentes (a que se alude, entre otros, el art. 8 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes ) ni, necesariamente los integrantes de los círculos especializados del sector a que hacen referencia los artículos 7 y 11 del RDMC en relación a la divulgación. El usuario informado no es cualquier consumidor. Como puso de manifiesto el Dictamen del Comité Económico y Social de 6 de julio de 1994, en el apartado 3-2-2, el usuario informado es el que tiene un interés profesional o personal por la adquisición o reproducción del modelo, lo que supone que guarda una vinculación específica con el modelo más allá de la genérica de todo consumidor. Puede ser usuario informado tanto el profesional del sector como el cliente, en cuanto que posean, en esa calidad, una información amplia y específica sobre el mercado de las formas y, por tanto, sin ser necesariamente expertos, estén capacitados para discernir con mejor criterio que el simple usuario, las diferencias entre diseños.

14. El concepto de ' usuario informado ', parece una obviedad, se encuentra integrado por dos elementos: a) la condición de ' usuario ', lo que implica que la persona concernida utiliza (usa), de algún modo, el producto al que está incorporado el dibujo o modelo, de conformidad con la finalidad que le sea propia; b) la condición de ' informado ', que sugiere que es un usuario cualificado, es decir, que sin ser ni un diseñador ni un experto técnico, conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos ( sentencias del Tribunal de 18 de marzo de 2010 , Grupo Promer Mon Graphic/OAMI - PepsiCo (Representación de un soporte promocional circular), T 9/07, Rec. p. II 981, apartado 62, y de 9 de septiembre de 2011, Kwang Yang Motor/OAMI - Honda Giken Kogyo (Motor de combustión interna), T 11/08).

15. Es posible, por tanto, que respecto de un mismo producto, puedan ser varias las categorías de 'usuario informado', por la relación (o uso) que tenga con el producto en cuestión, siempre que se reúnan en el sujeto esas dos condiciones ya dichas.

16. También este Tribunal viene admitiendo la posibilidad de que sea el propio juzgador el que se sitúe en la posición de usuario informado para llevar a cabo la valoración de la singularidad los modelos confrontados. De una parte, porque el papel empático del juzgador en la posición de usuario informado se justifica (véase Sentencia de 16 de octubre de 2012 -CEGASA-), con claridad, en el caso de productos de uso común, como el que nos ocupa. De otra parte, porque incluso en productos que no son de uso común, la valoración del juez acerca del criterio del usuario informado (que, normalmente, interviene como perito en el procedimiento) queda amparada por las normas sobre la valoración de la prueba, contenidas en la LEC, que exigen la valoración conjunta con el resto del material probatorio obrante en el procedimiento, lo que, en definitiva, impide que el criterio del perito-usuario informado predomine, por esa sola circunstancia, sobre el del juez, a la vista de la totalidad del acervo probatorio.

17. No podemos aceptar que el perito de la parte actora sea un ' usuario informado ' en planchas de asar eléctricas, pues ni siquiera en su informe refiere ser usuario de dichas planchas, por lo que su especial conocimiento no proviene de haberlas usado, sino de su formación académica y profesional. Ello no obstará para que el informe pericial pueda ser valorado, por este Tribunal, en cuanto a los datos técnicos que contiene.

18. En cualquier caso, en el presente supuesto, los productos a que se enfrentan los diseños enfrentados (planchas de asar eléctricas) son de uso y consumo habitual, por lo que no es tan relevante la identificación de quién pueda ser el usuario informado, sin que exista problema alguno para que el propio Tribunal puede colocarse, como ya se hizo en la instancia por el juzgador a quo, en dicha posición, a fin de efectuar el juicio comparativo.



QUINTO. Sobre el grado de libertad del autor.- 19. El grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo se define sobre la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al mismo. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate (STG de 18 de marzo de 2010 y STJUE de 21 de noviembre de 2013).

20. Cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo comunitario, mayor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos comparados causen una impresión general distinta en los usuarios informados ( sentencia de 18 de marzo de 2010 , T- 9/07 , «Representación de un soporte promocional circular», apartados 67 y 72; sentencia de 9 de septiembre de 2011, T-10/08 , «Motor», apartado 33), ya que la diferencia es más difícil de conseguir; a la inversa, a mayor libertad de creación, mayor ha de ser la divergencia con lo ya existente para afirmar que la impresión general es distinta.

21. El grado de libertad del autor no se ve afectado por el hecho de que coexistan en el mercado dibujos o modelos similares y formen una «tendencia general», o coexistan en los registros de las oficinas de la propiedad industrial (sentencia de 22 de junio de 2010, T-153/08 , 'Equipo de comunicación', apartado 58; resolución de 1 de junio de 2012, R 0089/2011-3 - «Sacacorchos», apartado 27).

22. Basta con ver los distintos tipos de planchas existentes en el mercado (informe pericial de la parte actora), para comprobar que el grado de libertad del diseñador de planchas de asar eléctricas es amplísimo: existen planchas cuadradas, redondas o rectangulares; con asas, sin asas, integradas y sin integrar en la estructura, de distintos tipos; con patas de distinta configuración... Obviamente, toda plancha de asar eléctrica ha de contar con una superficie donde poner el alimento que va a ser cocinado, con una fuente de calor y con unas patas o soportes. Pero, a partir de esos elementos, la libertad para darle la apariencia final al producto es muy elevada. Veamos dichas planchas: 24. Por lo dicho, y con criterio dispar al mantenido en la instancia, no consideramos que el grado de libertad de creación por parte del creador de planchas de asar eléctricas sea ' muy limitado ' sino, al contrario, muy amplio.



SEXTO. Sobre la impresión general producida por los dibujos o modelos controvertidos en el usuario informado.- 25. A la vista de lo razonado en los fundamentos anteriores, deben compararse los dibujos o modelos controvertidos, examinando sus semejanzas y sus diferencias, para determinar, teniendo en cuenta el grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo, si producen o no una impresión general distinta desde la perspectiva de un usuario informado.

Anticipamos que no compartimos la valoración efectuada en la resolución recurrida, por los motivos que se dirán.

26. Recordemos que la protección se dispensa al dibujo o modelo que aparece representado en la solicitud y posteriormente es registrado; el examen comparativo, al efecto de determinar la impresión general que causa en un usuario informado, debe partir del diseño tal cual fue registrado y no del producto comercializado, al que se ha incorporado aquél, que podría diferir del registro. Lo cual significa que, en el caso que nos ocupa, la comparación ha de constreñirse a las perspectivas registradas 27. El diseño registrado por la actora (que se comercializa como JATA ELECTRO MAGIC), con siete perspectivas, es el siguiente: 28. Los modelos enfrentados son, como venimos diciendo, planchas de asar eléctricas.

29. Confrontemos ahora el diseño registrado con el producto de la demandada (fotografías tomadas por el Tribunal del informe pericial de la parte demandada): 30. Existen importantísimas coincidencias entre ambas, que coinciden en los aspectos revelados por las representaciones gráficas del modelo registrado (algunos aspectos también son indicados por el informe pericial de la actora): 1. Cuerpo rectangular, con bordes redondeados o en forma curva.

2. Pequeño sumidero en la parte izquierda de la estructura.

3. Resistencia en forma de M, situada en la parte inferior de la plancha.

4. Estructura de la plancha apoyada en las cuatro patas, con entalladura redondeada.

5. Recoge grasas cuadrado, con asa que sobresale de la estructura.

6. Orificio lateral para ubicar el cable que proporciona energía eléctrica.

7. Patas con entalladura redondeada.

31. Existen también algunas diferencias entre ellos, si bien en detalles irrelevantes desde el análisis que ahora efectuamos (marca de la plancha), o inanes (grado de curvatura o color).

32. A tenor de lo razonado anteriormente (la entidad de las identidades y la irrelevancia de las diferencias), y adoptando el Tribunal la posición de usuario informado, entendemos que la impresión general producida, en un usuario informado, por la plancha de asar eléctrica de la demandada (comercializada con el nombre de GALAXIE ELEGANCE), es idéntica a la del modelo registrado, razón por la que con su utilización (en los términos del art. 19.2, en relación al art. 19.1 RDMC) se produce una infracción de éste, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 10,19 y 85 RDMC.

OCTAVO. Consecuencias de la infracción. - 33. En lo que respecta a las consecuencias derivadas de la infracción, fundadas en la LPJDI (art. 53, en particular), en la demanda se solicitó la cesación en los actos infractores, la retirada del mercado de las planchas infractoras, la indemnización de daños y perjuicios y la publicación de la sentencia, a costa del demandado.

34. Se accederá a la acción de cesación y de retirada del producto infractor.

35. Con relación a la indemnización de daños y perjuicios, se optó en la demanda por el criterio del beneficio obtenido por el infractor (art. 55.2.a LPJDI), '... dejándose para un proceso posterior los problemas de liquidación concreta de las cantidades ', y, en cualquier caso, subsidiariamente, el mínimo establecido en el apartado 5 de dicho precepto.

No acogeremos la pretensión de condena genérica al pago del beneficio obtenido por el infractor, por vulneración del art. 219.1 LEC (' Cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de dinero determinada o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, no podrá limitarse la demanda a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos, sino que deberá solicitarse también la condena a su pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de sentencia, o fijando claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética '), en tanto ni se ha cuantificado expresamente su importe en la demanda, ni se ha propuesto prueba dirigida a tal fin, ni se ha fijado base algunas para la posterior liquidación en otro proceso (no se ha distinguido por la parte si declarativo o de ejecución); bases sobre las que perfectamente podría haber versado también el litigio, sin complicarlo excesivamente. Bases, además, de absoluta trascendencia, como pudieran ser la fecha de inicio y fin de la actividad infractora o los concretos parámetros a tener en cuenta para la determinación del 'beneficio' obtenido por el infractor.

La interpretación que efectúa el Tribunal se alinea con la posición adoptada por el legislador en la muy reciente Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, cuyo art. 74.5 5 (' Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil ') remite a la ejecución de sentencia, como advierte su Exposición de Motivos, '... todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización (...), dado que en el momento de la interposición de la demanda el actor puede carecer de la información necesaria para concretar su pretensión indemnizatoria. Por otra parte, el considerable esfuerzo probatorio y alegatorio que requiere, tanto del actor como del demandado, la cuantificación de los daños y perjuicios, supone para el proceso una complejidad y un sobrecoste añadidos que no se justifica si a la postre la sentencia resulta ser absolutoria '.

En el caso que nos ocupa, el Tribunal se ve imposibilitado de fijar base alguna para la cuantificación de la indemnización, por cuanto nada se ha alegado al respecto por la parte actora. El principio dispositivo, y la congruencia de la sentencia, así lo determinan.

Habrá lugar, por tanto, a conceder la indemnización residual contemplada en el art. 55.5 LPJDI (' El titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido ').

36. También se ha pedido la publicación de la sentencia en dos revistas especializadas del sector del electrodoméstico. El art. 53. 1.f LPJDI (' Acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado ') dispone que, ' en especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas '. Ciertamente, la publicación de la sentencia es una de las medidas que puede interesar el titular del dibujo o modelo comunitario; ahora bien, no nos encontramos ante una medida de aplicación automática, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, sentencia de 29 de abril de 2002 ) sino que hay que acudir al caso concreto y determinar si esa divulgación deviene necesaria bien para ilustrar a los consumidores en aras de evitar futuros equívocos, bien para disipar los efectos perturbadores ya producidos, siendo, además, una medida apropiada para reponer la imagen de la actora que puede haberse puesto en entredicho o verse afectada por la actuación de la contraparte y todo ello en atención a la actuación llevada a cabo por el demandado. La propia mención que realiza ley a ' las personas interesadas ' pone de relieve que sólo cuando es conveniente tiene sentido imponer esa publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor siempre puede difundir la noticia siempre que lo haga de forma adecuada.

En el caso que nos ocupa, y en atención a las circunstancias concurrentes, consideramos procedente la publicación, si bien lo será en una sola de las dos revistas indicadas en la demanda, a elección del actor.

NOVENO. Actos de competencia desleal.- 37. El acto de competencia desleal que se imputa a la demandada es muy concreto: la lámina protectora de la plancha (que se coloca encima de ella, cuando se comercializa) que TAURUS pone en su plancha GALEXIA ELEGANCE reproduce, de forma prácticamente idéntica, la lámina que recubre la plancha de la actora.

38. Veamos las fotografías obrantes al folio 46 vuelto de la demanda: 39. Con esa forma de actuación, se afirma en la demanda que se realiza un acto de confusión ( art. 6 LCD ), pues el consumidor, '... si bien distinguirá las dos denominaciones marcarias diferentes (TAURUS y JATA) de cada plancha, podrá ser llevado a la conclusión de que ambas empresas y sus productos presentan relaciones económicas, comerciales o de organización, teniendo la nueva plancha las mismas características técnicas y calidad que la original '.

Ese mismo acto engendraría un acto de aprovechamiento ' de la reputación adquirida por la plancha de nuestra mandante en el mercado', proscrito por el art. 12 LCD .

40. Confirmaremos la resolución recurrida, con pocos razonamientos añadidos, dado lo que, con meridiana claridad, resulta de la confrontación fotográfica: a) la existencia de tan importantes diferencias entre los protectores de las planchas, impide cualquier riesgo de confusión o asociación. Dichos protectores indican con nitidez el origen empresarial y el hecho de que aparezca, como único elemento común, la resistencia situada debajo de la plancha, no es suficiente, en absoluto, a tal fin, en cuanto ambas planchas cuentan con él; b) tampoco es bastante para afirmar la explotación de la reputación ajena, pues el acto es absolutamente insuficiente para considerar que haya existido aprovechamiento indebido por el competidor, siendo atípica la valoración pretendida de la reputación de la plancha.

DÉCIMO.- La impugnación planteada por la otrora parte demandada versa sobre la no imposición de las costas en la instancia, que la sentencia ha justificado por la existencia de serias dudas de derecho.

La estimación parcial del recurso supondrá, por la estimación parcial de la demanda que acarrea, la no imposición de costas de la primera instancia.

Lo que equivale a dejar ya sin objeto el contenido de la impugnación, razón por la que se desestimará, sin imposición de costas.

En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

La estimación parcial de la demanda supone la no imposición de costas de la primera instancia a ninguna de las partes.

De conformidad con la D.A. 15ª.8 LOPJ , en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

DÉCIMO
PRIMERO.- La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 €; - art.477.2.2º;LEC -, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC ) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada uno de ellos, que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales correspondientes en el Tesoro Público, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/ n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios.

Fallo

FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de ELECTRODOMÉSTICOS JATA, SA, y con desestimación de la impugnación planteada de contrario, ambas contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, de fecha 30 de marzo de 2017, en los autos de juicio ordinario n.º 652/16, debemos revocar yrevocamos dicha resolución en el sentido de dictar otra que, con estimación parcial de la demanda interpuesta por aquélla contra ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS, SL: 1º) Declara que la fabricación y/o comercialización y/o uso por la entidad demandada, ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS, SA, de la plancha para asar modelo GALAXIE ELEGANCE (incluida la GALAXIE ELEGANCE STONE), supone una lesión e interferencia en los derechos de exclusiva titularidad de la actora, derivados del modelo comunitaria registrado n.º 000876.065-0001; condenando a la cesación de dichos actos, con prohibición de su repetición en el futuro; 2º) Declara el derecho de la actora a ser indemnizada en los daños y perjuicios sufridos como como consecuencia de los actos infractores y, en consecuencia, condena a la demandada al pago del uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido; 3º) Condena a la demandada a la retirada del tráfico económico de las planchas declaradas infractoras del modelo comunitario registrado; 4º) Condena a la demandada a la publicación del fallo de esta sentencia, a su costa, en una revista especializada del sector ('ELECTRO-IMAGEN' o 'MARKETVISION'), a elección de la demandante.

Desestimando el resto de pretensiones deducidas en la demanda, sin condena en costas en ninguna de las instancias, como tampoco las de la apelación ni la impugnación.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.