Sentencia Civil Nº 445/2014, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4, Rec 402/2014 de 17 de Julio de 2014

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4
MURCIA
SENTENCIA: 00445/2014
Rollo Apelación Civil nº: 402/14
Ilmos. Sres.
Don Carlos Moreno Millán.
Presidente
Don Juan Martínez Pérez Don Francisco José Carrillo Vinader
Magistrados
En la ciudad de Murcia, a diecisiete de julio de dos mil catorce.
Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelación los presentes
autos de Juicio Ordinario que con el número 399/10 se han tramitado en el Juzgado de lo Mercantil nº 2
de Murcia entre las partes, como actora y ahora apelante, la sociedad 'Arquivet' S.L. representada por el
Procurador Sr. Artero Moreno y dirigida por el Letrado Sr. Barroso Sánchez-Lafuente; y como parte demandada
y ahora apelada, D. Heraclio , representado por el Procurador Sr. Miras López y dirigido por el Letrado Sr.
Murcia Casas. Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Carlos Moreno Millán que expresa la convicción del
Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.- El Juzgado de lo mercantil citado dictó sentencia en estos autos con fecha 12 de febrero de 2014 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: FALLO: 'DESETIMO LA DEMANDA interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Artero Moreno, en nombre y representación de Arquivet, S.L, contra D.

Heraclio , con expresa condena en costas a la parte actora'.



SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora que lo basó en la existencia de error en la valoración de la prueba e infracción del artº. 2.2 de Ley de Marcas (en adelante L.M.) y artº. 51.1.b ) de la misma. Se dio traslado a la otra parte que se opuso al mismo.



TERCERO.- Previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, en cuya Sección Cuarta se registraron con el número de Rollo 402/14, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 16 de julio de 2014.



CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia desestima en su integridad la acción principal ejercitada por la sociedad actora 'Arquivet' S.L., al amparo de lo dispuesto en el artº. 2.2 de la L.M ., contra el demandado, Don Heraclio , tendente a la reivindicación de las marcas 2.921.648 Arquizoo (mixta); 2.942.109 Arquicrystal Arquizoo; 2.942.111 Arquisnack Arquizoo y 2.942.121 Arquifresh Arquizoo, y por tanto a la inscripción de la titularidad de las mismas a favor de la actora en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por considerar que su registro por el demandado fue solicitado con fraude de sus derechos.

La citada sentencia desestima también la acción ejercitada con carácter subsidiario. al amparo de lo dispuesto en el artº. 51.1.b) de la L.M ., tendente a la declaración de nulidad de la marca 2.921.648 Arquizoo (mixta) así como de las otras tres, procediéndose a su cancelación registral, por considerar, que en la solicitud de sus registros el demandado actuó de mala fe.

La citada sentencia desestima la acción principal reivindicatoria por entender que la prueba practicada ha acreditado la inexistencia de fraude de derechos de la actora por el registro de las marcas solicitado por el demandado. Y fundamenta tal pronunciamiento, de un lado, en la pasividad de la actora dejando caducar la primera marca que permanece inactiva durante cuatro años, así como en el hecho de no instar la protección marcaria que el registro le otorga. Y, de otra parte, en la falta de acreditación de que el demandado conociese el uso de las marcas por parte de la actora.

A su vez desestima también la acción subsidiaria de nulidad de las marcas por no concurrir mala fe del demandado en el registro de las mismas. Y todo ello con fundamento en los mismos hechos que han desestimado la acción principal ejercitada.

La mercantil actora, 'Arquivet' S.L., muestra su disconformidad con el citado pronunciamiento judicial desestimatorio de las acciones planteadas, por considerar que la sentencia de instancia incurre en error en la valoración de la prueba. Concreta dicho error, por una parte, en que la falta de registro por la actora de las cuatro marcas no constituye un motivo de desestimación de la acción reivindicatoria; alega la existencia de un uso efectivo y real de las cuatro marcas cuando el demandado solicitó el registro de las mismas; de otro lado, alude a la existencia de relaciones comerciales entre la actora y la sociedad del demandado, y a la conducta obstruccionista llevada a cabo por el Sr. Heraclio que acreditan el ánimo especulativo del mismo al registrar las cuatro marcas en fraude de los derechos de 'Arquivet' S.L. y el hecho de que el demandado conociera por tanto el uso de las marcas por la actora. Con respecto a la desestimación de la acción subsidiaria de nulidad, concreta la existencia de ese error en la valoración de la prueba, en el hecho de que el demandado conocía la existencia de las cuatro marcas, de que las mismas habían sido creadas por la actora y de que las utilizaba en el mercado, lo que justificaría que su registro por el Sr. Heraclio resultaba una conducta de mala fe.



SEGUNDO.- Concretada en los indicados términos las cuestiones impugnatorias suscitadas en esta apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste razón a la mercantil recurrente en las pretensiones que plantea, por lo que procede, como seguidamente se argumentará, la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.

Y ello se afirma así, tras comprobar, a través del correspondiente juicio de revisión probatoria que como Tribunal de apelación nos compete, el acierto y corrección jurídica del proceso de valoración de la prueba contenido en dicha sentencia, así como de la conclusión y decisión finalmente obtenida, que ahora ratificamos en esta alzada.

En relación con la primera acción ejercitada, decíamos en la sentencia de este Tribunal de 7 de noviembre de 2013 , trayendo a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2005 , que '...la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas en su artículo 2.2 , protege la posición jurídica de la persona que resulta perjudicada por la solicitud y en su caso, registro de una marca por tercero de forma fraudulenta, es decir, con fraude de sus derechos o de forma ilícita por violación de una obligación legal o contractual, sin necesidad de notoriedad ganada por el uso' . Se trata, por tanto, como señalan las sentencias de 21 de diciembre de 2007 y 11 de diciembre de 2008 de las Audiencias Provinciales de Asturias y Zaragoza , respectivamente, de una acción que constituye una excepción a la regla general de la eficacia constitutiva del Registro, y que tiende a la protección del mejor derecho sobre el signo usado, pero carente de existencia tabular, frente a la titularidad marcaria registrada en fraude de terceros. En consecuencia y dada la excepcionalidad de esta acción en los términos mencionados, resulta evidente que quién reivindica su condición de anterior usuario extraregistral frente al titular que ha accedido ilícitamente al Registro, viene obligado con mayor rigor probatorio a justificar, tanto el título de dominio que ostenta sobre la marca, como que la solicitud o el registro de la misma por el tercero se ha conseguido de forma fraudulenta, es decir, con fraude de sus derechos o bien de forma ilícita, es decir, con violación de una obligación legal o contractual.

En este mismo sentido se pronunciaba la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de octubre de 2008 , afirmando que: 'La norma resuelve un conflicto de intereses entre el solicitante o el titular registral de la marca y un tercero que no lo es, y lo hace a favor de éste, mediante la técnica de colocarle en la solicitud o la titularidad, a consecuencia de ser mejor su derecho por razones extra-registrales. Para que esa protección se conceda es necesario que el titular haya actuado con fraude de los derechos del tercero o con violación de una obligación legal o contractual. El término fraude (manifestación del llamado fraus alterius, cuya fuerza expansiva se considera tradicionalmente que alcanza a la totalidad del acto o negocio -fraus omnia corrumpit- e impide que de él nadie obtenga ventaja -fraus nemini prodest-) se emplea en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas en el sentido de acto dañoso ejecutado sin buena fe o, lo que es lo mismo, con mala fe.

Se trata, en fin, de un concepto de significado similar al que resulta del artículo 4.4.g de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 (LCEur 1989132), a propósito de definir el régimen de las prohibiciones relativas al registro' .

Entendemos, en consecuencia, que el carácter fraudulento del registro de la marca requiere, no sólo el conocimiento de la misma por parte del solicitante, sino también la deslealtad en dicha solicitud registral proporcionando a quién la realiza el aprovechamiento injustificado de la posición concurrencial alcanzada por otro.



TERCERO.- Y es lo cierto, que el conjunto de la prueba practicada, correctamente valorada en la sentencia de instancia, en conexión con la doctrina jurisprudencial sobre dicha acción, permite fundamentar la inviabilidad de tal pretensión vindicativa de la marca. De un lado, porque, en efecto, tal resultado probatorio cuestiona que la actora ostente título bastante que la legitime para obtener la protección legal prevista en el artº 22 de la L.M . Téngase en cuenta, que estamos en presencia de una acción extraordinaria, por cuanto constituye, como antes decíamos, una excepción al principio general de la eficacia constitutiva del Registro.

De ahí que se exija al reivindicante un especial rigor probatorio en justificar el título de dominio que ostenta sobre la marca y por tanto la existencia de esos derechos marcarios, que según alega le han sido defraudados por el comportamiento del demandado. Es evidente que la conducta de la mercantil reivindicante, dejando caducar durante un prolongado período temporal una marca de carácter principal y signo distintivo de dicha sociedad, constituye una dejación de los derechos derivados de la misma que permite considerar que el posterior registro por el demandado de dicha marca no se habría realizado de forma fraudulenta. Cabría afirmar incluso, como dice la sentencia de 22 de diciembre de 2005 de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona , la ausencia de interés legítimo del titular de esa marca en situación de caducidad para reivindicarla y en consecuencia su falta de legitimación activa 'ad causam' para poder aspirar a la citada protección excepcional que otorga el referido precepto marcario.

Pero es que además la prueba practicada a instancia de la parte actora no ha conseguido acreditar con el rigor necesario, que el demandado conociera el uso de las marcas reivindicadas por parte de la sociedad 'Arquivet' S.L. Dicha mercantil fundamentaba tal conocimiento en el hecho de las relaciones comerciales mantenidas con la sociedad 'Pedreño y Segura Asociados' S.L., en la que el demandado era administrador mancomunado. Sin embargo, esa relación comercial, en la que la sociedad regentada por el Sr.

Heraclio ostentaba la condición de distribuidor no exclusivo, ha determinado sólo un conocimiento limitado de esos productos comercializados por la demandante. En efecto, el catálogo del año 2008, en el que se desarrollaron tales relaciones contractuales y las distintas facturas derivadas de las mismas, constituyen las únicas fuentes de conocimiento de que disponía el demandado. Y tales medios acreditan, como decimos, que el Sr. Heraclio sólo conocía al día 2 de agosto de 2010, fecha del registro de la marca, Arquisnack Arquizoo, Arquifrech Arquizoo y Arquicrystal Arquizoo, la existencia de productos con la denominación Arquisnack, máxime teniendo en cuenta que los otros iniciaron su comercialización en fecha posterior al cese de las mencionadas relaciones comerciales, en concreto en los años 2009 Arquifrech y en 2010 Archicrystal.

Pero es que, aún aceptando que ese cuestionado conocimiento del demandado fuese de mayor contenido, tampoco permitiría el éxito de la acción ejercitada. Y ello porque el registro de las marcas efectuado por el Sr. Heraclio , no se realizó de forma fraudulenta. No existen datos que revelen la deslealtad en la solicitud del registro y concretamente hechos o datos reveladores del aprovechamiento del esfuerzo ajeno o el aprovechamiento injustificado de la posición concurrencial alcanzada por otro.

Téngase en cuenta, por un lado, el hecho ya comentado de la caducidad de la marca principal 'Arquizoo', signo distintivo además de la mercantil 'Arquivet' S.L., y de la total inactividad de la misma en su renovación y por tanto de la directa incidencia de estos hechos en la existencia del título legitimador de la actora para la protección de la marca. Por otro lado, son hechos relevantes excluyentes de ese ánimo defraudatorio, necesario para el éxito de la acción que analizamos, el que una vez concluidas las relaciones comerciales entre ambas sociedades en diciembre de 2008, el demandado abandonara ese concreto ámbito empresarial. No consta que el Sr. Heraclio continuara integrado en tal sector. Además en el año 2011 figura como auxiliar administrativo en el supermercado 'Pedreño Ros' S.L. Asimismo, el hecho de la solicitud del registro, transcurridos más de 18 meses desde el cese de aquellas relaciones comerciales y más de 4 años desde la caducidad de la marca 'Arquizoo', fundamenta en mayor medida, sin duda, la inexistencia de tal ánimo defraudatorio y por tanto cualquier pretensión del demandado tendente al aprovechamiento ilícito del esfuerzo ajeno o de la posición concurrencial alcanzada por la actora. Finalmente, otro hecho también justificaría la ausencia de ese alegado fraude. Nos referimos, como se dice en la sentencia apelada, a que con posterioridad al registro de las marcas, no consta que el demandado hubiese comercializado productos identificados con las mismas.

Entendemos, por tanto, contrariamente a lo afirmado por la parte recurrente, que la prueba practicada no ha acreditado esa necesaria deslealtad del demandado en la solicitud del registro de las marcas de referencia.

No cabe deducir de tal resultado probatorio ese ánimo especulativo que aduce la parte recurrente, y tampoco la intención o fin obstruccionista que perseguía su conducta, ni la actitud amenazante que se menciona.

Procede, por tanto, la desestimación de este motivo de recurso en relación con la acción principal ejercitada.



CUARTO.- En idéntico sentido desestimatorio cabe pronunciarnos en relación con la acción subsidiaria de nulidad de las marcas, ejercitada al amparo del artº. 51.1.b) de la L.M ., basada en la mala fe del demandado en la solicitud de registro de las marcas.

La falta de una definición legal sobre el concepto de la mala fe, nos conduce a su interpretación jurisprudencial, así como a la evolución experimentada al respecto. En una primera etapa el concepto de mala fe se interpreta en base al criterio del Tribunal Supremo ofrecido en relación con la anterior regulación legal marcaria (ley 32/1988). Recientemente, refiriéndose específicamente al artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas , nuestro más Alto Tribunal parece inclinarse por la mala fe objetiva, al señalar en la sentencia de 23 de noviembre de 2010 que 'La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes' . Postura que, no obstante, aparece matizada en la ulterior de 22 de junio de 2011, que se expresa en los siguientes términos: 'Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quién solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible -en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010 de 23 de noviembre y 462/2009 de 30 de junio , ésta en relación con el artículo 3, apartado 2 de la ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-.' La parte recurrente fundamenta la viabilidad de la acción de nulidad ejercitada, en la actuación de mala fe del demandado al solicitar el registro de las marcas de referencia. Alude a la existencia de un ánimo totalmente especulativo tendente a obstaculizar la actividad de la mercantil actora.

Sin embargo, entendemos, que esa mencionada actuación del demandado que alega la parte recurrente, no encuentra en los autos una adecuada acreditación.

La sentencia de instancia insiste al desestimar tal acción de nulidad, en los mismos argumentos expuestos para la desestimación de la acción reivindicatoria. Y es lo cierto que este Tribunal se muestra conforme con tal pronunciamiento. En efecto así cabe ratificarlo en esta apelación con fundamento en la propia conducta pasiva e inactiva de la actora con respecto a la protección de los productos que comercializa.

Como se dice en la sentencia apelada, '...en su conducta ordinaria la actora no acude al registro de marcas para proteger sus signos distintivos' . Obsérvese, como así consta acreditado, que en el año 2010 cuando el demandado solicitó el registro de la marca objeto de controversia, la mercantil demandante, constituida en el año 1990, no había procedido a la renovación de su marca principal, caducada en 2006, y signo distintivo de dicha sociedad.

Entendemos, en definitiva, que, en todo caso, ha sido ese comportamiento pasivo de la mercantil demandante, la causa determinante de la solicitud de registro realizada por el Sr. Heraclio , lo que, en unión al momento temporal de realización de tal solicitud, más de cuatro años después de la caducidad de la marca 'Arquizoo' y transcurrido más de un año y medio de la conclusión de aquellas relaciones comerciales, permite fundamentar con éxito que dicha solicitud registral no podría responder a esos fines especulativos en los que la sociedad actora sustenta su pretensión revocatoria y por tanto tampoco respondería al concepto de mala fe que exige el ordenamiento jurídico marcario en los términos que hemos manifestado.

Entendemos, por tanto, que desde un plano objetivo el demandado, con su comportamiento, ha actuado conforme al modelo de la conducta, que a tenor de la situación existente que hemos descrito, era socialmente exigible.

Por tanto no habría incurrido en la mala fe exigida por el artº. 51.1.b) de la Ley de Marcas para el éxito de la acción de nulidad de referencia.

Procede por lo expuesto, la desestimación del presente motivo de apelación y en consecuencia también la desestimación del presente recurso.



QUINTO.- La existencia de serias dudas de hecho y derecho derivadas de la concurrencia de los requisitos de las propias acciones ejercitadas, así como la evolución de la doctrina jurisprudencial en relación con el concepto jurídico de mala fe en el ordenamiento marcario, determina la aplicación en esta alzada de la excepción prevista en el artículo 394.2 de la LEC al principio general del vencimiento en materia de costas.

Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación formulado por el Procurador Sr. Artero Moreno en representación de la sociedad 'Arquivet' S.L., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia en el Juicio Ordinario nº 399/10, debemos CONFIRMAR íntegramente la misma, sin efectuar pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada.

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta Sentencia cabe interponer los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en el plazo de VEINTE días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J ., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el BANESTO, en la cuenta de este expediente 3107 indicando, en el campo 'concepto' la indicación 'Recurso' seguida del código '06 Civil- Casación' o '04 Civil-Extraordinario por infracción procesal'. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación 'recurso' seguida del código '06 Civil-Casación' o '04 Civil-Extraordinario por infracción procesal'.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.