Sentencia Civil Nº 45/2007, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 161/2006 de 02 de Abril de 2007

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2

ALICANTE

Calle Pardo Gimeno 43

TELÉFONO: 96.593.61.41

N.I.G.: 03014-66-2-2006-0000426

Procedimiento: Asunto Civil 000161/2006C

SENTENCIA Nº 45/06

En Alicante, a 2 de abril de 2007

Vistos por mí, Luis Seller Roca de Togores, Magistrado del Juzgado de Lo Mercantil N° 2 de esta ciudad, el presente juicio ordinario registrado con el núm. 161/06, seguido a instancia de la mercantil NAVARRO AZORÍN S.L., representada por la Procuradora Srª. Carratalá Baeza y asistida de la Letrada Dª Isabel Moreno Morán contra la mercantil FRONITURAS METÁLICAS MARTÍ VILLAPLANA S.L., representada por la Procuradora Srª. López Fanega y asistida por el Letrado Don Carlos Rueda pascual, siendo el objeto del juicio infracción de modelo comunitario registrado, modelo industrial nacional y competencia desleal.

Antecedentes

PRIMERO.- La Procuradora Srª. Carratalá Pernas en representación de la actora expresada, presentó demanda, que fue turnada a este Juzgado, a la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación acompañaba documentos y copias, contra la expresada demandada solicitando pronunciamientos declarativos

Primero.- Que la fabricación y comercialización por la demandada de los productos identificados con las referencias 50.343 y 50.342 constituyen infracción de los derechos de exclusiva derivados de del diseño comunitario registrado con el n° 000074422-0012; que las referencias 50.200 y 50.287, constituyen infracción de la variante C del modelo industrial 154.003; y que la referencia 50.341 constituye infracción del modelo industrial 149.010.

Segundo.- Que las infracciones anteriores y la fabricación y comercialización de los productos referenciados (50.155, 50.211, 50.172, 50.288/SB, 50.288/CB, 50.347, 50.113, 50.119, 50.075, 50.128, 50.314, 50.148, 50.146, 50.232, 50.001, 50.079, 50.154 y 50.207, constituyen actos de competencia desleal por imitación y aprovechamiento ilícito e indebido del esfuerzo ajeno con riesgo de confusión y asociación en el mercado.

Consecuentemente solicitaba condena a la demandada:

a) A estar y pasar por lo anterior.

b) Al cese de fabricación, comercialización y anuncio de los productos en cuestión.

c) Abstención de realizar tales actos en el futuro.

d) Cese de actividad perturbadora de los derechos de propiedad industrial y de los que sean actos de competencia desleal (con retirada del tráfico económico del los productos en cuestión, material publicitario, catálogos u otros documentos en los que se haya podido materializar la violación y conducta concurrencial.

e) Indemnización por daños y perjuicios, incluido el lucro cesante.

f) Restitución de lo obtenido, en concepto de enriquecimiento injusto, por los actos concurrenciales.

g) Destruir los productos infractores.

h) Publicación íntegra de la sentencia en un diario de tirada nacional (EL PAÍS) y dos revistas del sector (EL SECTOR y COCINA INTEGRAL).

i) Costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se mandó emplazar a la demandada, practicándose en su persona con los requisitos y formalidades exigidas por la ley.

Compareció esta en tiempo y forma bajo la representación y defensa expresadas más arriba, contestando y oponiéndose a la demanda, solicitando su desestimación de acuerdo con los hechos y fundamentos de derecho que consideraron de aplicación solicitando la condena en costas a la actora.

TERCERO.- Convocadas las partes a la audiencia previa que señala la ley, comparecieron estas en fecha 14 de noviembre de 2006.

En el acto, tras aclaraciones y rectificaciones pertinentes, se propuso prueba siendo admitida la oportuna que se pasó a practicar en el acto del juicio que se celebró el día 24 de enero de 2007, interrumpido y reanudado en fecha 7 de febrero de 2007 quedando desde entonces los autos pendientes de sentencia.

En la tramitación del presente juicio se han observado las prescripciones legales, no pudendo ser atendido el plazo para dictar sentencia por existir otros asuntos de carácter preferente en este Juzgado.

Fundamentos

PRIMERO.- Se ejercita por la representación procesal de la mercantil NAVARRO AZORÍN S.L., al amparo del art. 19.1 del Reglamento (CE ) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios (en adelante, RDMC), acción declarativa y de condena de la mercantil FORNITURAS METÁLICAS MARTÍ VILLAPALANA S.L., por infracción del diseño comunitario registrado con el número 000074422-0012, titularidad de la actora, mediante los productos de la demandada designados con los números de referencia 50.343 y 50.342.

De acuerdo con el art. 81 del Reglamento (CE ) N° 6/2.002 sobre Dibujos y Modelos Comunitarios, en relación ambos con el art. 86 bis LOPJ , el Tribunal de Marca Comunitaria es competente para el conocimiento de tales acciones, que serán las previstas por la legislación nacional, con aplicación de las normas procesales españolas que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de diseño (Ley de Protección Jurídica de Diseño Industrial 20/2003, de 7 de julio).

Las acciones declarativas y de condena articuladas por la actora tienen pleno encaje en los artículos 53 y siguientes de nuestra Ley de protección Jurídica del diseño Industrial (en adelante LPJDI) acciones declarativas, de cesación e indemnización.

Se ejercita, además acciones derivadas de su titularidad sobre los modelos industriales n° 154.003 y 149.010, al amparo de la Ley de Protección Jurídica del diseño industrial que, conforme a su disposición transitoria segunda establece la aplicación (a los modelos o dibujos concedidos conforme al estatuto de la propiedad Industrial) del título VI (artículos 48 y siguientes) de la ley de diseño. La supuesta infracción se habría cometido por la mercantil demandada a través de los productos señalados con la referencia 50.200, 50.287 y 50.341 respectivamente.

Por último, en base a un número considerable de referencias (además de los derechos de propiedad industrial anteriores que considera infringidos), ejercita acciones declarativas y de condena por actos de la demandada que infringen la ley de Competencia Desleal, Ley 3/1991, de 10 de enero, por infracción del art. 5 y 6 , y de modo específico el artl 1 y art. 12 párrf. 1º LCD . Ejercita igualmente, por el art. 18.5 LCD acción resarcitoria por daños y perjuicios incluido enriquecimiento injusto.

Sin entrar en mayores argumentaciones, dado que no se ha impugnado la competencia de este Juzgado para el conocimiento acumulado de las acciones mencionadas (derivada de diseño comunitario registrado, de modelo industrial y competencia desleal), baste decir que tal posibilidad es admisible a la vista del art. 71 y 73 LEC y la interpretación que efectúa la sección 8º de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) de forma reiterada en Auto de fecha 23 de marzo de 2005 (asunto BIC ) y, especialmente en el Auto de 13 de febrero de 2006 (asunto CHATKA), entre otras, relativas a procedimientos de marca, cuya doctrina Puede reproducirse para el caso que nos ocupa en cuanto a diseño comunitario y competencia desleal.

SEGUNDO.- Se opone la demandada considerando que no se produce identidad entra los diseños registrados de la actora, no infringiendo derechos de propiedad industrial de Navarro Azorín sobre los diseños y modelos (comunitario 000074422-0012, e industriales n° 154.003 y 149.010).

Sobre el resto de tiradores que presenta la actora, niega que puedan ser objeto de propiedad industrial (habiendo transcurrido más de tres años desde su comercialización), que muchos de ellos datan de los años noventa y que, sobre ninguno de ellos, se ha llevado a cabo actos de imitación sistemática ni de aprovechamiento de esfuerzo ajeno. Son diseños ordinariamente conocidos y comercializados por varias empresas en el mercado.

TERCERO.- En cuanto al dibujo comunitario.

La actora es titular del diseño comunitario n° 000074422-0012, registrado ante OAMI, solicitado el 4 de septiembre de 2003, publicado el 27 de enero de 2004.

El dibujo o modelo registrado confiere a su titular el derecho exclusivo de explotación y puede prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento (art. 19.1 RDC). "Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados".

De acuerdo con el art. 85.1 RDM, acreditado el registro, existe una presunción de validez del derecho que sólo se puede desvirtuar mediante el ejercicio de demanda reconvencional, no formulada en el presente caso: "En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará válido el dibujo o modelo comunitario. La validez sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad. No obstante, la excepción de nulidad de un dibujo o modelo comunitario propuesta por vía distinta de la reconvención sólo se admitirá si el demandado alega que ha de declararse nulo el dibujo o modelo comunitario por asistirle un derecho nacional previo a tenor de la letra d) del apartado 1 del artículo 25. ".

Sentado lo anterior y la apariencia de legitimación de la actora que no ha sido desvirtuada, procede realizar el análisis comparativo de los modelos en liza de acuerdo con los criterios definidos en el Reglamento comunitario.

Así, el ámbito de protección del derecho registrado se extiende respecto de todo modelo o dibujo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, debiendo de valorarse el grado de libertad del autor (art. 10 RDC).

Igualmente, en este ámbito de la propiedad industrial, las imitaciones serviles prohibidas son aquellas que, sin llegar a constituir una reproducción exacta, representan suficientes semejanzas con el original, hasta el punto de producir una impresión general sustancialmente idéntica, cuando las características difieran sólo en detalles insignificantes (art. 5.a RDC).

Tal juicio debe efectuarse desde la perspectiva del "usuario informado" que establece el reglamento. Este no siempre se habrá de identificar con el consumidor final del que se diferencia por su mayor conocimiento sobre los dibujos o modelos existentes en un campo determinado. Así, el usuario informado puede percibir mejor las posibles diferencias que existen entre los diseños a comprara, que un consumidor "promedio".

Depende por tanto del modelo y el producto del que se trate, de su comercialización y destino para el consumo, que tal usuario informado sea el consumidor en el sentido del público en general, o precise tener unos conocimientos sobre el patrimonio de las formas existentes pero sin llegar a ser un especialista en la materia.

En el presente caso nos encontramos ante unos productos, tiradores (herrajes para mobiliario), en los que el consumidor final (comprador del mueble) no se identifica necesariamente con la figura del usuario informado. Este lo es la empresa de carpintería y mobiliario que viene a elegir un determinado tipo de tirador para su producto teniendo en cuenta la trascendencia estética que este tiene para el conjunto. Conocedores de tal trascendencia para el éxito de su producto, desde luego, los productores y distribuidores de mobiliario tienen un bagaje suficiente para discernir lo superfluo de lo esencial en el dibujo o modelo que se le presenta.

El actor ha desarrollado prueba pericial en este extremo. Así presentó como documento n° 76 el dictamen emitido por el perito Sr. Casimiro sobre el que pudo ser interrogado por las partes en el acto del juicio.

Igualmente, a instancia de la actora, depusieron varios testigos (representantes legales de DIRECCION000 CB, Muebles Panamar S.L., Puertas Juvi S.L. y Central Auxiliar de Mobiliario S.L.), que, desde luego responden al perfil de "usuario informado" apuntado más arriba aunque las preguntas que les hicieron se dirigieron más a la cuestión de la competencia desleal esgrimida que a determinar similitudes en la apariencia.

Las apreciaciones efectuadas por unos y otros son trascendentes y habrán de ser valoradas según las reglas de la sana crítica por cuanto (a diferencia de oirás materias, como marcas, en las que al juez le resulta sencillo situarse en la posición del consumidor medio), en el ámbito del diseño industrial es preciso el testimonio de personas más o menos expertas en diseño que puedan orientar acerca de los criterios del usuario informado.

De un examen general de ambas piezas en discusión (D. Com. 00074422-0012 de la actora y ref. 50.342 y 43 de la demandada), se aprecia que ambas tienen una composición idéntica. Ambas tienen una estructura alargada, de dimensiones similiares (no idénticas), de modo que una línea de madera queda envuelta por el metal arriba y abajo, libre en los extremos.

Cierto es que difieren en algo que no es suficiente para variar la impresión general que se produce al enfrentarse a uno y otro diseño. El modelo de la actora es redondeado en sus láminas metálicas superior e inferior, mientras que en el modelo del demandado aparece una arista longitudinal. Este detalle debe valorarse conjuntamente con el grado de libertad que el creador del modelo tuvo a la hora de diseñar el tirador. Es evidente que en este campo la variedad es muy amplia, y que el diseñador tenía un gran margen para conformar el tirador en base a multitud de figuras geométricas y combinación de formas. De entre todas, elige una estructura idéntica al modelo registrado por el actor (singular y novedoso) y trata de dotarle de distinción mediante la incorporación de una arista que no puede desvirtuar la impresión general de identidad.

De todo esto se colige que se ha producido la infracción del modelo comunitario N° 000074422-0012, del que es titular la actora, por los modelos comercializados por al demandada bajo los números de referencia 50.342 y 50.343.

CUARTO.- En cuanto a los modelos registrados:

a) Modelo industrial 154.003 (variante c), solicitado el 24 de abril de 2002 y concedido en fecha 8 de mayo de 2003.

b) Modelo industrial n° 149.010 (variante c) solicitado el 27 de julio de 2000 y concedido en 28 de septiembre de 2001.

El modelo industrial venía a ser definido en virtud del artículo 182 del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 26 julio 1929, Texto Refundido de 30 abril 1930 como "todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación y representación". La titularidad de este, da derecho a utilizarlo en exclusiva, con el consiguiente ius prohibendi del modo expresado en el fundamento anterior.

En el ámbito legislativo español, se ha producido una importante novedad con la aprobación y entrada en vigor de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que ha derogado el articulado hasta ese momento vigente del Estatuto de la Propiedad Industrial, dedicado a los modelos y dibujos industriales. Tratando de conciliar la nueva regulación con los modelos y dibujos concedidos al amparo de la legislación anterior, la Disposición transitoria Segunda de la Ley establece que "Los modelos y dibujos industriales y artísticos concedidos conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial se regirán por las normas de dicho Estatuto. Esto no obstante, serán de aplicación a los dibujos y modelos industriales, las disposiciones de esta Ley que se enuncian a continuación: a) Del título VI "Contenido de la Protección Jurídica del Diseño Industrial" los artículos 48, 49, 51 del capítulo I y el capítulo II artículos 52 a 57, inclusive. b) El título VII "El diseño como objeto del derecho de propiedad". c) Del título VIH "Nulidad y caducidad del diseño registrado" los artículos 68, 69 y 70 del capítulo I y los artículos 72 y 74 del capítulo II".

Así, la violación de ese derecho de exclusiva mediante la realización de cualesquiera de los actos que lo infringen tiene como respuesta las acciones otorgadas al titular del diseño industrial, que tal y como se ha señalado, son las recogidas en los artículos 52 y siguientes de la Ley de Protección Jurídica de los Diseños Industriales .

a) El modelo industrial 154.003 (variante c). Debe ponerse de relieve que el modelo registrado por la actora no se corresponde con la referencia 7.030 que comercializa la actora. Lo registrado es un tirador en forma de escuadra en la que la parte que sirve de asidero para la mano tiene forma de solapa con cierta extensión. Sin embargo, lo que se comercializa por el actor bajo la referencia 7.030 es una escuadra que ensancha en su extremo (sin llegar a apreciarse forma de solapa) y que en la parte inferior presenta un rayado en relieve.

Las referencias de la demandada 50.200 y 50287, desde luego, carecen de la solapa que caracteriza el modelo registrado (cuya protección se pretende aquí). Tal solapa es trascendente y relevante para considerar que tales tiradores producen una impresión general distinta. No se da la infracción pretendida.

b) En cuanto al modelo industrial nº 149.010 (variante c). Este se considera infringido mediante el tirador comercializado por la demandada bajo el número de referencia 50.341.

Desde luego guardan similitudes en cuanto al uso de la figura geométrica del cuadrado y el relieve en aspa superior. Pero difieren notablemente en la parte inferior. El modelo registrado parece que imita hojas o en cualquier caso tiene relieve irregular y grueso, mientras que el tirador de la demandada, en su parte inferior es liso y estrecho. Igualmente carece del anillo en relieve que sí que se aprecia y distingue al modelo registrado. Las diferencias son de tal trascendencia que rompen la apariencia general dotando de distinción al producto.

QUINTO.- La actora ejercita acumuladamente acciones de competencia desleal. Se basa para ello en la realización de actos de competencia desleal de los artículos 5 , 6 , 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991.

La actora entiende que la demandada ha realizado actos de confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal por comercializar unos tiradores idénticos a los protegidos por los modelos industriales de los que es titular el actor (los referidos en los fundamentos anteriores) y otros modelos comercializados por la actora respecto de los que no alega protección industrial o intelectual alguna.

Según el artículo 6, se reputa desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno, añadiéndose que el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica. Este precepto ha de ponerse en relación con la protección que otorgan los artículos 11 y 12, también alegados en la demanda, y que hacen referencia a diferentes supuestos.

Así, comparando el contenido del art. 6, este difiere en relación con el art. 11 en cuanto a que el primero refiere actuaciones aptas para generar esa confusión (incluido el riesgo de asociación) y viene referido a la presentación de los productos, servicios o establecimiento, a los signos distintivos. El art. 11, por su parte incide sobre la imitación en sí de la prestación, esto es, sobre el propio producto. Lo que supone que un mismo acto puede ser incluido en los supuestos previstos en ambos preceptos, siempre que reúnan las características de ambos pero su supuesto de hecho es diferente.

En lo tocante al artículo 12, este incide sobre la conducta de aprovechamiento de la reputación ajena, genere o no confusión y sin que tenga que venir ocasionada por la forma de presentación de los productos, exigiéndose que se trate de empresas de determinado renombre aquellas cuya reputación es explotada.

Este precepto ( art. 6 LCD ), viene referido por tanto, a la confusión de los productos de la actora con los de la demandada, y pone especial énfasis en la presentación de los productos y la protección se dispensa ante la existencia de un riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto a la procedencia de las prestaciones, siendo su elemento principal que el consumidor asocie y confunda los productos, el nombre comercial o el establecimiento. Protege, por tanto, no solo en los supuestos en que el consumidor confunde los productos, identificándolos, sino también aquellos otros en que sin confundirlos los asocia, considerando que tienen el mismo origen empresarial o que por la semejanza entre los signos empleados hay vínculos entre las empresas.

El precepto tiene así la finalidad de proteger del riesgo de error la decisión en el mercado del consumidor, tipifica un acto, de cualquier estructura y contenido, que, teniendo por objeto los instrumentos formales que sirven en el mercado para identificar el origen de los productos (o la actividad o el establecimiento o los servicios ajenos), esto es, los signos, típicos o no, resulte idóneo para crear confusión o asociación, esto es, para generar error sobre una inexistente identidad de origen empresarial o sobre la existencia de vínculos económicos o jurídicos entre los empresarios que justificaría la semejanza de los signos.

Se trata de una conducta que persigue, en definitiva, hacer creer al comprador que el producto ofrecido tiene un origen o composición distinto al real. Es decir, como señala el Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de octubre de 2002 "no se trata de la hipótesis en la que el consumidor confunde una prestación con otra, se trata del supuesto de que el consumidor se confunde asignando a un mismo origen empresarial a dos prestaciones procedentes de diferentes objetos". Así, la confusión a que se refiere el artículo 6º consiste en la actuación dirigida a hacer creer al comprador que el producto ofrecido tiene un origen o composición distinto al real, origen que, por su reconocimiento o prestigio del fabricante, lo haría más apetecible para el consumidor.

Ha de tenerse, en cuenta en todo caso, que estamos analizando unas acciones de competencia desleal y no de propiedad industrial. Por ello, la protección como tal de sus derechos de propiedad industrial por la titularidad de los modelos industriales no puede ampararse en esta norma. Para que exista el ilícito concurrencial analizado es preciso que existan elementos accesorios que impliquen la realización del hecho del artículo 6.

En el presente caso, no se ha hecho referencia alguna a la presentación de los productos, ni a la utilización de signos distintivos similares, puesto que todo el núcleo de la argumentación de la actora ha ido dirigido a la imitación en sí de los productos, algunos de los cuales registrados y otros muchos no registrados (carentes de exclusividad).

Debe tenerse en consideración a este respecto que, dada la naturaleza del producto (herrajes para muebles), el consumidor final (que adquiere el mueble ya terminado), ignorará la procedencia empresarial, siéndole irrelevante, atendiendo únicamente a criterios estéticos (homogeneidad del herraje con el mueble) y de calidad.

El origen empresarial, por el contrario sí que será trascendente para el fabricante de mobiliario que escoge a una u otra empresa, suministradora de herrajes, pero para este no cabrá confusión alguna dada la presentación de unos y otros a través de sus respectivos catálogos que, como se puede comprobar de los aportados al proceso, distinguen claramente los signos distintivos y denominativos de una y otra empresa. Esos catálogos son los que les serán exhibidos a los consumidores finales para el caso de que el fabricante del mueble le permita escoger el modelo.

Por todo lo anterior, ha de concluirse que no puede, imputársele a la demandada un acto de competencia desleal del artículo 6.

SEXTO.- Infracción del art. 11 LCD .

El art. 11 LCD parte de la libertad de imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, salvo que se encuentren amparadas por un derecho de exclusiva, resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno (salvo que sea inevitable) o se trate de una imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias pueda considerarse una respuesta normal en el mercado.

Se reconoce así, el derecho a imitar en el ámbito de las creaciones materiales (dirigidas a cubrir una necesidad técnica o estética) por contraste con las formales (cuya finalidad es identificar las ofertas y diferenciarlas de las de otros empresarios), de tal manera que los consumidores pueden optar entre los diversos productos o servicios facilitados por distintos proveedores, que identifican su procedencia mediante las correspondientes marcas o signos diferenciad o res, sin que pueda impedirse por vía de la competencia desleal y para el futuro sin limitación temporal, el acceso de los competidores a un determinado segmento del mercado. Máxime cuando los modernos medios de persuasión, permiten dirigir los gustos de los consumidores (singularmente mediante la publicidad), lo que impediría a los terceros acceder al mercado de no ajustar su oferta en mayor o menor medida a la moda más o menos impuesta (las "formas estéticamente necesarias").

"Lo que la norma sanciona no es la aproximación de productos o prestaciones de tai forma que sus características los hagan intercambiables, pues es precisamente en estos casos en los que la competencia alcanza su máximo exponente, ya que, en otro caso, se vaciaría totalmente de contenido la regla general, sin que pueda fundamentarse la deslealtad exclusivamente en la confusión y en el aprovechamiento de la ajena reputación que surge de la sola imitación del producto ya que: a) ésta es lícita como regla; y b) queda amparada por la previsión contenida en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 11 -"la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica". Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª de 26 de septiembre de 2000 .

Ha de tenerse en cuenta que la protección que otorga este artículo es complementaria a la otorgada por las leyes protectoras del diseño y modelo industrial en cuanto propiedades industriales. E igualmente, que el art. 11 LCD atiende a las prestaciones, de modo que los actos de imitación recaen sobre creaciones técnicas o estéticas (a diferencia de los artículo 6 y 12 LCD que se ocupan de los signos distintivos).

Así, cuando una prestación o producto se encuentra protegida por un derecho de propiedad industrial, como sucede en el presente caso en el diseño comunitario, su sola infracción no supone la realización de un acto concurrencial. Tanto más en cuanto a los productos sobre los que no tiene exclusividad. No se establece una dualidad de protecciones automáticas por la simple titularidad de un derecho de exclusiva puesto que la mera infracción de un derecho de exclusiva tiene su respuesta en la legislación reguladora de dicho derecho.

Lo determinante para que se pueda apreciar la deslealtad en el acto es que concurra lo previsto en el apartado 2 del art. 11, esto es, que exista riesgo de asociación por parte de los consumidores o suponga un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno.

Respecto al riesgo de asociación.

Sucede, como se apuntaba más arriba, que los productos en contienda no se encuentran destinados a la adquisición directa por los consumidores finales. Estos se encuentran primordialmente destinados a empresas que los incorporan al mobiliario que fabrican. Es por ello que se da una especialidad notoria en la clientela, de modo que no son propios consumidores, sino comerciantes y fabricantes mercantiles que pueden identificar plenamente el origen del producto. Al consumidor (destinatario final en el sentido de la Ley de 19 de julio de 1989, de defensa de los consumidores y usuarios) le resulta indiferente el origen empresarial (según lo expuesto más arriba) por lo que la asociación de prestaciones no les afecta directamente y aleja toda situación de competencia desleal por imitación.

Así se pronunció la sentencia del Alto Tribunal de 17 de julio de 1997 admitiendo la libre imitación de prestaciones cuando se carece de amparo de exclusiva reconocida por la ley, y, aún cuando exista tal derecho de exclusiva (en el caso del diseño registrado en OAMI con n° 000074422-0012 y que se ha declarado infringido), si no se produce asociación o aprovechamiento indebido de reputación o esfuerzo ajeno. "... los empresarios que adquieren y utilizan las etiquetas [los tiradores en nuestro caso], como queda dicho, son conocedores de su origen y gozan de los conocimientos, experiencias y medios aptos e idóneos para la identificación de procedencia y características singulares, tanto respecto a los productos que se pueden reputar creados, como los recreados o imitados". Continúa la mencionada sentencia, de aplicación al caso que nos ocupa: "Por otra parte, dado la ausencia de signos distintivos relevante, y las características propias de las prestaciones en contienda, tanto atendiendo a sus estructuras técnicas, para su posible utilización y empleo, como a las exteriores de estética y presentación necesarias, resulta difícil prescindir de las mismas para conseguir el resultado de su aplicación en el mercado, por lo que su inevitabilidad se presenta también concurrente, atendiéndose a que quedó despejada situación de confusionismo para los consumidores finales y dota de lógica empresarial la conducta del recurrente". Ello en consonancia con la exclusión que impone el art. 11.2 párrf. 2º LCD . "la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica".

No se ha acreditado así la denominada "singularidad competitiva", esto es, que el consumidor del producto del actor (que es profesional), asocie su producto con su origen empresarial (por la presentación a través de catálogos plenamente identificados. En este sentido de los cuatro testigos presentados por la actora uno (representante legal de Muebles Panamar S.L. es cliente desde hace treinta años y declaró sólo comprar a la actora), dos de ellos.(Puertas Juvi S.L. y central auxiliar de Mobiliario S.L.) son distribuidores exclusivos del actor desde hace más de diez años. Respecto del representante legal de DIRECCION000 , reconoció en su declaración que, el cliente directo (que es el profesional) no se confundiría.

Respecto al aprovechamiento de esfuerzo ajeno y partiendo de que el mismo ha de ser objeto de interpretación restrictiva puesto que en todo caso se configura como una excepción a la libre imitabilidad de las prestaciones, ha de exigirse un aprovechamiento cualificado ya que toda imitación, por sí sola implica un aprovechamiento del esfuerzo ajeno. En este sentido, examinadas cada una de las referencias de la demandada, muchas de ellas son idénticas a las correspondientes de la actora (50.146, 50.079, 50.075, 50.148m 50.119, 50.128, 50.001, 50.232, 50.347 y 50.288); otras son muy parecidas diferenciándose en tamaño y grosor (50.154, 50.207, 50.155 y 50.314). Una de las referencias de Navarro Azorín (2364), no ha sido posible compararla físicamente por cuanto no se cuenta con el ejemplar correspondiente del demandado, no obstante, a través de las fotografías, parece que la identidad es evidente.

Sin embargo también es cierto que tales modelos carecen de protección exclusiva alguna por la legislación de propiedad industrial. Igualmente ha de tenerse en cuanta que se reconoció por el propio actor que muchos de los tiradores se encuentran en el mercado desde hace años. En concreto, el representante legal de Central Auxiliar de Mobiliario S.L. reconoció vigentes ya en los años noventa todos los tiradores que se comparan excepto la referencia 7.030 y el modelo comunitario que apreció más reciente. Tal falta de exclusividad y el prolongado tiempo de exposición en el mercado, entiendo que impiden apreciar tal aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

SÉPTIMO.- Infracción art. 12 LCD .

Este artículo se ocupa de la explotación de la reputación ajena, considerándolo desleal cuando se trate de un aprovechamiento indebido, sea en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, especialmente el empleo de signos distintivos ajenos o denominaciones de origen falsas unidas a la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase o similares.

Requiere que las empresas cuya reputación se explota indebidamente tengan una especial notoriedad, no en el sentido de la Ley de marcas, que sean de las más conocidas, de modo que la conducta consiste en aprovecharse de esa notoriedad pero no en utilizar idéntico signo distintivo. A diferencia de lo que sucede en el supuesto del artículo 6 , en este caso no es necesaria la existencia de un riesgo de confusión.

No se ha practicado prueba suficiente que permita concluir la realización de actos de explotación de la reputación ajena. Como se ha repetido en esta resolución, la infracción de un derecho de propiedad industrial no implica necesariamente la realización de un ilícito concurrencial. Para ello es preciso que concurran elementos accesorios que representen, en el presente caso, la explotación de la reputación ajena. En el presente caso, se alude a la imitación de los tiradores y al prestigio de la actora pero de ello no se puede colegir que la demandada haya tratado de vincularse directa o indirectamente al prestigio empresarial de la actora, por lo manifestado en los fundamentos anteriores, puesto que lo único que se constata es que se han imitado unos tiradores protegidos por un diseño industrial comunitario y existe identidad y similitud grande en un número aproximado de 16 tiradores (con alguna de sus variantes), que se son públicos en el mercado desde hace una década al menos, carecen de protección exclusiva y son parte de un extenso fondo de productos tanto de la actora como de la demandada.

OCTAVO.- Cláusula General del art. 5LCD .

El cuanto a la aplicación del artículo 5 LCD , ha de tenerse en consideración que el precepto no formula un principio abstracto que sea objeto de desarrollo y concreción en las normas que le siguen (en las que se tipifican los actos de competencia desleal en particular) sino que establece una norma en sentido técnico de ña que se derivan deberes jurídicos precisos para los particulares. Juega como válvula de autorregulación del sistema y permite que circunstancias en un momento extravagantes a los tipos particulares puedan quedar sometidas al control de deslealtad concurrencial.

Por otra parte, también es preciso excluir la idea de que la cláusula general pueda servir de acomodo para considerar desleales conductas que habiendo sido objeto de especial consideración por el legislador al desarrollar los diversos ilícitos concurrenciales no sean susceptibles de ser integradas en ninguno de los concretos tipos de actos de competencia desleal.

En un sistema que acepta la economía de mercado y la libre competencia como criterios generales de actuación la tipificación de conductas susceptibles de ser consideradas como conculcadoras de la libre competencia debe responder a un criterio de especialidad y tipicidad que excluye una interpretación extensiva de las normas sobre competencia desleal lo que excluye que la cláusula general pueda convertirse en un fácil instrumento para sancionar conductas no expresamente tipificadas, como si se tratara de una antijuridicidad atípica de menor grado.

Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible apreciar la realización de un acto de competencia desleal a encuadrar dentro de la cláusula general puesto que los hechos a que se refieren tienen perfecta cabida en otros ilícitos concurrenciales específicamente previstos y analizados en esta resolución en los fundamentos anteriores siendo desestimados.

NOVENO.- En cuanto a la procedencia de la indemnización por daños y perjuicios. Reclama el actor indemnización que, a la vista de la prueba practicada y las bases articuladas en la ley y fijadas en su demanda, cuantifica en 112.031 euros hasta el 31 de diciembre de 2006.

Tal indemnización procede (con independencia de su cuantificación) por cuanto la demandada, sin consentimiento de su titular ha utilizado en el tráfico económico un diseño registrado. Ello conforme al art 54 LPJDI.

Es doctrina pacífica ( SSTS de 21 de abril de 1992 , 21 de mayo de 1994 y 6 de marzo de 1995 , entre otras) la que afirma que no puede condenarse a resarcir los eventuales daños causados, si éstos no resultan plenamente acreditados y, ello, aunque pueda llegar a ser presumible que toda infracción de esta naturaleza lleva aparejada algún tipo de perjuicio por ser éstos consustanciales a aquéllas. No obstante, la doctrina más reciente ha ido modelando una teoría del resarcimiento del daño en la que se ve debilitada la exigencia de la puntual prueba de su causación, por entender que existen determinados perjuicios inherentes a puntuales infracciones que devienen automáticos y que la sola comisión del ilícito determina su existencia "como un fatal o necesario agravio de los intereses del acreedor" ( SSTS de 30 de marzo y 9 de mayo de 1998 de 7 de diciembre y 10 de octubre de 2001 y 23 de febrero de 1998 ).

Según ella, la realidad del daño ha de ser probada para que proceda la condena a su resarcimiento, pero esa prueba no es precisa cuando ex re ipsa resulte evidenciada, como una consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado o cuando la propia norma anuda la consecuencia resarcitoria a la sola actuación antijurídica. (St. AP Barcelona, secc. 15ª, de 24 de septiembre de 2003).

En este sentido, el Tribunal Supremo consideró en su sentencia de 10 de octubre de 2001 en un asunto de infracción de marca: "No se aceptan los argumentos del recurso sobre la falta de prueba de la existencia de los mismos [daños y perjuicios], pues son evidentes y se deducen "in se ipsa". La Sala no desconoce las declaraciones jurisprudenciales sobre la prueba de la existencia del daño, como hacen las sentencias de 21 de abril 1992 y 11 de diciembre 1993 : "la declaración y prueba de la existencia de los daños durante la litis no puede ser suplida por la remisión del problema a la fase de ejecución de sentencia...", dice la primera; y sigue la segunda: "...no exime de modo alguno de la prueba de la exigencia de los daños". Pero en el presente caso, el uso comercial de un producto cuya semejanza con la marca violada produce confusión en e! consumidor, implica "per se", un daño cuya cuantificación no es posible en el proceso declarativo, pero cabe en ejecución de sentencia.".

Entiendo que la doctrina ex re ipsa, realmente ha sido introducida por el legislador cuando, en determinados casos, estima procedente la indemnización de daños y perjuicios, empleando expresiones como "en todo caso" o "sin necesidad de prueba alguna". Por ejemplo, en la situación contemplada por el artículo 54.1 de la actual LPJDI o en el art. 55.3 del mismo texto.

DÉCIMO.- No se especifica por la actora la base de cuantificación escogida de entre las que se ofrecen por el at. 55 LPJDI, pero de la prueba pericial practicada y de las conclusiones efectuadas se infiere que se están reclamando los beneficios brutos del actor por la fabricación y comercialización de los productos infractores.

El Sr. Jesús Luis (perito designado judicialmente) emitió un dictamen que recogía los ingresos obtenidos por la comercialización de los productos objeto de litigio, distinguiendo los costes de producción tanto directos como indirectos.

Tal dictamen fue objeto de extenso interrogatorio en el acto del juicio y, a la vista de las respuestas e informaciones facilitadas por el señor perito, efectuando una valoración acorde con las reglas de la sana crítica, entiendo que el dictamen es plenamente válido, eficaz y coherente debiendo de servir de base para la cuantificación indemnizatoria, (más aún habiéndose basado en informaciones comerciales facilitadas por la propia demanda).

Habiendo estimado la demanda exclusivamente respecto de la infracción del diseño comunitario Nº 000074422-0012, únicamente tendremos en consideración las cifras correspondientes a la referencias de la demandada que violan tal derecho exclusivo (50.342 y 50.343).

Respecto de tales referencias resulta del dictamen pericial que en el ejercicio 2004 se obtuvieron unos ingresos brutos de 2.920,69 euros; en el año 2005, 6.432,46 euros; y en el año 2006 (hasta el 31 de julio) 3.455,96 euros. Es plenamente razonable la proyección de tales beneficios para la segunda mitad del ejercicio 2006, de modo que se habría de agregar a tal ejercicio 3.455,96 euros (es de considerar que la cifra resultante es muy similar a la obtenida en el total del ejerció 2005, lo que dota de mayor coherencia a esta proyección). Resulta así una cifra total de: 16.265,07 euros.

De esta cantidad deben deducirse los costes directos e indirectos de producción para obtener el beneficio neto obtenido. Ello es preciso por cuanto, pese a lo interesado por el actor, debe incardinarse la cuantificación de la indemnización en el apartado 2.b) del art. 55 LPJDI, limitando al beneficio que el infractor hubiera obtenido como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado.

Tales costes son calculados por el perito en un 59,26% (los directos) y, respecto de los indirectos (haciendo la media de los tres últimos años) resulta 0,8% aproximadamente. Ello implica in total aproximado de 60% que habrá de detraerse de la cifra de 16.265,07 euros. De ello resulta: 6.506,03 euros.

DÉCIMOPRIMERO.- Se interesa, además de los pronunciamientos declarativos y de condena (cesatorios de la infracción e indemnizatorios), la publicación de la resolución en un periódico nacional y en dos publicaciones del sector. No se puede tener en cuenta la comunicación personal interesada en conclusiones, no habiéndose interesado inicialmente nada al respecto.

Es cualquier caso, la publicación que refiere el art. 53.1 f) de LPJDI, merece ser moderada a la vista de la estimación parcial de la demanda. Ello dará lugar a que se efectúe publicación en las dos revistas del sector expuestas por la actora ("El Sector" y "La Cocina"). La publicación que se efectúe en cada una de las revistas, de la parte dispositiva de esta resolución, deberá de tener unas dimensiones mínimas de 12 cms por 12 cms. (o superficie equivalente) en página impar de las publicaciones.

DECIMOSEGUNDO.- Estimada parcialmente la demanda, conforme al art. 394 LEC , no procede condena en costas. En cuanto a los intereses, procede la aplicación de oficio de los prevenidos en art. 576 LEC desde la fecha de esta resolución.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al presente caso.

Fallo

Que ESTIMO PARCIALMENTE la demanda formulada por la Procuradora Srª Carratalá en nombre y representación de la Mercantil NAVARRO AZORÍN S.L., contra la mercantil FORNITURAS METÁLICAS MARTÍ VILAPALANA S.L. de modo que:

Declaro que la fabricación y comercialización por al demanda de los productos identificados por ella con las referencias 50.343 y 50342, constituyen infracción de los derechos de exclusiva derivados de del diseño comunitario registrado con el nº 000074422-0012 del que es titular la actora.

Consecuentemente condeno a FORNITURAS METÁLICAS MARTÍ VILAPLANA S.L.

A) A estar y pasar por la anterior declaración.

B) A cesar en la fabricación, comercialización y anuncio de los productos en cuestión con abstención de realizar tales actos en el futuro.

C) A cesar en la actividad perturbadora del derecho de propiedad industrial de la actora con retirada del tráfico económico del los productos en cuestión, material publicitario, catálogos u otros documentos en los que se haya podido materializar la violación declarada.

D) A indemnizar a la actora en 6.506,03 euros por daños y perjuicios causados, A tal cantidad se aplicará el interés legal del dinero desde la fecha de esta resolución..

E) A destruir los productos infractores.

F) A publicar a su costa, el encabezamiento y fallo de esta sentencia en las revistas del sector: "EL SECTOR" y "COCINA INTEGRAL". La publicación se llevará a cabo en la forma expuesta en fundamento decimoprimero.

Todo ello sin pronunciamiento sobre las costas.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de ALICANTE ( artículo 455 LECn ).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna ( artículo 457.2 LECn ).

Así por esta mi sentencia, de la que se llevan testimonio a los autos principales, juzgando en primera instancia, !a pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe.