Sentencia CIVIL Nº 45/2018, Juzgados de lo Mercantil - Murcia, Sección 1, Rec 686/2015 de 16 de Febrero de 2018

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1

MURCIA

SENTENCIA: 00045/2018

-

AVD. DE LA JUSTICIA S/N, FASE 2, MÓDULO 2,2ª PLANTA, 30011 MURCIA

Teléfono: 9682722/71/72/73/74, Fax: 968231153

Equipo/usuario: JPS

Modelo: N04390

N.I.G.: 30030 47 1 2015 0001556

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000686 /2015

Procedimiento origen: /

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña. ALADA 1850 SL

Procurador/a Sr/a. ANA LEONOR SEMPERE SANCHEZ

Abogado/a Sr/a.

DEMANDADO D/ña. PRODUCTOS JAMAICA S.L.

Procurador/a Sr/a. MARIA SOLEDAD CARCELES ALEMAN

Abogado/a Sr/a.

S E N T E N C I A 45/2018

En Murcia, a dieciséis de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos por mí, D. Javier Quintana Aranda, Magistrado-Juez de Refuerzo del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia y su partido, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado bajo el número 686/2015, a instancia de Alada 1850, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Sempere Sánchez y con la asistencia letrada del Sr. González Bueno, frente a Productos Jamaica, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Cárceles Alemán, y con la asistencia letrada del Sr. Temiño Ceniceros, sobre propiedad industrial y competencia desleal.

Antecedentes

PRIMERO:La Procuradora de los Tribunales Sra. Sempere Sánchez, actuando en nombre y representación de la entidad Alada 1850, S.L. presentó demanda de nulidad de marca y competencia desleal frente a la sociedad Productos Jamaica, S.L.

Admitida a trámite la demanda, se emplazó a las demandadas a fin de que en el plazo de 20 días compareciera en autos y contestara a aquélla, lo que fue verificado en legal forma como consta en autos, oponiéndose al fondo e interesando, tras alegar los hechos e invocar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, la desestimación de la demanda.

SEGUNDO:Convocadas las partes a la celebración de la Audiencia Previa a que se refieren los artículos 414 y siguientes de la LEC , se celebró la misma el día 27 de febrero de 2017 y tras ello se señaló el acto del juicio que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2017, practicándose la prueba propuesta por las partes y declarada pertinente, realizándose posteriormente las alegaciones y conclusiones que estimaron oportunas, todo ello conforme consta en el soporte informático grabado y en el acta levantada al efecto, quedando las actuaciones pendientes del dictado de sentencia.

TERCERO:En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo de dictado de sentencia, habida cuenta de la complejidad del asunto y la carga de trabajo de los Juzgados objeto de refuerzo.

Fundamentos

PRIMERO. ACCIÓN EJERCITADA Y OBJETO DE LITIGIO.

En fecha 25 de septiembre de 2015 la Procuradora de los Tribunales Sra. Sempere Sánchez, actuando en nombre y representación de la entidad Alada 1850, S.L. presentó demanda de nulidad de marca y competencia desleal frente a la sociedad Productos Jamaica, S.L.

Interesa que se dicte Sentencia por la cual:

1) Declare:

1.1. Que ALADA ostenta frente a los demandados un derecho preferente sobre el distintivo JAMAICA para distinguir cafeterías.

1.2. Que el uso que el demandado hace de la marca FLOR DE JAMAICA supone una violación de las marcas registradas de mi mandante.

1.3. Que la marca española nº 3052009incurre en una causa de nulidad absoluta del art. 51.b) de la Ley de Marcas por haber sido solicitada de mala fe.

1.4. Que la marca española nº 3052009incurre en una causa de nulidad relativa de los 6.1.b) y 8 de la Ley de Marcas por ser incompatible con las marcas prioritarias de ALADA consistentes en el término JAMAICA.

1.5. Que el uso y registro de la marca FLOR DE JAMAICA nº 3052009 da lugar a actos de competencia desleal.

2) Condene a la demandada:

2.1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.2. A abstenerse en lo sucesivo de utilizar las marcas propiedad de ALADA, en especial las marcas consistentes parcialmente en el término JAMAICA (influyendo las gráficas) para distinguir cafeterías o cualquier otro producto o servicio relacionado con el café y sus derivados, así como cualquier otro signo confundible con ellas, como parte del nombre comercial, de los nombres de dominio, de los carteles y de los rótulos destinados a identificar cafeterías.

2.3. A abstenerse en el uso de las marca JAMAICA en cualquier tipo de documentación mercantil como catálogos, folletos publicitarios, facturas, etc.

2.4. A retirar del mercado cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que figure el distintivo

JAMAICA o cualquiera que reproduzca de forma ilegítima cualquiera de las marcas registradas de ALADA.

2.5. A indemnizar a la demandante con (i) los daños morales irrogados en un importe de 25.000€ (ii) los beneficios obtenidos por la demandada utilizando la marca JAMAICA (iii) y en todo caso, el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

3) Ordene:

3.1. La cancelación del registro de la marca anulada, remitiendo al efecto el oportuno oficio a la OEPM.

Todo ello con imposición de costas a la demandada.

Funda su pretensión en los siguientes hechos.

Con carácter general alega un riesgo de confusión en el vocablo Jamaica.

ALADA 1850 S.L. sería propietaria de una conocida franquicia de cafeterías JAMAICA, así como de numerosas marcas registradas consistentes en dicho término. Las cafeterías JAMAICA están especialmente orientadas a la comercialización de café y sus derivados y, en torno a esta actividad, habrían adquirido notoriedad.

Por su parte, la demandada desarrolla una actividad principal de idénticas características a la de las cafeterías JAMAICA, bajo la marca registrada FLOR DE JAMAICA.

La demandada solicitó el registro de la marca Flor de Jamaica el 13 de noviembre de 2012, y obtuvo el registro el 5 de abril de 2013:

Marca española nº 3052009 FLOR DE JAMAICA

Clase 30: Café y sucedáneos de café procedentes de Jamaica; té, cacao, arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura; polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Esta marca sería nula una porque las marcas Jamaica de la actora son prioritarias y notorias:

i. Marca española nº 2591146 JAMAICA COFEE SHOP

Fecha de solicitud: 14/4/2004

Fecha de concesión: 5/11/2004

Clase 30: Café, sucedáneos del café, té, cacao y chocolate.

ii. Marca española nº 1792988 JAMAICA COFEE SHOP

Fecha de solicitud: 3/12/1993

Fecha de concesión: 15/9/1995

Clase 42: Servicios de restaurante, bar, cafetería.

iii. Marca española nº 2045605 JAMAICA COFEE SHOP

Fecha de solicitud: 2/9/1996

Fecha de concesión: 9/3/1998

Clase 33: Bebidas alcohólicas.

iv. Marca española nº 1981130 JAMAICA COFEE SHOP SL

Fecha de solicitud: 9/8/1995

Fecha de concesión: 20/1/1997

Clase 42: Servicios de restaurante, bar, cafetería.

Las marcas anteriores serían notorias en el contexto comercial en el que se insertan, no sólo en la actualidad, sino también en el momento en que la demandada solicitó el primer registro de la marca FLOR DE JAMAICA, en el año 2005.

Las cafeterías JAMAICA de ALADA forman una red de franquicias repartidas en distintas Comunidades Autónomas y provincias de España, incluyendo las principales capitales como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

En el año 2010, existían 83 establecimientos en España. La primera cafetería JAMAICA abrió sus puertas en el conocido Centro Comercial LIlla Diagonal de Barcelona en 1993, más de diez años antes de que la demandada registrara su marca.

La prensa se había hecho eco de esta notoriedad en diversas ocasiones.

Considera que la demandada utiliza la marca impugnada FLOR DE JAMAICA para identificar productos relacionados con el café y sus derivados. Dicho uso es incompatible con el realizado por las marcas JAMAICA, dado que están registradas para productos y servicios relacionados con el café. En especial, la marca española nº 2591146 está registrada para los siguientes productos:café, sucedáneos del café, té, cacao ychocolate.

El riesgo de confusión se acentúa por cuanto el rótulo de su establecimiento la demandada resalta el término Jamaica.

Una parte del negocio de la demandada se sustenta en comercializar suknow-howa otras cafeterías, constituyendo así una franquicia impropia.

Funda su pretensión en los artículos 6.1,b ) y 8 de la LM , en los artículos 6 , 11 y 12 de la LCD .

En cuanto a los daños y perjuicios reclamados daños materiales conforme al artículo 43.5 de la LM , y los daños morales por valor de 25.000 €.

En cuanto los daños y perjuicios por competencia desleal interesa la aplicación del artículo 18 de la LCD , con similares fundamentos que los usados en cuanto a la indemnización conforme a la LM.

El 23 de febrero de 2016 la Procuradora de los Tribunales Sra. Cárceles Alemán, actuando en nombre y representación de Productos Jamaica, S.L., presentó escrito de contestación.

Con carácter previo alegó un defecto en el modo de proponer la demanda, interesando que se aclarase si se solicitaba la declaración de nulidad por infracción de la marca respecto de todas las marcas de que es titular; así como si la declaración de infracción es por el uso de la denominación Flor de Jamaica tal y como está registrada o si la extiende a otros usos.

En el acto de audiencia previa, al minuto 3:30 se resolvió sobre la excepción y se interesó aclaración del punto 2.2 del suplico (página 13). Se aclaró que se impugnaba la marca y cualquier uso del término Jamaica, cualquiera que fuera el contexto en que se use (con Flor, granos de café...) En general el uso del término Jamaica para objeto no registrado.

También se opone como excepción la prescripción conforme al artículo 52.2 de la LM . Pone de manifiesto la demandada que durante 10 años Flor de Jamaica ha sido titular de tres marcas españolas descriptivas, identificando tantocafé y sucedáneos del cafécomosu venta al por menory la prestación deservicios de hostelería, cafetería.Dichas marcas son:

- 2384365 FLOR DE JAMAICA, solicitada el 9 de marzo de 2001 y concedida el 20 de septiembre de ese año paracafé y sucedáneos del café.La marca no ha sido renovada pero sigue siendo usada en el tráfico económico.

- 2456793 FLOR DE JAMAICA, solicitada el 19 de febrero de 2002 y concedida el 20 de agosto de ese año parabar, restaurante y cafetería.La marca no ha sido renovada pero sigue siendo usada en el tráfico económico.

- 2485729 FLOR DE JAMAICA, solicitada el 26 de junio de 2002 y concedida el 7 de enero de 2003 paraventa al por menor en comercios de café, de té y de sucedáneos del café.La marca no ha sido renovada pero sigue siendo usada en el tráfico económico.

Además de las meritadas marcas españolas, la actora también ha sido titular durante DIEZ AÑOS de las marcas comunitarias:

- 4300836 FLOR DE JAMAICA , solicitada el 21 de junio de 2005 y concedida el 16 de febrero de 2010 para Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; Venta al por menor en comercios de café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo; Servicios de restauración (alimentación), servicios de bar y de restaurante, servicios de cafetería.La marca no ha sido renovada pero se ha instado un procedimiento de rehabilitación de derechos con base en el artículo 81 del Reglamento (CE ) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria del cual aún esta parte no ha recibido a fecha de contestación de la demanda, confirmación de admisión. Contra esta marca la actora presentó oposición que fue desestimada por la Oficina de Armonización del Mercado Interior en decisión de 26 de septiembre de 2008.

- 9003989 FLOR DE JAMAICA, solicitada el 5 de abril de 2010 y registrada el 27 de septiembre de 2010 para Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo; Venta al por menor en comercios de café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo; Servicios de restauración (alimentación), servicios de bar, de restaurante, de cafetería, servicios de hospedaje temporal.

Además de las meritadas marcas, el Sr. D. Bienvenido (administrador único de PRODUCTOS JAMAICA, S.L. desde su constitución en 1991 así como comunero junto a D. Felipe y Doña Carolina de la comunidad de bienes DIRECCION000 C.B.) era titular de:

- El rótulo de establecimiento 158203 JAMAICA, solicitado el 16 de abril de 1987 y cancelado por la DT 3ª 2b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas el 6 de mayo de 2011. El rótulo ha sido utilizado hasta la fecha por la demandada con autorización del Sr. Bienvenido como administrador único.

- La solicitud de marca 2019122 CAFÉS JAMAICA, presentada el 20 de marzo de 1996 y cuya denegación confirmada por la jurisdicción contencioso administrativa fue publicada en el BOPI el 29 de diciembre de 2000. Es importante señalar que a esta solicitud de marca se OPUSO la actora en su momento con la número 1981130 que ahora señala como infringida.

Este uso ha sido consentido por la demandada. Refiere un uso desde los años 80. Y un uso de cinco años tras el registro: 1995, 1998 y 1997, siendo la demandada el 25 de septiembre de 2015.

Con fundamento en la Sentencia de la audiencia Provincial de Barcelona, sección 15 del 10 de diciembre de 2007 alega un retraso desleal en el ejercicio de la acción, ya que la demandada tenía conocimiento de la marca en el mercado, y formuló oposición a la solicitud de marca 2019122 Cafés Jamaica.

Como no pudo inscribir la denominación Cafés Jamaica la demandada registró Flor de Jamaica, que es notoria en la región de Murcia por el volumen de negocio y por la publicidad.

Correlativamente niega la notoriedad de las marcas de la demandante.

Alega que también todas las marcas son compatibles. Como documento 4.1 se acompaña resolución de la OEPM.

En cuanto a la mala fe que se imputa a Flor de Jamaica, con referencia a la doctrina del TJUE, pone de manifiesto que el hecho de que Flor de Jamaica conociera a la actora en el mercado no significa que infringiera la LM.

La intención de la demandada siempre fue identificar productos del café, y sin embargo advierte que la actora tiene una intención vindicativa.

Reitera que Flor de Jamaica goza de la mayor protección por su inutilidad e implantación en la Región de Murcia.

En relación a la nulidad por incompatibilidad niega el riesgo de confusión porque el término Jamaica no es distintivo.

Niega igualmente un aprovechamiento prohibido conforme el artículo och8o de la LM.

En este sentido no hay prueba del perjuicio por pérdida de clientes ni de la afectación a la reputación de las marcas de la actora.

En cuanto a los actos de competencia desleal, tras alegar que no cabe el doble enjuiciamiento de unas mismas conductas, reitera la inexistencia de riesgo de confusión, así como de los actos de imitación (no se identifica prestaciones concretas imitadas), ni tampoco se expresan que actos de explotación de reputación se han producido.

Finalmente impugna las indemnizaciones solicitadas.

SEGUNDO. NOTORIEDAD DE LAS MARCAS DE ALADA 1850, SL y de LAS MARCAS DE PRODUCTOS JAMAICA, S.L.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, del 15 de septiembre de 2017 refiere el concepto de marca notoria: el conocimiento de la marca por el sector pertinente del público destinatario; es una cuestión de hecho que habrá de ser objeto de prueba. El juez debe tomar en consideración la cuota de mercado, intensidad, extensión geográfica, la duración del uso, además de las inversiones en promoción.

'1.-El art. 8.2 LM define la marca notoria como la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios. Si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad. Si no está registrada, se faculta a su titular no solo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad sino también a presentar oposición al registro en la vía administrativa al registro de otras incompatibles con ella.

El conocimiento de la marca por el sector pertinente del público destinatario es una cuestión de hecho que habrá de ser objeto de prueba. Igual sucede si tomamos como referencia el art. 6 bis CUP , el art. 16 ADPIC, el art. 4.4 de la Directiva 95/2008/CEE o los arts. 8.5 y 9.1.c del Reglamento de Marca Comunitaria . Es decir, aunque la notoriedad tenga efectos jurídicos es un hecho que requiere prueba, en tanto que no hay autoridad -aparte de la judicial con ocasión de un proceso- que atribuya la notoriedad a una marca.

En el caso que nos ocupa, la Audiencia Provincial no ha considerado probado que las marcas de Mata tengan el carácter de notorias, por lo que no puede alterarse dicha base fáctica.

2.-Como dijo laSTJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), el juez debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla. Así lo hace, de manera detenida y argumentada, la Sentencia recurrida y concluye que las marcas de la demandante no gozan de la notoriedad pretendida. Sin que esta valoración jurídica pueda ser revisada en casación como si se tratara de una tercera instancia. No se aprecia que exista un error patente que ponga en evidencia una infracción de la normativa legal y la jurisprudencia sobre la marca notoria.

Al mismo tiempo, conviene advertir que la notoriedad de una marca no depende de la estructura del signo, como parece desprenderse de la argumentación de la recurrente, sino de los factores a que antes hemos hecho referencia'.

En el acto de audiencia previa se fijó como hecho no controvertido la notoriedad de la marca Flor de Jamaica en la Región de Murcia.

Es la notoriedad de las marcas de la actora la que quedó pendiente de prueba.

Con la demanda se aportan una serie de informaciones periodísticas, que no son suficientes para considerar que se trata de parámetros de notoriedad en la forma que ha expresado la Sentencia del Tribunal Supremo mencionada.

En el acto de la vista declaró en condición de representante legal de Alada, Sra. Sánchez Vera, que trabaja en el departamento de expansión de las marcas del actora.

Explicó que la franquicia comprende tanto tiendas como cafeterías. En ese sentido agregó que contaban con 38 cafeterías, así como 11 tiendas. En cuanto a las tiendas se trata de cafeterías en las que se vende café.

Preguntada por los establecimientos en la región de Murcia, declaró que tuvieron establecimientos en Nueva Condomina y Cartagena, pero que actualmente sólo tenían uno pendiente de renovación. Esto contrasta con el listado de establecimientos que se aporta como documento 8.1 de la demanda, en el que se aprecian hasta 3 establecimientos.

Manifestó que el volumen de negocio oscila entre los 15 a 18 millones anuales. No obstante lo cierto es que no se aporta documental al respecto con la demanda, que reúna los parámetros más objetivos que los extraídos de la declaración de parte.

Aunque en la audiencia previa no se consideró controvertida la notoriedad de Flor de Jamaica en la región de Murcia, en el acto de la vista se practicó prueba en este sentido. Dicha prueba puede tener virtualidad para seguir analizando la notoriedad de las marcas de la actora en la Región de Murcia.

Como testigo en juicio declararon varios empresarios que han mantenido relaciones comerciales con la demandada. Sus declaraciones son contrarias al posicionamiento de la actora.

El testigo Sr. Abilio , tras reconocer la declaración contenida en el documento 1.30, reiteró que la demandada del cliente desde 2003 y que le provee café verde. Considera que la demandada tiene relevancia en Murcia y sólo le conoce una tienda, tipo showroom, y que la tiene desde hace tiempo.

El documento 1.30 bis fue reconocido por su autor Sr. Demetrio . Manifestó de la demandada había creado empresa en 1984 y que les provee desde hace tiempo. Manifestó que la demandada no tiene franquicias o tiendas, pero que es la marca murciana más conocida con diferencia.

El testigo don Manuel , representante legal de Azaconsa, reconoce el documento 1.45. Ratificó su contenido. Tras relatar que conocía a la demandada desde que era un niño, declaró que provee a la misma de sacarina, te e infusiones. Coincide en relevancia en Murcia y el sur de Alicante, y sólo les conoce por ser proveedores o distribuidores en bares.

Como documento 2.5 de la contestación se aporta la pericial a cargo del Sr. Juan Luis , que fue ratificado el juicio. El conocimiento de la marca de la demandada en la región de Murcia dio lugar a porcentajes muy altos, aclarando que a los encuestados se les preguntaba de modo abierto y confirmaba que la conocían por el café. En cuanto a la elocución 'sobradamente conocida' explicó que era una expresión indiciaria de notoriedad y que se usaba como aclaración para un porcentaje de personas encuestadas no determinado.

La prueba que se exponen en este fundamento no permite tener por acreditada la notoriedad, cuanto menos en la región de Murcia, en la que incide la demandante. Precisamente la notoriedad no discutida y acreditada de la demandada excluiría esa notoriedad que se atribuye la actora. Además no queda claro que la actividad empresarial de ambas partes sea coincidente por cuanto la actora cuenta con tiendas y cafeterías abiertas al público, y la demandada vendría dedicándose a distribuir en hostelería. Sobre este punto se incidirá más adelante.

TERCERO. INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 6.1, b) DE LA LM .

Establece lo siguiente el artículo 6 de la LM .

'1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:

a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas ; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España ; iii) marcas comunitarias.

b) Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.

c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.

d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París '.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, del 13 de septiembre de 2017 interpreta este precepto en el siguiente sentido, y en relación al riesgo de confusión:

'3.Jurisprudencia sobre el juicio de confusión . Es jurisprudencia de esta sala, contenida en la Sentencia 95/2014, de 11 de marzo , que «la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable».

Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las Sentencias dictadas por esta sala sobre esta materia en los últimos años, entre ellas en la Sentencia 95/2014, de 11 de marzo , citada por la propia Sentencia recurrida. En síntesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, para aligerar la cita y centrarnos en su contenido, estas pautas son:

«i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].

»ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].

»iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].

»vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales»'.

Como se expuso anteriormente se impugna la parte actora cualquier uso de la palabra Jamaica.

Como observa en la Sentencia mencionada en este fundamento y la Sentencia del tribunal supremo de 23 de julio de 2012 , conforme a una visión global. La similitud en este caso está circunscrita al término Jamaica. Este término, que designa un país, es usado tanto por una parte como la otra en un conjunto conformado en el caso de la actora por anglicismos (coffee shop), y en el caso de la demandada en conjunción con la palabra 'flor'. Asimismo, la parte actora en determinadas expresiones usa un gráfico en forma de grano de café, y la parte demandada una flor y un colibrí.

Tanto en las marcas de la actora como la marca de la demandada se aprecia un conjunto de elementos. El término Jamaica resulta preponderante en las marcas de la actora. En el caso de la demandada el término Jamaica aparece diluido un conjunto de elementos y no resulta apreciable el valor identificativo que pueda darse al término flor.

El riesgo de confusión no resulta suficientemente acreditado por las razones expuestas.

Igualmente, en cuanto a la mala fe en la inscripción de la marca de la demandada, en tanto no se constata el riesgo de confusión, no cabe apreciar la mala fe del artículo 51.1b de la LM .

Los parámetros expuestos de notoriedad, y falta de notoriedad de la marca de la actora, impiden advertir la mala fe alegada, por más que la demandada pudiera tener un conocimiento de la existencia de la marca, de la actora, conocimiento no acreditado.

En este sentido dice así la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 21 de julio de 2017 :

'5.1.- La doctrina considera que el artículo 55.1.b) LMLegislación citadaLM art. 55.1.b abarca tanto la mala fe subjetiva como la objetiva, que se contrapone a la buena fe. Por buena fe subjetiva se entiende el desconocimiento no negligente de la existencia de vicios o irregularidades en la solicitud de registro por parte del solicitante. La buena fe objetiva consistiría en la observancia por el solicitante de una conducta formal y materialmente exigible conforme a Derecho, esto es, leal, honesta, correcta y esencialmente diligente.

5.2.- También se ha descrito la mala fe como la conducta deshonesta del solicitante que despliega un comportamiento contrario a las prácticas comerciales observadas en el sector de que se trate.

5.3.- Por su parte, refiriéndose específicamente al artículo 51.1.b) LMLegislación citadaLM art. 51.1.b , la sentencia del Ato Tribunal de 23 de noviembre de 2010Sentencias relacionadasSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 23/11/2010 (rec. 1296/2007)Mala fe en el registro de marcas parece inclinarse por la mala fe objetiva, al señalar que 'La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes'.

5.4.- No obstante, tal postura aparece matizada en la ulterior sentencia de 22 de junio de 2011Sentencias relacionadasSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 22/06/2011 (rec. 552/2008)Mala fe en el registro de marcas, matizando la anterior. , que se expresa en los siguientes términos: 'Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible -en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 23-11-2010 (rec. 1296/2007) y 462/2009, de 30 de junio Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 30-06-2009 (rec. 1147/2002) , esta en relación con elartículo 3, apartado 2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre-, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-'. Encontramos la misma formulación en las ulteriores sentencias de 13 de enero y 7 de febrero de 2012, 2 de septiembre de 2013 y 10 de abril de 2015.

5.5.- Las sentencias de 13 de enero y 7 de febrero de 2012 y 10 de abril de 2015 recuerdan cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 11 de junio de 2009, C-529/2007 , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, a propósito del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CELegislación citadaCE art. 51.1.b ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (equiparable al artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 ) destacó que la mala fe del solicitante debe concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que presente el caso.

5.6.- Finalmente, la mala fe es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos. En este sentido, la apreciación de la concurrencia de mala fe presupone la fijación de determinados datos de hecho que cualifican la conducta del sujeto (la solicitud de un determinado registro marcario), haciéndola susceptible de un juicio de desvalor según los referentes que ya hemos adelantado'.

En todo caso, y con remisión a lo ya expuesto sobre la notoriedad de las marcas, deben tenerse en cuenta la doctrina sentada en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 ( C- 251/95 ), Sabel c. Puma. Y así para esta Sentencia el riesgo de confusión depende, en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado. En similar sentido se expresa la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2015 . Partiendo del fundamento anterior en el que se concluyó que la demandada tiene una implantación notoria en la Región de Murcia, y teniendo en cuenta la longeva historia de la empresa demandada, no se aprecia ese riesgo de confusión por parte de los consumidores.

CUARTO. INFRACCIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LM .

De conformidad al artículo 8 de la LM :

'1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2, letras a), b) y c), y en el artículo 7.2'.

Contiene parámetros interpretativos de este precepto la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, del 15 de septiembre de 2017 :

'1.-El art. 8.2 LM define la marca notoria como la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios. Si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad. Si no está registrada, se faculta a su titular no solo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad sino también a presentar oposición al registro en la vía administrativa al registro de otras incompatibles con ella.

El conocimiento de la marca por el sector pertinente del público destinatario es una cuestión de hecho que habrá de ser objeto de prueba. Igual sucede si tomamos como referencia el art. 6 bis CUP , el art. 16 ADPIC, el art. 4.4 de la Directiva 95/2008/CEE o los arts. 8.5 y 9.1.c del Reglamento de Marca Comunitaria . Es decir, aunque la notoriedad tenga efectos jurídicos es un hecho que requiere prueba, en tanto que no hay autoridad -aparte de la judicial con ocasión de un proceso- que atribuya la notoriedad a una marca.

En el caso que nos ocupa, la Audiencia Provincial no ha considerado probado que las marcas de Mata tengan el carácter de notorias, por lo que no puede alterarse dicha base fáctica.

2.-Como dijo laSTJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), el juez debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla. Así lo hace, de manera detenida y argumentada, la Sentencia recurrida y concluye que las marcas de la demandante no gozan de la notoriedad pretendida. Sin que esta valoración jurídica pueda ser revisada en casación como si se tratara de una tercera instancia. No se aprecia que exista un error patente que ponga en evidencia una infracción de la normativa legal y la jurisprudencia sobre la marca notoria.

Al mismo tiempo, conviene advertir que la notoriedad de una marca no depende de la estructura del signo, como parece desprenderse de la argumentación de la recurrente, sino de los factores a que antes hemos hecho referencia.'

Se vuelve a incidir por tanto en el tema de la notoriedad de las marcas, y con remisión expresa al fundamento segundo se reitera que no quedó probada la notoriedad de las marcas de la parte actora por lo que el primer presupuesto del artículo octavo no se da, y no puede ser acogida la acción ejercitada al amparo de este precepto.

QUINTO. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL. ACTOS DE CONFUSIÓN DEL ARTÍCULO 6 DE LA LCD . EXCLUSIÓN DE LOS ACTOS DE IMITACIÓN DEL ARTÍCULO 11.

Descartada la infracción marcaria, conviene hacer la precisión mencionada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014 relativa a la complementariedad relativa entre normas que regulan los derechos exclusivos de propiedad industrial y las de competencia desleal. Las dos licitaciones cumplen funciones diferentes: mientras la legislación sobre propiedad industrial protege el derecho exclusivo sobre la marca, la legislación de competencia desleal trata de proteger el correcto funcionamiento del mercado. Como como dice la Sentencia 'no procede acudir a la ley de competencia desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria'.

Aunque la demanda hace mención del artículo 5 de la LCD , la lectura de la misma evidencia que las conductas denunciadas tienen encuadre más preciso en preceptos específicos y siguientes al mencionado artículo 5, por lo que se procederá a valorar las mismas desde el prisma de los artículos 6, 11 y 12.

En este sentido puede mencionarse la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, del 17 de mayo de 2017 :

'Sobre este particular, afirma la Sentencia 96/2014, de 26 de febrero:

«Si las conductas que fundamentan la acción de competencia desleal superan el control de legalidad impuesto en estos tipos legales [ arts. 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal ], que se redactaron específicamente para reprimir las conductas de esa naturaleza, no puede pretenderse que se califiquen como desleales a través del recurso al art. 5, hoy 4, de la Ley de Competencia Desleal . Las Sentencias de esta sala núm. 635/2009, de 8 de octubre , núm. 720/2010, de 22 de noviembre, y núm. 48/2012, de 21 de febrero, declararon que 'elartículo 5 de la Ley 3/1991 no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas'»'.

Establece lo siguiente el artículo 6 de la LCD :

'Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica'.

La ya mencionada Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, 1 del 17 de mayo de 2017 dice así:

'NOVENO.- Formulación del primer motivo del recurso de casación

1.- El encabezamiento de este primer motivo dice así:

«Al amparo del artículo 477.1 de la LEC , por infracción de las normas aplicables para resolver el proceso, y en especial del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal , y la interpretación que del mismo hace la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

2.- En el desarrollo del motivo se alega que la Audiencia Provincial ha infringido el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal al no considerar concurrente la conducta desleal prevista en dicho precepto en la publicación del libro «la dieta proteinada» por el demandado Sr. Jose Manuel, la «comercialización de Protekal» en Serbia y la comercialización de suplementos profesionales.

DÉCIMO.- Decisión de la sala. Desestimación del motivo

1.- En lo que respecta a la publicación del libro, la argumentación del motivo del recurso se fundamenta en una base fáctica distinta de la fijada en la instancia, puesto que la recurrente parte de una estimación del recurso extraordinario por infracción procesal que no se ha producido. La Audiencia Provincial afirma que no puede considerarse probado que el libro del demandado reproduzca el método Pronokal, y a tal premisa ha de estarse.

2.- En todo caso, el recurso parte de un concepto de «confusión» que, aunque pudiera ser aceptable en el lenguaje coloquial, no encaja con la conducta desleal de confusión regulada en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal .

Como correctamente explica la Sentencia recurrida, la confusión que es considerada desleal en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleales la que guarda relación con los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos, la forma de presentación, los elementos que, en definitiva, informan a los consumidores destinatarios de los bienes y servicios sobre cuál es el origen empresarial y que pueden condensar determinadas percepciones positivas. El contenido de un libro de divulgación dietética podrá ser erróneo, podrá inducir a confusión a los lectores, podrá ser, en su caso, un plagio, pero no es un signo, un medio de identificación empresarial cuyo uso confusorio pueda integrar la conducta de dicho precepto legal. Es más una prestación que una forma de presentación'.

La demandante no está denunciando la imitación de una prestación, sino la forma en que se presenta el producto. Por ello hace referencia a la posibilidad de una franquicia impropia.

La Sentencia de mayo de 2017 siguiendo el criterio sentado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014 . Y dado que estamos de conductas del artículo 6, desde este momento se desestima la infracción denunciada respecto del artículo 11.

Se reitera por su interés lo resuelto ya en cuanto a la notoriedad de las marcas de la actora y la marca de la demandada.

En cuanto a la tesis de la franquicia impropia que vendría explotando la demandada se trata de un argumento escasamente desarrollado por la actora, e incompatible con la mención que se ha hecho a la concreta forma de distribución del producto por ambas mercantiles. Mientras que Alada expende sus productos a través de cafeterías o cafeterías-tienda, la demandada vendría proveyendo avales su propio producto.

No cabe por tanto apreciar una conducta contraria a las reglas de la competencia que perjudique la forma de presentación de los productos de la actora.

SEXTO. INFRACCIÓN DEL ARTÍCUO 12 DE LA LCD, POR APROVECAMIENTO DE LA REPUTACIÓN AJENA.

El artículo 12 de la LCD contiene la siguiente regulación:

'Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares'.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014 mantiene que el artículo 12 de la LCD procura la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado. Este aprovechamiento puede suponer una ganancia, o cualquier utilidad por resultado beneficioso directo o indirecto para el infractor. No requiere riesgo de confusión asociación, ni que se utilice un medio apto para producir engaño a los consumidores.

La notoriedad de la parte demandada en la región de Murcia excluye que podamos estar ante una infracción como la descrita. A ello debe reunirse el tiempo largo de explotación de productos relacionados con el café en situación de concurrencia con la parte actora, como se desprende de las testificales antes expuestas. Tampoco se da por tanto esta infracción.

En atención a lo expuesto en este fundamento y en los anteriores se desestima la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Sra. Sempere Sánchez, actuando en nombre y representación de la entidad Alada 1850, S.L. por nulidad de marca y competencia desleal y en su consecuencia debo absolver y absuelvo a la sociedad Productos Jamaica, S.L. de todas las pretensiones deducidas en su contra.

SÉPTIMO. COSTAS.

De conformidad al criterio de vencimiento establecido en el artículo 394.1 de la LEC , se imponen las costas de este proceso a la parte actora.

Fallo

Se desestima la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Sra. Sempere Sánchez, actuando en nombre y representación de la entidad Alada 1850, S.L. por nulidad de marca y competencia desleal y en su consecuencia debo absolver y absuelvo a la sociedad Productos Jamaica, S.L. de todas las pretensiones deducidas en su contra.

Se imponen las costas de este proceso a la parte actora.

Contra ésta sentencia cabe recurso de apelación, que se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, en el que se deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna, y tener constituido un DEPOSITO DE CINCUENTA EUROS en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

DILIGENCIA.- La anterior Sentencia fue redactada por el Magistrado-Juez que la suscribe, uniéndose el original de la misma al Libro de Sentencias de este Juzgado. Doy fe.-