Sentencia CIVIL Nº 456/2019, Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 1, Rec 1037/2018 de 30 de Diciembre de 2019

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº 456

En Valencia, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 1037/2018 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes la entidad S. TOUS S.L., representado por el Procurador Sr. Alario Mont y asistido del Letrado Sr. Gómez Sánchez, como parte demandante y la mercantil METÁLICAS IDELLA S.L., representada por el Procurador Sra. Biasoli López y asistido del Letrado Sr. Villena Pastor, como parte demandada, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fué turnada a este Juzgado, frente a la ya citada demandada, interesando que tras los tramites procedimentales oportunos se dictase sentencia por la que se adoptasen los siguientes pronunciamientos:

1.- Declare que la demandada, mediante la comercialización de productos que infringen los derechos de la actora, ha infringido las marcas nacionales num. 2867372, 2931922, y 2931923 titularidad de TOUS.

2.- Condene a la demandada a:

a) Cesar en los actos infractores.

b) Indemnizar a TOUS, conforme al criterio de la regalía hipotética, en la cantidad resultante en fase probatoria, de acuerdo con los criterios fijados en el escrito de demanda y que, de manera provisional, se fija en este momento en 24.006,17.- euros.

c) Ordenar la retirada del tráfico económico de los productos infractores, y su posterior destrucción a costa de la demandada.

Todo lo anterior, con expresa imposición de costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en dos meses compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldía, lo que fue verificado en legal forma, oponiéndose a la demanda adversa. Seguidamente se convocó a las partes al acto de la audiencia previa que se celebró con su asistencia finalmente en fecha 7 de marzo de 2019, ratificando las partes sus respectivos escritos procesales y solicitando el recibimiento del pleito a prueba, admitiéndose los medios probatorios que se reputaron pertinentes. Seguidamente se señaló para que se celebrara el acto del juicio la audiencia del dia 6 de junio de 2019, en que ha tenido lugar.

TERCERO.- Que practicados los medios de prueba que propuestos habían venido admitidos como pertinentes y útiles, con el resultado que consta en las actuaciones, quedaron los autos conclusos para dictar sentencia en fecha 6 de junio de 2019.

CUARTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

Fundamentos

PRIMERO.- La parte demandante, que titula diversos registros de marcas nacionales, sostiene demanda, al amparo de la normativa reguladora del derecho de marca frente a la aquí demandada, denunciando que ésta viene realizando actos de comercio que infringen los derechos de la actora, todo ello con fundamento en las consideraciones que al efecto se desarrollan.

En el Registro de Marcas de la OEPM aparecen inscritos, con número num. 2867372, 2931922, y 2931923 las siguientes marcas nacionales de la titularidad de S. TOUS S.L., a saber:

- La marca numero 2867372, marca grafica tridimensional, para productos de las clases 9, 14, 18 y 25 del nomenclátor:

- La marca numero 2931922, gráfica, para productos de las clases 14 y 18 del nomenclátor:

- La marca numero 2931923, gráfica, para productos de las clases 14 y 18 del nomenclátor:

La parte demandada ha comparecido en las actuaciones y se ha opuesto a la viabilidad de la demanda deducida de contrario, en base a las consideraciones que al efecto ha desarrollado en su escrito de contestación y que se han ido apuntando en el trámite de fijación de hechos controvertidos en el seno de la audiencia previa. En suma, cabe decir que la demandada admite la certeza de los pedimentos de cesación que se sostienen de adverso, indicando al efecto que ya habría dado cumplimiento a ello tras la intimación recibida en el seno de Diligencias Preliminares num. 248/2018 del Juzgado de lo Mercantil num. 1 de Alicante, y oponiéndose al pedimento dinerario que se efectúa.

SEGUNDO.- En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso de la marca infractora va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2003, dictada ciertamente al amparo de la ley anterior pero cuya doctrina es perfectamente aplicable tras la entrada en vigor de la Ley 17/2001, enuncia en relación al articulo 30 de la Ley de 1988 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes:

a) La facultad de aplicar la marca o producto.

b) La facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca.

c) La facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca.

El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares.

El antiguo articulo 12-1-a) de la Ley de Marcas, prohibía el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La vigente regulación, en su articulo 6-1, ya no hace mención a esa triple identidad o semajanza, pero la doctrina estima que tal criterio no puede estimarse superado en cuanto que se trata de un test idóneo en orden a la recta aplicación en sus justos términos del ius prohibendi del articulo 34-2 de la Ley, bien entendido que en todo caso y salvo que el elemento grafico lleve a una radical disparidad (o coincidencia), es el elemento fonético y la grafía denominativa la que han de resultar prioritarias en el análisis del caso concreto de que se trate.

El articulo 40 de la Ley de Marcas enuncia la regla general en materia de tutela de la posición del titular de una marca registrada frente a la conducta de terceros que quebranten el derecho de exclusiva inherente a aquella titularidad. Al efecto, se enuncia que 'el titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan frente a quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible'.

Y ya hemos enunciado más arriba que una de las condiciones para que la protección de la marca sea realmente eficaz es evitar que en el futuro pueda mantenerse la agresión que el signo padece. Ello confiere a la acción de cesación la relevancia que ostenta. La doctrina más autorizada ha señalado que para la procedencia de esta acción es suficiente la concurrencia de dos presupuestos, a saber:

1.- La existencia de la violación.

2.- El riesgo de que la violación vaya a repetirse.

Sin embargo, es dable considerar que, en sentido estricto, para la procedencia de la acción de cesación es necesario únicamente que concurra, amén del presupuesto relativo a la legitimación del reclamante, la actualidad de la violación que se denuncia. Tal consideración no empece, sin embargo, a que evidentemente la acción de cesación debe proyectarse hacia el futuro mediante la prohibición de que se reiteren actos idénticos a los que, eventualmente, se ha estimado suponen infracción de los derechos de marca, pero sin que sea necesario ni exigible la concurrencia del 'riesgo' de repetición.

En el caso de autos, la parte actora inicial, titular del registro de la marca de que se trata, ejercita la acció n de cesación.

TERCERO.- El TJCE, en la Sentencia de 22 de junio de 1999, c. Lloyd, de igual modo que en la Sentencia del caso Sabel, ha establecido que la semejanza entre signos puede ser gráfica, fonética o conceptual. Así, en el Considerando 27º de la Sentencia de 11 de noviembre de 1997, señala que 'a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos'.

Por lo que respecta a la semejanza conceptual, pueden darse tres supuestos, a saber:

- De carácter denominativo. Cuando dos marcas se refieren al mismo concepto, aun utilizando diferentes palabras o signos ortográficos.

- De carácter gráfico. Cuando las marcas en conflicto representan por medio de figuras o dibujos el mismo concepto.

- De carácter mixto. Cuando una de las marcas alude denominativamente al mismo concepto que representa la otra de forma gráfica.

Más arriba ya hemos apuntado que la confrontación de las marcas en litigio debe llevarse a cabo de modo global, y en su conjunto distintivo, sin prescindir, al menos en principio, de ninguno de los elementos que las conforman, bien entendido en todo caso que el Juzgador ha de ponerse en la situación del consumidor o usuario de los productos o servicios a cuya distinción se destinan las marcas en conflicto. Y esta referencia al consumidor, entendida en el sentido del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ( STJCE de 22 de junio de 1999, STS de 10 de mayo de 2004).

Pues bien, en este caso, planteada diatriba entre las marcas tituladas por el actor, y los objetos supuestamente infractores comercializados por la demandada, la solución a dispensar es rotunda en esta sede en el marco de la tutela marcaria que viene impetrada. Baste al respecto una comparación visual, de impresión de conjunto, entre los gráficos de las marcas de la actora y los objetos de la demandada que se consignan en la tabla comparativa que se contiene en las páginas 5 y 6 de la demanda.

Es de señalar en este sentido que la demandada no suscita contienda sobre este particular, manifestando expresamente -en extremo que es coincidente con lo alegado por la actora en su escrito- que con ocasión de las Diligencias Preliminares sustanciadas ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, amén de operar la aportación documental que le vino requerida, procedió a la retirada del tráfico de tales objetos. La demandada acredita tales particulares con la aportación de escritura notarial autorizada por la Sra. Notario de Elda

CUARTO.- Se pretende por la actora, al amparo de la legislación marcaria, indemnización de daños y perjuicios, en este caso con recurso al criterio de la regalía hipotética. Es en este punto donde se opera la oposición por parte demandada.

El artículo 42.2 de la Ley de Marcas, en la redacción aplicable al caso que nos ocupa anterior a la reforma operada por el RDL 23/2018, de 21 de diciembre, dispone que:

'Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada'.

En este caso no ha existido requerimiento o intimación previa por parte de la actora a la adversa, sino que es con ocasión de la promoción de las Diligencias Preliminares orientadas a la preparación del juicio ordinario del que ahora se trata, cuando la demandada recibe la primera exhortación a instancias de S. TOUS S.L., y además se estima acreditado que ya con ese hito procede a retirar del tráfico económico los productos que se le reprochan como infractores.

QUINTO.- Si bien es doctrina del TJCE que 'el renombre de una marca no permite presumir la existencia de un riesgo de confusión por el mero hecho de que exista un riesgo de asociación en sentido estricto' (STJCE de 22 de junio de 2000, Marca Mode CV/ Adidas AG y Adidas Benelux BV), es lo cierto, y como tal no puede desdeñarse sino todo lo contrario, que el elevado carácter distintivo de una marca puede tener su origen -amén del supuesto de la estructura intrínseca del signo- en la amplia difusión de la marca entre el publico como consecuencia de un uso intenso de la misma ( STJCE de 29 de septiembre de 1998, c. Canon), resultando pacifico que las marcas que tienen un elevado carácter distintivo disfrutan de una mayor protección, frente a las marcas cuyo carácter distintivo es menor (Considerando 18º de la sentencia del caso Canon) habiéndose establecido ya en la sentencia del caso Sabel que 'el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior'.

Y ello en cuanto que resulta claro que las funciones de la marca no acaban en la indicación de la procedencia empresarial de los productos o servicios que incorporan, sino que la marca cumple también una función indicadora de la calidad de los productos, así como condensadora del goodwillo buena fama de que gozan entre los consumidores dichos productos identificados con la marca. A estas tres funciones, se ha venido a sumar una cuarta, publicitaria, ya que la marca informa y sobre todo persuade de adquirir el producto identificado.

En tal tesis, las acciones de violación de la marca, especialmente cuando ésta es renombrada, pretenden proteger a su titular no solo frente al riesgo de confusión, sino también de aprovechamiento indebido y de dilución de la marca.

Pues bien, es dable plantearse la eventuales de si cabe considerar para las marcas de la titularidad de la actora la cualidad de notorias ex articulo 8 de la Ley de Marcas. En este punto no se olvide que la referencia al precepto lo es en su redacción anterior a la reforma operada por el RDL 23/2018, de 21 de diciembre.

Evidentemente, no obstante la mención que al efecto se contiene en la Exposición de Motivos de la Ley, no son situaciones idénticas las de la marca notoria y la de la marca renombrada, pues en puridad, y al efecto resulta clarificador el tenor del artículo 8 de la Ley, el principio de especialidad sí rige para aquélla.

La consideración del carácter notorio de la marca no implica que la actora pueda sostener ius prohibendi para cualquier género de productos o servicios. La intención del Legislador de proteger a las marcas notorias y renombradas más allá de los límites impuestos por el principio de la especialidad se pone de relieve en el artículo 8-1 de la Ley de Marcas. No obstante, tal afirmación queda matizada para las marcas notorias por el ultimo aserto del número 2 del precepto, cuando se indica que 'la protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial en el sector pertinente del publico o en otros sectores relacionados'. En contraposición a tal posicionamiento, en el numero 3 se indica en relación con las marcas y nombres comerciales renombrados que 'el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades'.

La marca notoria, por su propia definición, actúa en un sector determinado del mercado y su protección con cualquier otro sector, con independencia incluso de la similitud de los productos o servicios que distinguiera, llevaría a conceder una protección excesivamente amplia, que en los rectos términos de la Ley no estaría justificada.

Pues bien, no es dable cuestionar el carácter renombrado de la marca tridimensional conformada por el icónico Osito de TOUS, pues sobre ese particular es pacifica la jurisprudencia, y por otra parte el Juzgador ha obtenido la convicción del carácter notorio de las marcas graficas del niño y la niña tituladas por la actora, si bien, como ha de verse, tal extremo no resulta, por innecesario, determinante del fallo que se ha de dictar. Al efecto, el certificado de ANDEMA (Asociación Nacional para la Defensa de la Marca) es importante ciertamente, pero no es el único elemento de criterio, pues recuérdese que este ámbito el Juzgador debe ponerse en la posición del consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y al efecto son elementos notoriamente conocidos (que se asocian precisamente al fabricante TOUS) en el ámbito del sector de la joyería y la alta bisutería.

Pero no obstante todo lo anterior, no puede prosperar en este punto la pretensión de la parte actora, que resulta ciertamente de todo punto desproporcionada. La actora pretende por el concepto de regalía hipotética la cantidad resultante de sumar el importe del canon de entrada y el 4% de la cifra de compras brutas, que son los importes que percibe por la concesión ordinaria de licencias, siendo la primera de las partidas la importante cifra de 24.000.- euros.

En este caso, en el seno de las Diligencias Preliminares, con la aportación de las facturas correspondientes (en particular que la actora ha admitido como certero) la demandada acreditó que el volumen de compras de los productos infractores era únicamente de 154,35.- euros, cuando tiene un catálogo con 22.000.- entradas de productos. Ciertamente parece desproporcionada la cifra pretendida por la actora cuando por la partida del 4% de ventas solo puede pretender algo más de 6.- euros, y de hacerse recurso del 1% de la cifra de negocio con los productos infractores la cifra sería aun menor, en cuantía inferior a 3.- euros. La demandada acredita el origen de los productos infractores de su catalogo, por compra a la entidad APLISTAR S.L. de la totalidad de su stock, que sigue comercializando a través precisamente de su página web www.aplistar.com , y se ha cesado por propia mano cuando se ha advertido la infracción.

En aplicación de todo ello, debe estimarse parcialmente la demanda inicial rectora de las presentes actuaciones.

SEXTO.- Que atendida la estimación solo parcial de la demanda que se opera, no procede efectuar especial pronunciamiento en materia de costas procesales, de conformidad con lo prevenido en el vigente articulo 394 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

Fallo

Que estimando como estimo parcialmente la demanda inicial promovida por el Procurador Sr. Alario Mont en la representación que ostenta de su mandante S. TOUS S.L., contra la entidad demandada METÁLICAS IDELLA S.L. se efectúan los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, que la demandada METALICAS IDELLA S.L. ha infringido las marcas nacionales num. 2867372, 2931922, y 2931923 titularidad de TOUS por razon la comercialización de productos que infringen los derechos de la actora

2.- En su virtud, se condena a la entidad METALICAS IDELLA S.L. a estar y pasar por las anteriores declaraciones asi como:

a) A cesar en los actos infractores.

b) A la retirada del tráfico económico de los productos infractores, debiendo operarse su destrucción, a costa de la demandada.

3.- Todo ello sin pronunciamiento en materia de costas procesales causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte días, con observancia del depósito y la tasa pertinentes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe.