Sentencia Civil Nº 465/2011, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4, Rec 540/2011 de 29 de Septiembre de 2011

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

MURCIA

SENTENCIA: 00465/2011

Rollo Apelación Civil núm. 540/11

Ilmos. Señores

D. CARLOS MORENO MILLAN

Presidente

D. JUAN MARTINEZ PEREZ

D. FRANCISCO JOSÉ CARRILLO VINADER

Magistrados

En la Ciudad de Murcia, a veintinueve de septiembre de dos mil once.

Habiendo visto en grado de apelación la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial los autos de Juicio Ordinario que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, con el núm. 410/08, entre las partes: como partes actoras en primera instancia y apelantes y apeladas en esta alzada, la mercantil "Mora Ferre e Hijos, S.L., y Dª. Amanda ", en ambas instancias representados por la Procuradora Dña. África Durante León, siendo defendidos en ambas instancias por el Letrado D. Iván Sempere Massa; y como demandada en primera instancia y apelante y apelada en esta alzada, la mercantil "Jaev Trading, S.L.", en primera instancia representada por el Procurador D. D. Joaquín Martínez-Abarca Muñoz y en esta alzada por la Procuradora Dña. Inmaculada de Alba y Vega, siendo defendida por el Letrado D. Carlos Díez Alcalde.

Ha sido Ponente de esta Sentencia, el Ilmo. Sr. Magistrado, D. JUAN MARTINEZ PEREZ, que expresa la convicción del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.- Que el Juzgado de instancia citado, con fecha 20 de Octubre de 2009, dictó en los autos principales de los que dimana el presente Rollo la Sentencia cuya parte dispositiva dice así: " Que estimando, en esencia la demanda promovida por la Procuradora Sra. Durante León en nombre y representación de MORA FERRE E HIJOS y de DÑA. Amanda , contra la mercantil JAEV TRADING S.L., DECLARO;

1.- Que la conducta de la demandada consistente en la comercialización no autorizada de productos que contienen las marcas titularidad de Dña. Amanda (marcas licenciadas a favor de MORA FERRE E HIJOS, S.L.) y diseños, nombre comercial y denominación social titularidad de MORA FERRE e HIJOS S.L., supone una infracción de los derechos de la propiedad industrial de las codemandante.

2.- Que la conducta de la demandada descrita en los apartados quinta y sexto del relato de la demanda supone asimismo un acto de competencia desleal.

Y le condeno;

1.- A la inmediata prohibición y cesación del acto consistente en la venta no autorizada de productos utilizando marcas, diseños y nombre comercial de las demandantes.

2.- A la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la comercialización no autorizada de los mencionados productos y que se cifra en 5.176,50 euros.

Todo ello sin hacer expresa imposición de costas. "

La anterior sentencia fue aclarada por auto de fecha 17 de Noviembre de 2010, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "En materia de costas es de aplicación el art. 394 de la LEC por lo que, dado que en lo esencial se ha estimado la demanda a dicho importe (3.988,78 Euros), ha de añadirse el daño emergente contemplado en el artº. 43 in fine de la Ley de Marcas (1.187 ,72 Euros a que asciende la factura-documento nº NUM000 de la demanda del detective Sr. D. Jacobo por lo que la cantidad a indemnizar por daños y perjuicios sería de 5.176,50 Euros, se estiman concurren motivos más que suficientes para imponer a las codemandadas las costas procesales causadas".

SEGUNDO.- Que contra la anterior sentencia y en tiempo y forma se interpusieron sendos recursos de apelación formulados: por la Procuradora de los Tribunales Dña. África Durante León, en representación de las partes actoras, "Mora Ferre e Hijos, S.L. y Dª Amanda " y por el Procurador D. Joaquín Martínez-Abarca Muñoz, en representación éste de la parte demandada, la mercantil "Jaev Trading, S.L.", siéndoles admitidos. Por las respectivas representaciones procesales de las partes actora y demandada, se formularon escrito de oposición a los recursos formulados de contrario. Siendo emplazadas las partes y remitidos los autos a esta Audiencia, formándose el presente rollo nº 540/11, designándose Magistrado Ponente por turno, personándose las partes actoras y la parte demandada, ambas apelantes y apeladas en esta alzada, señalándose Deliberación y Votación para el día 27 de Septiembre de 2011.

TERCERO.- Que en la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- En el recurso de apelación interpuesto en nombre de la mercantil MORA FERRE E HIJOS, S.L., y Doña Amanda se pretende que se revoque en parte la sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra por la que se conceda a las apelantes la cantidad de 218.214 €, beneficio del demandante, más el daño emergente en la cantidad de 1.187,72 €, ascendiendo el total a la cantidad de 219.401,72 € o, subsidiariamente, la cantidad de 188.228,87 €, resultando de sumar al mínimo establecido en el informe pericial de 187.041,15 €, el daño emergente por la cantidad de 1.187,72 €. Se indica que se debe corregir la indemnización señalada en instancia al alza; que los demandados importaron 33.341 artículos que incorporaban marcas, diseños y nombre comercial de las apelantes, que se comprobó la venta de 374 unidades, habiéndose obtenido un beneficio de 3.988,78 €; en cuanto al resto de los pendientes de comercialización se indica que la demandada no tenía existencia ni facturas de venta, alegado que los había donado; se discrepa de lo razonado en instancia, pues se considera que hay prueba suficiente para fijar la indemnización conforme al cálculo efectuado por el perito, D. Pio , que fija el cálculo medio en la cantidad de 218.214,67 €; que la consideración o no de que la marca sea notoria afecta a la indemnización pero en ningún caso para prescindir de la que corresponde; que la sentencia de instancia deja impune la venta evidente, aunque no declarada, de 29.208 artículos; que no es creíble la donación que se refiere de estos y que si realmente no los hubiera comercializado le hubiera resultado fácil acreditarlo por medio de acta notarial o depósito judicial.

La sentencia de instancia en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios por violación del derecho de marca, pretendida al amparo de los artículos 42 y 43 de la Ley de Marcas , condena a la entidad demandada a la cantidad de 3.988,78 € como beneficio obtenido por el infractor, al considerarse esta cantidad más adecuada al ser más preciso el informe emitido por perito, D. Pio , y en base a que no concurren las circunstancias previstas en el párrafo 3 del artículo 43, concediéndose además por daño emergente la cantidad de 1.187 ,72 € al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 in fine y de la factura que se acompaña, ascendiendo el total a la cantidad de 5.176,50 €.

En el artículo 42.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , se establece: " Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a y f del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados ".

En el artículo 43 se dispone: " 2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado ".

Que debe desestimarse la anterior pretensión revocatoria, manteniéndose, en consecuencia, la indemnización concedida en instancia, aceptándose lo razonado en el fundamento de derecho quinto de la sentencia de instancia, en tanto que la misma ha tenido en consideración los criterios referidos en el artículo 43 de la Ley de Marcas , pues el beneficio obtenido por la entidad demandada resulta de la pericial practicada, sin embargo en cuanto a los beneficios que hubieran podido obtener las demandantes no se consideran plenamente acreditados, y ello teniendo en consideración que no se ha acreditado la total comercialización de los artículos que se refieren en el recurso por parte de la entidad demandada; el hecho de que por la entidad demandante no le fueran entregados al perito el total de la documentación que fue requerida; la propia naturaleza de la operación, de la que deriva la cuestión litigiosa, pues no se ha acreditado que la no entrega de los productos a la demandante fuera por causas imputables únicamente a la entidad demandada, pues no se puede desconocer que la entidad demandada en fecha 3/5/2007 requirió a la demandante, MORA FERRE E HIJOS, S.L, reclamándole la cantidad de 235.055,71 € por pedidos y compras sin satisfacer y se le comunicaba el cese de la relación comercial y, finalmente, por las circunstancias que se refieren en el artículo 43.3 , pues no se considera grave la lesión sufrida por la entidad mercantil actora ni tampoco es grave la disfunción provocada en el mercado, ello teniendo en consideración las circunstancias en que se produjo la comercialización a raíz de un encargo recibido por la entidad demandada, en concordancia con el hecho de que tampoco consta que sea notoriamente conocida la marca comercializada.

SEGUNDO.- El segundo motivo se refiere a la publicación de la sentencia, solicitándose que se publique en un diario de tirada nacional. Se discrepa de lo razonado en el fundamento de derecho sexto de la sentencia de instancia, pues se indica que las razones objetivas que justifican la necesidad de la publicación se encuentran en el escrito de demanda; se alude a la vinculación existente entre las partes litigantes; que en lugar de servir los productos a sus clientes, la demandada lo que hace es comercializarlos sin su autorización, siendo grave la conducta de la misma; se alude a la comercialización sin autorización de la apelante de mercancías defectuosas en canales de distribución que perjudican la imagen de la entidad MORA FERRE, indicándose que la publicación en un diario de tirada nacional tiene amparo legal en el artículo 43.2 de la Ley de Marcas y en tanto que concurren causas objetivas que justifican su necesidad.

En relación con el anterior motivo en el fundamento de derecho sexto se indica que no se alude en el relato fáctico de la demanda ni se justifica de modo alguno, por lo que se desestima tal pretensión, con mención a la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de abril de 2000 , pues las medidas del artículo 63 de la Ley de Patentes no tienen aplicación automática y por ello la actora debió razonar en su escrito inicial cuál era la razón objetiva que justificara tal publicación a fin de que la petición pudiera ser acogida.

Que la anterior pretensión debe desestimarse, aceptándose lo razonado en el fundamento de derecho sexto de la sentencia recurrida, pues, en efecto, en el relato de la demanda no se hace mención ni se justifica la necesidad de la publicación que se interesa, ello en concordancia con el hecho de que la comercialización efectuada por la entidad demandada fue con motivo de un encargo recibido en cuanto a la fabricación por parte de la entidad mercantil actora y que en el concreto caso no fueron entregados a la actora, así como en el hecho de que tampoco está plenamente acreditado que la entidad demandada hubiera continuado comercializando los productos tras el requerimiento que se le efectuó en fecha 27 de marzo de 2008, considerándose en base a estas circunstancias que no está justificada la necesidad de la publicación de la sentencia en los términos que se postula.

En atención a lo expuesto en este y en el anterior fundamento procede desestimar el recurso de apelación interpuesto en nombre de mercantil MORA FERRE E HIJOS, S.L., y Doña Amanda , de acuerdo con lo solicitado en el escrito de oposición formulado por la representación de la mercantil JAEV TRADING, S.L., con la imposición expresa de las costas de esta alzada a la parte apelante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398 y 394 de la LEC , y ello en tanto que no concurren dudas de hecho o de derecho que justifiquen otro pronunciamiento .

TERCERO.- En el recurso de apelación interpuesto en nombre de la mercantil JAEV TRADING, S.L., se pretende que se revoque la sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra por la que se desestime la demanda o, subsidiariamente, que se cuantifique la indemnización conforme señala el artículo 43.5 de la Ley de Marcas , en el 1% de la cifra de negocios realizados por el demandado con los productos litigiosos, habida cuenta de que MORA FERRE E HIJOS, S.L., no ha probado la efectividad o realidad de los daños y perjuicios ni la relación de causalidad entre los actos denunciados y aquéllos. Se indica, en síntesis, que existen hechos probados que no han sido considerados por la sentencia de instancia, que son determinantes de la inexistencia de los presupuestos exigidos por el artículo 42 de la Ley de Marcas para la indemnización de los daños y perjuicios y para la viabilidad de las acciones ejercitadas al amparo de la Ley de Competencia Desleal; se hace mención a los documentos acompañados con la demanda, a lo relatado en ésta y al informe de detectives; se hacen alegaciones en relación con el informe emitido por el perito, que no se entregó a éste la documentación requerida, relativa a las facturas de compra y venta de los años 2007 y 2008, quedando de esta manera totalmente desvirtuadas las conclusiones de su dictamen; que no se han podido constatar las ventas directas a ESPADA AUREA, S.L., y a ESPADA IMPORT, S.L.; que las facturas entregadas por la actora al perito sólo representan el 22,78 % del total; que no ha existido beneficio alguno ni menos ilícito, pues los artículos no los ha fabricado y vendido la apelante con un plan preconcebido de ánimo de lucro, sino que la causa última de la venta radica en el incumplimiento contractual de la parte demandante; que todas las ventas son anteriores al burofax de 27/03/2008; se hace mención a los artículos 34 y 42.1 de la Ley de Marcas , indicándose que el supuesto de autos no encaja en los tipos señalados, puesto que no se ha producido una comercialización ilícita con un fin comercial; que está acreditado que los artículos litigiosos fueron elaborados e importados por encargo de la parte actora, quien finalmente no los recibió y adquirió por la ruptura de la relación profesional que vinculaba a las partes; que no concurre el requisito exigido por el artículo 42.2 de la Ley de Marcas, pues la primera comunicación de los derechos de propiedad industrial se produjo merced al burofax de fecha 27/03/2008; que los actores solicitaron la inscripción de la licencia de marcas el 23 de enero de 2008; que desde esta fecha no ha existido comercialización u ofrecimiento de los artículos por la entidad apelante; que no ha existido mala fe, dolo ni culpa o negligencia por parte de la entidad JAEV TRADING, S.L., pues la escasas ventas son anteriores a las advertencias y requerimientos del artículo 42.2 de la Ley de Marcas . Se hacen alegaciones en relación con la acción declarativa de deslealtad, discrepándose de lo razonado en instancia, pues los hechos litigiosos no se han realizado con fines concurrenciales, artículo 2 de la Ley de Competencia Desleal .

La sentencia de instancia estima en esencia la demanda formulada por MORA FERRE E HIJOS, S.L., y Doña Amanda contra JAEV TRADING, S.L. Se consideran hechos no controvertidos los siguientes: Que la mercantil actora encargaba determinados productos a la demandada para que ésta los ordenara fabricar a terceros en China y los entregara a la actora para su comercialización y que la última partida de productos, 29.280, no fueron entregados. Se indica que los objetos, cuya protección se pretende en la demanda, son diseños, en el término previsto en la letra a) del apartado segundo del artículo 1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ; que la concesión de un derecho exclusivo con efectos erga omnes se vincula a su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Que en el supuesto de que los diseños no estuvieran aún registrados no es óbice para que puedan ser protegidos al amparo de las normas de competencia desleal, como acertadamente se invoca por las partes demandantes; se hace mención a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal , considerándose que no concurre el supuesto básico previsto en el artículo 11.2 , pues la demandada no imita, sino que los productos distribuidos, ya hubieran sido onerosa o gratuitamente, han sido realizados por encargo de las actoras, habiendo resultado acreditada la distribución a título oneroso a través de la declaración testifical de D. Jacobo , detective que adquirió los productos que incorporan los diseños, titularidad de la actora y el nombre comercial de ésta. Se considera que la conducta de la demandada entraña un acto de competencia desleal, previsto en el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, pues no ofrece duda la distribución de los 29.280 artículos por parte de la demandada con los diseños de titularidad de la actora, según declaración testifical de Doña Candida , documentos acompañados con la demanda, 4 a 7, así como el hecho de distribuirse bajo el nombre comercial de MORA FERRE HIJOS, S.L., lo que constituye a su vez una violación de los derechos de propiedad de las mercantil demandante.

La sentencia estima que concurren los requisitos exigidos para la acción de cesación previstos en el artículo 41.1 de la Ley de Marcas , pues se ha producido vulneración del derecho de marca y peligro de continuidad de violación del derecho o el riesgo de que en el futuro vuelva a repetirse.

CUARTO.- La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2010 declara que la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero , cuyo objeto es proteger a los que participan en el mercado y el mercado mismo, sirviendo de instrumento de ordenación y control de las conductas que en él se desarrollan y de protección de la propia competencia (art. 1º LCD , SS. 19 de mayo de 2.008 y 10 de febrero de 2.009 , entre otras), entendiéndose por mercado ( S. 19 de mayo de 2.008 ) cualquiera en el que confluyen las leyes de la oferta y la demanda, configura el sistema de la deslealtad ilícita en torno a unos presupuestos y la descripción de los actos que prohíbe, que por constituir un límite a la libertad de empresa deben ser interpretados en forma restrictiva.

En el artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal , vigente hasta el 1 de enero de 2010, se establece: " Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe ".

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de diciembre de 2008 declara: "La Ley de Competencia Desleal, como viene reiterando esta Sala, no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos, de modo que tiene carácter complementario ( SS. 13 y 21 de junio y 4 de septiembre de 2.006 , y 17 de julio de 2.007 ), pero no puede suplantarla y menor sustituirla ( S. 1 de abril de 2.004 ) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ("en lugar de") o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión ( S. 20 de mayo de 2.008 )" . Esta misma sentencia establece: "El art. 5 de la Ley de Competencia Desleal establece, bajo la rúbrica "Cláusula general", que "se reputa desleal todo comportamiento que resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe". Y la jurisprudencia de esta Sala viene declarando en su interpretación y aplicación: 1º. Que el precepto está reservado a comportamientos que merezcan la calificación de desleales no contemplados en los arts. 6 a 17 de la propia Ley ( SS. 23 de mayo de 2.005 ; 24 de noviembre y 29 de diciembre de 2.006 ; 10 de octubre y 28 de noviembre de 2.007 ; 19 y 28 y 29 mayo de 2.008 ); 2º. Que no establece un principio abstracto objeto de desarrollo en los artículos siguientes ( SS. 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007 ), sino un supuesto de ilicitud con sustantividad propia ( SS. 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007 ), que entraña una norma completa ( S. 29 de diciembre de 2.006 ), por lo que no cabe su alegación si los actos se contemplan en otra norma ( SS. 7 de junio de 2.000 , 23 de junio y 28 de septiembre de 2.005 ). Su plena autonomía se manifiesta en que no puede valorarse en relación con los actos típicos de los arts. 6 a 17 , pues no tiene carácter integrativo o complementario de los mismos ( SS. 20 de febrero y 4 de septiembre de 2.006 y 23 de noviembre de 2.007 ), de ahí que quepa rechazar de plano todo planteamiento que pretenda configurar el ilícito general como una versión de los tipos específicos modalizados por un comportamiento contrario a la buena fe objetiva ( SS. 22 de febrero y 11 de julio de 2.006 ; 19 y 29 de mayo y 8 de julio de 2.008 ); 3º. El precepto comprende los actos realizados en el mercado (trascendencia externa) con fines concurrenciales (idóneos para promover o asegurar la difusión de las prestaciones propias o de un tercero) que, no estando tipificado, suponga una deslealtad por ser objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe objetiva, la cual actúa como un estándar o patrón de comportamiento justo y honrado reconocido en el tráfico a las circunstancias concretas, es decir, conforme a los valores de la honradez, lealtad y justo reparto de la propia responsabilidad y atendiendo a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena ( SS. 16 de junio de 2.000 ; 15 de junio de 2.001 ; 19 de febrero de 2.002 ; 14 de julio de 2.003 ; 21 de octubre de 2.005 ; 14 de marzo de 2.007 ). Se trata de conseguir que los agentes económicos compitan por méritos o por eficiencia y no "mediante la realización de comportamientos que supriman, restrinjan la estructura competitiva del mercado o la libre formación y desarrollo de las relaciones económicas del mercado" ( SS. 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007 ); y, 4º. La infracción del art. 5 LCD obliga a identificar las razones en que se funda la deslealtad de la conducta ( S. 24 de noviembre de 2.006 ), sin que baste citar el precepto en los fundamentos de derecho de la demanda ( S. 19 de mayo de 2.008 )" .

La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2006 declara: "la cláusula general del artículo 5º LCD no formula un principio abstracto que sea objeto de desarrollo y concreción en las normas siguientes, en las que van a ser tipificados los actos o comportamientos de competencia desleal en particular, sino que establece lo que la doctrina ha identificado como "una norma jurídica en sentido técnico", esto es, "una norma completa de la que se derivan deberes jurídicos precisos para los particulares, tal y como sucede con el artículo 7.1 del Código civil ". De este modo, cabe concluir que la cláusula general tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto. Por tanto, esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular. Y así, la comprobación de que la conducta enjuiciada se corresponde por entero con la tipificada en particular, como ha dicho la doctrina, "exime de examinarla a la luz de la cláusula general, esto es, impide que pueda considerarse asimismo contraria a la cláusula general". Consecuencia de todo ello es que el recurso al artículo 5 LCD obliga a identificar las razones en que se funda la deslealtad de la conducta. Y en ese sentido forzoso es, como hacen, entre otras las sentencias de esta Sala de 6 de junio de 1997 y 11 de octubre de 1999 , partir de los principios constitucionales de libertad de empresa (artículo 38 CE ) y de derecho al trabajo (artículo 35 CE ), pues el artículo 5 LCD establece un límite jurídico al ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica en el mercado, esto es, un derecho de acceso al ámbito de desarrollo de la iniciativa económica privada sobre producción e intercambio de bienes y/o servicios, al ámbito de desarrollo de actividad productiva por cuenta ajena o propia, en concurrencia con otros, derecho que no puede ejercitarse a través de determinados comportamientos, esto es, se trata de conseguir que los agentes económicos compitan por méritos o por eficiencia y no "mediante la realización de comportamientos que supriman, restrinjan o falseen la estructura competitiva del mercado, o la libre formación y desarrollo de las relaciones económicas del mercado" .

En el artículo 34.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , se dispone: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico".

En el artículo 41.1 se establece:" En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a. La cesación de los actos que violen su derecho".

En el artículo 42 se establece: "1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a y f del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada" .

QUINTO.- Que tras el examen de las pruebas obrantes en los autos debe desestimarse la petición principal formulada, relativa a la desestimación de la demanda, y la subsidiaria, debiéndose indicar que se consideran acreditados los hechos declarados probados en instancia y referidos en el anterior fundamento, pues se ha acreditado que Doña Amanda es titular de la marca INTER BABY, siendo licenciatario en exclusiva de esta marca la mercantil MORA FERRE E HIJOS, S.L., quien es titular de este nombre comercial, según resulta de los documentos 9, 10 y 16 acompañados con la demanda, y asimismo resulta acreditado que esta mercantil es titular de los diseños que se refieren en la demanda por cesión en exclusividad, según los documentos obrantes a los folios 49 a 79. Por otra parte, también se ha demostrado que la entidad demandada ha comercializado artículos utilizando el diseño, el nombre comercial y la marca INTER BABY, de la que es licenciataria la entidad mercantil actora y titular la otra demandante, comercialización esta que resulta del informe de detective privado de fecha 5 de febrero de 2008, obrante a los folios 137 a 170, y ratificado en el acto de juicio por, D. Jacobo , quien lo comprobó mediante visita realizada a la entidad ESPADA AUREA, S.L., y asimismo la comercialización resulta del documento nº 13, en el que se refiere la adquisición por la entidad BABY CINQUE, S.A., de productos de la marca MORA FERRE E HIJOS, S.L., a la firma JAEV TRADING, S.L.

La comercialización de productos por la entidad mercantil demandada, previamente encargados por la mercantil actora y sin autorización de ésta, utilizado diseño, denominación comercial y marca supone un acto de competencia desleal, previsto en el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal , al ser dicho proceder contrario a las exigencias de la buena fe que rigen en el mercado y desleal en cuanto se realiza con fines concurrenciales aunque haya sido con motivo de una concreta operación, al tiempo que supone una vulneración del derecho del titular de la marca, no apreciándose infracción del artículo 42 de la Ley de Marcas , pues los actos realizados, y objeto de la litis, tienen lugar tras haber mantenido relaciones comerciales las entidades mercantiles litigantes, como se desprende de los documentos 2 y 3 acompañados con la demanda, por lo que es lógico y razonable afirmar que la entidad mercantil demandada no podía desconocer a quién correspondían la titularidad del diseño, de la marca y del nombre comercial, constando además que se le comunicó por burofax de fecha 3/10/2007 que no comercializara los artículos. Por otra parte, se consideran acreditados los daños y perjuicios en base el informe realizado por el perito, D. Pio , al que se concede valor probatorio al amparo de la facultad que confiere el artículo 348 de la LEC , no existiendo motivos justificados para calcular la indemnización en base a lo dispuesto en el artículo 43.5 de la LEC , como se pretende con carácter subsidiario por la entidad demandada y apelante.

Así, pues, procede desestimar el recurso de apelación formulado en nombre de la entidad JAEV TRADING, S.L., de conformidad con lo manifestado en el escrito de oposición presentado por la representación de MORA FERRE E HIJOS, S.L., y Doña Amanda , y con la imposición expresa de las costas de esta alzada a la parte apelante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398 y 394 de la LEC , y ello en tanto que no concurren dudas de hecho o de derecho que justifiquen otro pronunciamiento.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que desestimando los recursos de apelación formulados por la Procuradora de los Tribunales Dña. África Durante León, en nombre y representación de las partes actoras, "Mora Ferre e Hijos, S.L. y Dª Amanda "; y por el Procurador D. Joaquín Martínez-Abarca Muñoz, en representación éste de la parte demandada, la mercantil "Jaev Trading, S.L.", debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por la Iltma. Sra. Magistrada-Juez, titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia en fecha 20 de Octubre de 2009 , en los autos de Juicio Ordinario seguidos ante el mismo con el número 410/08, con la imposición expresa de las costas de esta alzada a las partes apelantes.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que cabe recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta Sentencia cabe interponer los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el BANESTO, en la cuenta de este expediente 3107 indicando, en el campo "concepto" la indicación "Recurso" seguida del código "01 Civil-Casación" o "01 Civil-Extraordinario por infracción procesal". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación "recurso" seguida del código "01 Civil-Casación" o "01 Civil-Extraordinario por infracción procesal".

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.