Sentencia Civil Nº 466/2011, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 543/2011 de 16 de Noviembre de 2011

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 543 ( C 17 ) 11.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 758 / 09.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 2.

SENTENCIA NÚM. 466/11

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

Magistrada: Doña Cristina Trascasa Blanco.

En la ciudad de Alicante, a dieciséis de noviembre del año dos mil once.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, SA (INDITEX), apelante por tanto en esta alzada, representada por el Procurador D. ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDÓ, con la dirección del Letrado D. CARLOS GONZÁLEZ BUENO; siendo la parte apelada VIAJES ZARA ONLINE, SL y D.ª Catalina , representadas por el Procurador D. RICARDO MOLINA SANCHEZ-HERRUZO, con la dirección del Letrado D. JOSÉ MARIA MÁS VIDAL.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 24 de febrero del 2011, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Enrique de la Cruz Lledó, Procurador de los Tribunales y de la mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. contra VIAJES ZARA ON LINE S.L. y DOLA Catalina y, en consecuente: A. Declaro: - Que la mercantil INDITEX ostenta frente a las demandadas un derecho preferente sobre el distintivo ZARA; - Que la denominación social VIAJES ZARA ONLINE S.L. y el nombre de dominio www.viajeszara.com han sido solicitados de mala fe; - Que la denominación social VIAJES ZARA ONLINE S.L. y el nombre de dominio www.viajeszara.com son susceptibles de generar engaño; -Que el uso que las demandadas hacen del nombre de dominiowww.viajeszara.com y la denominación social VIAJES ZARA ONLINE S.L. o alternativamente de los términos VIAJES ZARA constituyen una infracción de los derechos que sobre el signo ZARA ostenta INDITEX; B.- Condeno a VIAJES ZARA ON LINE S.L.: -A estar y pasar por esta declaración.- A cesar en cualquier clase de uso de los distintivos ZARA, VIAJES ZARA VIAJES ZARA ONLIN;- A retirar del mercado cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que figure el termino ZARA;- A cesar en el uso del nombre de dominio www.viajeszara.com; -A adoptar el oportuno acuerdo social en orden a modificar su denominación social en sus estatutos sociales, suprimiendo de la misma el termino ZARA;- A pagar la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUANTO EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS EUROS (2.634'40€) a la demandante - A pagar solidariamente con la codemandada la cantidad de SEIS MIL EUTROS (6000€) a la demandante. C.- Condeno a DOÑA Catalina : -A estar y pasar por esta declararon; - A cesar en cualquier clase de uso de los distintivos ZARA, VIAJES ZARA VIAJES ZARA ONLINE; - A cesar en el uso del nombre de dominio www.viajeszara.com; - A pagar solidariamente con la codemandada la cantidad de SEIS MIL EUROS (6000€) a la demandante. Se desestiman las demás pretensiones contra ellas ejercitadas. No se hace espcial pronunciamiento en materia de costas." Dicha sentencia fue aclarada mediante auto de fecha 15 de marzo del 2011, cuya Parte Dispositiva establece lo siguiente: "ACUERDO: Estimar la petición formulada por de aclarar el Fundamento Derecho Noveno de la sentencia de 24 de febrero de 2011, ene l sentido de que se añade un párrafo final con el siguiente tenor: Procede desestimar cualquier pretensión de indemnización por lucro cesante por falta de prueba del mismo.".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 18 / 10 / 2011, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO.-

Únicamente constituye objeto de recurso la desestimación de la pretensión de indemnización por lucro cesante, que fue deducida en la demanda como consecutiva de la acción por infracción de la marca comunitaria. La sentencia, que estima parcialmente la demanda, desestima sin embargo la solicitud de indemnización por lucro cesante al considerarse, de modo harto lacónico en el auto de aclaración de aquella resolución, que no se ha probado el mismo.

No se conforma la otrora demandante con la desestimación de esta pretensión.

En la demanda, y con relación a la indemnización por lucro cesante, la actora expresamente optó por elegir " el precio que la demandada hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia ", es decir, que la indemnización pedida lo fue por lo que habitualmente se conoce con el nombre de regalía hipotética ( art. 43.2.b LM , " La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho "), presentado, en apoyo de su petición, un certificado de ANDEMA en el que se indican la banda media en que suelen fluctuar los porcentajes aplicables (sobre la cifra de facturación) para la concesión de licencias, distinguiéndolos por sectores y fijándose para el textil entre el 5 % y el 10 % de la cifra de facturación. La demandante, alegando la notoriedad de la marca de la que es titular (ZARA) y el hecho de que no se conceden licencias a terceros para su uso, solicitó el 10 % de la cifra de negocio facturada por la demandada.

En la contestación, aparte de una genérica oposición a la indemnización de daños y perjuicios por no resultar acreditados, ni una sola alegación se vertió sobre la certificación aportada de contrario, ni sobre su idoneidad para la cuantificación del perjuicio sufrido.

Como se ha dicho, la petición se desestimó por falta de prueba.

No compartimos esta decisión.

Como dijo la STS de 9 de marzo de 2009 , " el reconocimiento del derecho del titular de la marca a ser indemnizado con causa en la llamada licencia hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección por las dificultades que normalmente genera la necesidad de probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor. Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes -manifesta non egent probatione-. Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992 , 23 de febrero de 1.998 , 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005 , 5 de febrero de 2.008 , 2 y 4 de marzo de 2.00". De igual modo, señala la STS de 2 de marzo de 2009 que "..la norma (...) se inspira en la doctrina de las conditiones por intromisión, ya que contempla el supuesto de que a una persona afluyan valores patrimoniales ajenos, por haberlos obtenido con invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados. Por otro lado, el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección por la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor con la lesión del derecho del perjudicado. Se trata, al fin, de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción -manifesta non egent probatione.."

La regalía hipotética, como se denomina doctrinalmente a tal criterio alternativo para fijar la cuantía del lucro cesante, supone el derecho a percibir del infractor, en concepto de ganancia dejada de obtener, el precio que éste hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiese permitido llevar a cabo la regular utilización, de modo lícito, de la marca ajena. El legislador ya ha tenido en cuenta que no se trata de un otorgamiento voluntario de la misma y, pese a ello, establece esta ficción legal porque la considera un modo razonable de cuantificar el lucro cesante sufrido por la parte demandante, suavizando así las dificultades probatorias con las que éste se podría encontrar para acreditar lo que habría dejado de ganar por causa de la infracción. De manera que a lo que deberá atenderse es a lo que resulte probado como justo precio por tal concepto.

La regalía hipotética es, en definitiva, una ficción, porque de lo que se trata es de determinar el precio que, atendidas las circunstancias, el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, siendo a tal fin suficientes y adecuados, dada la pasividad procesal que al respecto ha mantenido la parte demandada, los datos que resultan del certificado de ANDEMA acompañado a la demanda.

Pues bien, en el caso, siendo manifiesta la infracción marcaria por parte de la codemandada, así como el hecho de que la actora no concede licencias para la utilización de la marca ZARA, consideramos procedente la indemnización por este concepto, para cuya cuantificación, puesto que no se pone en tela de juicio por la parte apelada la cifra de 263.440 € (que resulta de la documentación aportada por dicha parte, como cifra de negocio), estimamos correcto, a la vista de las circunstancias concurrentes, aplicar el 10 % sobre la misma, razón por la que la cantidad indemnizatoria ascenderá a 26.344 €, a cuyo pago habrá de ser condenada la codemandada VIAJES ZARA ONLINE, SL.

SEGUNDO.-

En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. En cuanto a las costas de la primera instancia, de conformidad con el art. 394.2, y dada la estimación parcial de la demanda, no se impondrán a ninguna de las partes.

TERCERO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos deberán interponerse (téngase en cuenta que la modificación introducida en la LEC por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, publicada en el BOE del día 11 de octubre, suprime el trámite de preparación de todos los recursos devolutivos, que habrán, por tanto, de ser directamente interpuestos, en plazo y forma, de conformidad con la Disposición transitoria única, Procesos en trámite) ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

CUARTO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS: Que con estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, SA (INDITEX)contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 24 de febrero del 2011, aclarada mediante auto de fecha 15 de marzo de dicho año, en los autos de juicio ordinario n.º 758 / 09, debemos revocar yrevocamos dicha resolución únicamente en el sentido de fijar en 26.344 € la cantidad objeto de condena a cargo de VIAJES ZARA ONLINE, SL, establecida en el apartado "B" del fallo, en sustitución de los 2.634,4 € que en el mismo se fijaban, manteniendo el resto de la resolución recurrida, sin hacer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre las costas.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.