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Última revisión
15/07/2013
Sentencia Civil Nº 47/2013, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 2053/2010 de 19 de Febrero de 2013
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Orden: Civil
Fecha: 19 de Febrero de 2013
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: GIMENO-BAYON COBOS, RAFAEL
Nº de sentencia: 47/2013
Núm. Cendoj: 28079110012013100365
Núm. Ecli: ES:TS:2013:3408
Núm. Roj: STS 3408/2013
Encabezamiento
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Febrero de dos mil trece.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Cadtech Ibérica SA, Cadtech Ingenieros de Euskadi SL y C.T. Ingenieros Aeronáuticos, Automoción e Industriales SL, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª) el día treinta de julio de dos mil diez, en el recurso de apelación 149/2010, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao en los autos de procedimiento ordinario 234/2009.
Han comparecido ante esta Sala en calidad de parte recurrente Cadtech Ibérica SA, Cadtech Ingenieros de Euskadi SL y C.T. Ingenieros Aeronáuticos, Automoción e Industriales SL, representadas por la procuradora de los tribunales doña María Isabel Campillo García.
En calidad de parte recurrida ha comparecido RDT Ingenieros Bilbao SL, representada por el procurador de los tribunales don Manuel Infante Sánchez.
Asimismo ha comparecido en calidad de parte recurrida don Eusebio , representado por el procurador de los tribunales don Manuel Infante Sánchez.
Finalmente, también en calidad de parte recurrida, han comparecido don Marino , don Jose Antonio y don Argimiro , representados por el procurador de los tribunales don Manuel Infante Sánchez.
Antecedentes
1. El Procurador don Jaime Villaverde Ferreiro, en nombre y representación de CADTECH IBERICA SA, CADTECH INGENIEROS DE EUSKADI SL y C.T. INGENIEROS AERONÁUTICOS, AUTOMOCIÓN E INDUSTRIALES SL, interpuso demanda contra RDT INGENIEROS BILBAO SL, don Eusebio y don Marino , don Jose Antonio y don Argimiro .
2. La demanda contiene el siguiente suplico:
3. A la demanda se acompaña documentación acreditativa de la titularidad de la marca mixta 2594024 CT Ingenieros, registrada a nombre de Cadtech Ibérica, SA el 20 de octubre, en la clase 42 de la Clasificación de Viena, para identificar servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y software, servicios jurídicos, que seguidamente se reproduce:
4. También, acompañó documentación acreditativa de la titularidad por RDT Ingenieros Bilbao SL de la marca nacional mixta 2734769 RDT INGENIEROS, en la clase 42 de la clasificación de Viena, solicitada el 11 de octubre de 2006, para identificar servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de ingeniería; trabajos de ingenieros (peritajes); servicios de análisis y de investigación industrial, que seguidamente se reproduce:
5. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao que la admitió a trámite, siguiéndose el procedimientcon el número de autos de procedimiento ordinario 234/2009.
6. En los expresados autos compareció RDT Ingenieros Bilbao SL, representada por la procuradora de los tribunales doña Ohiana Pérez Valcárcel, que contestó a la demanda y suplicó al Juzgado que dictase sentencia en los siguientes términos:
7. También compareció en los expresados autos don Eusebio , igualmente representado por la procuradora de los tribunales doña Ohiana Pérez Valcárcel, que contestó a la demanda y suplicó al Juzgado que dictase sentencia en los siguientes términos:
8. Finalmente, también comparecieron en los indicados autos don Marino , don Jose Antonio y don Argimiro , asimismo representados por el procurador de los tribunales don Manuel Infante Sánchez, que contestó a la demanda y suplicó al Juzgado que dictase sentencia en los siguientes términos:
9. Seguidos los trámites oportunos, el día veintisiete de octubre de dos recayó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:
'Desestimar la demanda formulada por el procurador de los tribunales don Jaime Villaverde Ferrero, en nombre y representación de Cadtech Ibérica SA, Cadtech Ingenieros de Euskadi SL y C.T. Ingenieros Aeronáuticos, Automoción e Industriales SL frente a RDT Ingenieros Bilbao SL, don Eusebio , don Marino , don Jose Antonio y don Argimiro
10. Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de Cadtech Ibérica SA, Cadthech Ingenieros de Euskadi SL y C.T. Ingenieros Aeronáuticos, Automoción e Industriales SL y seguidos los trámites ante la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª) con el número de recurso de apelación 149/2010 , el día treinta de julio de dos mil diez recayó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:
11. Contra la expresada sentencia de treinta de julio de dos mil diez dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª) en el recurso de apelación 149/2010 , el procurador de los tribunales don Jaime Villaverde Ferreiro, en nombre y representación de Cadtech Ibérica SA, Cadthech Ingenieros de Euskadi SL y C.T. Ingenieros Aeronáuticos, Automoción e Industriales SL, interpuso:
a) Recurso extraordinario por infracción procesal bajo el título
Primero: Infracción de los requisitos internos de la sentencia, determinantes de la no aplicación por la Sala del art. 114 Ley de Enjuiciamiento Criminal . Incongruencia omisiva ( art. 218.1 LEC ) que establece que el Juez ha de resolver conforme a las normas aplicables.
Segundo: Infracción de los requisitos internos de la sentencia, por falta de motivación de la sentencia recurrida y error en la valoración de la prueba. Infracción del art. 218.2 LEC .
Tercero: Infracción de los requisitos internos de la sentencia, por falta de motivación de la sentencia recurrida y error en la valoración de la prueba. Infracción del art. 218.2 LEC , en relación con el artículo 51.1. b) de la Ley de Marcas .
Cuarto: Infracción de los requisitos internos de la sentencia, por falta de motivación de la sentencia recurrida y error en la valoración de la prueba. Infracción del art. 218.2 LEC , en relación con el artículo 52.1.a) de la Ley de Marcas y el artículo 6.1. b) de dicha Ley .
b) Recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos:
Primero: La sentencia recurrida infringe los artículos 21 de la Ley de Competencia Desleal (en su redacción anterior a la reforma introducida por la ley 29, 2009, de 30 de diciembre), 1973 del Código Civil y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Segundo: La sentencia recurrida infringe el artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991 y de la doctrina jurisprudencial que lo interpreta en relación con el 'dies a quo' en que comienza a computarse el plazo de prescripción que establece dicho precepto, en contradicción y con desconocimiento de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y en particular de las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo sentando doctrina jurisprudencial en interés casacional de fechas 18 y 21 de enero de 2010 .
Tercero: La sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya núm. 641/10, de 30 de julio de 2010 , que se recurre ha infringido los artículos 51.1.b ) y 52.1 apdo.1 en relación con el artículo 6 apdo. 1 letra b ) y apdo. 2 letra a), ambos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas y la jurisprudencia que los interpreta
12. Recibidos los autos en esta Sala Primera del Tribunal Supremo se siguieron los trámites oportunos con el número de recurso de casación 2053/2010.
11. Personadas Cadtech Ibérica SA, Cadthech Ingenieros de Euskadi SL y C.T. Ingenieros Aeronáuticos, Automoción e Industriales SL, bajo la representación de la Procuradora doña María Isabel Campillo García, el día seis de septiembre de dos mil once la Sala dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
12. Dado traslado de los recursos, el procurador de los tribunales don Manuel Infante Sánchez, en nombre y representación de RDT INGENIEROS BILBAO SL, de don Eusebio y de don Marino , don Jose Antonio y don Argimiro , presentó escritos de impugnación con base en las alegaciones que entendió oportunas.
13. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día veintitrés de enero de dos mil trece, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Gimeno-Bayon Cobos, Magistrado de Sala
Fundamentos
14. A fin de facilitar una visión global de la cuestión a decidir, antes de entrar en el análisis de los recursos, conviene reseñar brevemente y sin pretensiones de exhaustividad, determinados antecedentes que enmarcan los hechos que sirvieron de fundamento fáctico a la demanda.
a) Las compañías demandantes, integradas en el Grupo CT, desarrollan básicamente dos tipos de actividades: una, que denominan integración, consistente en la comercialización e instalación de productos informáticos de alto nivel, muy especializados, que proporcionan soluciones de diseño y fabricación del sector industrial, especialmente la automoción y la aeronáutica y servicios, así como la prestación de un servicio de soporte o asistencia técnica al cliente de dichos programas, que se ejecuta valiéndose de la compañía Cadtech Ingenieros de Euskadi SL; y otra, que identifican como ingeniería mediante la ejecución de proyectos 'llave en mano' o desplazando técnicos cualificados a las dependencias de los clientes que se lleva a cabo por medio de la compañía C.T. Ingenieros Aeronáuticos, Automoción e Industriales SL.
b) Para el desarrollo de su actividad, se utilizan bases de datos que son creaciones originales de las demandantes y que no se hallan en el mercado.
c) Los demandados personas físicas eran trabajadores del grupo que en el momento de cesar desempeñaban las siguientes funciones: don Eusebio , director de la oficina de Catech en Bilbao desde el año 2000; don Jose Antonio , director de ingeniería de Cadtech Ingenieros de Euskadi SL desde el año 2004; don Argimiro , responsable del departamento de informática de Bilbao; y don Marino , gerente de cuentas en Cadtech Bilbao.
15. En lo que interesa a efectos de esta sentencia, la demandante afirmó que los expresados trabajadores, cuando aún prestaban sus servicios a las empresas del grupo se apropiaron de miles de ficheros confidenciales de Cadtecch y CT Ingenieros y del software especial que dichas entidades comercializan, y organizaron la puesta en marcha de la sociedad RDT Ingenieros Bilbao, S.L. utilizando medios de las demandantes. Además tanto antes como después de darse de baja de forma prácticamente simultánea -don Eusebio el día 27 de septiembre de 1006 y los demás codemandados el siguiente día 29 del mismo mes-, desarrollaron una frenética actividad de captación de trabajadores -32 en total-, algunos de los cuales tenían suscritos pactos de no competencia postcontractual que fue vulnerado, y procedieron a la captación de clientes de las empresas del grupo CT, algunos de ellos con pacto de preaviso que no fue respetado.
16. También es preciso tener en cuenta que en la fecha en la que se desarrollaron los hechos litigiosos Cadtech Ibérica, SA era titular de la marca mixta reproducida en el apartado 3 de esta sentencia (antecedente de hecho primero), número 2594024 CT Ingenieros, registrada el 20 de octubre de 2004 en la clase 42 de la clasificación de Viena, para identificar servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y software, servicios jurídicos, reproducido en el apartado 3 del antecedente de hecho primero de esta sentencia, y que el 11 de octubre de 2006 fue solicitada la marca nacional mixta 2734769 RDT INGENIEROS, reproducida en el antecedente de hecho primero, apartado 4 de esta sentencia (antecedente de hecho primero), en la clase 42 de la clasificación de Viena, solicitada y concedida el 25 de junio de 2008 , para identificar servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de ingeniería; trabajos de ingenieros (peritajes); servicios de análisis y de investigación industrial.
17. Finalmente, los hechos descritos en el anterior apartado 15 fueron objeto de denuncia ante la Brigada Provincial de la Policía judicial de Bilbao, el 28 de noviembre de 2006. A raíz de dicha denuncia se incoaron las Diligencias Previas n° 11/07 por el Juzgado de Instrucción n° 1 de Bilbao, que fueron sobreseídas el 27 de Noviembre de 2007 por auto que , recurrido, fue confirmado por el de 31 de Marzo de 2008 dictado por la Audiencia Provincial de Bizkaia (sección 2ª). La demanda inicial del pleito se interpuso el 23 de marzo de 2009.
18. Las demandantes ejercitaron una acción de competencia desleal por infracción de los arts. 5 , 6 , 11.2 , 12 , 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal y, de forma acumulada, una acción de nulidad de la marca española nº 2.734.769 RDT Ingenieros, con fundamento en los artículos 51.1.b ) y 52.1 en relación con el 6, ambos de la Ley de Marcas , con fundamento en que los demandados personas físicas, altos directivos de las empresas mediante las que desarrollan sus actividades las demandantes, habían parado de manera secreta la creación de RDT Ingenieros, mediante la captación de trabajadores y clientes de las demandantes en Euskadi, la apropiación ilícita de información confidencial a fin de replicar de forma automática y sin coste alguno los productos y servicios de las actoras e implantar a nivel nacional su modelo de negocio.
19. Las demandadas se opusieron a la demanda y suplicaron su desestimación en los términos transcritos en el antecedente de hecho segundo de esta sentencia.
20 La sentencia de la primera instancia, afirmó que los actos de competencia desleal se remontaban a finales de septiembre de 2006 y que, como la demanda había sido interpuesta el 23 de marzo de 2009, había transcurrido el plazo previsto en el
artículo 21 de Ley de Competencia Desleal . También sostuvo que el procedimiento penal seguido a raíz de la denuncia por administración desleal, estafa y contra la propiedad intelectual no había interrumpido el cómputo del plazo prescriptivo porque
21. En relación con la acción de nulidad de la marca mixta 2734769 RDT INGENIEROS en la clase 42 de la Convención de Viena, la sentencia de la primera instancia afirmó la ausencia de mala fe porque
22. La sentencia de la segunda instancia ha afirmado que los actos de competencia desleal se iniciaron en mayo de 2006 y finalizaron en noviembre de 2006 y
23. Con referencia a la nulidad de la marca, la sentencia de apelación razonó que
24. Contra la expresada sentencia las demandantes interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal con base en un solo motivo (que identifica como primero), por infracción de las normas procesales que regulan la sentencia, de conformidad con el artículo 469.1.2° de la LEC 1/2000 , en particular las contenidas en los artículos 218 LEC , con vulneración del derecho fundamental consagrado en el artículo 24.° CE . El motivo se articula en tres epígrafes (a, b y c) de los que nada más el último tiene contenido propiamwente impugnatorio. Finalmente, el epígrafe c) se subdivide en dos apartados que se estructuran en subapartados a los que daremos el tratamiento de submotivos.
25. El primero de los submotivos del recurso extraordinario por infracción procesal en relación con los pronunciamientos relativos a la prescripción de las acciones de competencia desleal; (numerado 1.1 en el recurso) se enuncia en los siguientes términos:
26. En su desarrollo la recurrente afirma que en la apelación alegó que la prescripción de las acciones por competencia desleal había sido interrumpida por el procedimiento penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y que la sentencia recurrida, sin embargo, no argumenta porqué no aplica el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, con clara infracción del artículo 218.1 párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no resolvió 'conforme a la norma aplicable'
27. Los tribunales deben atenerse a las cuestiones de hecho y de derecho que las partes le hayan sometido, las cuales acotan los problemas litigiosos y han de ser fijadas en los escritos de alegaciones, que son los rectores del proceso. Es decir, el contenido del proceso lo fijan las partes como consecuencia del principio dispositivo y de rogación, quedando delimitado por los escritos de demanda y de contestación, sin que después de los mismos puedan introducir variaciones sustanciales en virtud de la prohibición de 'mutatio libelli', lo que tiene su fundamento en la garantía de un ordenado desarrollo del proceso y en el respeto del principio de contradicción y el derecho de defensa, cifrado en la posibilidad de alegar y probar sobre los hechos relevantes aducidos. ( SSTS 374/2012, de 20 de junio, RC 1947/2009 , y 690/2012, de 21 de noviembre, RC 658/2010 ).
28. La congruencia es una de sus manifestaciones y constituye un límite para la jurisdicción, al exigir que la decisión judicial mantenga la debida correlación con los términos en los que las partes han definido el litigio al formular sus pretensiones, teniendo en cuenta el
29. Desde otra perspectiva, la congruencia impone al Juez el deber de fallar y, en el
artículo 1.7 del Código Civil , dispone que
30. Lógica consecuencia es que el juicio sobre congruencia de la resolución judicial no se mide en relación con los razonamientos o la argumentación, sino confrontando su parte dispositiva -dictum- y el -petitum- o pretensión solicitada ( SSTS 294/2012, de 18 de mayo, RC 185/2010 , y 658/2012, DE 14 de noviembre, RC 944/2010 ), y se cumple cuando la relación entre el fallo y las pretensiones procesales no está sustancialmente alterada en su configuración lógico- jurídica ( SSTS 28/2012, de 16 de enero, RC 740/2010 , y 336/2012, de 24 de mayo, RC 2128/2009 ).
31. Por ello las sentencias absolutorias, a salvo casos especiales, no pueden ser tachadas de incongruentes, toda vez que resuelven todas las cuestiones propuestas y debatidas ( SSTS 301/2012, de 18 de mayo, RC 1153/2009 , y 658/2012, de 14 de noviembre, RC 944/2010 ,
32. En el régimen que diseña la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, el objeto del recurso extraordinario por infracción procesal queda ceñido al control de las infracciones procesales entendidas en un sentido amplio, y comprende las que enumera el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Civil bajo dicha denominación, así como las referidas a la legitimación, en cuanto constituye un presupuesto vinculado al fondo del asunto pero de tratamiento preliminar, a la carga, práctica y valoración de la prueba (en este sentido, sentencias 27/2011, de 15 de febrero, RC 95/2007 , y 565/2012, de 11 de octubre, RC 341/2010 ).
33. Por el contrario, corresponde al recurso de casación el control de las infracciones de la norma sustantiva aplicable para la decisión del objeto del proceso a que alude el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y que debe entenderse referido a las pretensiones materiales deducidas por las partes (en este sentido, sentencias 986/2008 de 23 de octubre , y 454/2012, de 11 de julio, RC 129/2010 ).
34. Consecuentemente, el submotivo debe ser desestimado, ya que la sentencia recurrida ha decidido la totalidad de las cuestiones que se le han planteado, y el efecto de la tramitación del procedimiento penal sobre la prescripción de las acciones por competencia desleal constituye una cuestión material que excede del ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal, y su control debe articularse por la vía del recurso de casación.
35. Por razones sistemáticas analizaremos los submotivos segundo, tercero y cuarto del recurso extraordinario por infracción procesal de forma conjunta, ya que en todos alude a la falta de motivación y al error en la valoración de la prueba.
36. El segundo submotivo del recurso extraordinario por infracción procesal (numerado 1.2 en el recurso) se enuncia en los siguientes términos:
37. En su desarrollo, la recurrente sostiene que la sentencia recurrida, al afirmar que el núcleo de la denuncia penal es el copiado masivo de información confidencial, es superficial y errónea a todas luces, ya que solo uno de los once hechos denunciados alude al copiado ilícito de información confidencial y, de los cuatro conceptos que en la denuncia se consideran indemnizables, solo uno se refiere a dicho copiado masivo de información, siendo el de mayor importancia económica la apropiación ilícita de clientela. También, afirma, tal conducta concreta ha de analizarse formando parte del conjunto de actos desleales objeto de la demanda.
38. También sostiene que la sentencia recurrida no razona por qué no tiene en cuenta los actos que se reiteran en el tiempo, ya que cada trabajo realizado para un cliente que se captó de forma desleal, y cada utilización de la información confidencial forma parte de un acto continuado, que no finaliza mientras se siga trabajando para dicho cliente o se utilice tal información. Además también se produjeron 'nuevos' actos desleales posteriores a enero de 2007 como intentos de captar a los Sres. Requeno y Recio y apertura de delegaciones en Barcelona y Madrid con el mismo modelo de negocio.
39. El tercer submotivo del recurso extraordinario por infracción procesal (numerado 2.1 en el recurso) se enuncia en los siguientes términos:
40. En su desarrollo, la recurrente afirma que la sentencia recurrida infringe el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al no efectuar un examen fáctico de la prueba practicada y al no razonar por qué el conocimiento por los demandados del registro anterior de la marca de los demandantes es insuficiente para apreciar la concurrencia de mala fe. Especialmente, teniendo en cuenta que el registro se enmarca en la estrategia de apoderarse de la empresa de las demandantes y de crear confusión entre ambas compañías en un mercado caracterizado por ser un sector nicho, con pocos competidores.
41. El cuarto submotivo del recurso extraordinario por infracción procesal (numerado 2.2 en el recurso) se enuncia en los siguientes términos:
42. En su desarrollo, la recurrente afirma la infracción de los tres apartados del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y del derecho a la tutela efectiva del artículo 24 de la Constitución Española , ya que, al valorar el riesgo de confusión, compara los vocablos 'CDT' y 'RT', cuando los respectivos signos enfrentados son 'CT INGENIEROS' y 'RDT INGENIEROS'. Además, identifica a los titulares de las marcas de forma errónea, y no tiene en cuenta que en las marcas mixtas el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Asimismo, sostiene que la sentencia descompone artificialmente los distintos elementos de los signos enfrentados y no tiene en cuenta la identidad de productos identificados por las marcas.
43. La atribución al Juez de la facultad de decidir sobre cuáles son los hechos litigiosos que declara probados y de escoger la norma aplicable para la decisión del conflicto sometido a su decisión, de acuerdo con la regla
44. Esta exigencia, contenida en la totalidad de las leyes procesales codificadas -así lo imponían los
artículos 88 de Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, de 24 de julio de 1830; 333 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 y 372. 3º de la de 1881, y lo impone el 218.2 de la vigente, al disponer que
45. Ahora bien, motivar significa expresar los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, o, lo que es lo mismo, la
46. Esta Sala ha declarado, de forma reiterada, que en nuestro sistema procesal de doble instancia civil, como regla, la valoración de la prueba está atribuida a las instancias, por lo que con la apelación quedan agotadas las posibilidades de su revisión. De ahí que, los errores en la valoración de la prueba no pueden ser canalizados por la vía del artículo 469.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que está reservado para el examen del cumplimiento de las normas procesales reguladoras de la sentencia, pero no las reglas y principios que deben observarse en la valoración de los distintos medios de prueba, (entre otras muchas, sentencias 889/2011, de 19 diciembre , y 44/2012, de 15 de febrero ).
47. No obstante, excepcionalmente es posible el control por la vía del recurso extraordinario por infracción procesal, cuando la resolución judicial es el resultado de haber incurrido el órgano judicial en un error patente en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta la decisión, cuando determina la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución española , en cuyo caso debe articularse al amparo del artículo 469.1.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
48. En el caso enjuiciado, debe rechazarse la pretendida insuficiencia de la motivación, ya que la sentencia recurrida:
a) Expone las razones por las que aprecia la concurrencia de prescripción y precisa la fecha en la que se ejecutaron los actos desleales, lo que de forma implícita, pero clara, supone rechazar la tesis sobre los actos continuados mantenida por la recurrente -que en parte pretende identificar la ejecución de actos desleales con el posterior aprovechamiento de la actuación desleal-.
b) Asimismo, con cita de la sentencia de esta Sala de 11 de febrero de 2009 , expone la razón por la que la denuncia en vía penal no interrumpió la prescripción de las acciones, y permite conocer el fundamento, acertado o no, de la desestimación en este extremo del recurso interpuesto contra la sentencia de la primera instancia.
c) Con cita de una
sentencia de esta Sala de 23 de mayo de 1994 argumenta de forma suficiente la desestimación de la pretensión de nulidad de la marca y permite conocer las razones de la decisión -porque el único motivo alegado para mantener la nulidad absoluta es que los demandados conocían el registro anterior de la marca que, se afirma, es similar y
49. También debe rechazarse el error en la valoración de la prueba, ya que:
a) El juicio de valor sobre cuál es el núcleo de la denuncia que dio lugar a la apertura de un procedimiento penal deviene irrelevante. Lo trascendente, en su caso, es la identidad entre los hechos denunciados y los que han servido de fundamento para la demanda.
b) La concurrencia de buena o mala fe en función de los hechos tenidos por probados por la sentencia recurrida -el conocimiento de que Cadtech Ibérica, SA era titular de la marca mixta 2594024 CT en la clase 42 en el momento de ser solicitada la marca 2734769 RDT INGENIEROS, también en la clase 42- excede del recurso extraordinario por infracción procesal.
c) El submotivo no indica la trascendencia de los dos errores de hecho que identifica -la comparación fonética toma en cuenta los vocablos 'CDT' y 'RT', cuando los signos enfrentados son 'CT' y 'RDT' (en ambos casos seguidos de la expresión 'INGENIEROS') y las titularidades de las marcas-, susceptibles de control por la vía del recurso extraordinario por infracción procesal, correspondiendo al de casación el control de la aplicación de los criterios de valoración del riesgo de confusión o su aplicación con error manifiesto.
50. El primer motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:
51. En su desarrollo, la recurrente afirma, que la sentencia recurrida para negar efectos interruptivos de la prescripción a la tramitación del procedimiento penal aplica incorrectamente la tesis sostenida en la sentencia de esta Sala 11 de febrero de 2009 , ya que, en el caso decidido por la indicada sentencia el procedimiento penal había sido incoado a denuncia de la demandada -no de la demandante- por delitos de falsedad en documento mercantil y estafa -no por hechos constitutivos de competencia desleal.
52. Por razones de orden público, el sistema, en algunas ocasiones, no tolera que la incertidumbre sobre la regularidad de ciertas situaciones se perpetúe en el tiempo, más allá de los plazos fijados a tal efecto -supuestos de caducidad susceptibles de apreciación de oficio por los tribunales- y, en otras, en las que priman intereses particulares, autoriza a estos a oponer, frente a pretensiones legítimas, el transcurso del tiempo señalado por la norma para poder eludir el cumplimiento de lo demandado - casos de prescripción apreciables nada más si se alegan, al tratarse de una excepción propia-.
53. En los supuestos de conductas desleales desplegadas en el mercado, la norma fija plazos breves -de prescripción unos, de caducidad otros- y en el
artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal , en la versión vigente en la fecha en la que se desarrollaron los hechos y en la que se dictó la sentencia de la primera instancia, disponía que
54. El precepto ha sido interpretado por la STS 338/2010, de 20 de mayo, RC 1724/2006 , que reproduce la 872/2009, de 18 de enero de 2010, RC 656/2005, 871/2009, de 21 de enero de 2010, RC 1180/2005, en el sentido de que el artículo 21 no sanciona con la prescripción la inactividad del legitimado mientras el infractor permanezca en la situación antijurídica, ya que no cabe en la interpretación del artículo 21 prescindir o minusvalorar la función que está llamado a cumplir el ordenamiento concurrencial, ya que, la Ley 3/1.991 introdujo un cambio radical en la concepción tradicional del derecho de la competencia desleal, que dejó de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado, a fin de cumplir la función de defensa de los intereses de quienes en él participan y de la propia institución de la competencia. Además, de computarse el plazo de prescripción de la acción desde el inicio de una actuación ilícita continuada, se llegaría al absurdo de que quien, por tolerancia o por cualquier otro motivo legítimo y hasta acaso digno de encomio, hubiese dejado pasar el plazo de inicio de una de las circunstancias concadenantes, cooperantes y en manifestación de concausa del resultado dañoso cuya indemnización se reclama, tendría que resignarse a padecer indefinidamente los males que la impericia, el abandono o la negligencia de un tercero tuvieran a bien conferirle, quedando este facultado y libre para seguir de continuo obrando de una manera imprudente y perjudicial, aspecto ambos que pugnarían abiertamente con los más elementales principios de justicia y equidad
55. Tampoco tolera el sistema la pluralidad de procedimientos con un objeto total o parcialmente idéntico y reacciona mediante instituciones como la litispendencia, la cosa juzgada y la prejudicialidad, a fin de evitar innecesarios sobrecostes y una indeseable duplicidad de decisiones, eventualmente contradictorias.
56. Esta reacción se acentúa en el supuesto de que el enjuiciamiento de determinadas conductas se efectúe en el ámbito de un proceso penal, habida cuenta del carácter exclusivo y excluyente que tiene la jurisdicción penal respecto de cualquier otro órgano jurisdiccional, de acuerdo con el principio tradicional según el cual 'le criminel tient le civil en êtat' [lo penal prevalece sobre lo civil], lógica consecuencia del principio de investigación de oficio en busca por el Estado de la verdad material, que cristaliza en los artículos 111 -'mientras estuviese pendiente la acción penal, no se ejercitará la civil con separación'- y 114 - 'promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho...'- , ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por lo que está vedado a la jurisdicción civil entrar á enjuiciar hechos o actos investigados en un procedimiento penal en averiguación de una infracción de tal naturaleza ( sentencia 422/2010, de 5 de julio, RC 1748/2006 ).
57. Este efecto se produce incluso en el supuesto de que el denunciante o querellante no sea el mismo que posteriormente interpone la demanda ya que, sin perjuicio del valor que pueda atribuirse a la falta de actividad en la defensa de los propios derechos e intereses, el efecto excluyente de la jurisdicción criminal se anuda objetivamente a los hechos investigados. En este sentido, la STS 574/2010, de 6 de octubre, RC 2137/2006 pone de relieve que el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe que se siga pleito civil sobre el mismo hecho que sea objeto de un juicio criminal, y que el artículo 10.2 Ley Orgánica del Poder Judicial establece la prevalencia de la decisión de la cuestión penal sobre todas las demás que guarden relación con ella y deban ser resueltas por otros órdenes jurisdiccionales.
58. Claro está que, como sostiene la
STS 27/2009, de 11 de febrero, RC 2101/2002 , la interrupción de la prescripción
59. En consecuencia, la cuestión queda ceñida a decidir si los hechos investigados en el proceso penal y los que han sido objeto de la demanda inicial del presente pleito son sustancialmente los mismos y su calificación, o la declaración de inexistencia en vía penal, habría podido vincular a la jurisdicción civil.
60. La sentencia recurrida declara en el fundamento de derecho segundo que
61. La casación de la resolución recurrida debería conducir normalmente a la asunción de la instancia y resolver el asunto. Sin embargo, habida cuenta que la sentencia recurrida mantiene imprejuzgada la pretensión de las demandantes procede devolver las actuaciones a la Audiencia Provincial para que emita el adecuado juicio de hecho y de derecho resolviendo las cuestiones que se suscitaron en la demanda sin que pueda apreciarse la excepción de prescripción extintiva dejada sin efecto. Todo ello en sintonía con el criterio de esta Sala, recogido entre otras, en las SSTS871/2009, de 21 de enero de 2010, RC 1180/2005 , y 413/2012, de 2 de julio, RC 87/2010 .
62. Las costas del recurso por infracción procesal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , deben ser impuestas a las recurrentes.
63. De conformidad con lo previsto en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no procede la condena en las costas del recurso de casación.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Fallo
Primero: Desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Cadtech Ibérica SA, Cadtech Ingenieros de Euskadi SL y C.T. Ingenieros Aeronáuticos, Automoción e Industriales SL, representadas por la procuradora de los tribunales doña María Isabel Campillo García, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª) el treinta de julio de dos mil diez, en el recurso de apelación 149/2010 , interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao en los autos de procedimiento ordinario 234/2009.
Segundo: Imponemos a las expresadas recurrentes Cadtech Ibérica SA, Cadtech Ingenieros de Euskadi SL y C.T. Ingenieros Aeronáuticos, Automoción e Industriales SL, las costas del recurso extraordinario por infracción procesal que desestimamos.
Tercero: Estimamos el recurso de casación interpuesto por Cadtech Ibérica SA, Cadtech Ingenieros de Euskadi SL y C.T. Ingenieros Aeronáuticos, Automoción e Industriales SL, comparecidas bajo la expresada representación, contra la referida sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª) el treinta de julio de dos mil diez, en el recurso de apelación 149/2010 .
Cuarto: No imponemos las costas causadas por el recurso casación que estimamos.
Quinto: Devuélvanse las actuaciones a la Audiencia Provincial para que proceda a resolver las cuestiones planteadas en el proceso, sin que pueda estimar la prescripción de las acciones de competencia desleal.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-