Encabezamiento
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE BILBAO
BILBOKO MERKATARITZA-ARLOKO 2 ZENBAKIKO EPAITEGIA
BARROETA ALDAMAR, 10 - 3ª planta - CP/PK: 48001 Bilbao
TEL.: 94-4016688 FAX: 94-4016969
Correo electrónico/ Helbide elektronikoa: mercantil2.bilbao@justizia.eus / merkataritza2.bilbo@justizia.eus
NIG PV/ IZO EAE: 48.04.2-19/012909
NIG CGPJ / IZO BJKN : 48020.47.1-2019/0012909
Procedimiento / Prozedura: Juicio verbal / Hitzezko judizioa 543/2019 - J
Materia: PROPIEDAD INTELECTUAL
Demandante / Demandatzailea: VENICE PI LLC
Abogado/a / Abokatua: RAFAEL EIZAGUIRRE GARAIZAR
Procurador/a / Prokuradorea: ALFONSO JOSE BARTAU ROJAS
Demandado/a / Demandatua: Lina
Abogado/a / Abokatua: BORJA ARTURO LOPEZ SASTRE
Procurador/a / Prokuradorea :
S E N T E N C I A Nº 472/2021
JUEZ QUE LA DICTA: D./D.ª OLGA AHEDO PEÑA
Lugar: Bilbao
Fecha: veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno
PARTE DEMANDANTE: VENICE PI LLC
Abogado/a: RAFAEL EIZAGUIRRE GARAIZAR
Procurador/a: ALFONSO JOSE BARTAU ROJAS
PARTE DEMANDADA Lina
Abogado/a: BORJA ARTURO LOPEZ SASTRE
Procurador/a :
OBJETO DEL JUICIO: PROPIEDAD INTELECTUAL
Antecedentes
PRIMERO. - El 24 de abril de 2019 tuvo entrada en este juzgado la demanda de juicio verbal formulada por el procurador Sr. Bartau-Rojas, en nombre y representación de VENICE PI, LLC., contra Dª. Lina en reclamación de 150 €, intereses legales y costas.
SEGUNDO. - Admitida a trámite la demanda por decreto de 20 de mayo de 2019, el 18 de junio siguiente tuvo entrada escrito de la demandada contestando y oponiéndose a la demanda.
TERCERO. - Solicitada la celebración de vista, por diligencia de ordenación de 30 de julio de 2019 se señaló para el 10 de octubre siguiente.
CUARTO.- En la línea de otros procedimientos idénticos, por providencia de 25 de noviembre de 2019 se acordó la suspensión del procedimiento hasta que se resolviera la cuestión prejudicial (asunto C-597/2019) planteada por el Tribunal de la Empresa de Amberes.
QUINTO. - Por diligencia de ordenación de 24 de junio de 2021 se alzó la suspensión y las actuaciones quedaron pendientes para dictar sentencia.
Fundamentos
PRIMERO. - Pretensión de la demandante y planteamiento del debate
1. La demandante, como titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la película '08 Once Upon a Time in Venice', ejercita la acción indemnizatoria prevista en los artículos 138 y 140 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (en adelante, TRLPI), en solicitud de la remuneración que hubiera percibido (que fija en 150 €) si el demandado hubiera solicitado autorización ( art. 140.2.b TRLPI) para realizar el acto de comunicación pública consistente en poner a disposición de terceros la película referida. Y ello porque la comunicación pública es un derecho cuyo ejercicio exclusivo corresponde al autor de la obra ( art. 17TRLPI) o a quien, en su caso, hubiera sido transmitido en las formas previstas en el TRLPI ( art. 42 y 43 TRLPI).' El art. 20.1TRLPI define el acto de comunicación pública al decir que ' Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra, sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.' Añade en el párrafo segundo que 'No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión d cualquier tipo'.
En este caso, el acto que se atribuye al demandado es ' poner a disposición o difundir de forma directa o indirecta el fichero con nombre 08 Once Upon a Time in Venice 2017www.DivxTotal.com.avi, correspondiente a la película del mismo nombre, mediante un programa Cliente P2P y con fecha (mes/día/año-hora) 13/13/2017 8:17:47 PM, desde la IP nº 85.86.66.29 de la que es titular, vulnerando la ley de Propiedad Intelectual'.
2. La demandadase opone a la demanda por las siguientes razones, resumidamente, que desarrollaré en los fundamentos de derecho siguientes: (i) niega la descarga de la película; (ii) en la documentación aportada no se hace referencia concreta a la demandada; (iii) cuestiona la exactitud de su identificación como usuaria de una IP determinada; (iv) la identificación de la IP no implica necesariamente autoría de la descarga; (v) la pretensión indemnizatoria no se sustenta en ningún aspecto económico; la demandante no hace un cálculo ni siquiera aproximado del perjuicio que dice haber sufrido.
SEGUNDO. - Descarga de la película y puesta a disposición de otros usuarios
La demandada niega la descarga de la película pero el informe aportado por la demandante acredita lo contrario, no resultando desvirtuado tal informe por medio probatorio alguno.
El informe del Sr. Arturo, empleado del departamento técnico de Maverickeye UG, contiene la siguiente información (el subrayado es de quien suscribe):
7. Las redes P2P, por lo menos en su forma más habitual, son sistemas informáticos que permiten que los usuarios de Internet (1) pongan los archivos (películas incluidas) almacenados en los ordenadores de los otros usuarios para su copia a disposición de los otros usuarios; (2) busquen los archivos almacenados en ordenadores de otros usuarios; y (3) transfieran copias exactas de un ordenador a otro a través de Internet.
8. Para utilizar un sistema de distribución P2P o herramienta P2P no basta con pulsar un botón. Es necesario llevar a cabo, de un modo voluntario, un proceso de instalación y configuración de un programa de software.
9. Los sistemas P2P permiten una extensa distribución de archivos digitales: cada usuario del sistema que copia un archivo digital de otro usuario puede distribuir posteriormente ese archivo a otros usuarios y así sucesivamente, de modo que es posible distribuir fácil y rápidamente copias digitales completas, eliminando los grandes plazos de descarga.
10. Aunque el Reclamante ha observado que se producen infracciones en Internet, no conoce las verdaderas identidades de las personas que están cometiendo la infracción.
11. Adicionalmente, las metodologías P2P que Mavericheye UG ha monitorizado en relación con la película del Reclamante, permiten que incluso ordenadores con un ancho de banda reducida puedan participar en grandes transferencias de datos a través de la red P2P. El proveedor inicial del archivo decide deliberadamente compartir un archivo utilizando una red P2P. Es lo que se llama 'seeding' (sembrar). Otros usuarios ('peer', iguales, o 'pares') de la red se conectan al que ha realizado la 'siembra' para descargar el archivo. A medida que 'pares' adicionales solicitan el mismo archivo, cada usuario adicional se convierte en parte de la red (o 'swarm', bandada) de la que se pueden descargar el archivo. Sin embargo, a diferencia de las redes P2P tradicionales, cada nuevo usuario que se descarga el archivo recibe un fragmento de datos diferente de cada usuario que ya se ha descargado ese fragmento de datos, y todos los fragmentos, cuando se unen, componen el archivo íntegro.
12. Esto significa que cada 'nodo' o usuario 'par' que tiene una copia del material infractor de los derechos de autor en una red P2P también puede ser una fuente para descargar dicho archivo infractor, con lo que potencialmente estará copiando y distribuyendo la película objeto de infracción. La naturaleza de la distribución de P2P lleva a una rápida difusión de los archivos entre todos sus pares. Cuantos más pares se sumen a la bandada, más probabilidades de éxito en la descarga. Por naturaleza del P2P, cualquier par de la 'semilla' que se haya descargado el archivo se convierte automáticamente en una posible fuente para pares posteriores que quieran descargarse el mismo archivo.
13. Todos los infractores conectados a estos archivos son investigados durante la descarga de una parte del archivo ubicado en su ordenador.
14. Esta prueba se guarda posteriormente en un servidor seguro.
15. En cuanto el programa de búsqueda localiza, de la forma descrita, a un infractor de los derechos de autor de la película de la que el Reclamante tiene los derechos exclusivos de distribución y licencias, obtiene automáticamente la dirección IP del usuario que está ofreciendo el archivo para su descarga, y lo guarda en una base de datos segura.
16. El software pericial obtiene, identifica y registra rutinariamente las direcciones de Protocolo de Internet ('IP') utilizadas por las personas que emplean la herramienta P2Ppara compartir, copiar, reproducir y distribuir obras con derechos de autor. De esta manera, el software está conectado a archivos de versiones ilegales de la Película.
17. Una dirección IP es un identificador numérico único que se asigna automáticamente a un usuario de internet por parte del Proveedor de Servicios de Internet ('ISP) de dicho usuario. Sólo permite trazar al Reclamante el acceso a Internet del infractor hasta su ISP. Un ISP puede ser un proveedor de servicios de telecomunicaciones como Telefónica de España, un proveedor de servicios de Internet como SARENET, un proveedor de servicios de Internet por cable como ONO o incluso una entidad como una universidad que tenga un tamaño suficiente para establecer su propia red y conectarla directamente a Internet. Cada vez que un abonado se conecta puede recibir una dirección IP diferente (lo que se conoce como dirección 'dinámica'), salvo que el usuario haya recibido de su ISP una dirección IP estática. Los ISP reciben ciertos bloques o 'rangos' de direcciones IP, que son asignados por la Internet Assigned Number Authority ('IANA') o por un registro de Internet regional como la American Registry for Internet Numbers ('ARIN').No obstante, algunos ISP arriendan o ceden sus direcciones IP a otros ISP intermediarios no relacionados. Estos pueden ser identificados por el ISP y los propios registros delos intermediarios contendrán la información de los abonados.
18. En los registros que mantienen en el curso ordinario de su actividad, los ISP mantienen el historial de las direcciones IP asignadas a sus abonados Cuando se le facilita una dirección IP, junto con la fecha y hora de la actividad infractor detectada y documentada, el ISP puede utilizar su registro de abonados para identificar el nombre, dirección, dirección de correo electrónico y número de teléfono del usuario/abonado.
19. Únicamente el ISP a quien se haya asignado una dirección IP determinada para que sea utilizada por su abonado puede relacionar dicha dirección IP con un abonado específico. En los momentos oportunos, un abonado a servicios de Internet puede recibir diferentes direcciones IP por parte de su ISP. En consecuencia, para relacionar a un abonado con una dirección IP, el ISP también tiene que conocer el momento en el que se estaba utilizando la dirección IP.
20. Maverickeye UG determinó que los usuarios inautorizados con nombre desconocido a los que se identifica en la lista Excel Eusaltel S.A._Venice PI, LLC_ Once Upon A Time in Venice_Junio 2018 adjunta, estuvieron utilizando a los ISP identificados en lamisma para conseguir acceso a Internet y distribuir y ofrecer para su distribución y copia la película del Reclamante protegida por derechos de autor.
21. Los archivos digitales pueden estar corrompidos o incorrectamente etiquetados; porlo tanto, Maverickeye UG (y, en consecuencia, el Reclamante) no se basa únicamente en las etiquetas y los metadatos adjuntos a los archivos para determinar qué película está copiada en el archivo descargado,sino que también la confirma a través de una comparación visual entre el archivo descargado y la propia película.
22. En cuanto a la película del Reclamante protegida con derechos de autor que se identifica en la Demanda, un miembro de Maverickeye UG visiona un DVD de la Película original.
23. Después de que Maverickeye UG identificase a los usuarios no autorizados cuya identidad se desconoce y hubiese descargado las películas que estaban distribuyendo, Maverickeye UG abrió los archivos descargados, los vio y confirmóque contenían la película identificada en la Reclamación.
24. Para identificar las direcciones IP de los usuarios no autorizados que copiaban y distribuían la película del Reclamante protegida por derechos de autor, el software forense de Maverickeye UG escanea las redes P2P para localizar las transacciones infractoras. El perito no concreta cuál es el software utilizado, pero ello, por sí solo, no priva de eficacia probatoria a la prueba cuando el solo detalle de su resultado la reviste de credibilidad (no sólo se identifican IPs sino también el detalle de los horarios).
25. Después de examinar los archivos que contienen las pruebas, aislé las transacciones y las direcciones IP de los usuarios no autorizados responsables de la copia y distribución de la Película.
26. A través de cada una de las transacciones, los ordenadores usuarios de las direcciones IP identificadas en la lista Excel adjunta transmitieron una copia o parte de una copia de un archivo digital de la Película protegida por derechos de autor identificada con el 'hash' ('identificador de control') indicado en la lista Excel adjunta. Las direcciones IP, los valores hash, las fechas y horas contenidas en la lista Excel adjunta reflejan correctamente el contenido de los registros de las pruebas. Los abonados con las direcciones IP identificadas en la lista Excel adjunta formaban todos parte de una 'bandada' de usuarios no autorizados que reproducían, mostraban o proyectaban la película protegida por derechos de autor.
27. Además, los usuarios no autorizados estaban compartiendo exactamente la misma copia de la película. Todas las copias digitales de una obra audiovisual pueden ser identificadas de manera única mediante una serie de caracteres codificados, únicos, denominados 'hash checksum.' El valor de control consiste en una serie de caracteres alfanuméricos generados por un algoritmo conocido como US Secure Hash Algorithm 1, o 'SHA-1'. Mediante el uso de una etiqueta para identificar diferentes copias de la película, Maverickeye UG pudo confirmar que estos usuarios no autorizados estaban reproduciendo la misma copia de la película.
28. El software de Maverickeye UG analizó cada 'pieza' de la herramienta P2P distribuida por cada una de las direcciones IP enumeradas en la lista Excel adjunta y verificó que al reensamblar las piezas utilizando una herramienta cliente P2P especial se obtenían películas totalmente reproducibles.
29. Las direcciones IP son repartidas entre los ISP por parte de organizaciones públicas sin ánimo de lucro denominadas Registros Regionales de Internet. Estos registros asignan bloques de direcciones IP a ISP por regiones geográficas. Estas organizaciones mantienen, de forma accesible al público, y en formato que permite la realización de búsquedas. Tablas maestras que correlacionan las direcciones IP con las regiones locales. La ubicación geográfica de una dirección IP puede reducirse aún más cruzando dicha información con fuentes secundarias, como los datos facilitados por los ISP a las bases de datos comerciales.
30. En consecuencia, las redes P2P son sistemas informáticos que habilitan o facilitan a los usuarios de Internet los medios para poner los archivos almacenados en sus ordenadores a disposición pública. Con ello se consigue que los sistemas P2P distribuyan los archivos digitales de forma masiva produciéndose un efecto multiplicador de notables proporciones, en perjuicio de los derechos del propietario intelectual- de indudable repercusión económica con arreglo a los parámetros de licencia de producto registrado (copyright) o cesión de derechos de producción imperantes en el mercado -, ya que cada usuario del sistema que copia un archivo digital de otro usuario, lo distribuye posteriormente a otros usuarios y así sucesivamente.
TERCERO. - Infracción del derecho de comunicación pública
Acreditada la descarga, tal actuación constituye comunicación pública conforme al artículo 3 de la Directiva 2001/29/CE. Cita la STJUE de 14 de junio de 2017, asunto ZIGGO (C-610/15). Así resulta de la STJUE de 17 de junio de 2021 (C- 597/19), conforme a la cual:
' El artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001 , relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de queconstituye una puesta a disposición del público,conforme a los términos del referido precepto,la carga, desde el equipo terminal de un usuario de una red entre pares (peer-to-peer) y hacia los equipos de otros usuarios de dicha red, de partes, previamente descargadas por el usuario antes citado, de un archivo multimedia que contiene una obra protegida, aunque esas partes solo sean utilizables por sí solas a partir de un determinado volumen de descarga. Carece de pertinencia el hecho de que, como consecuencia de la configuración del software de intercambio cliente-BitTorrent, sea el propio software el que automáticamente dé lugar a la carga mencionada, si el usuario, desde el equipo terminal en que se produce la referida carga, ha decidido utilizar ese software y ha dado su consentimiento a su ejecución tras haber sido debidamente informado sobre sus características'.
En todo caso, los tribunales nacionales ya se habían pronunciado también sobre esta cuestión:
SAP de Madrid, secc. 28, nº 550/2017, de 4 de diciembre
'22. Infracción directa. Comunicación pública.
No cabe duda de que los usuarios de los sistemas P2P realizan actos de reproducción y de comunicación pública de las obras protegidas (...)
El artículo 8 del Tratado OMPI sobre derechos de autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 introduce el concepto de 'puesta a disposición del público' comprendida en la comunicación al público, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a las obras desde el lugar y en el momento que cada uno elija.
Ese es el concepto que contempla incluido en la comunicación al público el artículo 3 de la Directiva 29/2001/CE , relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. El considerando 23 de la Directiva señala que el derecho de comunicación pública 'debe entenderse en un sentido amplio que incluya todo tipo de comunicación al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación'. Como no se contiene ninguna definición de 'comunicación al público' o de 'puesta a disposición del público' es el tribunal de Justicia el que ha venido perfilando los contornos de ambos conceptos.
(...) Por su parte, los sistemas P2P carecen de servidores centrales. Las peticiones de búsqueda y las respuestas se tramitan a través de los ordenadores conectados. Una vez localizado el ordenador que alberga el archivo buscado, la conexión para la descarga se efectúa directamente entre el nodo peticionario y el suministrador. Los sitios intermedios con enlaces hacen posible que los usuarios del sistema de intercambio puedan localizar los archivos con los contenidos que desean en los ordenadores de otros usuarios, aunque la descarga se efectúa directamente desde los ordenadores de los otros usuarios sin que la información circule por el servidor en el que se encuentra alojada la página en la que se incluye el enlace.
En sus conclusiones en el asunto C-610/15 , TPB, el Abogado General Sr. Maciej Szpunar explica el funcionamiento de las redes peer to peer del siguiente modo (20):
En este modelo, el ordenador de cada usuario, esto es, de cada par (peer), no sólo es un cliente que recibe los datos, sino también un servidor que los almacena y los pone a disposición de otros pares. Por lo tanto la red está descentralizada (no existen servidores centrales) y presenta una «geometría variable», dado que sólo los paresservidores conectados forman la red en un momento dado (al contrario que en una red «tradicional», en la que los servidores suelen estar conectados permanentemente y sólo los clientes se conectan y desconectan temporalmente). Tal configuración de la red presenta múltiples ventajas, especialmente en lo referente a la optimización del uso de las capacidades de almacenamiento y de transmisión de datos. Igualmente, gracias a su arquitectura descentralizada, una red de este tipo es más resistente ante los ataques así como ante las intervenciones de las fuerzas del orden o de los derechohabientes de los derechos de autor.
Es particularmente difícil suprimir el contenido presente en una red peer-to-peer, ya que éste se encuentra en diferentes servidores que pertenecen a diferentes personas físicas situadas en diferentes países'.
SAP de Madrid, secc. 28, nº 103/2014, de 31 de marzo
' CUARTO. - Los protocolos 'Peer to Peer' (ó P2P) permiten la conexión entre ordenadores y con ello el que diversos sujetos puedan compartir contenidos. La evolución de dichos protocolos ha sido, a medida que el avance tecnológico lo ha permitido, hacia la descentralización, de modo que ya no precisan de un servidor central que actúe de interconexión, sino que la tecnología permite que a través de un programa informático los ordenadores de los usuarios se conecten directamente entre sí, a modo de una red, y puedan acceder a los contenidos que los demás conectados al sistema tienen almacenados para derivarlos hacia el disco duro del propio ordenador; cada usuario puede funcionar así como cliente y como servidor a un tiempo. La realización de dichos intercambios de archivos entre particulares constituye una actividad perfectamente lícita en la medida en la que los que sean objeto de transferencia no estén sujetos a derechos exclusivos de tercero o se cuente con la autorización de éste.
Ahora bien,el intercambio entre usuarios de Internet de archivos que estén amparados por derechos de propiedad intelectual, si no se cuenta con la autorización del titular de los mismos, entraña una infracción de aquéllos. La misma se comete por inmiscuirse en la órbita de los derechos exclusivos de explotación que incumben al titular de los mismos ( artículo 17 del TRLPI), en concreto, el de comunicación pública, en su modalidad de puesta a disposición del público de forma interactiva de las obras ( artículo 20, párrafo 2, apartado i del TRLPIy artículo 116 del mismo cuerpo legal en lo que respecta a los productores de fonogramas), de modo que se confiere la posibilidad de acceder a ellas vía Intenet a voluntad del que esté interesado, y el de reproducción ( artículo 18 del TRLPI, con carácter general, y artículo 115 en lo que atañe a los productores de fonogramas), por la realización inconsentida de copias digitales de las obras protegidas, sin que ello lo ampare el límite de copia privada ( artículo 31.2 del TRLPI), pues su vocación es la de la utilización colectiva de esas copias, que además, en muchos casos, se realizan precisamente a partir de un ejemplar ilegítimo'.
SAP de Barcelona, secc. 15, nº 301/2011, de 7 de julio
'II. (...) Como resulta de la prueba pericial, el principal uso de las redes P2P es el de compartir archivos (cadenas de bits) en Internet. Los archivos compartidos los pone el usuario en un directorio de su ordenador conocido por el programa P2P. Cuando un usuario busca un archivo lo puede hacer utilizando su programa P2P (por ejemplo, búsqueda con eMule), pero es muy útil que esta búsqueda se realice a través de enlaces publicados en páginas web. Cuando se pulsa uno de estos enlaces, en el navegador de Internet: 1) Se abre el programa P2P (si no está instalado, se visualizará un mensaje de error y no se producirá ninguna descarga); 2) Se producirá una búsqueda en función de la información del enlace y 3) Se iniciará el intercambio entre particulares, en que el oferente del archivo es un usuario distinto a la web que aloja el enlace.
Atendidos los anteriores datos fácticos, no desvirtuados, debemos mantener las consideraciones expuestas en la sentencia de esta Sección 15ª, de 24 de febrero de 2011, en relación, concretamente, con los enlaces a contenidos la red P2P, en un caso de la misma naturaleza.
En una red de archivos compartidos P2P, quien dispone de un archivo musical o de una película y lo introduce en una carpeta de archivos compartidos,a la que cualquiera puede tener acceso mediante un programa cliente P2P, además de llevar a cabo un acto de reproducción no amparado por la excepción del artículo 31.2 LPI , pues no cabría hablar de un uso privado, está poniendo estos archivos a disposición del público y, por ello,realiza un acto de comunicación pública previsto en el artículo 20.2.i) LPI '.
CUARTO. - Cuantificación de la indemnización
1. Normativa y jurisprudencia aplicables
La demandante solicita una indemnización a tanto alzado de 150 € en aplicación del art.140.2 b) TRLPI y el art. 13 b) de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto a los Derechos de Propiedad Intelectual. Invoca también la demandante los precedentes anteriores del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao y el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria.
Lo que señala el art. 140.2.b) TRLPI, en la redacción dada al mismo por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, ley por la que se traspuso la Directiva 2004/48/CE, es que ' La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes: b) la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión'.
Sobre la regalía hipotética se ha pronunciado el Tribunal Supremo, entre otras, en la STS de 19 de febrero de 2016 (nº 98/2016; rec. 2716/2013 )
'2.- La sentencia de esta Sala núm. 706/2010, de 18 de noviembre , con cita de las núm. 936/2009, de 2 de marzo , y 40/2008, de 5 de febrero , señala que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotéticaresponde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que setrata de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción-'manifesta non egent probatione'.
Este sistema indemnizatorio tienesu origen en el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que fue traspuesta por la Ley 19/2006, que modificó, entre otras normas, el artículo 43 LM . El citado artículo de la Directiva señala lo siguiente:
«Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:
»a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o
»b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión».
A su vez, el considerando 26 de la Directiva explica que, con el fin de reparar el perjuicio sufrido como consecuencia de infracciones de propiedad intelectual (en el sentido amplio que utiliza la normativa internacional, que incluye lo que en España denominamos como propiedad industrial): «[e]l importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se te adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate.El objetivono es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sinopermitir una indemnización basada en un criterio objetivo».
3.- Este criterio objetivo debe determinar el porcentaje a aplicar para el cálculo de la regalía hipotética, cuya finalidad es la indemnización del perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida recurriendo para ello auna ficción(la concesión de la licencia) y aconstruir la hipótesis de cuál sería el precio que el infractor pagaría al titular de la marca por la concesión de la licencia atendiendo las concretas circunstancias del caso. Este ejercicio deviene más difícil cuando el titular no licencia su marca, ni tampoco consta la existencia de licencias en el sector que permitan concretar una regalía habitual en el sector. No obstante, la ausencia de licencias de referencia no impide la aplicación del criterio de la letra b) del artículo 43.2 LM , cuando su finalidad reside, precisamente, en facilitar la prueba del perjuicio para paliar la ausencia de indemnización del lucro cesante. Es así quela opción indemnizatoria de la regalía hipotéticaacogida por la Audiencia Provincialno puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la exacta entidad de los perjuicios, ante la evidencia del daño causado a consecuencia de una infracción marcaria mediante utilización de los signos de la actora que jurídicamente podrían ser objeto de licencia.
4.- (...)Precisamentela jurisprudencia ha configurado la regalía hipotética como opción para solventar los problemas de prueba y asegurar una indemnización sin necesidad de probar en concreto el daño causado.Por tanto,elegido este criterio indemnizatorio y reconocida y declarada la existencia de infracción, procederá la condena a indemnizar. Como dijo la ya citada sentencia de esta Sala 706/2010, de 18 de noviembre , probada la infracción de la marca de la actora, la opción indemnizatoria de la regalía hipotética «[n]o puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia 'ex re' del lucro cesante a consecuencia, en la modalidad dicha, de una utilización de los signos registrados, jurídicamente admisible mediante licencia».
Y en la STS de 3 de mayo de 2017 (nº 263/2017; rec. 2579/2014 ), FJº 6.
' Además, la propia posibilidad de optar por uno u otro criterio de los previstos en el apartado 2 del art. 66 LP, muestra que en aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufridopor el titular de la marca,ni siquiera de forma estimativa. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la patente, no debe venir determinado necesariamente por que se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido'.
Sobre los conceptos indemnizatorios compatibles con la regalía hipotética se pronuncia la SAP de Barcelona, sección 28, de 5 de abril de 2019 (nº 180/2019; rec. 1005/2017) ha declarado en relación con la regalía hipotética, FJ 4º:
'A pesar de la literalidad del artículo 140.2.b LPI que limita la indemnización de daños y perjuicios, de optarse por ese criterio, a la regalía hipotética en sentido estricto, esto es, a la 'cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión' ,debe efectuarse una interpretación de la norma conforme a la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, e 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.
El artículo 13 de la Directiva no contempla como criterio alternativo al de las consecuencia económicas negativas el de la estricta regalía hipotética sino que lo fija en 'una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión'.
Especialmente ilustrativo es el considerando 26 de la Directiva según el cual: 'Con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor que haya realizado una actividad que constituya una infracción de este tipo a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación ' (énfasis añadido).
En consecuencia,no existe inconveniente para que, en el caso de que se opte por el criterio de la regalía hipotética, la indemnización comprenda los gastos de obtención de pruebas y otros daños directos sufridos con ocasión de la identificación e investigación de la infracción.
Sólo así se consigue que la indemnización sea adecuada a los daños y perjuicios efectivos que el titular haya sufrido como consecuencia de la infracción, como exige el artículo 13.1 de la Directiva 2004/48 y remarca su considerando 26.
Ya elTribunal de Justicia en su sentencia de fecha 17 de marzo de 2016, asunto C- 99/2015 ,ha considerado compatible la indemnización por daño moral con el criterio de la regalía hipotética,lo que ha dado lugar a que el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 19 de julio de 2016 así lo admita pese a que la norma española sólo incluye el daño moral, por una deficiente transposición de la directiva, en el marco del criterio contemplado en el apartado a) del artículo 140.a LPI , esto es, el de las consecuencias económicas negativas.
El propio Tribunal de Justicia en su sentencia de 25 de enero de 2017, asunto C-367/15 , apartado 30, ha puesto de manifiesto que: ' el mero pago , en el supuesto de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual, del canon hipotético no puede garantizar una indemnización de todo el perjuicio realmente sufrido, dado que el pago de ese canon, por sí solo, no garantiza ni el reembolso de los eventuales gastos vinculados a la investigación e identificación de posibles infracciones , evocados en el considerando 26 de la Directiva 2004/48, ni la indemnización de un posible daño moral' (énfasis añadido).
Por tanto, el criterio de la regalía hipotética debe considerarse compatible no sólo con el daño moral sino también con la indemnización por los gastos vinculados a la investigación e identificación de las posibles infracciones.
La SAP de Madrid, sección 28, de 30 de septiembre de 2013 , señala que ha indicado en su auto de 8 de junio de 2010 que '...El legislador (...) ya ha tenido en cuenta que no se trata de un otorgamiento voluntario de la misma (la licencia) y pese a ello establece esta ficción legalporque la considera un modo razonable de cuantificar el lucro cesante sufrido por la parte demandante, suavizando así las dificultades probatorias con las que éste se podría encontrar para acreditar lo que habría dejado de ganar por causa de la infracción. De manera que a lo que deberá atenderse es a lo que resulte probado como justo precio por tal concepto...'.
Finalmente, la SAP de Barcelona, sección 15, de 3 de noviembre de 2006 (nº 507/2006; rec. 517/2005), rechaza la regalía hipotética porque el demandante no pide una cantidad determinada y no realiza actividad probatoria para cuantificar su importe.
(...) ' El art. 41.1 b) LM reconoce al titular de la marca infringida una acción para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados con dicha infracción. Dentro de estos daños y perjuicios se encuentran los beneficios dejados de obtener, que es lo que reclama la actora en su demanda. Para su cuantificación, el art. 43.2 LM concede al perjudicado tres opciones. De entre ellas, la actora escogió en su demanda la tercera [ art. 43.2.c) LM ], al remitirse expresamente a ella en el suplico de la demanda: 'el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho'. No obstante, la actora ni pidió una cantidad determinada en tal concepto, ni ha realizado actividad probatoria alguna para cuantificar el importe de la regalía hipotética. En realidad, la acreditación del precio de la licencia le correspondía a ella misma, que era a fin de cuentas quien debería concederla.
2. Valoración de la prueba.
La absoluta ausencia probatoria y alegatoria sobre los elementos que habrían de llevar a un justo precio de 150 € conducirá a la desestimación de la demanda, pues el criterio de la regalía hipotética libera de la necesidad de acreditar el real daño sufrido, pero no de alegar y acreditar los elementos que conducen a su cuantificación y que han de poder ser valorados por el Juez para concluir sobre su razonabilidad. Lo contrario conduciría al establecimiento de indemnizaciones automáticas, y la infracción relacionada con cualquier película y titular de derechos supondría idéntica indemnización en aplicación del criterio de la regalía hipotética, lo que no se ajusta a la finalidad de la figura.
Respecto a las cuantificaciones realizadas por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao y por el de Vitoria-Gasteiz siguiendo el criterio del primero, el Juzgado de lo Mercantil 1 de Bilbao toma en consideración elementos tales como lo que hubiese tenido que pagar el infractor por la descarga lícita, gastos derivados de la reclamación judicial y gastos, pero en este procedimiento la demandante ni siquiera ha hecho mención de los mismos. Por el contrario, se limita a invocar el art. 149.2.b TRLPI sin hacer mención a gastos compatibles con la regalía hipotética. Argumenta la demandante sobre la dificultad de cuantificar el perjuicio sufrido, el elevado coste del dictamen de un perito y el astronómico importe al que podría ascender la reclamación. Pero no se está exigiendo a la demandante acreditar el efectivo perjuicio. Lo que se le exige es que argumente mínimamente y pruebe en base a qué datos fija el 'precio justo' de la película en 150 €, pues la carga alegatoria y probatoria corresponde al demandante y la razonabilidad de la cantidad pretendida debe establecerse en base a elementos objetivos, no en base a apreciaciones subjetivas, y la demandante ni siquiera cifra cuál es el precio de descarga lícita de la película o de venta al público de la misma.
Por todo lo expuesto, desestimo la demanda.
QUINTO. - Costas
Desestimada la demanda y apreciadas dudas de derecho, no procede condena en costas.
Fallo
DESESTIMARla demanda formulada por el procurador Sr. Bartau-Rojas, en nombre y representación de VENICE PI, LLC., contra Dª. Lina, absolviendo al demandado de las pretensiones frente a él deducidas, sin costas.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
________________________________________________________________________________________________________________
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
________________________________________________________________________________________________________________
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por Sr./Sra. MAGISTRADO(A) que la dictó, estando mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia doy fe, en Bilbao, a 1 de octubre de 2021.
