Sentencia Civil Nº 474/2011, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 716/2011 de 12 de Diciembre de 2011

Encabezamiento

ROLLO núm. 716/11 - K -

SENTENCIA número 474/11

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION NOVENA

Ilmos. Sres.:

Dª Rosa Mª Andrés Cuenca

D. Gonzalo Caruana Font de Mora

Dª Mª Antonia Gaitón Redondo

En la ciudad de Valencia, a 12 de diciembre de 2011.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª Mª Antonia Gaitón Redondo, el presente Rollo de Apelación número 716/11, dimanante de los Autos de Juicio Ordinario 535/10 , promovidos ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, entre partes; de una, como demandados apelantes, Efrain y COMPAÑÍA NATURAL FINISH, SLU, representados por la procuradora María Angeles Esteban Alvarez, y asistidos por el letrado Pedro Pablo Martínez de Heras, y de otra, como demandante apelado , GIRBA, SRL, representado por la procuradora Elena Gil Bayo, y asistido por el letrado Antonio Gonzálvez Piñera.

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada, pronunciada por el señor Juez de lo Mercantil número 1 de Valencia, en fecha 20 de abril de 2011 , contiene el siguiente FALLO: "Que estimando como estimo la demanda promovida por el procurador Sra. Gil Bayo, en la representación que ostenta de su mandante GIRBA, SRL, contra don Efrain y la entidad NATURAL FINISH, SLU, se efectúan los siguientes pronunciamientos:

1.-Se declara, a todos los efectos pertinentes en Derecho, que don Efrain y su empresa la mercantil NATURAL FINISH, SL han incurrido en competencia desleal.

2.-En su virtud, se condena a los demandados don Efrain y la mercantil NATURAL FINISH, SL a estar y pasar por la anterior declaración, y a la cesación de los indicados actos de competencia desleal, debiendo cesar de inmediato en la utilización de la marca GIRBA en cualquiera de sus formas o manifestaciones de uso y utilización debiendo retirar y destruir cualquier producto que plasme ese signo distintivo, rótulo o manifestación en el que consten tal marca incluso en sus locales y en sus bienes, así como en cualquier documento relativo al tráfico mercantil, tales como facturas, folletos, bolsas, etiquetas, papelería y/o material publicitario

3.-Se condena a los demandados don Efrain y la mercantil NATURAL FINISH, SL a que se procedan, a su costa, a la publicación de esta sentencia, en extracto, en el plazo de un mes desde la firmeza de la misma, mediante la inserción de los correspondientes anuncios en dos diarios de ámbito nacional, procediéndose de oficio en otro caso, a instancias de la actora.

5.-Se declara que el demandado don Efrain ha obtenido el registro de las marcas nacionales núm. M2870599 y núm. M2870608 de mala fe y con violación de derechos prioritarios de la actora.

6.-En su virtud, se condena al demandado don Efrain a estar y pasar por la anterior declaración, y a transferir las marcas españolas núm. M2870599 y núm. M2870608 a favor de la demandante, la compañía italiana GIRBA, SRL. Firme que sea esta resolución, deberá expedirse el oportuno mandamiento a la OEPM para que se proceda a la transferencia del registro correspondiente.

7.-Se condena a la parte demandada a la cancelación del dominio web www.girba.net, procediendo el cierre inmediato, y a su costa, de la referida página web abierta.

8.-Todo ello con imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada."

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, remitiéndose los autos a esta Audiencia, tramitándose la alzada, con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Se han observado las prescripciones y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO.- El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia dictó sentencia en juicio ordinario nº 535/10, por la que se estimaban las acciones reivindicatoria de la Ley de Marcas y de competencia desleal ejercitadas por la representación procesal de la entidad italiana GIRBA SRL contra Efrain y la mercantil NATURAL FINISH SLU.

Interpone recurso de apelación contra dicha resolución la parte demandada en base a las siguientes alegaciones: 1) No constar acreditado el carácter notorio del signo titulado por la actora, pues la declaración en este sentido de tres testigos, todos los cuales han tenido o tienen vinculación con la empresa demandante, no es suficiente a los efectos de acreditar el alto porcentaje de conocimiento de la marca en el mercado, sin que tampoco sea suficiente la documental aportada pues la supuesta notoriedad en el mercado europeo carece de relevancia para la protección invocada por la entidad demandante al exigirse la notoriedad en España. 2) No haber quedado acreditado en autos que los demandados hayan actuado en momento alguno como agente, representante o distribuidor de la sociedad actora, a los efectos de la aplicación de la Ley de Marcas, pues el único extremo que ha resultado probado es la venta de los productos por la actora a la demandada y la reventa por ésta de tales productos sin indicar denominación alguna al origen de la empresa actora. 3) No constar que la entidad demandante haya utilizado la denominación Girba como marca, pues la misma venía referida a la denominación del fabricante y no del producto. 4) No ser posible la confusión entre los artículos para los que el demandado ha obtenido el registro como marca de la denominación y grafía Girba, pues la demandada se dedica a la fabricación y venta de productos químicos para zapatos y peletería lo que se incluiría en la clase 1 del Nomenclator Internacional, mientras que el registro de la marca de los demandados se ha solicitado y obtenido para las clases 2 y 3, lo que impide la aplicación de la norma contenida en el artículo 9.1 d) de la Ley de Marcas . 5) Haberse omitido en la sentencia la relevancia que las relaciones entre las partes tiene sobre el objeto del pleito, de las que resultaría el consentimiento del Sr. Everardo -socio de la entidad actora- para la inscripción de la marca en España por el Sr. Efrain . Termina solicitando sentencia por la que se revoque íntegramente la dictada en la primera instancia.

La representación procesal de la entidad actora solicitó la confirmación de la sentencia apelada con arreglo a las alegaciones contenidas en su escrito de oposición al recurso de apelación que consta en autos y en el que, con carácter previo, puso de manifiesto la falta de alegaciones de la recurrente en relación con la estimada acción de competencia desleal.

SEGUNDO.- Con carácter previo se ha de poner de manifiesto que, como bien indica la parte apelada, el escrito de interposición del recurso de apelación carece de alegación alguna en relación con la acción de competencia desleal -también estimada en la instancia-, pese a que en el escrito preparatorio se indicaba la impugnación de la totalidad de los pronunciamientos contenidos en el fallo de la sentencia, por lo que este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del artículo 465 de la LEC , se va a pronunciar en la presente resolución exclusivamente sobre las cuestiones planteadas en el escrito de interposición del recurso - y en su caso en el de oposición- sin revisar, por ello, el pronunciamiento relativo a la acción de competencia desleal.

Pues bien, y por lo que se refiere a los motivos del recurso, la Sala, examinado que ha sido el contenido de las actuaciones y visionado el acto del juicio que por soporte de grabación audiovisual consta en las mismas, comparte el pronunciamiento condenatorio de la sentencia apelada en atención a las consideraciones que a continuación se indican: Alega la parte recurrente como primer motivo de su recurso la falta de acreditación respecto de la notoriedad del signo de la demandante, integrado por la expresión "GIRBA" sobre la que aparece un cuadrado en el que se contiene un dibujo a medio camino entre un triángulo equilátero y una "G" en cuya parte inferior y dentro de la misma aparece también la expresión "GIRBA", - plenamente coincidente con las que el Sr. Efrain ha obtenido el registro en la OEPM para las clases 2 y 3 del Nomenclator Internacional: M 2870599 y M 2870608-, olvidando así que la pretensión que con carácter principal ejercitó la entidad actora -y que se estimó en la instancia- era la acción reivindicatoria para la que ha de estarse, no al tenor del artículo 9.1.d ) de la Ley de Marcas , que exige el uso o conocimiento notorio del signo en el conjunto del territorio nacional, sino a lo dispuesto en el artículo 2.2 de la misma Ley , conforme al cual "cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha del registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39"; acción reivindicatoria para cuyo ejerció resultaba facultada la entidad demandada, de nacionalidad italiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (última revisión en Estocolmo el 14 de julio de 967 y modificado el 28 de septiembre de 1979).

A propósito de esta acción tiene declarado nuestro Tribunal Supremo en sentencia de fecha 30 de mayo de 2005 que "la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , ..., en su artículo 2.2 protege la posición jurídica de la persona que resulta perjudicada por la solicitud y, en su caso, registro de una marca por tercero de forma fraudulenta, es decir, con fraude de sus derechos o de forma ilícita por violación de una obligación legal o contractual, sin necesidad de notoriedad ganada por el uso". Como indica la Sentencia de la AP de Zaragoza -con cita de la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2008 - , "La acción reivindicatoria ... ( art 2-2 Ley Marcas ), viene a constituir una excepción a la regla general de la eficacia constitutiva del Registro, protegiendo el mejor derecho sobre el signo usado, pero carente de existencia tabular, frente a la titularidad marcaria registrada en fraude de terceros. Dicho conflicto de intereses es resuelto por la ley marcaria a favor del tercero, cuando quien accede al Registro y consigue para sí el "ius prohibendi", lo hace de manera fraudulenta o con violación de la reglamentación legal o contractual. Se sacrifica así la regularidad formal del Registro en beneficio de valores extra-registrales que se consideran de mejor derecho que el inscribiente ( Ss A.P. Asturias, secc 1ª, de 21-diciembre-2007 y T.S. 5-octubre- 2007 ).

El efecto del triunfo de esta acción llamada por algún sector doctrinal "reivindicativa", más que "reivindicatoria" es la sustitución -en el sentido de subrogación- por parte del perjudicado en la posición jurídica del titular que accede ilícitamente al Registro (S.T.S. 25-febrero-2005). Por lo expuesto fácil es deducir que resulta innecesario que el accionante tenga que probar que la denominación que usa constituye "marca notoria", pues el triunfo de su tesis no se basa en la notoriedad de su marca, sino en la "mala fe" del solicitante. Así lo recoge con claridad la S.T.S. 30 -mayo- 2005 ". También la SAP Barcelona de 2 de septiembre de 2009 señala que "Para que prospere en este caso la acción reivindicatoria, resulta irrelevante que la denominación (...) no sea notoria, pues lo esencial es, como ya hemos argumentado, el registro en fraude de los derechos de un tercero. Como tampoco es esencial que el grado de conocimiento por el publico del seudónimo (...) sea tan generalizado que al amparo del art. 9.1.b) LM hubiera justificado una acción de nulidad relativa, pues en este último caso los presupuestos legales son distintos". También la SAP de Madrid de 18 de marzo de 2011 establece: "La reivindicación de la marca que haya sido registrada en fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual supone, por lo tanto, una de las excepciones (junto a la de la marca notoria del artículo 6 CUP ) al principio general que impera en nuestro ordenamiento jurídico de que el registro de la misma es el único medio para adquirir originariamente el derecho sobre la marca ( artículo 2.1 de la Ley de Marcas ). Se trata de una vía para que el usuario no registral de una marca (o de un nombre comercial, merced a la remisión que efectúa el artículo 87.3 de la Ley de Marcas ) encuentre protección legal ante el que la ha conseguido registrar defraudando un derecho ajeno (pues el tercero se ha visto privado de sus derechos por aquél que ha obtenido el registro). Para que el tercero pueda ejercitar este tipo de reivindicación (denominada impropia, pues el que reivindica no es titular registral y sí lo es el contrario) no es preciso que esgrima una marca notoria (podría hacerlo, pero lo cierto es que con ésta ya ostentaría un derecho oponible "erga omnes" que le conferiría, además, otras posibilidades de defensa) sino que basta con que justifique su condición de anterior usuario extrarregistral de un signo con vocación marcaria que un tercero habría procedido a registrar privándole a aquél de sus derechos, siempre que el registro se hubiese hecho de mala fe o mediando una previa relación entre las partes que habría resultado vulnerada (pues sin estos últimos requisitos no operaría el artículo 2.2 de la Ley de Marcas , ya que, si no media la aludida conducta incursa en ilicitud, no bastaría la mera utilización prioritaria del signo por tercero para atacar un registro marcario que no está sujeto a la exigencia de novedad)".

Por tanto, a los efectos de la acción reivindicatoria del artículo 2.2 de la Ley de Marcas ejercitada por la entidad actora y estimada en la sentencia apelada resulta irrelevante que el signo y denominación "GIRBA" sea notorio, lo que en todo caso habría que poner en relación con las concretas circunstancias del caso habida cuenta que se trata de productos químicos para la industria de la zapatería y peletería para cuya comercialización en España la entidad actora ha venido utilizando un único distribuidor en exclusiva; por el contrario, lo determinante en el caso de autos es la acreditación de la mala fe del demandado al proceder a la inscripción en España de la marca "GIRBA" con idéntica grafía a la utilizada por la entidad italiana circunstancia ésta que, a su vez, precisa tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Marcas para los agentes o representantes en los términos que se indican a continuación.

TERCERO.- En relación a esta cuestión, alegaba la parte apelante como segundo motivo de su recurso no haber quedado acreditado que los demandados hayan actuado como agente, representante o distribuidor de la entidad demandante, ni que hubiera relación de exclusividad, limitándose a vender los productos de GIRBA SRL a quienes estimaba oportuno, sin denominación alguna del origen del producto.

Dicha alegación ha de correr igual suerte desestimatoria en atención al resultado probatorio de autos. El testigo Sr. Alberto , que fuera primer distribuidor de los productos de la entidad italiana en España a través de la mercantil PA SABATES SL, manifestó que los productos llevaban la marca de la demandante y los distribuía en todo el territorio nacional, siendo especialmente relevante a este respecto el hecho de que el propio demandado, Sr. Efrain , admitiese que trabajó en dicha mercantil -PA SABATES SL- y que conocía Girba desde el año 1995-1996, así como que posteriormente mantuvo relaciones comerciales con la demandante a través de dos entidades distintas, NATURFINISH SL y después NATURAL FINISH SL, entidades ambas que conforme a la prueba practicada resultan sucesoras de PA SABATES SL en la representación y distribución de los productos de la entidad italiana. En modo alguno resulta acreditado, pese a la alegación de la parte recurrente, que la relación comercial fuera de mera compraventa, dato éste que cabe deducir de la importante suma de la que era deudor el demandado al momento de la ruptura de las relaciones comerciales con la actora (260.00 euros) en relación con la manifestación del citado Sr. Alberto en el sentido de que si bien inicialmente (años 1986/87) la relación era de compraventa posteriormente, y dado el volumen de contratación, se constituyó una verdadera relación de distribución lo que se articuló a través de la constitución de una sociedad en la que también tenía participación la entidad demandante y, en particular, del e-mail remitido por el demandado a la entidad actora en fecha 11 de febrero de 2009 (documento 33 de la demanda) en el que se expresa la "autorización" por el demandado para que GIRBA, tras la ruptura de las relaciones entre los litigantes, pueda vender en España a la empresa que convenga a la actora.

Pero es que, además, la naturaleza que de la relación negocial se pretende por la parte apelante (compraventa) se contradice con el hecho de que en la última de sus alegaciones del recurso -relativa a las relaciones entre Don. Everardo , socio de GIRBA SRL y el Sr. Efrain -, se aduce que si se inscribió a su nombre las marcas objeto de este procedimiento "lo fue precisamente con el consentimiento de D. Everardo para fomentar su uso y su conocimiento en España", planteamiento que, en relación con lo anteriormente indicado, permite considerar esa relación de distribución y, por ende, aplicar al caso de autos lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Marcas en el que se establece que "A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de su titular", debiendo ponerse de relieve que la relación que según la parte recurrente justificaría y de la que se haría derivar la concurrencia de consentimiento para la inscripción en el registro de marcas en España era de carácter personal entre el Sr. Efrain y Don. Everardo quien, sin perjuicio de su condición de socio de la entidad actora, carecería en cualquier caso de la titularidad de uso de la marca GIRBA en tanto la misma correspondería a la persona jurídica GIRBA SRL.

Las circunstancias hasta aquí descritas, en relación con lo que se establece en la sentencia de la instancia, permiten concluir la concurrencia de la mala fe del Sr. Efrain al solicitar y obtener las marcas M 2870608 y M 2870599, dada su previa condición de distribuidor en España de la entidad Girba, lo que lleva a cabo sin consentimiento y autorización alguna por parte de dicha entidad y en momento inmediatamente posterior a la ruptura de las relaciones comerciales como así resulta del hecho de que las marcas se solicitasen el 2 de abril de 2009 -documentos 36 y 37 de la demanda- habiéndose producido la comunicación de resolución contractual el 29 de enero de 2009, mediando entre ambas fechas la suscripción de documento -20 de marzo de 2009- en el que las partes fijan el montante de la deuda a cuyo pago está obligada la parte demandada.

CUARTO.- Pese a lo indicado por la parte recurrente, estima la Sala haber quedado acreditado el uso por la entidad actora del nombre y signo distintivo "GIRBA" a modo de marca, tal y como se infiere de la documental aportada a los autos -catálogos, tarjetas comerciales o manifestaciones por escrito de los Sres. Alberto y Leandro , éste último en representación de la entidad Productos Químicos Bellan SL- en relación con la testifical de los Sres. Alberto -anterior distribuidor de los productos de Girba-, Doroteo -actual representante de Girba en España y que trabajó previamente en la entidad PA SABATES y con el hoy demandado Sr. Efrain -, y Carlos Jesús quien, sin perjuicio de la prudencia con la que debe valorarse su declaración habida cuenta los litigios mantenidos con el codemandado Sr. Efrain , declaró que el producto de la demandante se había comercializado como GIRBA, reconociendo igualmente el uso como logotipo del signo gráfico al que antes se ha hecho referencia y respecto del que la parte actora ha obtenido el registro marcario.

Finalmente, no es obstáculo a la estimación de la acción reivindicatoria el hecho de que el Sr. Efrain obtuviese el registro de la marca para las Clases 2 y 3 del Nomenclator Internacional, pues dado el objeto social de la entidad actora -fabricación y venta de productos químicos para zapatos y peletería- sus productos son susceptibles de resultar protegidos tanto al amparo de la Clase 1 como de las Clases 2 y 3 a tenor de los productos que en cada una de ellas vienen recogidos conforme a lo dispuesto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (BOE 16/03/1979), incluyendo la Clase 1, entre otros, productos químicos para la industria, materias curtientes y adhesivos (pegamentos) para la industria, la Clase 2 las pinturas, barnices, lacas, materias tintóreas, mordientes y la Clase 3, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.

QUINTO.- Procediendo, por cuanto se ha expuesto, la confirmación de la sentencia dictada en la instancia han de imponerse las costas de la alzada a la parte apelante ( art. 398 LEC ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

Fallo

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Efrain y NATURAL FINISH SLU, contra la sentencia de fecha 20 de abril de 2011, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia en autos de juicio ordinario nº 535/10, confirmamos dicha resolución, con expresa imposición de las costas causadas a la parte apelante.

Se acuerda la pérdida por la parte apelante del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin ulterior declaración, procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de esta misma resolución y el oportuno oficio al Juzgado de procedencia para constancia y ejecución, uniéndose certificación al Rollo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.