Sentencia CIVIL Nº 474/2022, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 1562/2021 de 17 de Mayo de 2022

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 001562/2021

L

SENTENCIA NÚM.: 474/22

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOSDOÑA ROSA MARIA ANDRES CUENCA DOÑA PURIFICACION MARTORELL ZULUETA DON RAFAEL GIMENEZ RAMON

En Valencia a diecisiete de mayo de dos mil veintidós.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA,el presente rollo de apelación número 001562/2021, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000514/2020, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a CUIDA CARE MARKETING SL, representado por el Procurador de los Tribunales don/ña RAFAEL FRANCISCO ALARIO MONT, y de otra, como apelados a CUIDUM TECH S.L representado por el Procurador de los Tribunales don/ña ENRIQUE MIÑANA SENDRA, en virtud del recurso de apelación interpuesto por CUIDA CARE MARKETING SL.

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA en fecha 28-6-2021, contiene el siguiente FALLO: ' Que desestimando como desestimo la demanda inicial promovida por el Procurador Sr. Alario Mont en la representación que ostenta de su mandante CUIDA CARE MARKETING S.L., contra la entidad demandada CUIDUM TECH S.L. debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones deducidas en su contra. Todo ello sin pronunciamiento en materia de costas procesales causadas. '

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por CUIDA CARE MARKETING SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia con fecha 28 de junio de 2021 desestimó la demanda instada por la representación de CUIDA CARE MARKETING SL contra CUIDUM TECH SL, sin expresa imposición de las costas procesales causadas, apreciando que el pronunciamiento desestimatorio viene vinculado a cuestión meramente jurídica. La citada resolución viene a argumentar, en síntesis, que la utilización del signo de la demandante (CUIDEO) como palabra de búsqueda en los anuncios patrocinados (adwords) de un buscador de internet (Google) constituiría, en su caso, infracción del derecho de marca, y, habiendo suscrito las partes acuerdo tendente a reglamentar la convivencia de los signos de ambas, no se acciona con fundamento en las marcas tituladas por la demandante, sino que se solicita pronunciamiento declarativo y de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento del contrato (que no por infracción marcaria) invocando normativa general así como normativa relativa a competencia desleal; y, concluye que, puesto que donde se venga a obtener 'debida satisfacción en el ámbito marcario no puede venirse a sostener una pretensión cumulativa por la vía de la legislación de competencia desleal', con invocación de sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 15 de febrero de 2017, considera que, no ejercitada acción por infracción marcaria, ello comporta, necesariamente, la desestimación de la efectivamente planteada.

Contra dicha resolución recurrió en apelación la parte actora, efectuando las siguientes alegaciones:

Con carácter previo, en cuanto al objeto del litigio, expresa que si bien en el suplico de la demanda se hizo constar que el incumplimiento de la cláusula tercera del acuerdo de coexistencia suscrito entre las partes hoy litigantes podía dar lugar a confusión, aclaró en el acto de Audiencia Previa celebrada en fecha 18 de enero de 2021, que no se estaba reclamando por ninguna actuación susceptible de Competencia desleal, sino que el objeto de la demanda era la reclamación de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de la demandada CUIDUM TECH, S.L. del contrato de coexistencia de marca en fecha 29 de enero de 2019, esto es la acción de incumplimiento contractual en base a los artículos 1101 y 1124

Efectuada la anterior aclaración, se fijaron como controvertidos, por su parte, en la audiencia previa: La existencia de incumplimiento del contrato, bien sea por acción o por omisión y la existencia de lucro cesante y su valoración. Y, por la demandada, que la actora sostiene que por la demandada se infringió un acuerdo de coexistencia de marcas, en uno de los numerosos compromisos asumidos; que si bien el concreto punto controvertido pudo verse, temporal y accidentalmente incumplido, ello no se debió a su voluntad, lo esencial es el alcance económico de tal incumplimiento, sosteniendo la demandada, finalmente, que no ha habido infracción en materia de competencia desleal y que siendo esta la base de la demanda habría de ser desestimada.

Así, considera la recurrente que los hechos controvertidos del procedimiento trataban de discernir sobre el incumplimiento contractual y el alcance de la correspondiente indemnización por dicho incumplimiento, en base a los artículos 1101 y 1124 del CC, pese a lo cual la sentencia de instancia, resuelve desestimar la demanda presentada por dicha parte basando la fundamentación jurídica en la normativa de Competencia Desleal, sin hacer mayor mención al incumplimiento contractual y sus consecuencias, salvo que lo dispuesto en el Fundamento Jurídico Cuarto. Por ello, se alega infracción de normas y garantías procesales y:

(i)- Vulneración del artículo 218 de la LEC: la sentencia no es clara ni precisa. No se entiende el razonamiento e incluso incurre en contradicciones. Se refiere a sentencias, que no pone en relación con los hechos, y en el complemento se remite a los fundamentos que tampoco aclaran suficientemente.

(ii) Vulneración del artículo 218 de la LEC: Incongruencia extra petita.

La parte demandada tanto en su escrito de contestación a la demanda como en la Audiencia Previa, entre otros motivos de oposición y tras reconocer su incumplimiento contractual, alegó que los hechos descritos no suponían infracción en materia de competencia desleal y que, siendo esta la base de la demanda, habría de ser desestimada, pese a que por su parte aclaró en el acto de Audiencia Previa que no se estaba ejercitando ninguna acción de competencia desleal.

(iii) Vulneración del artículo 218 de la LEC: Incongruencia citra petita.

En consonancia con lo anteriormente expuesto, también se habría producido incongruencia citra petita, por cuanto la Sentencia recurrida no solamente se habría pronunciado acerca de extremos no cuestionados, sino que habría dejado sin resolver la pretensión ejercitada por dicha parte, esto es, la existencia de un incumplimiento contractual y la indemnización por los daños y perjuicios que dicho incumplimiento habría causado a mi mandante, ex artículos 1124 y 1101 del Código Civil.

(iv) Vulneración del derecho de defensa: Artículo 24 de la CE y artículo 11 LOPJ.

(v) Vulneración del principio iura novit curia. El principio de iura novit curiaque debe regir en cualquier procedimiento judicial supone la obligación del juez de aplicar las normas jurídicas que estime procedentes, así como modificar el fundamento jurídico en el que se basan las pretensiones de las partes con el límite de que la decisión sea acorde y congruente con las cuestiones de hecho y de derecho que las partes hayan sometido al conocimiento del Juzgado, sin poder alterar la causa de pedir esgrimida en el proceso ni transformar el objeto o el problema en otro distinto.

A pesar de que esta parte no haya solicitado su pretensión en base a la ley marcaria de considerar el Juzgador de Instancia que en virtud de los hechos si se habría ocasionado una infracción en el ámbito marcario debería haber aplicado motu propio dicha fundamentación jurídica. Así, en el hipotético caso de que el Juzgador de Instancia considerase que no se ha ejercitado correctamente la acción de incumplimiento contractual en base a la normativa genérica de los contratos (1124 y 1101 del CC), bajo el principio de Iura Novit Curia, ante la existencia de un acuerdo entre las partes y no habiendo duda del incumplimiento de una de ellas, debió aplicar de oficio los fundamentos jurídicos del incumplimiento contractual. Sin embargo, no existe mención alguna en la sentencia de instancia, y debió aplicar las normas omitidas, porque una omisión no puede comportar la desestimación total, sino su aplicación 'de forma automática por el Juzgador quien conoce la ley y debe aplicarla'.

En relación con la cuestión de fondo, admite que las partes reconocían que no existía riesgo de confusión en el mercado, dadas las diferencias evidentes tanto en la fonología, como en los signos distintivos que acompañan a la denominación, si bien, dado que ambas partes compartían la raíz descriptiva CUID- y que ambas empresas se dedican al mismo sector, decidieron regular de forma anticipada la forma en que debían realizar su publicidad a fin de evitar causar riesgo de confusión y, entre otros extremos, incorporaron la prohibición de pujar por la palabra CUIDEO y CUIDUM respectivamente en el sistema de anuncios Google Ads o cualquier otro similar.

Dada la existencia del contrato de coexistencia de marcas, su mero incumplimiento debe suponer per sela estimación de la demanda interpuesta por la recurrente, al accionarse por la vía del incumplimiento contractual ( artículo 1101 y 1124 CC), y en consecuencia la condena a la parte demandada respecto a dicho extremo, sin perjuicio de la cuantificación de los daños y perjuicios. Afirma que nos encontraríamos ante la paradoja de tener que accionar por la vía de la Ley Marcaria, a pesar de haber suscrito un contrato que prohíba dicha conducta, y estar a expensas de que el Juzgado que examine el asunto, considere o no que exista riesgo de confusión y en consecuencia la ilicitud en el uso de la marca. Es decir, nos encontraríamos ante un contrato ineficaz.

En conclusión, ha quedado acreditado que existe un contrato entre las partes que ha sido incumplido por la parte demandada por lo que, la actuación del juzgador de primera instancia debía ir encaminada, a la vista de la prueba practicada, a valorar y cuantificar el alcance económico de dicho incumplimiento. No es hecho controvertido la existencia de un contrato de coexistencia de marca suscrito entre las partes en fecha 29 de enero de 2019, que la parte demandada incumplió la referida cláusula tercera del contrato de coexistencia de marca de forma reiterada, en el periodo comprendido entre la fecha de firma del acuerdo y el 3 de octubre de 2019, a pesar del requerimiento efectuado por dicha parte en fecha 12 de junio de 2019. La propia Sentencia reconoce que, efectivamente, ha habido un incumplimiento por parte de la demandada del contrato de coexistencia de marcas, motivo por el que no condena en costas a esta parte a pesar de la desestimación de la demanda. El incumplimiento de la demandada, como se expuso, consistió en mantener activas sus campañas de marketing SEM en el buscador de Google, a través de la puja por la palabra 'CUIDEO' en la plataforma Google Ads.

Es la propia demandada quien reconoce expresamente dicho incumplimiento, en un primer lugar por acción al estar pujando activamente por la palabra 'CUIDEO' hasta el mes de junio de 2019 y en un segundo momento (hasta el 3 de octubre de 2019), de forma pasiva al no haber negativizado la palabra. Respecto a este segundo momento, la testigo Doña Elisa así lo manifiesta. Lo cierto es que la ley es clara al establecer que el incumplimiento puede producirse por dolo o con ausencia del mismo y por acción u omisión, por lo que aun sin entrar a valorar la intencionalidad que tuviera la parte demandada, lo cierto es que ha quedado acreditado que el acuerdo se incumplió, y no solamente durante un breve periodo de tiempo, sino durante más de 8 meses (desde el 29 de enero hasta el 3 de octubre) y tras un requerimiento por ésta parte.

En el supuesto de autos, el daño debe presumirse, puesto que, de lo contrario, las partes no habrían suscrito un contrato de coexistencia alguno, por el que ambas acuerdan limitar la utilización de la marca de la otra en campañas de Keyword, siendo dicha práctica absolutamente legal y estandarizada en el mercado.

Debe considerarse que la fórmula propuesta por su parte consigue obtener un cálculo más justo y real a fin de calcular el daño infligido a esta parte en concepto de lucro cesante en base a la facturación que habría generado CUIDUM en parámetros iguales que los de CUIDEO. Para ello, simplifica la fórmula de la siguiente forma: Si con tantas impresiones CUIDEO factura una cantidad (teniendo en cuenta el resto de empresas que parecen compitiendo en la búsquedas con él) con las impresiones obtenidas por CUIDUM facturaría tal cantidad y los parámetros utilizados para cumplimentar la fórmula son absolutamente objetivos por cuanto se utiliza la cuenta de resultados de IVA y los datos son asimismo proporcionados por un tercero (Google).

Este cálculo lógicamente integra sus impresiones, sus clicks, su conversión y su tasa de contratación, porque está basada en una simple proporción respecto a sus resultados y a su modelo, que es 100% digital. Asimismo, el perito de contrario aumenta de forma proporcional el gasto de estructura con respecto a un aumento en la facturación, si bien tal y como el perito de dicha parte confirmó en el acto de juicio, este argumento no es válido para el modelo de negocio de CUIDEO, al encontrarnos ante un modelo de negocio digital. Además, tal y como se puso de manifiesto por el perito Don Juan Ignacio, tratándose de dos empresas que mantienen cuotas similares de conversión, no parece posible que los resultados que según CUIDUM dice que le hayan reportado, sean los que indica el perito contrario. De ser ciertos los resultados alegados por la parte contraria, que son ínfimos, no justifican de modo alguno el motivo por el que CUIDUM y CUIDEO se avendrían a firmar el acuerdo.

Concluye que procede la estimación de la demanda interpuesta, en su totalidad, condenando a la demandada a abonar a la recurrente una indemnización por lucro cesante causado por importe de 123.814 euros, según los cálculos realizados por el perito la propia parte, Sr. Juan Ignacio.

La parte demandada se opuso al recurso planteado, solicitando su desestimación, por las razones a las que, en cuanto resulte pertinente, se hará oportuna referencia en la presente resolución, quedando planteada la cuestión, en esta alzada, en los términos expresados.

SEGUNDO.- Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, en que, seguidamente, pasamos a incidir partiendo de los extremos expresamente combatidos por el recurrente.

Con carácter previo al análisis de los concretos motivos de recurso, hemos de partir de la Doctrina Jurisprudencial aplicable a estos supuestos, en cuanto a la cuestión de fondo objeto de consideración, invocando la reciente STS, Civil sección 1 del 20 de abril de 2022 ( ROJ: STS 1462/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1462 ) en cuanto analiza el funcionamiento del mismo sistema de publicidad que aquí se examina (Google ads) y el encaje de la conducta consistente en que la palabra clave (o keyword) de una parte tenga plena coincidencia con la marca de la parte adversa, que incluye, al tiempo, una extensa referencia a la doctrina emanada del TJUE.

Dice la resolución expresada, con invocación de otras precedentes, en cuanto resulta trascendente a nuestros efectos, lo que sigue:

" Como hicimos en la citada sentencia 105/2016, de 26 de febrero , para enmarcar la cuestión controvertida es necesario partir de una explicación sintética de cómo funciona el sistema de publicidad en internet por referenciación (Adwords):

'la empresa que gestiona el motor de búsqueda facilita que los internautas accedan de manera libre y gratuita al motor de búsqueda mediante la introducción de una palabra clave ( keyword) por la que el usuario obtiene unos resultados que en el argot de internet se denominan 'naturales', que han sido seleccionados por la empresa del motor de búsqueda basándose en la relación de tales términos con la palabra clave.

'Al mismo tiempo, el motor de búsqueda establece un sistema de publicidad (que en el caso de Google, que es al que afecta el supuesto litigioso, se denomina adwords), que permite mostrar, tras la introducción de la palabra clave, y junto con los resultados naturales, anuncios publicitarios. Estos anuncios aparecen en la pantalla y suelen consistir en un breve mensaje comercial y un enlace a la página web del anunciante ( advertising link).

'El motor de búsqueda ofrece a las empresas un conjunto de palabras clave que pueden ser elegidas de forma automatizada. El problema es que algunas de tales palabras clave pueden ser idénticas a marcas registradas, o incluso a marcas notorias o renombradas. Una vez que un anunciante escoge una palabra clave, debe pagar un precio cada vez que un internauta haga 'clic' sobre la palabra clave que actúa como enlace promocional que lo redirige a la página web del anunciante'.

3. Doctrina del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El TJUE, en su sentencia de 23 de marzo de 2010, caso Google France (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08 ), dio respuesta a una cuestión que subyace a la resolución del presente caso:

'si los artículos 5, apartado 1, letras a ) y b), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letras a ) y b), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero que, a partir de una palabra clave, idéntica o similar a la marca, que haya seleccionado o almacenado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, presente un anuncio, o encargue su presentación, sobre productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca'.

El Tribunal de Justicia, al contestar a esta pregunta, declaró lo siguiente:

'los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero'

Esta doctrina, centrada en la función de identificación del origen empresarial de los productos o servicios marcados, fue objeto de una mayor concreción por la sentencia del TJUE de 22 de septiembre de 2011, caso Interflora (C-323/09 ), al referirse también a otras funciones de la marca:

'Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad -a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular- de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

- menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;

- en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y;

- menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel'.

4. En nuestro caso, se ha acreditado en la instancia que la demandada, que tiene una red de franquicia de clínicas dentales que operan con el signo distintivo de VITALDENT, contrató el servicio adwords de Google y, en concreto, la denominación que constituye la marca registrada con la que la demandante identifica los servicios que presta de dentista (Clínicas Ortodoncis). A esta conclusión llegó el tribunal de instancia a partir de lo constatado en un acta notarial:

'1º Si se teclea en el buscador Google en mayúsculas la marca CLÍNICAS ORTODONCIS y dentro de los resultados (Google Adwords) aparecen anuncios relacionados con CLINICAS ORTODONCIS del siguiente tenor:

'Clínicas Ortodoncis - Invisible. Confortable. www.clinicasvitaldent.info/VitalDent. Removible Pague hasta en 24 meses. 900866175.

'2º Si se teclea ese anuncio se abre un cuadro con fotografía de vitaldent que sigue encabezado con 'clínicas ortodoncis'.

'3º Tanto si se hace doble click en la fotografía como en la dirección de la página web www.clinicasvitaldent.info/VitalDent se abre una nueva página en la que se lee 'vitaldent' y un eslogan publicitario con una fotografía. En dicha página se pueden abrir otras que se refieren a los servicios dentales que presta Vital Dent.

'4º Otro tanto sucede si se teclea en el buscador la marca de la Clínicas Ortodoncis en minúsculas'.

5. Hemos de partir de dos consideraciones: los servicios ofertados por la demandada en la página web de Vitaldent son idénticos a los ofertados por la demandante con la marca Clínicas Ortodoncis; y el término contratado como adword por la demandada coincide con la marca de la demandante.

Bajo estas premisas, a la vista de cómo afloraba el anuncio, resultado de haber empleado el adword consistente en la marca denominativa de la demandante (Clínicas Ortodoncis), en cuanto que el anuncio con el link de la página web de Vitaldent iba precedido de la mención Clínicas Ortodoncis, consideramos correcta la conclusión alcanzada por la sentencia recurrida de que se hizo un uso de la marca no consentido por su titular, para identificar servicios idénticos, y que este uso menoscaba la función indicadora del origen empresarial de los servicios ofertados. Esto es así porque, tal y como reseña el TJUE en la sentencia Google France y luego confirma en Interflora, la publicidad ofertada apenas permite al internauta medio determinar si los servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero.

El hecho de que el anuncio inicial, el que es resultado de la búsqueda de internet mediante el adword (Clínicas Ortodoncis - Invisible. Confortable. www.clinicasvitaldent.info/VitalDent. Removible Pague hasta en 24 meses. 900866175), venga encabezado por la marca de la demandante es razonable que induzca a pensar a quien ha realizado la búsqueda que los servicios ofertados en la página web que se le ofrecen tienen una vinculación con la demandante, aunque en esa web no aparezca la indicación Clínicas Ortodoncis"(los subrayados y destacados son nuestros).

Asimismo, resulta conveniente efectuar una breve síntesis de los hechos no controvertidos y de las acciones ejercitadas, así como del contenido de la sentencia recurrida. Así, en el presente supuesto nos encontramos con la situación fáctica siguiente:

1.- Ambas partes convienen (hecho no controvertido) que suscribieron acuerdo de fecha 29 de enero de 2019, e igualmente que el mismo proclama la compatibilidad de las marcas de ambos litigantes. En el propio acuerdo se prevé, tras detallar las marcas y títulos que ostenta cada una de las partes, el siguiente pacto: TERCERO: 'Que CUIDUM se compromete a no ofrecer ni publicitar servicios utilizando la denominación 'CUIDEO', ya sea directa o indirectamente, comprendiendo de forma ejemplificativa y no limitativa, el uso de la palabra 'CUIDEO' como texto o imagen en ningún anuncio, página web o cualquier otro tipo de material susceptible de este tipo de usos, pujar por la palabra...en el sistema de anuncios GOOGLE ADS o cualquier otro similar, entre otros.

2.- Es hecho acreditado que desde la firma del pacto en cuestión hasta el 3 de octubre de 2019 la parte demandada incumplió tal acuerdo y así lo declara la sentencia, habiendo quedado acreditado que aparecía publicidad referida a la demandada al teclear, en el buscador dicho, la palabra CUIDEO, idéntica a las marcas de la parte demandante.

3.- La actora planteó la demanda argumentando que tal conducta de la demandada infringía dicho contrato inter partes, reclamando daños y perjuicios. Hubo una primera demanda que fue interpuesta ante los Juzgados de primera instancia, cuya competencia rechazó dicho órgano, dada la cuestión de Derecho material (propiedad industrial) subyacente. El demandante no recurrió aquella resolución, presentando seguidamente la demanda inicial de este litigio ante los juzgados de lo Mercantil, en que, expresamente, se solicitaba, en su suplico, previa invocación de distintos preceptos de la Ley de Competencia Desleal y normas generales en materia de contratos (Código Civil) lo siguiente:1. DECLARE haberse producido incumplimiento de la cláusula tercera del acuerdo de coexistencia de marcas suscrito en fecha 29 de enero de 2019, lo que comporta una infracción en materia de competencia desleal. 2. CONDENE a la demandada a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios causados como consecuencia de dicho incumplimiento en concepto de lucro cesante en la cuantía de 123.814.-€ - ciento veintitrés mil ochocientos catorce euros, junto con los intereses que se devenguen desde la presentación de la demanda. 3. CONDENE a la demandada al pago de las costas procesales.

4.- La demandante afirma en su recurso, reiterando lo puntualizado en la audiencia previa, que no ejercita acción distinta de la de incumplimiento de contrato con reclamación de daños y perjuicios, ni, por tanto, por competencia desleal.

5.- La sentencia desestima la demanda porque no aprecia infracción alguna determinante de competencia desleal, entendiendo, en síntesis, que la protección que recaba la demandante ha de tener soporte en las acciones vinculadas al derecho de marcas (citando, al efecto, doctrina jurisprudencial ) dado que la demandante titula dos marcas mixtas, que describe (fundamento de derecho primero) con la denominación 'CUIDEO', acción no ejercitada, indicando en definitiva que, si bien puede interesarse por la actora la protección 'cumulativa' de la normativa marcaria y de la Ley de competencia Desleal, el juzgador incide, precisamente, en el carácter conjuntode tal planteamiento, sin que, en modo alguno, ello implique que pueda obtenerse la protección pretendida con fundamento en la Ley de Competencia Desleal, sin ejercitar acción marcaria alguna, como considera pertinente para el éxito de su pretensión. Esta sería la correcta interpretación que cabe conferir a la que, considera el recurrente, aparente contradicción de la sentencia de primera instancia.

TERCERO.- Valoración del Tribunal de los motivos de recurso.-

3.1. Sobre la falta de motivación y el defecto de congruencia.-

Vaya por delante que la sentencia dictada en primera instancia es totalmente desestimatoria, lo que comporta, de suyo, que no quepa, con carácter general, apreciar la existencia de incongruencia, fuera del tipo que fuere, pues se entiende que todas las peticiones deducidas han sido rechazadas. Así lo ha declarado reiteradamente el Tribunal Supremo, siendo muestra de dicha Doctrina, como más reciente, la STS, Civil sección 1 del 30 de marzo de 2022 ( ROJ: STS 1210/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1210 ) en que se afirma, literalmente que:

La jurisprudencia de esta Sala ha declarado que las sentencias absolutorias no pueden ser por lo general incongruentes, pues resuelven sobre todo lo pedido, salvo que la desestimación de las pretensiones deducidas por las partes se hubiera debido a una alteración de la causa de pedir o a la estimación de una excepción no opuesta por aquellas ni aplicable de oficio por el juzgador, supuestos estos ajenos al ámbito de la incongruencia omisiva denunciada en el motivo.

3.2. Sobre la incongruencia interna:

Dice la resolución ya citada, STS de 30 de marzo de 2022, que la comparación relativa a la incongruencia interna ha de efectuarse entre la conclusión sentada en la fundamentación jurídica como consecuencia de la argumentación decisiva ( ratio decidendi) y el fallo o alguno de sus pronunciamientos, contradicción que la jurisprudencia exige que sea clara e incuestionable.

Añadiendo que'Que la recurrente no comparta los argumentos de la sentencia no supone que exista el defecto denunciado'.

La parte recurrente, en nuestro caso, reprocha que la sentencia recoge una contradicción en el fundamento jurídico cuarto, que no es tal.

Sin embargo, lo que indica el juzgador, como hemos anticipado, es que es admisible la acumulación de la acción por infracción marcaria y la de competencia desleal (si bien con carácter general) partiendo de la afirmación anterior de que lo pertinente, en este supuesto, sería el ejercicio de una acción marcaria.

Dado que el demandante solo se refirió, en la demanda, a la normativa relativa a Competencia Desleal, que no es aplicable (y añadimos, cuyo ejercicio el propio demandante excluyó a posteriori) considera que no procede estimar la demanda y, por ende, rechaza la petición económica vinculada a la misma.

No existe, por tanto, la incongruencia interna aludida.

3.3. Sobre la acción por incumplimiento contractual.- Reclamación de daños y perjuicios. Iura novit curia.

3.3.1.El juzgado mercantil no es objetivamente competente para conocer de una acción exclusivamente civil (el cumplimiento o incumplimiento de un contrato) e indemnización de daños y perjuicios, de modo que, con independencia de la puntualización posterior del demandante, la admisión de la demanda por parte del juzgado de lo mercantil vino directamente vinculada a la referencia a la competencia desleal en aquella, que, contrariamente a lo que indica la parte actora, no se limitó a una mención genérica o errónea, sino que se desarrolló con referencia a distintos apartados de la normativa aplicable (varios preceptos de la LCD) y mención de su contenido.

Resulta por ello rechazable el argumento del demandante y apelante relativo a que tal cuestión no fue suscitada por su parte (a la que se opuso asimismo la parte demandada en contestación, refrendando tal comportamiento, precisamente, su alegación) y que el juzgador no había asumido el alcance de la precisión efectuada, por su parte, en la audiencia previa. Muy al contrario, lo que el recurrente denomina simple precisión, comportaba, de hecho, una alteración relevante del planteamiento de la demanda, con trascendencia a la propia competencia del juzgado de lo Mercantil.

Sin valorar, pues no nos corresponde hacerlo, el contenido de la previa resolución del Juzgado de Primera Instancia ante el que inicialmente se planteó la demanda, aquella fue aceptada por la parte demandante, que no la recurrió, para plantear seguidamente su pretensión, con invocación de normativa específicamente mercantil, ante el juzgado especializado, siendo esta la situación efectivamente concurrente, sin que el juzgador pudiera disociar el sustrato sustantivo de su pretensión, que se fundaba en la ley de competencia desleal conjuntamente (y no separadamente) con el incumplimiento del pacto contractual ya aludido.

3.3.2.La parte recurrente excluyó, en la audiencia previa, toda referencia al ejercicio de acción vinculada a la Ley de competencia Desleal.En cualquier caso, la acción planteada no podía prosperar en la forma en que lo fue pues, si bien , tal y como expresa la sentencia, las acciones marcarias y de competencia desleal tienen un ámbito y un objeto distinto, aunque puede admitirse su ejercicio conjunto (sin que ello implique su prosperabilidad), la acción pertinente para la protección del tipo de infracción desarrollada en la demanda sería la correspondiente al derecho marcario, al ser la demandante titular de dos marcas, y no la de competencia desleal que es la única nombrada en la demanda y luego definitivamente excluida. De ahí que el juzgador indique que puede admitirse el ejercicio 'cumulativo' pero no puede prosperar la pretensión articulada sobre incumplimiento de contrato vinculado a competencia desleal, que fue el planteamiento de la demandante y ello por aplicación de la doctrina jurisprudencial a la que alude la sentencia y que hemos indicado, igualmente, en la presente fundamentación jurídica.

3.3.3. Resulta rechazable, asimismo, la mención al principio 'IURA NOVIT CURIA'. Con tal alegación, la parte demandante pretende que el juzgador no solo aplique, como autoriza dicho principio, los preceptos legales pertinentes, aunque no los hubiera invocado expresamente dicha parte, sino que varíe la acción ejercitada, convirtiendo la que, según reiteradamente afirma, es una acción declarativa de incumplimiento de contrato con petición indemnizatoria de daños y perjuicios, en la acción marcaria que no se ejercitó oportunamente. Esta es la razón que, en definitiva, apunta el juzgador para desestimar la demanda.

El principio 'iura novit curia' tiene como límite la congruencia. El juez no puede ni variar los hechos ni modificar la acción ejercitada, pues, de hacerlo así incurriría, ahora sí, en clara incongruencia. Así lo ha indicado y declarado en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo (por todas, sentencias 16/2022, de 13 de enero, 635/2014, de 19 de noviembre y 610/2010, de 1 de octubre):

'[L]a incongruencia extra petita (fuera de lo pedido), en relación con el principio de iura novit curia, se produce en la medida en que la facultad que tiene el tribunal para encontrar o informar el derecho aplicable a la solución del caso comporta la alteración de los hechos fundamentales, causa de pedir, en que las partes basen sus pretensiones [...]'.

Ello basta para rechazar tal alegación.

3.3.4. Alega la parte recurrente, asimismo, infracción del artículo 24 CE y 11 LOPJ .

Conforme las normas invocadas, tienen derecho las partes a obtener una resolución razonada que resuelva todas las cuestiones sometidas a consideración del juzgador, motivadamente y sin que proceda su rechazo por motivos formales. La jurisprudencia del TS (sentencias 295/2018, de 23 de mayo, 26/2017, de 18 de enero, y 662/2012, de 12 de noviembre): como recoge la reciente STS, Civil sección 1 del 31 de marzo de 2022 ( ROJ: STS 1244/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1244 ) ha venido a delimitar tal aspecto, reiteradamente, afirmando que:

'El Tribunal Constitucional ha venido declarando que la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. La razón última que sustenta este deber de motivación reside en la sujeción de los jueces al Derecho y en la interdicción de la arbitrariedad del juzgador ( art. 117.1 CE ), cumpliendo la exigencia de motivación una doble finalidad: de un lado, exteriorizar las reflexiones racionales que han conducido al fallo, potenciando la seguridad jurídica, permitiendo a las partes en el proceso conocer y convencerse de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el amparo. Por ello, nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse a la relación directa y manifiesta entre la norma aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica; sin que exista un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión ( SSTC 108/2001, de 23 de abril , y 68/2011, de 16 de mayo ).

'De este modo, 'deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla' ( sentencias 294/2012, de 18 de mayo , y 736/2013, de 3 de diciembre )'.

Hemos de descartar, igualmente, que tal infracción sea de apreciar. El derecho a la tutela judicial efectiva se cumple, como se ha dicho, con la obtención de una resolución motivada en Derecho (no de una resolución estimatoria de lo pretendido) y, en este caso, la sentencia recurrida expone los motivos en que se funda la desestimación, tal y como ya hemos desarrollado. Y rechazamos que la desestimación tenga un carácter formal, pues la acción efectivamente ejercitada no es una mera formalidad, sino que forma parte sustancial de la pretensión (lo pedido y la razón de pedir) y, en este caso, el demandante no planteó la acción pertinente, razón que comportó la desestimación de lo pedido.

Y no cabe alegar, para enervar lo expuesto, que no podía plantear la demanda con fundamento en la infracción de marcas precisamente porque existía un contrato que declaraba, taxativamente, que eran plenamente compatibles las de la actora y las de la demandada. Nuevamente hemos de discrepar de tal conclusión, pues lo que se afirma en la sentencia (y comparte este Tribunal) es que debió alegarse la infracción del derecho de marcas precisamente porque el contrato no solo no excluía el aspecto aquí controvertido, sino que recogía expresamente su prohibición, por lo que ningún obstáculo se alzaba para tal planteamiento. La alegación debe, asimismo, ser rechazada.

3.4. Sobre la cuestión de fondo objeto de debate.-

Cierto es que la parte demandada ha admitido el incumplimiento del contrato durante un breve lapso temporal (algo más de ocho meses) si bien niega que ello se debiera a mala fe o dolo, aportando, para acreditarlo, documental que refleja que, ante los requerimientos de la parte contraria, adoptó una actitud decidida para solventar algún elemento que creía desactivado y que motivó las disfunciones expresadas en ese plazo temporal, totalmente erradicadas el 3 de octubre de 2019, año en que se suscribió el acuerdo. La lectura de tales correos no evidencia una situación de confrontación, sino de advertencia, e, incluso, de colaboración para corrección de tales aspectos.

En cuanto a las consecuencias derivadas de tal situación, y aunque consideramos que, dado el planteamiento efectuado en la demanda, la conclusión desestimatoria es pertinente, ambas partes aportan respectivos informes periciales que presentan parámetros diametralmente opuestos, siendo prácticamente irrelevante la cantidad que alcanza la parte demandada, en atención a la corrección efectiva del hipotético alcance de la infracción alegada por el demandante y muy elevada la obtenida por el perito de la actora, con una simple consideración porcentual.

La acción ejercitada no puede ser estimada, por las razones ya expuestas con anterioridad, al haberse vinculado a una acción relativa a competencia desleal que no puede ser acogida y que fue expresamente excluida del objeto litigioso por la demandante; al no haberse ejercitado, por el contrario, por los hechos aquí alegados, acción alguna por infracción marcaria, y de indemnización conforme a los criterios establecidos en la propia normativa de aplicación, lo que basta para repeler lo pretendido. Y, finalmente, aunque prescindiéramos de lo anterior (que no procede) porque la suma obtenida en el informe pericial emitido a instancias de la parte actora no acredita, consideramos, el lucro cesante al que alude la parte demandante como criterio aplicable, sin que la doctrina de apreciación de la existencia de perjuicios por la sola existencia de la infracción (ex re ipsa) pueda ser aplicada, pues no nos encontramos en el ámbito propio de aplicación de aquella exigiendo, además, dichos perjuicios, acreditación de la parte que los reclama, y, particularmente, por las razones reiteradamente apuntadas, que se alzan como obstáculo de la estimación, aun parcial, de lo pretendido.

Debe, en consecuencia, desestimarse el recurso planteado en su totalidad.

CUARTO.- La desestimación del recurso planteado conlleva la íntegra confirmación de la sentencia recurrida. Por las mismas razones expresadas en la sentencia de primera instancia, que hacemos propias, no procede expresa imposición de las costas causadas en esta alzada, apreciando dudas de derecho conforme el artículo 398 en relación con el artículo 394 LEC.

Se acuerda, en cualquier caso, la pérdida del depósito constituido para recurrir, conforme la Disposición Adicional 15 LOPJ.

Vistos los preceptos legales citados, demás concordantes y de general aplicación,

Fallo

SE DESESTIMA el recurso de apelación que plantea la representación de CUIDA CARE MARKETING SL contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia el 28 de junio de 2021, y auto complementario subsiguiente, que se CONFIRMA, sin expresa imposición de las costas causadas.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.