Sentencia Civil Nº 48/2009, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 200/2008 de 30 de Enero de 2009

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO Nº 200/2008-3ª

JUICIO ORDINARIO Nº. 656/2005

JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 48/2009

Ilmos. Sres. Magistrados

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. JORDI LLUIS FORGAS FOLCH

En Barcelona a treinta de enero de dos mil nueve.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 656/2005 ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, a instancia de D. Fidel y CASTELLÓN S.A., representados por el Procurador D. Ildefonso Lago Pérez y asistidos del Letrado D. Víctor Guix Castellví, contra BROSE S.A., representada por el Procurador D. Federico Barba Sopeña y bajo la dirección de la Letrada Dª. Montserrat Jané Casas, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la sentencia dictada por dicho Juzgado el día 15 de noviembre de 2007.

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimar la demanda interpuesta por D. Fidel y Castellón S.A., con expresa condena al actor al pago de las costas del proceso".

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora, que fue preparado y formalizado conforme a la vigente LEC, presentando la demandada escrito de oposición.

TERCERO. Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que se celebró el pasado 3 de diciembre.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA.

Fundamentos

PRIMERO. I) La sentencia de primera instancia desestimó las acciones por violación de derecho de patente que de conformidad con artículos 62 y siguientes de la Ley de Patentes , y con invocación así mismo de preceptos de la Ley de Competencia Desleal, ejercitaron los demandantes, Fidel (titular) y Castellón S.A. (licenciataria), contra BROSE S.A., que se fundaban en la infracción de la patente española 2.155.413 (nº de publicación 009902334), titulada "mejoras en los sistemas antipinzamiento destinados a automóvil", solicitada el 22 de octubre de 1999 y publicada su concesión el 1 de febrero de 2002. La demanda reaccionaba ante la fabricación y comercialización por la demandada de un sistema antipinzamiento para automóviles que se viene instalando, entre otros, en el vehículo SEAT modelo Ibiza, y que en su decir infringía la mencionada patente.

II) Tras el análisis de la prueba practicada y una acertada exposición sobre el alcance de la protección que confiere la patente a partir de sus reivindicaciones, consideró el Sr. Magistrado mercantil que no se había acreditado una infracción literal por incorporar el sistema de la demandada de todos los elementos de la reivindicación 1ª, única independiente. Pasó a examinar seguidamente si pudiera existir una infracción por equivalencia (pese a que la demanda no lo apuntaba expresamente), para concluir que tampoco podía admitirse dados los diferentes componentes de uno y otro sistema, en particular porque el preámbulo de la reivindicación independiente describe un módulo motor de ocho polos, cuando el del sistema de la demandada es de dos polos, sin que en la demanda se contenga alegación alguna respecto a la equivalencia entre uno y otro motor, que por lo demás la sentencia descartaba teniendo en cuenta la mejora que supone dicho motor de ocho polos según la descripción de la patente.

Finalmente desestimó las acciones por competencia desleal ofreciendo para ello una amplia motivación desde la perspectiva de los preceptos invocados (arts. 5, 11 y 12 LCD ).

III) En su recurso, la actora reclama una revisión del criterio judicial por entender que se ha valorado erróneamente la prueba practicada, aludiendo a una infracción por equivalencia al incluir el sistema de la demandada varios componentes que recoge la reivindicación independiente.

SEGUNDO. De acuerdo con los dictámenes periciales a los que se hará repetida mención, la patente describe en su reivindicación independiente un determinado sistema antipinzamiento destinado a los elevalunas (y techo deslizante) del automóvil, de los denominados indirectos, es decir (dice la descripción) aquellos que analizan y controlan el funcionamiento del motor, efectuando el análisis de manera que cualquier cambio sobre unos valores predeterminados previstos para unas situaciones preestablecidas es interpretado por el sistema como un posible pinzamiento o anomalía del funcionamiento normal del sistema (pág. 2, líneas 30-34). Con otras palabras (las empleadas en el dictamen del Sr. Domingo ), se trata de los medios de control que actúan sobre el motor del sistema de accionamiento de elevalunas, parándolo e, incluso, invirtiendo el sentido de marcha del motor, cuando, estando el cristal moviéndose en sentido ascendente, se detecta un obstáculo entre el borde superior del cristal y el marco de la ventana, por ejemplo, la mano del conductor.

La patente parte de un estado de la técnica que ya conoce los sistemas antipinzamiento destinados al automóvil y propone ciertas mejoras. En primer término, la parte precaracterizante o preámbulo de la reivindicación primera, única independiente, describe una serie de elementos conformadores de un sistema que, conocidos en el estado de la técnica, comprende la invención:

1. "Mejoras en los sistemas antipinzamiento destinados al automóvil, comprendiendo dichos sistemas antipinzamiento medios de control (1) del funcionamiento del motor (3) de accionamiento de la ventana (11) o del techo deslizante de un automóvil, activándose dichos medios de control (1) cuando detectan cualquier variación en el funcionamiento normal del sistema, comprendiendo dicho sistema antipinzamiento un módulo motor (2), un módulo reductor y un módulo electrónico de control, estando constituido dicho módulo motor (2) por un motor de por lo menos ocho polos, y estando constituido dicho módulo electrónico por unos sensores Hall (9, 10) destinados a regular la velocidad del motor (3) emitiendo un número de pulsos por cada vuelta del eje del motor (3), actuando los citados medios de control (1) sobre dicho módulo motor (2) en función de la velocidad de giro del motor (3) o bien en función de la intensidad de corriente circulante, deteniendo su funcionamiento y/o invirtiendo su sentido de giro",

para seguidamente adicionar en la parte caracterizante los siguientes elementos:

"caracterizadas en que dicho módulo electrónico del sistema antipinzamiento incluye un circuito dotado de un transistor de efecto de campo de puerta aislada (4), un relé (5), un microprocesador programable (6), unos condensadores en una placa multicapa, una memoria EEPROM programable capaz de compensar los efectos mecánicos producidos por deformación mecánica del sistema mediante el almacenamiento de un nuevo valor para cada ciclo de tope de la ventana que actualiza el valor anterior de recorrido del tope superior e inferior".

Es decir, los elementos caracterizadores, añadidos a los descritos en el preámbulo, inciden en el módulo electrónico de control, que comprende:

(a) un circuito dotado de un transistor de efecto de campo de puerta aislada (denominado MOSFET);

(b) un relé;

(c) un microprocesador programable;

(d) unos condensadores en una placa multicapa, y

(e) una memoria EEPROM programable capaz de compensar los efectos mecánicos producidos por deformación mecánica del sistema mediante el almacenamiento de un nuevo valor para cada ciclo de tope de la ventana que actualiza el valor anterior de recorrido del tope superior e inferior".

TERCERO. La realización práctica de la demandada que se denuncia como infractora se ha identificado en el litigio con el sistema antipinzamiento marcado con la referencia PQ24, instalado en los vehículos Seat modelo Ibiza, y que se encuentra disponible en el mercado de recambios, siendo esa la muestra de referencia que ha sido analizada por los peritos de ambas partes.

La demanda emprendió el litigio con un bagage un tanto ligero en lo que respecta a la justificación de la infracción (sin precisar si es literal o por equivalencia), ya que el dictamen aportado, del ingeniero industrial Gustavo , no contenía un análisis comparativo de los elementos conformadores del sistema controvertido (PQ24) con respecto a los descritos en el texto de la reivindicación, ni concluía afirmando la existencia de infracción de la patente. Este perito, como aclaró en su dictamen ampliatorio (f. 548 y ss.), prefirió no ofrecer conclusiones sobre la posible infracción de la patente, por no ser especialista en derecho de propiedad industrial (según afirmaba, f. 556).

Hacía radicar el perito el aspecto más relevante de la invención en que "en cada ciclo de tope del cristal se almacena en la memoria EEPROM el nuevo valor recorrido actualizado del cristal por derivas mecánicas" (con referencia a la característica de la reivindicación que se ha sistematizado anteriormente bajo la letra e). En los sistemas conocidos -explicaba el perito-, o convencionales, una deformación mecánica, como puede ser que el marco de la ventana esté deformado, o que las juntas que guían al cristal de la ventana se contraigan, provocan que los sistemas antipinzamiento existentes lo interpreten como un obstáculo, obligando al cristal a detenerse y retroceder una determinada altura (f. 146). La patente supera este inconveniente mediante el microprocesador de control y la memoria no volátil EEPROM (continua al f. 148): "el sistema de guardar datos y parámetros en la memoria no volátil rescribible permite una serie de ventajas de funcionamiento y explotación. Las ventajas de funcionamiento radican en poder compensar ajustes o desgastes mecánicos o térmicos como dilataciones térmicas de los elementos, juegos de desgaste o variaciones de las fricciones. Las ventajas de explotación permiten la reprogramación del sistema, bien sea en línea de fabricación o en mantenimiento del vehículo... Esta innovación representa un salto tecnológico importante respecto a tecnologías anteriores, en las que al estar los parámetros almacenados en la máscara del microprocesador (memoria no volátil no reescribible), cada vehículo precisaba de una máscara diferente".

Por lo que respecta al análisis del sistema de BROSE, PQ24, afirmaba el perito que el mismo también contiene una memoria EEPROM programable, cuya finalidad es la grabación de parámetros del sistema antipinzamiento al igual que como se describe y reivindica en la patente, y que se usa con la misma finalidad.

Pero de este dictamen puede deducirse que el producto PQ24 no contiene todos y cada uno de los elementos descritos en la reivindicación 1ª; entre otros, no incorpora el transistor MOSFET, sino que la actuación de control sobre el motor se realiza mediante dos relés, que es el sistema tradicional o convencional, como admite el propio perito. Señala al respecto (f. 148) que "la actuación de control sobre el motor se ha realizado tradicionalmente mediante dos relés (o un relé doble), que fijan el sentido de giro del mismo. En la patente se propone una mejora de funcionamiento con el uso combinado de un relé y un transistor MOSFET", si bien añade que "desde el punto de vista funcional, los dos sistemas son equivalentes: con dos relés se realiza la misma función que con un relé doble y un MOSFET controlado para bajas prestaciones. El MOSFET representa una mejora sobre el estado de la técnica, mejora de la que puede prescindirse en caso de economizar costes. El resultado es el mismo con prestaciones convencionales que pueden ser perfectamente admisibles". Para concluir finalmente que "el uso combinado de un transistor MOSFET con el relé que se reivindica en la patente es una alternativa opcional de mejora a la que utiliza el producto BROSE. Puesto que el funcionamiento de los sistemas es equivalente, el mercado valorará la conveniencia de su implementación, en función de la relación coste/beneficio que represente".

CUARTO. La parte demandada aportó un primer dictamen elaborado por los ingenieros industriales Luis Francisco y Domingo tras la recepción del requerimiento extrajudicial de la actora, y un segundo dictamen emitido por el Sr. Domingo ya a la vista de la demanda y del dictamen del ingeniero Sr. Gustavo .

Señalan estos peritos que los sistemas antipinzamiento en elevalunas eléctricos existen desde mucho antes de 1999 y todos ellos deben estar constituidos necesariamente por un accionamiento eléctrico (motor), elementos sensores y un módulo de procesamiento de información, que incluye componentes electrónicos entre los que cabe citar todos los que contempla la patente: transistores MOSFET, microcontroladores, memorias EEPROM. Todos estos componentes forman parte del estado de la técnica anterior a la patente de la actora y, en su decir, la posible novedad y/o actividad inventiva de la patente (si la hubiere) residiría en la utilización conjunta de todos ellos.

En estos dictámenes se ponen de manifiesto las diferencias de componentes y de funcionalidad entre el sistema patentado por la actora y el PQ24, a saber:

1º) En lo que respecta al gobierno del motor, en lugar del conjunto de transistor de efecto de campo de puerta aislada (MOSFET) y relé que reivindica la patente, el sistema PQ24 utiliza dos relés, o relé doble, que es el método tradicionalmente utilizado para el control del motor, tal como indica el perito Sr. Gustavo .

En la patente -explica el perito Sr. Domingo - la existencia de un MOSFET como parte integrante del módulo electrónico de control permite cambiar el valor de la tensión que se aplica al motor, lo cual hace posible regular la velocidad de giro, mientras que, por el contrario, la existencia de dos relés sólo permite aplicar tensión al motor en un sentido o en otro (para subir o bajar la ventanilla), tensión que siempre es igual a la de la alimentación, es decir, de valor constante, no variable, por lo que la velocidad no puede ser regulada.

2º) El sistema PQ24 no utiliza únicamente un microprocesador, sino que dispone de un conjunto formado por un microcontrolador y un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) para el gobierno del motor y comunicación con otros sistemas electrónicos (como los retrovisores).

3º) La memoria EEPROM, de la que también está dotado el sistema PQ24, sirve para almacenar todos los parámetros configurables de la funcionalidad del sistema (tiempos de espera, valores de comparación para tomar decisiones, etc.) y de calibración de funcionamiento. Las memorias están incluidas por defecto y son necesarias en cualquier sistema controlado por un microcontrolador, que en el caso del PQ24 es un componente estándar utilizado en múltiples aplicaciones y fabricado por Motorola.

Sucede que conforme a la reivindicación 1ª, el sistema actualiza los datos de la memoria EEPROM en cada ciclo de la ventana, y esto es lo que el perito de la actora, Sr. Gustavo , considera más relevante de la invención. Contrariamente, en el sistema PQ24 la actualización de los datos del sistema, tras el calibrado, sólo se produce transcurridas "x" paradas suaves o "y" desconexiones de bloqueo en la parte superior.

Con relación a este extremo fue aportado un tercer dictamen, ampliatorio, del mismo perito Sr. Domingo (f. 494 y ss.), sobre la "determinación del número de ciclos necesarios para la actualización de la memoria EEPROM del dispositivo antipinzamiento PQ24. Comparación con la patente ES 9902334", en el que, tras los análisis efectuados en la factoría de la empresa demandada, verifica que "x" e "y" son iguales y su valor es de 400 unidades", de modo que, concluye, "la patente española 9902334 define un sistema en el que se dispone de los medios para actualizar los datos de la memoria EEPROM en cada ciclo de tope de ventana. En el sistema PQ24 no se dispone de dichos medios y la actualización ha de realizarse transcurridos varios ciclos de tope de la ventana, concretamente 400 ciclos".

4º) En cuanto a los condensadores y la tarjeta multicapa que describe la reivindicación en su parte caracterizante, indica este perito que su reivindicación es una información irrelevante ya que debe haberlos necesariamente en cualquier circuito electrónico.

Hay que decir que sobre la irrelevancia de este componente en la reivindicación se muestra conforme el perito de la actora Sr. Gustavo en su segundo dictamen (f. 551).

5º) El sistema PQ24 incluye un sensor de efecto Hall, en lugar del conjunto formado por dos sensores de efecto Hall: con dos sensores podemos no sólo contar los pulsos sino también determinar el sentido de giro del motor, en tanto que con un solo sensor medimos las vueltas que gira el motor, pero no en qué sentido gira.

6º) La patente describe en su preámbulo "un motor de por lo menos ocho polos", cuando el sistema PQ24 incorpora un motor de dos polos.

Con todo, concluyen los dos peritos Sres. Luis Francisco y Domingo y reitera éste último en su segundo dictamen, uno y otro sistema, siendo ambos del tipo indirecto (es decir, no se detecta directamente al objeto pinzado sino que se detecta el cambio de valor de alguna variable del sistema, como consecuencia del pinzamiento), tienen diferentes componentes, si bien comparten algunos, pero en todo caso con distinta funcionalidad. El módulo electrónico del sistema PQ24 carece de varios componentes que, según la reivindicación 1ª, deben formar parte indefectiblemente de dicho módulo, y utiliza de modo diferente algunos de los componentes compartidos.

QUINTO. Constatadas tales diferencias de componentes debe compartirse con el Sr. Magistrado que la infracción literal o por identidad ha de quedar descartada, como de hecho la excluye la actora en su recurso. La controversia se proyectaría entonces sobre el campo de la infracción por equivalencia, y aquí hay que advertir que la demanda parte de un déficit en este enfoque pues no fundamenta en modo alguno, con arreglo a los criterios que fueren pertinentes en el ordenamiento europeo de Derecho de patentes, que el sistema de la demandada invada el ámbito de protección que dispensa la patente por utilizar medios equivalentes para conseguir el mismo resultado o modo de operar en que consiste la invención, ni esa equivalencia resulta de los dictámenes del perito de la actora.

Aun así es un aspecto de la controversia que cabe considerar como integrante del debate litigioso, al poder resultar, bien que implícitamente, de la exposición de la demanda y del primer dictamen del perito Sr. Gustavo (sin perjuicio de que las carencias argumentativas y probatorias no favorezcan la pretensión de la actora).

SEXTO. En torno a la doctrina de los equivalentes (siguiendo nuestra anterior Sentencia de 20 de abril de 2005, asunto Freyssinet c. Mekano 4 S.A., completada con otras posteriores como las de 2 de mayo de 2005, Merck c. Liconsa, y de 7 de junio de 2005 , Merck c. Synthon, y otras varias posteriores) debe tenerse presente que el artículo 2 del Protocolo Interpretativo del art. 69 del Convenio de la Patente Europea (en el que se inspira nuestro ordenamiento de patentes), según la revisión llevada a cabo por el Acta de 29 de noviembre de 2000 (BOE 25 de enero de 2003), precisa que para determinar la extensión de la protección conferida por una patente europea "debe tenerse en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones". No hay, sin embargo, una formulación positiva de los criterios adecuados para definir lo que constituye la equivalencia, o elemento equivalente, que el artículo 2 del citado Protocolo no pudo alcanzar debido a que no prosperó la inicial propuesta del borrador que indicaba que "generalmente un medio se considerará equivalente si para un experto en la materia hubiese sido obvio que usando tal medio se habría alcanzado sustancialmente el mismo resultado que el alcanzado con los medios especificados en la reivindicación". Lo que no quiere decir que el criterio señalado deba, en todo caso, ser descartado a estos efectos, pues si no prosperó fue debido a las discrepancias entre las delegaciones estatales por razón de los diversos criterios, fluctuantes y evolucionados a lo largo del tiempo, que han venido aplicando los Tribunales de los Estados firmantes del Convenio.

La formulación de la doctrina de los equivalentes, que permite extender la protección de la patente abarcando aquellas formas de realización en las que un medio reivindicado es sustituido por otro medio estructuralmente distinto pero que realiza la misma función dentro de la invención, toma como tradicional punto de partida, para considerar que dos medios son equivalentes, que ambos realicen sustancialmente la misma función para producir sustancialmente el mismo resultado (test de la doble identidad). Pero esa configuración de la equivalencia debe ser, de ordinario, corregida pues su sola aplicación, sin matices ni precisiones, puede determinar la protección del resultado, bloqueando el avance tecnológico. De ahí criterios correctores como, en jurisprudencia comparada, el llamado test de la triple equivalencia que exige la misma función, el mismo modus operandi y el mismo resultado, que ha merecido aceptación en otros Estados tratándose de patentes mecánicas relativamente simples, pero que igualmente entraña el riesgo de proteger el resultado y, al tiempo, de desamparar al titular de la patente frente a aquellos medios sustitutos que siendo evidentes u obvios no realicen la misma función esencialmente de la misma manera.

La doctrina especializada ha apuntado un criterio adicional que supedita la equivalencia a que los cambios incorporados a la realización cuestionada sean deducibles sin actividad inventiva por el experto en la materia o, dicho de otro modo, que descarta la equivalencia cuando el empleo del medio o medios controvertidos impliquen actividad inventiva según el criterio del experto medio en la materia, regla que goza de acogida por los Tribunales de los Estados que forman parte del sistema europeo de patentes y que han desarrollado a lo largo de los años la doctrina de la equivalencia. Se traduce en que el experto, basándose en su saber propio en la materia, debe poder llegar al medio sustituto a partir de las reivindicaciones interpretadas teniendo en cuenta la descripción y los dibujos, sin que para ello tenga que realizar actividad inventiva y conduce, en definitiva, a desterrar o admitir la equivalencia según la realización del presunto infractor implique o no actividad inventiva.

El test de la actividad inventiva entronca con el llamado criterio de la equivalencia por obviedad (que mencionaba el borrador del art. 2 del Protocolo), cuya formulación atiende a si el experto en la materia habría considerado que el elemento equivalente era una alternativa obvia al elemento reivindicado, para obtener un resultado sustancialmente igual al mismo problema técnico, según la enseñanza de la patente, su conocimiento y su interpretación de las reivindicaciones teniendo en cuenta la descripción y los dibujos (art. 69 CPE y art. 60.1 LP ), por más que no puede estar excluido que la obviedad, o incluso la actividad inventiva, resulte de otros medios de prueba.

Esta concepción ha sido aceptada por el Tribunal Federal alemán a partir de la conocida Sentencia Formstein (29 de abril de 1986 ), que condensa prácticamente los mismos criterios que se manejan por los Tribunales británicos a partir de la Sentencia Catnic (1982) e Improver (1989), las cuales conforman una doctrina que plantea, para determinar la equivalencia, tres cuestiones:

a) ¿altera la variante el funcionamiento de la invención? (¿proporciona el elemento equivalente prácticamente el mismo resultado que el elemento reivindicado?); si la respuesta es afirmativa, no hay equivalencia; si es negativa, hay que responder a la pregunta siguiente;

b) ¿habría sido obvia la variante para el experto medio en la materia que leyera la patente en la fecha de su publicación? Si la variante no era obvia (o es inventiva) no hay equivalencia; pero si la respuesta es afirmativa todavía es necesario preguntarse:

c) ¿habría entendido el experto medio en la materia que leyera la patente, dados los términos de la reivindicación, que el titular quiso que la sujeción al estricto sentido de los mismos fuera un requisito esencial de la invención?; en caso afirmativo, no puede haber equivalencia.

El test de las tres cuestiones, cuyo empleo en no pocas ocasiones encontrará dificultad práctica, no agota, sin embargo, toda la problemática que plantea la infracción por equivalencia, inevitablemente matizada por la casuística, y no ha de pasar por alto el peligro que supone encerrar la solución en fórmulas generales o absolutas, válidas para todos los casos. Así, otros criterios correctores o adicionales han sido apuntados por la doctrina especializada, como los procedentes de la AIIPI en la Resolución adoptada en el Comité Ejecutivo de Lucerna de 2003 (Cuestión Q175), que viene a recopilar, sustancialmente, los criterios ya aludidos y añade nuevas pautas: "A pesar de que un elemento sea considerado como un equivalente, el alcance de la protección conferida por una reivindicación de patente no debe cubrir al equivalente si: ...

(b) tiene por efecto que la reivindicación cubra el estado de la técnica anterior o que sea obvio a la luz del estado de la técnica anterior", así como cuando

"(c) el titular de la patente lo excluyó de manera expresa e inequívoca de la reivindicación durante la tramitación de esa patente, a fin de superar una objeción basada en el estado de la técnica anterior" .

No cabe duda que el criterio señalado (b), esto es, la eventualidad de que considerando equivalente el elemento sustituto se produzca el efecto de que la patente alcance a cubrir el estado de la técnica anterior, viene impuesto por la lógica del sistema de patentes: no podrá apreciarse infracción por equivalencia si la realización presuntamente infractora reproduce una regla o solución técnica que estaba en el estado de la técnica anterior a la patente que se hace valer, o que resulta obvia a la luz del estado de la técnica anterior.

De otro lado, el criterio señalado como (c), al tiempo que ofrece una pauta de utilidad para dar respuesta a la tercera pregunta del aludido test Catnic-Improver (en buena medida se conecta con esta regla), no debe ser obviado en la determinación de la infracción por equivalencia, en la medida en que, mediante el recurso al historial de la patente y el análisis de los actos propios del solicitante, puede ofrecer datos relevantes para determinar el verdadero sentido y alcance de la reivindicación, en el marco interpretativo que propone el Protocolo del art. 69 del CPE .

Resta por apuntar en este apartado que a los efectos de enjuiciar la infracción por equivalencia la comparación entre la reivindicación y la realización presuntamente infractora ha de hacerse elemento por elemento: cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las reivindicaciones, dice el art. 2 del Protocolo. Es decir, en la realización cuestionada han de estar presentes todos los elementos reivindicados, bien por identidad o bien por equivalencia, sin perjuicio de que pueda concluirse que la ausencia de uno o algunos de ellos es equivalente a su presencia.

Por lo demás, reproducimos aquí las consideraciones del Sr. Magistrado sobre el alcance de la protección que confiere la patente en el sentido de que ese alcance se define por el contenido de las reivindicaciones, que han de ser interpretadas teniendo en cuenta la descripción y los dibujos (arts. 26 y 60.1 LP ), y no se contrae a los elementos reivindicados aisladamente considerados, ni al conjunto de los que conforman la parte caracterizadora, sino que el correcto alcance de la protección se especifica y define porque comprende esos elementos combinados con los que describe la parte precaracterizadora o preámbulo (que forman parte del estado de la técnica).

SÉPTIMO. En nuestro caso, la patente que se hace valer no reivindica el sistema antipinzamiento para elevalunas de automóviles, sino un determinado sistema antipinzamiento que no se compone sólo, como parte esencial, de una memoria EEPROM, sino por todos los elementos reivindicados, cuyo funcionamiento combinado da como resultado una funcionalidad o funcionalidades que se presentan como mejoras de lo que ya es conocido en el estado de la técnica.

La prueba practicada evidencia que el sistema PQ24 no incluye todos y cada uno de esos elementos reivindicados, sino que omite unos, incluye otros diversos y el funcionamiento del conjunto resultante, si bien proporciona el resultado atribuido a un sistema antipinzamiento del tipo indirecto, ofrece funcionalidades no coincidentes con el concreto sistema patentado.

I) Para comenzar (y en esto incidió la sentencia apelada) el sistema de la demandada no incluye un motor de "por lo menos ocho polos", característica recogida en el preámbulo de la reivindicación y comentada en la descripción como una mejora respecto de los sistemas ya conocidos. Dice la descripción o memoria en este sentido, presentando este elemento como una mejora, que el módulo motor está constituido, "por un motor de n polos, más concretamente, por un motor de por lo menos ocho polos" (pág 2, líneas 40-45). "Tal como se ha especificado anteriormente -prosigue la descripción-, una de las mejoras introducidas por la presente invención es el diseño de motores de por lo menos ocho polos en lugar de cuatro polos, como los motores de la técnica anterior. El número de polos, por ejemplo ocho, está en función de la precisión deseada, la cual viene determinada por la expresión siguiente... De este modo, la detección de un atrapamiento se realiza cada 0,54 mm de recorrido del cristal." (3, 23-24).

El número de polos, según afirman los peritos Sres. Luis Francisco y Domingo (f. 391) y admite el perito Sr. Gustavo (f. 553), repercute en la precisión del sistema: un número de polos mayor que dos aumenta la resolución en el control del desplazamiento de la ventanilla.

Si es así, el sistema de la demandada, al contar con un motor de dos polos, carece de la funcionalidad y ventajas que proporciona, según la descripción, el motor de ocho polos, y en este sentido altera en una medida cierta el funcionamiento de la invención.

Dice la actora en su recurso, por primera vez, que el motor PQ24 dispone de más de ocho polos, ya que cuando se hace referencia al número de polos el perito hace referencia a los polos del estator y no al anillo del imán del sistema PQ24, que sólo tiene dos polos, de modo que si nos referimos a los polos del estator, el sistema de la demandada tiene más de ocho polos (12 polos el delantero y 10 el trasero). No hay ninguna constancia, sin embargo, de que la referencia a los polos por cualquiera de los peritos lo haya sido en el sentido que indica el recurso; y si así hubiera sido sorprende que este extremo no haya sido rebatido por el segundo dictamen del perito Sr. Gustavo , emitido a la vista de los dos dictámenes aportados por la parte demandada.

II) Ya ubicados en la parte caracterizante de la reivindicación y en lo que respecta al gobierno del motor, el sistema de la demandada prescinde de la combinación del transistor MOSFET más un relé y utiliza el tradicional sistema de dos relés o relé doble, conocido en el estado de la técnica anterior a la solicitud de la patente.

A la ventaja o mejora que supone el uso del transistor MOSFET se refiere también la descripción de la patente: "Se ha encontrado que un dispositivo con ganancia de tensión y corriente es un elemento de circuito muy deseable. El MOSFET proporciona ganancia de tensión y corriente con un rendimiento de salida hacia una carga exterior que sobrepasa la corriente de entrada y una tensión de salida a través de la carga exterior que sobrepasa la tensión de entrada. La ganancia de tensión de un MOSFET es causada por el hecho de que la corriente se satura a tensiones, (...), ofreciendo una mayor velocidad y precisión de respuesta al sistema antipinzamiento, favoreciendo también a mejorar los consumos y a reducir las corrientes parásitas (...)" (3, 55-60).

Según afirma el perito de la actora Sr. Gustavo , se trata de una mejora sobre el estado de la técnica que proporciona al sistema una ventaja, si bien añade que de esa mejora se puede prescindir para economizar costes (lo que aparece obvio a partir del propio concepto de "mejora"). Sucede sin embargo que esa mejora (y no se olvide que la invención consiste en "mejoras en los sistemas antipinzamiento destinados a automóvil"), en conjunción con los demás componentes reivindicados, conforma el objeto de la invención patentada y el consiguiente ámbito de la protección (de acuerdo con las reivindicaciones interpretadas de acuerdo con la descripción y los dibujos) .

III) El sistema PQ24, de la demandada, cuenta, al igual que el sistema patentado, con una memoria EEPROM, cuya incorporación a estos sistemas era conocida en el estado de la técnica a la fecha de solicitud de la patente, pero, de un lado, según afirman sin contradicción eficaz los peritos de la demandada, ese tipo de memorias (que sirven para almacenar todos los parámetros configurables de la funcionalidad del sistema y de calibración de funcionamiento) están incluidas por defecto y son necesarias en cualquier sistema controlado por un microcontrolador. Y, de otro lado, está acreditado que su funcionalidad en la realización cuestionada no satisface los resultados que contempla la reivindicación: "una memoria EEPROM programable capaz de compensar los efectos mecánicos producidos por deformación mecánica del sistema mediante el almacenamiento de un nuevo valor para cada ciclo de tope de la ventana que actualiza el valor anterior de recorrido del tope superior e inferior". Y esto no ha sido rebatido eficazmente por el segundo dictamen del perito Sr. Gustavo , ni en el recurso se aportan argumentos que convenzan de lo contrario. Conforme a la reivindicación primera, el sistema actualiza los datos de la memoria EEPROM en cada ciclo de la ventana, pero (así queda demostrado por el tercer dictamen, ampliatorio, del Sr. Domingo ), "el sistema PQ24 realiza la actualización del valor de recorrido del cristal en la memoria EEPROM cada 400 ciclos completos de apertura y cierre, valor que resulta de multiplicar el parámetro 13 que la memoria incorpora de origen, por defecto, y cuyo valor es 50, por el factor 8 incorporado en el software cargado en la memoria", de modo que "la patente española 9902334 define un sistema en el que se dispone de los medios para actualizar los datos de la memoria EEPROM en cada ciclo de tope de ventana" mientras que "en el sistema PQ24 no se dispone de dichos medios y la actualización ha de realizarse transcurridos varios ciclos de tope de la ventana, concretamente 400 ciclos". Es decir, la memoria EEPROM utilizada por BROSE no es capaz de actualizar el valor para cada ciclo de tope de cristal, esto es, de calibrar el valor de recorrido cada vez que se sube o baja la ventana.

Cabría añadir que el sistema reivindicado no protege un dispositivo antipinzamiento que incluya, sin más, una memoria no volátil asociada reescribible capaz de compensar los efectos mecánicos producidos por deformación mecánica del sistema mediante el almacenamiento de un nuevo valor para cada ciclo de tope de la ventana que actualiza el valor anterior de recorrido del tope superior e inferior. Esa memoria, con dicha aptitud y funcionalidad, es uno más de los elementos que componen el objeto de la invención tal como ha sido concedida la patente (después de una modificación de las reivindicaciones para superar objeciones del examinador basadas en el estado de la técnica, como se reconoce en la demanda), siendo la conjunción de todos los elementos reivindicados lo que define el alcance de la protección (arts. 26 y 60.1 LP ).

IV) En definitiva, las diferencias apuntadas que incorpora el sistema cuestionado proporcionan unas funcionalidades en el conjunto resultante que no cubren, ni siquiera por equivalencia, las mejoras que propone la patente que se hace valer. En esta medida alteran el funcionamiento de la invención patentada, la cual, conforme indican sin contradicción los peritos de la demandada, debe entenderse que reivindica la combinación de todos y cada uno de los elementos que describe o cuando menos de los que se acaban de mencionar, que aparecen como requisitos esenciales, de modo que la supresión de unos y la distinta funcionalidad de otros no es equivalente a su presencia.

OCTAVO. Las pretensiones de la súplica de la demanda (declarativa de la infracción de la patente, de cese y prohibición, de remoción, de indemnización y de publicación de la sentencia) también se fundaban en la Ley de Competencia Desleal, bien que sin precisar con claridad si la conducta desleal por vulnerar los arts. 5, 11.2 y 12 LCD radicaba, precisamente, en la infracción del derecho de patente (aunque así lo parece de la escueta fundamentación de la demanda y de la súplica). En todo caso, excluida la infracción del derecho de exclusiva, queda desterrada la deslealtad concurrencial así configurada.

En la medida en que del escrito de demanda pueda deducirse una configuración de la causa de pedir, con fundamento en la Ley de Competencia Desleal, que construya la deslealtad al margen de la violación del derecho de patente y de su existencia, conforme a los tipos desleales legalmente acogidos, la respuesta no puede ser otra que la que ofrece el Sr. Magistrado, a cuyos fundamentos nos remitimos con integridad.

Si no existe infracción de la patente, rige el principio de libre imitación (art. 11.1 LCD ). Para que la imitación sea desleal es preciso que genere riesgo de asociación o confusión entre las diversas prestaciones (aquí los distintos sistemas antipinzamiento) o bien que comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Pero en la demanda no se ha especificado de qué circunstancias o elementos concurrentes en el sistema patentado pueda derivarse un riesgo de asociación o confusión por parte de los consumidores con respecto al sistema que comercializa la actora, y no bastan a tal efecto los elementos técnicos reivindicados (recuérdese además el principio de la inevitabilidad del riesgo de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena que recoge el art. 11.2 LCD ), como tampoco se justifica por qué razón o de qué circunstancias se deriva que la demandada se haya aprovechado del esfuerzo de la actora o de su reputación en el mercado.

Por último, la invocación del art. 5 LCD es estéril desde el momento en que no se razona su aplicación al caso, y no cabe acudir a esta norma como si estableciera un nivel degradado de antijuridicidad en el que puede incurrirse pese a superar la conducta el juicio de deslealtad a la luz de los preceptos especiales que la tipifican y regulan.

NOVENO. Deben imponerse a la apelante las costas causadas por el recurso que se desestima (art. 398.1 y 394.1 LEC ).

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

Fallo

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de CASTELLÓN S.A. y D. Fidel contra la sentencia dictada en fecha 15 de noviembre de 2007 en los autos de los que dimana este Rollo, que confirmamos, con imposición de costas a la parte apelante.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente Don LUIS GARRIDO ESPA, celebrando audiencia pública. DOY FE.