Sentencia CIVIL Nº 487/2020, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 143/2020 de 22 de Mayo de 2020

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 143-U07/20
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 567/18
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-1
SENTENCIA NÚM. 487/20
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a veintidós de mayo de dos mil veinte.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen,
actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 567/18,
sobre infracción de marca de la Unión (MUE), seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 1, de
los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, AYUNTAMIENTO
DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES (en lo sucesivo, el AYUNTAMIENTO), representada por la Procuradora Doña
Rosa Brufal Escobar, con la dirección del Letrado Don Luis Marco Torres y; como apelada, la parte actora, Don
Bruno (en lo sucesivo, el Sr. Casiano ), representada por la Procuradora Doña Estefanía Ripoll Garrigós, con
la dirección del Letrado Don José Antonio López Martínez.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 567/18 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm.

1 se dictó Sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: ' Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Estefanía Ripoll Garrigós, en nombre y representación de don Bruno , contra el Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), debo: A) DECLARAR Y DECLARO: 1.- Que don Bruno tiene el derecho al uso exclusivo sobre la marca de la Unión Europea nº 8.517.691 'FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES' (denominativa).

2.- Que el Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) ha infringido, al utilizar la marca de la Unión Europea nº 8.517.691 'FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES' (denominativa) para identificar el festival de música clásica organizado por ella, los derechos de exclusiva derivados de la marca de la Unión Europea nº 8.517.691 'FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES' (denominativa), titularidad de don Bruno .

B) CONDENAR Y CONDENO al Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real): 1.- A estar y pasar por las declaraciones anteriores.

2.- A cesar, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial, en la conducta a que se refiere el apartado 2 de la letra A) de este suplico; estableciéndose, para ejecución de sentencia y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 102 del Reglamento de Marcas de la Unión Europea y el artículo 44 de la Ley de Marcas , una indemnización coercitiva mínima de 600,00 euros, por día transcurrido desde que eventualmente se incumplan la orden de cesación anteriormente referida.

3.- A abstenerse en lo sucesivo de usar en modo alguno la marca de la Unión Europea nº 8.517.691 'FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES' (denominativa), u otras confundibles con ésta, de perjudicar el posicionamiento de don Bruno en el mercado español y en la Unión Europea, así como de usar en el territorio español o de la Unión Europea la marca y el nombre comercial titularidad de don Bruno , incluyendo el cierre definitivo de la página web www.festivalmusicainfantes.com, cuyo dominio debe transferirse a don Bruno en el plazo de 1 mes, o, en su defecto, debe dejar de estar accesible a través de internet, con expresa obligación de no renovar su registro; estableciéndose, para ejecución de sentencia y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 102 del Reglamento de Marcas de la Unión Europea y el artículo 44 de la Ley de Marcas , una indemnización coercitiva mínima de 600,00 euros, por día transcurrido desde que eventualmente se incumplan las órdenes de abstención o cesación anteriormente referidas.

4.- A indemnizar a don Bruno en la cuantía de 590,00 euros, en concepto de daño emergente, y de 40.000,00 euros, en concepto de daño moral, debiendo estarse a la fase de ejecución de sentencia para la cuantificación del lucro cesante, acogiendo el criterio de los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación, y, subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Estas cantidades deberá incrementarse, conforme al artículo 1.101 del CC en el importe de los intereses legales desde el momento de la interpelación extrajudicial (fecha del requerimiento a que se refiere el documento nº 4 de la demanda) hasta hoy, y el interés procesal del artículo 576 de la LEC , desde la fecha de esta sentencia hasta el efectivo cumplimiento de la condena.

Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, el Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).



SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 143-U07/20, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día veintiuno de mayo, en el que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García-Chamón Cervera.

Fundamentos

PRIMERO.- El Sr. Casiano , en cuanto titular de la MUE número 8.517.691, denominativa, 'FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES', solicitada el día 29 de agosto de 2009 y concedida el día 21 de enero de 2010, para designar servicios de la clase 41(educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; actuaciones de danza, de música y de teatro; servicios de edición de música; producción de grabaciones de sonido y música) deduce frente al AYUNTAMIENTO una acción de infracción fundada en la existencia de doble identidad prevista en el artículo 9.2.a del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE), en relación con el artículo 41 de la Ley de Marcas (LM) porque en los últimos años, el AYUNTAMIENTO promociona la celebración de un festival de música que denomina 'FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES' (documento número 13 de la demanda), al tiempo que es titular de un una página web www.festivalmusicainfantes.com (documento número 9 de la demanda), sin haber sido autorizado por el actor para el uso de ese signo y, en consecuencia, ejercita: i) la acción de declaración de la titularidad del derecho del actor sobre la MUE y de la infracción por el AYUNTAMIENTO; ii) la acción de condena a: la cesación, incluida la transferencia de la página web; la remoción de los efectos de la infracción; al pago de la indemnización (daño emergente, 590.- €; lucro cesante consistente en el beneficio obtenido por el infractor o, subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocio a determinar en ejecución y; daño al prestigio o daño moral, 40.000.- €) y; al pago de las costas.

La Sentencia de instancia estimó la demanda en su integridad.

Frente a la misma se ha alzado la parte demandada, la cual formula las siguientes alegaciones: 1) Falta de legitimación activa del actor al no ser el titular de la MUE.

2) Retraso desleal en el ejercicio de la acción de infracción.

3) Impugnación de los pronunciamientos condenatorios.



SEGUNDO.- La primera alegación del recurso reitera la falta de legitimación activa ad causam del Sr. Casiano para ejercitar la acción de infracción de la MUE 8.517.691 porque los derechos sobre la marca fueron cedidos por el actor en concepto de aportación no dineraria y, en su condición de miembro fundador, al patrimonio dotacional de la FUNDACIÓN PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES (en lo sucesivo, la FUNDACIÓN), constituida mediante escritura pública otorgada el día 31 de marzo de 2010 e inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha mediante resolución de 28 de julio de 2010 (documento número 1 de la contestación).

La Sentencia recurrida considera que en el acto constitutivo de la fundación no se cedió la titularidad de la MUE sino los derechos que concede esa marca: el ius utendi y el ius prohibendi, a modo de licencia de uso que puede ser revocada por el titular de la marca como así ocurrió mediante el requerimiento de cese en el mes de enero de 2018 (documento número 4 de la demanda) y, la inexistencia de cesión de la titularidad de la MUE se confirmaría con el hecho de que sigue siendo el actor el titular de la referida MUE en el Registro de la EUIPO.

La Sala acoge esta alegación al considerar que en el acto constitutivo de la FUNDACIÓN mediante escritura otorgada el día 31 de marzo de 2010, el Sr. Casiano cedió la titularidad de la MUE conforme a lo previsto en el artículo 17 del del Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (RMC), vigente ratione temporis en el momento de la constitución de la FUNDACIÓN.

El negocio jurídico mediante el cual se produce la cesión de la titularidad de la MUE en favor de la FUNDACIÓN es la escritura de su constitución aportada como documento número 1 de la contestación que debe ser interpretada con arreglo a los criterios hermenéuticos contenidos en los artículos 1.281 y siguientes del Código civil: En primer lugar, los miembros fundadores son el i) AYUNTAMIENTO, ii) la 'Asociación de Amigos del Festival Internacional de Música Clásica de Villanueva de los Infantes de la Mancha' y iii) el Sr. Casiano y, se reseña como uno de los fines esenciales de la FUNDACIÓN ' La divulgación de la música clásica mediante la promoción, realización y desarrollo del FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES que viene celebrándose con la participación de los fundadores desde el año 2007 en la citada localidad manchega.' Significa que el Sr. Casiano , como miembro fundador, participa de la idea de que va a ser la FUNDACIÓN la que se va a encargar a partir de aquella fecha de la promoción, realización y desarrollo del festival que tiene la misma denominación que su MUE.

En segundo lugar, la aportación realizada por el Sr. Casiano al patrimonio dotacional de la FUNDACIÓN tiene por objeto ' sus derechos de propiedad intelectual sobre: a) Marca comunitaria identificada por la O.A.M.I con el número 008517691, registrada el día 21 de enero de 2010 como 'Festival Internacional de Música Clásica de Villanueva de los Infantes', valorada en siete mil euros (7.000 €)'. La Sentencia de instancia infiere de la literalidad del texto transcrito que solo está cediendo los derechos de uso y de prohibición de uso por un tercero a modo de licencia pero no cede la titularidad de la marca. Ciertamente, se utiliza una expresión poco precisa en la escritura pero llama la atención de que en el caso de que fuese una licencia no se determinara su duración temporal, su ámbito geográfico, su carácter exclusivo o no o, la reserva de la titularidad de la marca en favor del Sr. Casiano .

En tercer lugar, resulta muy significativa la tasación de la aportación realizada por el Sr. Casiano que obra en la misma escritura (página 38) a lo que obliga el artículo 12.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (LF) al tratarse de una aportación no dineraria. La tasación realizada por el Sr. Lorenzo dice así: 'VALOR Y TASA la Marca Comunitaria identificada por la O.A.M.I. con el Nº 008517691, registrada en fecha 21/01/2010 como FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES propiedad de D. Bruno , en atención a la relevancia comercial y trayectoria cultural de la misma, por importe de SIETE MIL EUROS (esto es, //7.000 €// en función de su ámbito de utilización y aplicación'. El objeto de la tasación por importe de 7.000.- €, coincidente con la valoración de la aportación realizada por el Sr. Casiano al patrimonio dotacional a la que nos hemos referido en el párrafo anterior, es la marca y, no la cesión del uso a modo de licencia. La coincidencia entre, de un lado, el valor de la tasación que tiene por objeto la marca y; de otro lado, el valor de la aportación al patrimonio dotacional por el Sr. Casiano , nos permite concluir que la aportación tenía por objeto la cesión de la titularidad de la MUE 8517691.

En cuarto lugar, en la página 15 de la escritura de constitución de la FUNDACIÓN se nombra al Sr. Casiano 'Patrono Vitalicio' y, a su vez, Director Artístico del Festival, autorizándole expresamente por el Patronato a percibir una retribución por dicho cargo. Además, en el párrafo segundo del artículo 9.3 de los Estatutos se dice: 'Además se nombra en la escritura fundacional como miembro vitalicio del Patronato al Sr. Bruno , fundador del Festival Internacional de Música Clásica de Villanueva de los Infantes, cuyo impulso y desarrollo es uno de los fines fundamentales de la Fundación.' A ningún otro miembro del Patronato se le atribuye la condición de Patrono vitalicio ni a ninguno otro se le asigna retribución. Quiere decirse con ello que el trato especial y privilegiado obtenido por el Sr. Casiano por el carácter vitalicio de su condición de Patrono y por su designación como Director Artístico del Festival con una retribución, operarían como contraprestación por ser el promotor del Festival y por la cesión de la titularidad de la MUE que da nombre al Festival que promocionará, realizará y desarrollará la FUNDACIÓN a partir de esa fecha.

En quinto lugar, según los Estatutos de la FUNDACIÓN, ésta tiene una duración temporal indefinida (artículo 2.1) y, su denominación es 'FUNDACIÓN para el FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES' (artículo 1.1), Si la denominación de la FUNDACIÓN es plenamente coincidente con la MUE invocada por el actor, si la duración de aquélla es indefinida y, si uno de los fines de la FUNDACION es la organización del Festival, tendremos que convenir que la aportación de la MUE realizada por el Sr. Casiano mediante la escritura de constitución de la FUNDACIÓN equivale a la cesión de la titularidad a los efectos previstos en el artículo 17 RMC. A partir de este momento ya no puede ejercer el actor los derechos derivados de la MUE porque la ha cedido a la FUNDACIÓN cuya denominación es plenamente coincidente con la marca.

En sexto lugar, no consta que la FUNDACIÓN se haya extinguido por las causas y a través del procedimiento previsto en el artículo 26 de los Estatutos y en los artículos 31 y 32 LF. Además, consta que la FUNDACIÓN estuvo activa como demuestra la Memoria Simplificada del ejercicio 2013 (documento 8 de la contestación) y las subvenciones recibidas del Ayuntamiento (documento 9 de la contestación).

El artículo 17.3 del entonces RMC exige para la validez de la cesión que se realice por escrito y que figure la firma de las partes contratantes y, en nuestro caso, así consta al haberse aportado la marca en la escritura pública de constitución de la Fundación.

La inscripción de la cesión de la titularidad en el Registro de la EUIPO, según el vigente artículo 27.1 RMUE, tiene relevancia para oponer la cesión frente a terceros. Es decir, si la FUNDACIÓN quiere ejercer los derechos sobre la MUE frente a terceros de buena fe deberá inscribir previamente la cesión en el Registro.

Sin embargo, en nuestro caso, no puede el actor ejercer sus supuestos derechos sobre la MUE 8.517.691 frente al AYUNTAMIENTO cuando éste conoce que se produjo la cesión en favor de la FUNDACIÓN en el momento de su constitución porque el AYUNTAMIENTO fue miembro fundador y su Alcalde es miembro nato del Patronato (artículo 9.3 de los Estatutos).

En conclusión, carece el actor de legitimación activa para el ejercicio de la acción de infracción de la MUE 8.517.691 por haberla cedido a la FUNDACIÓN desde el día 31 de marzo de 2010. La falta de legitimación activa lleva consigo la desestimación de la demanda, resultando ya innecesario el examen del resto de las alegaciones del recurso.



TERCERO.- Se impondrán a la actora las costas causadas en la instancia en aplicación del criterio objetivo del vencimiento reconocido en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.



CUARTO.- No procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada al haberse estimado el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.



QUINTO.- Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación al haberse estimado según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS: Con estimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada resolución y, en su lugar, con desestimación de la demanda promovida por la Procuradora Doña Estefanía Ripoll Garrigós, en nombre y representación de Don Bruno , contra el AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES, debemos absolver y absolvemos a la entidad demandada de todas las pretensiones deducidas contra ella, con imposición a la parte actora de las costas causadas en la instancia, sin efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada y, acordando la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER en el caso de que legalmente proceda, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-