Sentencia CIVIL Nº 49/2020, Juzgados de lo Mercantil - Vigo, Sección 3, Rec 403/2018 de 03 de Marzo de 2020

Encabezamiento

XDO. DO MERCANTIL N. 3

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00049/2020

CALLE LALÍN NÚMERO 4 6ª PLANTA, 36209 VIGO

Teléfono:886218403 Fax:886218405

Correo electrónico:

Modelo: S40000

N.I.G.: 36038 47 1 2018 0301026

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000403 /2018

Procedimiento origen: /

DEMANDANTE D/ña. Rodolfo

Procurador/a Sr/a. OLGA MARIA VEIGA SILVA

Abogado/a Sr/a. JOSE JAVIER ROMANO EGEA

DEMANDADO , DEMANDADO D/ña. Samuel, Saturnino

Procurador/a Sr/a. ERMINIA ALONSO SOLIÑO, ERMINIA ALONSO SOLIÑO

Abogado/a Sr/a. ,

S E N T E N C I A

SENTENCIA

En Vigo, a tres de marzo de dos mil veinte.

Vistos por mí, Sergio Burguillo Pozo, Magistrado del juzgado mercantil nº3 de Pontevedra los autos de juicio ordinario registrados con el número de 403/18, iniciados a instancias de DON Rodolfo representado por la Procuradora Sra. Veiga Silva y asistida por letrado contra DON Samuel Y DON Saturnino, representados por Procuradora Sra. Alonso Soliño.

Antecedentes

PRIMERO.-Por la Procuradora Sra. Veiga Silva en la representación acreditada se interpuso demanda de juicio ordinario con fecha quince de octubre de dos mil dieciocho por la que se viene a suplicar que en su día se dicte sentencia por la que:

Se declare que DON Samuel Y DON Saturnino han resuelto el contrato de 20 de enero de 2016 de forma abusiva e injustificada incumplimiento las obligaciones dimanantes de dicho contrato, y se condene a abonar al actor la cantidad de 56.769,87 euros por daños y perjuicios que se hayan causado, con imposición de costas procesales.

Todo ello basado en los siguientes y resumidos hechos: que los demandados suscribieron con el demandante un contrato de licencia de uso de los derechos de explotación de la marca ISINAC. Que los demandados han utilizado el contrato para acceder a la información técnica del producto, mecanismos de desarrollo de negocio y rede de contactos. Que existía una exclusividad y estando vigente el contrato los demandados no solo han procedido a crear una nueva marca y proyecto comercial de venta de productos fonoabsorbentes sino que también han identificado con la marca que ellos mismos registran posteriormente los productos de ISINAC. Que con fecha 26 de octubre de 2016 los demandados presentan en la oficina de patentes y marcas el nombre de ABSOTEC ACOUSTIC y posteriormente inscriben el de ABSORCION ACUSTICA, que están funcionando en la actualidad como negocio de soluciones fonoabsorbentes. Que los responsables de esta iniciativa empresarial son los demandados. El hecho de que el nombre comercial fuera registrado durante la vigencia del contrato evidencia que los demandados ya estaban llevando a cabo una actividad de competencia, vulnerando la exclusividad pactada. Esto se refleja también por el hecho de que poco después de dar por resuelto el contrato, los demandados realizan bajo la marca ABSOTEC instalaciones que se habían proyectado, estudiado y presupuestado bajo el contrato que se firma con el demandante, así por ejemplo, el Laboratorio de las Artes de Valladolid, que como puede observarse es un proyecto que estudia y delega el demandante. El restaurante Huerta de Carabaña. Restaurante Paquita, restaurante en la Parra.

Que se han producido los siguientes incumplimientos: en cuanto a la obligación de usar el correo corporativo para las labores de comercialización, en la obligación de reportar imágenes de calidad de cada instalación realizada al licenciante, obligación de identificar los productos.

Que en fecha 22 de noviembre de 2016 se remite por los demandados una comunicación en que se da por resuelto el contrato por causas estrictamente personales, que esto supone un incumplimiento de contrato pus no se dan las circunstancias establecidas para la resolución, con carácter previo los demandados habían pretendido modificar la relación contractual.

Tras la resolución del contrato los demandados publicitan en su página web trabajos de ISINAC con la apariencia de ABSOTEC.

Los incumplimientos descritos y la abusiva resolución contractual han generado daños y perjuicios de los que deben responder los demandados. Tales daños pueden traducirse en unos gastos de formación y promoción de los demandados que se fijan en 5.236,74 euros y el lucro cesante que se ha obtenido haciendo una proyección de las ganancias obtenidas en los primeros meses de contrato y teniendo en cuenta las instalaciones que los demandados han llevado a cabo en los catorce meses posteriores a la terminación del contrato.

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda por decreto de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, se emplazó a los demandados para comparecer y contestar, lo que hicieron en tiempo y forma oponiéndose a la demanda; así en fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve se presenta escrito por la representación procesal de DON Samuel Y DON Saturnino, por el que se viene a suplicar que en su día se dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda con expresa imposición de costas a la actora. Todo ello basado en los siguientes hechos: Que se estableció un suministro continuado de producto que el demandante quería dar cobertura contractual a través de una licencia de marca. Que pronto se puso de manifiesto la inadecuación de lo establecido en el contrato, pues se trataba de productos que no le pertenecían y eran de BASF, sin que tuviese concedido por ese tercero derecho a distribución en exclusiva.

Que la situación que ya había nacido viciada se tornó insostenible por modificación unilateral de precio convenido, con desatención de los servicios de suministro, que ante tal situación se opta por la resolución del contrato ante la evidente pérdida de confianza en las relaciones personales.

Que se manifiesta desacuerdo con que el contrato fuera fruto de la unión de diversas voluntades, siendo que estaba previamente redactado y predispuesto por el demandante. Que el demandante ni siquiera tenía licenciada la marca al inicio del contrato. Se alega la independencia de la parte licenciataria. Que nos encontramos dentro de un contrato de distribución comercial.

Que se ha producido una justificada resolución del contrato

TERCERO.-Se convocó a las partes al acto de la audiencia previa, que tuvo lugar con fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve y señalando juicio que se celebró inicialmente con fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, y en última instancia en fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, donde se practicó la prueba propuesta y admitida con el resultado que obra en autos, y diligencia final el doce de febrero de dos mil veinte, quedando los autos vistos para sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.-La marca es un signo que sirve para distinguir productos o servicios en el mercado.

El artículo 4 Ley de Marcas dispone que 'Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

a) Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y

b) Ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Artículo 48 LM '1. Tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio español. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas'.

Las partes han suscrito un contrato de licencia de uso de los derechos de explotación de la marca ISINAC y de distribución en exclusiva de los productos de esa marca para un territorio concreto.

SEGUNDO.- En base a la normativa y al derecho que el demandante dice ostentar se pretende que se ponga de manifiesto que los demandados han resuelto el contrato de forma abusiva, incumpliendo las obligaciones y se solicita que se condene a abonar las cantidades que constan.

Por su parte el demandado se refiere a que no estamos ante una marca, que no es sino un contrato de distribución comercial, y que se utiliza un producto propio del fabricante BASF.

El documento nº5 que se acompaña a la demanda, contrato de fecha 20 de enero de 2016, se refiere a derechos de explotación de la marca ISINAC. Las partes a la firma no discuten que se trate de una marca, el contrato firmado es clarísimo en ese sentido. Por otra parte la fecha de firma del contrato y la de solicitud de la marca, de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis (documento nº 5 contestación a la demanda) es perfectamente compatible con la protección a tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de marcas, pues la propia solicitud ya puede ser objeto de licencias.

-No se admite en el presente supuesto que exista una imposición abusiva de tal contrato. La Ley de Consumidores y Usurarios, al regular el concepto de consumidor, dispone que son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, así como las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

Por lo tanto, aquellos empresarios que se adhieran a un contrato predispuesto por un profesional o predisponente (piénsese en el presente supuesto, un contrato entre dos profesionales), no se verán beneficiados por la normativa protectora de consumidores y usuarios y en concreto, por el régimen de cláusulas abusivas.

Ahora bien cabe tener en cuenta que el empresario, aun no siendo consumidor, sí puede ostentar en virtud de lo estipulado en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación la condición de adherente. Así, el adherente puede definirse como aquel sujeto que se adhiere a un contrato de adhesión con condiciones generales predispuestas por el profesional o adherente, es decir, aquellas condiciones generales cuya incorporación en el contrato deriva de la predisposición e imposición del profesional o predisponente, que inserta dichas cláusulas en una pluralidad de contratos. Según el Tribunal Supremo, de conformidad con los artículos 7 y 1258 del Código Civil, y en virtud del principio de buena fe, puede expulsarse una condición general del contrato cuando la misma ocasiona un desequilibrio de la posición contractual del adherente, es decir, cuando la cláusula en sí modifica subrepticiamente el contenido que el adherente había podido representarse como pactado conforme a la propia naturaleza y funcionalidad del contrato; en el sentido de que puede resultar contrario a la buena fe intentar sacar ventaja de la predisposición, imposición y falta de negociación de cláusulas que perjudican al adherente, lo que vendría a definirse como un abuso de posición dominante.

De la lectura del contrato que firmaron las partes no se desprende ninguna cláusula per se abusiva, o en la que se aprecie mala fe. la parte demandada aleude a la mala fe y a la imposición si bien no concreta tal mala fe a salvo la mención de la cláusula 29, cláusula genérica peor que no impone a priori obligaciones abusivas o desproporcionadas a ninguna de las partes.

-Por la demandada se alega igualmente ser el mismo producto que BASF, no tener ninguna especialidad y originalidad respecto a aquel producto: Se alude por el demandado a lo dispuesto en el documento nº 6 de la contestación de la demanda, ficha técnica del producto producido por BASF, al supuesto reconocimiento de BASF y BASOTEC, documento nº 8, y a la manifestación de aprovisionamiento en Portugal, documento nº 7. Los elementos probatorios que utiliza el demandado son a nuestro juicio débiles e insuficientes, la ficha técnica del producto de Basf aparece sin traducir a idiomas cooficiales de Estado, por lo que carece de eficacia ( artículo 144 LEC). Y los mensajes que se transcriben únicamente acreditan que Basf es productor principal y que se aprovisiona el demandante en Portugal. Estas circunstancias no han sido negadas pues el demandante señala que los productos de Basf son uno de los elementos necesarios para crear el suyo, y la consecuencia es que el aprovisionamiento en Portugal es lógico. Recordemos que la marca de la demandante se encuentra registrada en la oficina española de Patentes y Marcas, y que desde el año 2017 es incluso marca comunitaria europea.

-Sobre la resolución del contrato. Hay acuerdo en que el día 22 de noviembre de 2016 se produce la denuncia unilateral del contrato por los demandados, (documento 28 de la demanda) dando por resuelto el contrato 'por causas estrictamente personales'. Choca el escueto fundamento de la resolución del contrato con la exposición de causas de resolución que se plantean en la contestación a la demanda. Igualmente choca con el hecho de que los demandados presentaran solicitudes en la oficina española de Patentes y Marcas, en octubre y noviembre de 2016 (documentos 3 y 4 de la demanda), que en la práctica tienen idéntico objeto que la demandante, véase documento nº 5 de la demanda.

El artículo 19 del contrato firmado se refiere a la resolución, y legitima a ello en caso de incumpliendo reiterado de las obligaciones. Y exige que se comunique de forma fehaciente la casusa de resolución, sin que incluso así se libere de la obligación de indemnizar. Así ya puede afirmarse el incumplimiento de los demandados de los términos del contrato, por cuanto no justifican de forma fehaciente la causa de la resolución y se remiten a causas estrictamente personales, que no justifican la resolución unilateral.

Aun ya dando por probado el incumplimiento por los demandados de de las exigencias del contrato para la resolución unilateral del contrato, nos vamos a referir a las causas que introduce en la contestación a la demanda, y no antes como debieran haber realizado los demandados, de la que extraemos la modificación unilateral de los precios convenidos por el demandante y la desatención del servicio de pedidos por el demandante. Respecto a la subida unilateral de precios en los dos mensajes que se introducen como prueba por la demandada no aparece ni siquiera una negativa, un desacuerdo evidente a tales subidas por parte de los demandados, se limitan los demandados en los mensajes a un 'ok' ante la comunicación de la subida de precios. La desatención en el suministro de materiales tampoco se acredita a través de los mensajes que se aportan por la demandada, obsérvese como el contrato otorga cuatro o seis semanas para la entrega desde el pago de los materiales, cláusula 6 del contrato, y los mensajes aportados no acreditan que se incumplieran tales plazos.

Se ha probado por el demandante a través de las testificales y documentales que los demandados realizaron trabajos cuyos interesados se habían dirigido o habían sido canalizados a través de la empresa ISINAC, así la testifical de don Abel pone de manifiesto que se gestionó una obra en el restaurante 'Paquita' por él mismo, y se lo comunica a Saturnino y a Samuel y que finalmente cuando vuelve la obra ya apareció realizada con material ajeno a ISINAC, entendiendo que se habían aprovechado de su labor comercial. La testifical practicada como diligencia final de don Claudio igualmente acredita que se facilitan contactos a los demandados, que ellos finalmente aprovechan individualmente y sin sujetarse al contrato firmado en fecha 20 de enero de 2016.

TERCERO.- Respecto a la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados el artículo 43 de la ley 17/2001 establece '1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico. 3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado 4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad. 5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores'.

La parte actora aporta un informe pericial, documento nº 46, que pasamos a analizar ya valorar conforme a las reglas de la sana crítica ( artículo 348 LEC). El perito expone un escenario de indemnización por daño emergente y lucro cesante, el daño emergente supone los gastos de formación y comerciales.

Respecto al primer bloque de indemnización que propone el perito debemos mostrar nuestra disconformidad puesto que conforme al contrato una de las obligaciones del licenciante es la de formación de los licenciatarios, y la obligación se cumplió cumpliendo así los términos del contrato. El daño emergente es, como el propio término expresa, un daño que aparece/emerge como consecuencia de la acción que se examina para la indemnización, y parece obvio que los gastos que se reclaman no son daños que aparezcan como consecuencia del incumplimiento del contrato, no son gastos extraordinarios a causa del incumplimiento, sino ordinarios en cumplimiento del contrato por el licenciante. Reclamar tales gastos como daño emergente liberaría de cualquier carga y obligación al licenciante, y las tiene como consecuencia de la firma del contrato.

Para el examen del lucro cesante se valoran tres escenarios, el de fijar los beneficios obtenidos por los licenciatarios y el margen aplicado del 29,24% y extrapolar tales datos hasta el fin del contrato. Una segunda vía, que supone valorar los trabajos realizados por los demandados y que debieran haber sido realizados bajo la marca del demandante, una vez obtenida la cantidad y aplicado el margen comercial resultaría la cantidad a indemnizar. Y una tercera vía, similar a la anterior, que es una cantidad superior porque centra su margen comercial no en el 29,24%, sino en el 36%. El informe pericial de parte se inclina por el segundo de los criterios, sin embargo no compartimos tal criterio; el segundo y tercer criterio, que son básicamente los mismos con modificación de los márgenes comerciales, se apoya en los locales que se dice por el demandante que se han ejecutado por los demandados y cuál es su valor, valor también aportado por el demandante, entendemos que tales criterios son parciales puesto que en definitiva es el demandante quien fija las valoraciones de los locales que habrían sido ejecutados por los demandados, y además el anexo I que se aporta se refiere a determinados locales, sin que todos ellos estén relacionados en las restantes documentales que se aportan en cuanto las fechas concretas de las presuntas obras, así el documento nº 42 y 43 se refiere a dos locales ejecutados por ABSOTEC, que debieran haber sido ejecutados por ISINAC, y los documentos son de marzo de 2018, fuera del plazo de dos años de vigencia del contrato, en definitiva no podemos saber la fecha de la obra, y el acogimiento de este criterio genera cierta inseguridad, al dejar la definición de la cantidad a los exclusivos criterios de la parte demandante, quien transmite los datos al perito.

En este escenario parece más prudente, conforme a los criterios de la sana critica, acoger el primero de los expuestos, esto es, fijar los beneficios obtenidos por los licenciatarios durante la vigencia del contrato de enero a noviembre de 2016 y el margen aplicado del 29,24% y extrapolar tales datos hasta el fin del contrato. Así si los licenciatarios generaron unas ventas de 29.721,28 euros desde la firma hasta la resolución del contrato, el beneficio estimado para don Rodolfo es de 8.689,27 euros con el margen comercial del 29,24%. Estos datos extrapolados a los 14 meses que restarían para finalizar el contrato habrían generado unas ventas de 41.609,79 euros, y aplicado el margen comercial antes señalado el resultado sería 12.166,70 euros, que fijaremos en la sentencia como lucro cesante.

CUARTO.-Con respecto a las costas, y de conformidad con el artículo 394 de la vigente ley de enjuiciamiento civil, y habiéndose producido una estimación parcial, no procede imponer las costas procesales a ninguna de las partes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Veiga Silva en la representación acreditada de DON Rodolfo, frente a DON Samuel Y DON Saturnino, representados por la Procuradora Sra. Alonso Soliño, y en consecuencia declaro:

-Que DON Samuel Y DON Saturnino han resuelto el contrato de 20 de enero de 2016 sin ajustarse a las exigencias del contrato firmado.

-Y condeno a los codemandados a abonar solidariamente al actor la cantidad de DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (12.166,70 euros) como consecuencia del lucro cesante, desestimando las restantes peticiones indemnizatorias.

No procede la condena en costas procesales a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme, y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días para su conocimiento y fallo por la Audiencia Provincial de Pontevedra, previa consignación de 50 euros en la forma prevenida en la DA 15ª LOPJ.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Sergio Burguillo Pozo,

Magistrado del juzgado mercantil nº 3 de Pontevedra.

PUBLICACIÓN-Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la secretaria, doy fe.