Sentencia Civil Nº 494/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 431/2011 de 16 de Diciembre de 2011

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN 15ª

ROLLO N° 431/201-2ª

JUICIO ORDINARIO N° 539/2009

JUZGADO MERCANTIL N°7 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm. 494/2011

Ilmos. Sres. :

IGNACIO SANCHO GARGALLO

MARTA RALLO AYEZCUREN

LUIS GARRIDO ESPA

En la ciudad de Barcelona, a dieciséis de diciembre de dos mil once.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario núm. 539/2009 seguidos ante el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona. a instancia de OLIVER ART, S.A., representada por la procuradora Mª Carmen Fuentes Millán. contra REILAFLOR, SA.. representada por el procurador Antonio María Anzizu Furest. Estos autos penden ante esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesales de OLIVER ART, S.A., contra la sentencia de 13 de octubre de 2010 .

Antecedentes

1. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

"Que DESESTIMO la demanda formulada por Dña. Carmen Fuentes Milán, en nombre y representación de OLIVER ART, S.A. y ABSUELVO a REILAFLOR, S.A. de la totalidad de las pretensiones formuladas en su contra y ello con la expresa imposición a la parte demandante de todas las costas procesales causadas".

2. Contra la anterior resolución la representación de OLIVER ART, S.A. interpuso recurso de apelación. Admitido a trámite en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Una vez comparecidas las partes, se siguieron los trámites legales, en el curso de los cuales se señaló la votación y fallo para el día 9 de noviembre de 2011.

3. Interviene como ponente el Ilmo. Sr. IGNACIO SANCHO GARGALLO.

Fundamentos

Planteamiento de la controversia

1. La actora, OLIVER ART, S.A. (en adelante, OLIVER), es una sociedad que se dedica empresarialmente a la fabricación y comercialización de figuras de belén. Según acreditó con el correspondiente certificado de la OEPM, OLIVER es titular de la marca núm. 1.813.433, denominativa "DUREXINA", para productos de la clase 20, en concreto figuritas de madera, cera, yeso o materia plástica. Además, OLIVER es titular del diseño comunitario 1.055.289 que incluye trece embalajes de belenes, con sus respectivas figuras y fondos.

La demanda alega que la demandada, REILAFLOR, S.A. (en adelante, REILAFLOR), comercializa productos idénticos a los que comercializa la actora (65417221 nacimiento, 65421221 reyes, BELEN 010 Zapatero, BELEN 012 Alfarero BELEN 012 carnicero, BELEN 013 corral burrito, BELEN 014 Herrero, BELEN 016 Afilador y BELEN 019 pastores), que infringen su diseño comunitario y constituyen actos de competencia desleal tipificados en los arts. 11 y 12 LCD , y. consiguientemente. ejercita las correspondientes acciones de infracción de diseño comunitano y de competencia desleal.

La demanda también relata que REILAFLOR, el 8 de octubre de 2008 solicitó el registro de la marca núm. 2.846.877, denominativa "REILA DUREXINA", para productos de las clases 20 y 28, en concreto decoraciones para árboles de Navidad, y ejercita la acción de nulidad porque dicha marca incurre en la prohibición relativa en el art. 6 LM .

2. En la audiencia previa, ante la falta de competencia del juzgado mercantil para conocer de la infracción de un diseño comunitario, la actora ciñó sus acciones a la nulidad de la marca núm. 2.846.877 y a las basadas en los actos de competencia desleal que supone la imitación de los productos que ocasiona confusión

3. En su sentencia, el juez mercantil analiza, en primer lugar, la acción de nulidad y concluye que no existe riesgo de confusión en atención a que la denominación "DUREXÍNA" tiene escaso carácter distintivo. También desestima las acciones de competencia desleal pues entiende que, al citarse el art. 11 y no el art. 6, se excluían los actos de confusión y se centraban en los de imitación, sin que pueda advertirse que los productos de la actora gocen de una singularidad competitiva que distinga en el mercado su origen empresarial. Además, entiende que no ha quedado acreditado que se haya producido un aprovechamiento de la reputación ajena, tipificada en el art. 12 LCD .

3. En relación con la acción de nulidad de la marca, el recurso de apelación argumenta que la cuestión debía ceñirse a si el signo registrado por la demandada era semejante al de la actora y se aplicaba a productos similares, de tal forma que generaba riesgo de confusión, sin que hubiera sido objeto de controversia la posible caducidad de la marca de la actora por haber devenido el signo genérico, al designar ahora el producto o el material empleado para su elaboración. Hecha esta aclaración OLIVER entiende que exista una semejanza de signos, por el empleo de la misma denominación "DUREXINA", que aplicada a productos idénticos o semejantes ocasiona un claro riesgo de confusión, como de hecho se ha acreditado a lo largo del juicio.

Respecto de las acciones de competencia desleal, el recurso entiende que la sentencia no hubiera incurrido en incongruencia si hubiera entrado a analizar la existencia de actos de confusión, pues la demanda fundaba las acciones en la imitación de los mismos "embalajes" (con sus medidas y la forma (cuadrada o rectangular), y las mismas figuras, colocadas en la misma disposición, y con idénticos fondos y ambientaciones, lo que genera confusión.

Nulidad de la marca denominativa "REILA DUREXINA"

4. Mediante el correspondiente certificado la OEPM, la actora ha acreditado que es titular de la marca núm. 1.813.433, para productos de la clase 20, en concreto figuritas de madera, cera, yeso o materia plástica (documento n° 5 de la demanda). Se trata de una marca meramente denominativa "DUREXINA". No se discute por las partes que la actora la esté usando para los productos para los que la tiene registrada, y así se ha acreditado con los catálogos aportados como documento n° 6 de la demanda.

En principio, siendo esta marca anterior, registrada en el año 1994, podría incurrir en la prohibición relativa prevista en el art. 6 LM el registro posterior de un signo (consistente en la denominación "REILA DUREXINA") que, por ser semejante a la marca anterior y por ser idénticos o semejantes los productos que designa, resulta idóneo para generar riesgo de confusión en el público. Esta prohibición relativa permite al titular de la marca anterior ejercitar la acción de nulidad, dentro de los cinco años posteriores al registro, conforme a lo regulado en el art. 52 LM .

De este modo, el enjuiciamiento de la posible nulidad de la marca denominativa "REILA DUREXINA" pasa por analizar si en el presente supuesto se cumplen los presupuestos del art. 6.1.b) LM , que justifican la apreciación de un riesgo de confusión.

No le falta razón a la parte apelante cuando argumenta que no ha sido invocada por la demandada, a través de la correspondiente reconvención, la caducidad de la marca de la actora por vulgarización, esto es, porque en la actualidad la marca haya pasado a designar el producto para el que está registrada [ art. 55.1.d) LM ]. En consecuencia, no cabe pronunciarse al respecto, pero ello no impide que, como en realidad hizo el juez mercantil, valoremos en qué medida esta denominación designa en la actualidad el material con que se elaboran las figuras y si ello le resta fuerza distintiva, a los efectos del juicio global de riesgo de confusión.

5. Este juicio concreto sobre el riesgo de confusión, por tratarse de un concepto comunitario, debe hacerse atendiendo a las pautas que hace años fijó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sus SSTJCE 11 de noviembre de 1997 (Sabel c. Puma ), 28 de septiembre de 1998 (Canon c.MGM ) y 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen ). Esta doctrina, sin perjuicio de que en algún extremo que ahora no es de haya podido ser completada por sentencias posteriores [entre otras, sentencias de 6 de octubre de 2005 (Medion ), 12 de junio de 2007 (OAMI e. Shaker ) y 3 de septiembre de 2009 (OAMI c. Koipe )], puede sintetizarse en la forma que ya exponíamos en nuestra sentencia de 27 de mayo de 2005 (RA 387/2003):

"a) El riesgo de confusión (en el sentido del art. 4.1.b y art. 5.l,b de la DM), que constituye la condición específica de la protección, existe cuando el público puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

b) La existencia del riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes; depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase "registrado], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

c) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

d) Las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Es decir, las marcas notorias y las renombradas deben gozar de una protección reforzada.

e) Al valorar el grado de semejanza entre las marcas se ha de atender no sólo a la similitud fonética entre los signos, también a la semejanza gráfica y conceptual, y su apreciación ha de basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, pues el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar".

7. Como ya hemos visto, el signo de la actora es meramente denominativo: "DUREXINA". El de la demandada también lo es: "REILA DIJREXINA". No se discute que ambos signos han sido registrados para productos idénticos o semejantes: figuritas de madera, cera, yeso o materia plástica (clase 20), en el caso de la actora, y productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre... (clase 20) juegos, juguetes, artículos de deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad (clase 28).

En cuanto a la comparación de los signos, la semejanza gráfica y fonética es muy grande, pues el signo de la demandada está compuesto por dos términos o vocablos, uno de los cuales coincide exactamente con el de la actora. De tal forma que es inevitable que al leer el signo de la demandada o al oírlo, aplicado a aquellos productos respecto de los que existe gran semejanza, genere en el consumidor medio de dichos productos un riesgo de confusión acerca del mismo origen empresarial, pues puede pensar que se trata del mismo fabricante o distribuidor o que, cuando menos, tienen una vinculación.

La demandada pretende restar fuerza a esta apreciación, argumentando en su contestación que "DUREXINA" designa el tipo de material con que se hacen esas figuras, en concreto "resma termo-inyectable" y que, por lo tanto, tiene poco carácter distintivo. Para acreditarlo, la demandada aportó como prueba una búsqueda realizada en Google con este término [documento n° 23 (ff. 1397 y ssJj. Este documento tan sólo prueba que, realizada la búsqueda "la DUREXINA es resma", "figuras de DUREXINA" y "DUREXINA" aparecen algunos sitios web sobre figuras de belén en que se emplea la denominación "DUREXINA" como si se tratara de un tipo de material. Tan sólo contarnos con esta prueba que, a lo sumo, muestra cómo en algunas web hacen referencia con este término a un tipo de material. No existe ninguna otra referencia distinta, como podría ser wikipedia u otros diccionarios. De hecho, no se discute que en 1994, cuando la actora registro su marca. "DUREXINA" era una denominación de fantasía. El documento n° 23 de la demandada prueba que con el paso del tiempo algunos, en el mercado, lo emplean para indicar un tipo de material con que están elaboradas las figuras de belén.

Ello podría tener relevancia a los efectos de que, quienes hacen ese uso, pudieran ampararse en el límite previsto en el art. 37 LM , relativo al uso descriptivo. Pero mientras no se ejercite la acción de caducidad de la marca y se pruebe de forma más contundente su vulgarización, no puede negarse al titular de la marca el derecho a su uso y, lo que es más importante, el derecho a impedir que otro registre como marca un signo que incorpore su signo, en la forma como lo hace la demandada. El siguo de la demandada es denominativo y tan sólo consta de dos términos, si uno de ellos es el aquel que constituye la marca de la actora, es muy difícil que, por mucho que en el mercado empiece a designarse el material con esta denominación, no se genere con ello riesgo de confusión.

En consecuencia, procede estimar la acción de nulidad de la marca núm. 2.846.877, meramente denominativa ("REILA DUREXINA")

Actos de competencia desleal

7. Si nos guiamos por el suplico de la demanda y por el apartado de hechos, advertiremos que la declaración de actos de competencia desleal se pide respecto de haber imitado la demandada, en la comercialización de algunos de sus productos (65417221 nacimiento, 65421221 reyes, BELEN 010 Zapatero, BELEN 012 Alfarero, BELEN 012 carnicero, BELEN 013 corral burrito, BELEN 014 Herrero, BELEN 016 Afilador y BELEN 019 pastores), "las características de los embalajes de los productos y (con ello) crear confusión en el mercado". En el hecho cuarto de la demanda, expresamente se denuncia que la demandada "distribuye las mismas figuras, con los mismos embalajes, con las mismas medidas y con los mismos fondos, generando una asociación por parte de clientes y consumidores respecto del origen empresarial de los productos". En un supuesto como el presente. en que ni en los hechos ni en el suplico de la demanda se ligan estos hechos a un determinado precepto de la Ley de Competencia Desleal, la referencia contenida en los fundamentos de derecho a los arts. 11 y 12 LCD , no impide que podamos aplicar el art. 6 LCD , pues aunque no hubiera sido expresamente mencionado dicho precepto, la pretensión relativa a los actos de confusión que tipifica se puede entender ejercitada.

La distribución del mismo tipo de figuras de belén, dentro de los idénticos embalajes, que tienen idénticas formas y medidas, e idéntico fondo, no deja de ser una forma de presentación que, en cuanto tal, puede ser juzgada a la luz del art. 6 LCD , para apreciar si, atendida sea semejanza o identidad de presentación, puede generarse confusión en el consumidor de estos productos.

8. Los productos comercializados por la demanda, respecto de los que se denuncian los actos de competencia desleal fueron aportados como documento nº 9 de la demanda, y responden a las referencias: 65417221 nacimiento, 65421221 reyes, BELEN 010 Zapatero, BELEN 012 Alfarero, BELEN 012 carnicero, BELEN 013 corral burrito, BELEN 014 Herrero, BELEN 016 Afilador y BELEN 019 pastores. La actora aportó como documentos núms. 7 y 8 dos actas notariales, de junio de 2001 y febrero de 2004 (ff. 533-642), en las que pueden apreciarse estos mismos productos. Aunque la semejanza en la forma de presentación se aprecia mejor en la comparación realizada por la propia demandada, en el documento n° 45, que consiste en nueve fotografias, cada una de las cuales contiene el producto de la actora y el de la demandada, con sus embalajes, lo que permite llevar a cabo el juicio de comparación.

i) El primer producto es el referenciado como 65417221 nacimiento. Ambos productos, el de la actora y el de la demandada contienen las mismas figuras (la sagrada familia, el buey y la mula), son del mismo tamaño y se muestran en una caja de plástico transparente, de idénticas proporciones y medidas, y con un fondo pintado, que si bien no es idéntico, contribuye a juzgar que, por esta forma de presentación, ambos productos tienen un mismo origen empresarial.

ii) El segundo, referenciado como 65421221 reyes, contiene tres reyes y un camello. Al igual que en el caso anterior, las figuras son del mismo tamaño, se presentan con un envoltorio idéntico (caja de plástico transparente. de idénticas proporciones medidas), y con un fondo pintado que, si bien no es idéntico, contribuye a juzgar que, por esta forma de presentación, ambos productos tienen un mismo origen empresarial.

iii) El tercero (ref. BELEN 010 Zapatero) muestra la misma escena, un zapatero trabajando en la reparación de calzado, con un fondo similar, pues se trata de una casa o construcción. También en este caso, las figuras son del mismo tamaño, se presentan con un envoltorio idéntico (caja de plástico transparente, de idénticas proporciones y medidas), y con un fondo pintado que tampoco es idéntico, pero contribuye a juzgar que, por esta forma de presentación, ambos productos tienen un mismo origen emresarial.

iv) El cuarto (ref. BELEN 012 Alfarero) muestra la misma escena, un alfarero trabajando en su taller, rodeado de cántaros, con un fondo similar, pues se trata de una casa o construcción, en el que sobresale el tejado. Las figuras son del mismo tamaño, se presentan con un envoltorio idéntico (caja de plástico transparente, de idénticas proporciones y medidas), y con un fondo pintado que tampoco es idéntico, pero contribuye a juzgar que, por esta forma de presentación. ambos productos tienen un mismo origen empresarial.

vii) El séptimo (ref. BELEN 014 Herrero) muestra la misma escena, un herrero trabajando en su taller, con un fondo similar, pues se trata de una casa o construcción. Las figuras son del mismo tamaño, se presentan con un envoltorio idéntico (caja de plástico transparente, de idénticas proporciones y medidas), y con un fondo pintado que tampoco es idéntico, pero contribuye a juzgar que, por esta forma de presentación, ambos productos tienen un mismo origen empresarial.

viii) El octavo (ref, BELEN 016 Afilador) muestra la misma escena, un afilador afilando cuchillos, con un instrumental muy semejante y un fondo similar, pues se trata de una casa o construcción. Las figuras son del mismo tamaño, se presentan con un envoltorio idéntico (caja de plástico transparente, de idénticas proporciones y medidas), y con un fondo pintado que tampoco es idéntico, pero contribuye a juzgar que, por esta forma de presentación, ambos productos tienen un mismo origen empresarial.

ix) Y el noveno (ref. BELEN 019 Pastores) muestra la misma escena, cuatro pastores del mismo tamaño, que se presentan con un envoltorio idéntico (caja de plástico transparente, de idénticas proporciones y medidas), y con un fondo pintado que tampoco es idéntico, pero contribuye a juzgar que, por esta forma de presentación, ambos productos tienen un mismo origen empresarial.

v) El quinto (ref. BELEN 012 carnicero) muestra la misma escena, un carnicero trabajando con productos cárnicos, con un fondo similar, pues se trata de una casa o construcción. Las figuras son del mismo tamaño, se presentan con un envoltorio idéntico (caja de plástico transparente, de idénticas proporciones y medidas), y con un fondo pintado que tampoco es idéntico, pero contribuye a juzgar que, por esta forma de presentación, ambos productos tienen un mismo origen empresarial.

vi) El sexto (ref. BELEN 013 corral burrito) muestra la misma escena, un burro en un corral, con un fondo similar, pues se trata de una casa o construcción. Las figuras son del mismo tamaño, se presentan con un envoltorio idéntico (caja de plástico transparente, de idénticas proporciones y medidas), y con un fondo pintado que tampoco es idéntico, pero contribuye a juzgar que, por esta forma de presentación, ambos productos tienen un mismo origen empresarial.

Aunque baste el mero riesgo de confusión, sin necesidad de acreditar la actualización de dicho riesgo, y por lo tanto que de hecho los consumidores se confunden, resulta muy ilustrativo que el centro comercial CARREFOUR, a través del cual solía comercializar la actora sus productos, le hubiera devuelto algunos de los analizados que habían sido suministrados por la demandada. Así se desprende de la carta remitida por la actora a la CARREFOUR, aportada como documento nº 10 (f.647).

9. En cuanto a los actos de imitación, que afectarían propiamente a la prestación, esto es, a la comercialización de las mismas figuras e, incluso, con el mismo diseño, deben ser juzgados a la luz del art. 11 LCD . Como recuerda la jurisprudencia, recogida entre otras en la STS 30 de diciembre de 2010 (Roj: STS 7744/2010 ), el art. 11 LCD proclama el principio de la libre imitabilidad de las prestaciones, integrado dentro del principio de libre competencia, aunque admite las siguientes excepciones: i) "que la creación esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley ( art. 11 .1 LCD ); ji) que la imitación resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ( art. 11 .2 LCD ); o iii) que se trate de imitación sistemática encaminada a impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado excediendo de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado ( art. 11 .3 LCD )". De tal forma que la apreciación de la deslealtad sancionada en el art. 11 LCD debe ser objeto de interpretación restrictiva [ SSTS de 13 de mayo 2002 , 30 de mayo de 2.007 y 15 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6676/2008 )].

En nuestro caso, la prestación cuya imitación se denuncia son unos belenes y figuras de belén que, según la actora, se encuentran protegidos por un derecho registrado de diseño comunitario, cuya infracción no puede ser objeto de enjuiciamiento aquí, debido a nuestra falta de competencia para ello. El hecho de que la prestación imitada esté protegida por un derecho de exclusiva impide. tal y como interpreta la jurisprudencia el art. 11.2 LCD , que pueda apreciarse una imitación desleal al amparo de dicho precepto.

La imitación desleal denunciada, lo es en la medida en que es idónea para generar riesgo de asociación. Nos situamos, pues, en el ámbito de una de las excepciones del art. 11 .2 LCD . Para la apreciación del ilícito competencial del art. 11.2 LCD , aparte de los requisitos generales de actuación en el mercado y finalidad concurrencial exigibles para todo acto desleal, que no se discuten en este caso, la jurisprudencia exige la confluencia de tres requisitos positivos y la ausencia de dos circunstancias de índole negativa [doctrina contenida, entre otras, en la STS 1 5 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6676/2008 )].

Los tres requisitos positivos son: i) la existencia de una "imitación", la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial", que puede identificarse por un componente o por varios elementos [ SSTS 17 de julio de 2007 y 15 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6676/2008 )]; Y ii) la imitación debe serlo de creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos, las características propias de éstos..., y no de las formas de presentación [ SSTS de 9 de junio de 2003 ; 11 de mayo de 2004 ; 7 de julio y 22 de noviembre de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 10 y 17 de julio de 2.007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6676/2008 )]; y iii) la idoneidad de esta imitación para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, constituyendo la asociación "la errónea creencia del destinatario a la vista de las características del producto que proceden de la misma fuente empresarial o de distinta fuente pero existiendo vinculaciones jurídicas o económicas entre una y otra que expliquen la semejanza" [ SSTS de 11 de marzo de 2.004 y 7 de julio de 2009 (Roj: STS 4441/2009 )], Los dos requisitos negativos son "que la prestación o iniciativa empresarial ajena no esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la ley" y que no concurre la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación a que se refiere el párrafo segundo del art. 11.2 LCD " [ STS 15 de diciembre de 2008 (Roj: STS 6676/2008 )].

De este modo, como la prestación imitada es exactamente la que es objeto de protección por el diseño comunitario, bajo esta interpretación jurisprudencia no cabría entrar a analizar si concurre la imitación desleal.

Acciones de competencia desleal

10. La consecuencia de haber estimado la Sala la existencia de actos de confusión, tipificados en el art. 6 LCD , es, en primer lugar, la estimación de la acción declarativa. En cuanto a las acciones de condena, procede ordenar a la demandada que cese en la comercialización de aquellos productos, en la forma en que hemos concluido que genera riesgo de confusión. También procede la condena a remover los efectos y, en concreto, a retirar del comercio y destruir los embalajes.

En cuanto a la indemnización, el súplico de la demanda advertía que debía ser la que se determinara durante el proceso o en su caso, en ejecución de sentencia. El hecho séptimo de la demanda tan sólo se refiere a la disminución de ventas a CARREFOUR, que habrían caído de 1.500.000 euros a un tercio, como consecuencia de la conducta infractora de la demandada. Y en el otrosi de la demanda, se pedía que un perito judicial examinara las cuentas de la demandada e informara de la cifra de ventas y de los beneficios obtenidos por la demandada con la comercialización de los productos infractores (65417221 nacimiento, 65421221 reyes, BELEN 010 Zapatero, BELEN 012 Alfarero, BELEN 012 carnicero, BELEN 013 corral burrito, BELEN 014 Herrero, BELEN 016 Afilador y BELEN 019 pastores).

En los autos, carecemos de una prueba que justifique lo que la actora ha dejado de ganar por la infracción de la demandada, pues no existe medio de prueba suficiente para apreciar si el descenso de ventas a CARREOFOUR afecta a otros productos y es debido a otras causas, sobre todo si atendemos a las magnitudes denunciadas por la actora (ha reducido las ventas de 1.500.000 euros a un tercio) y a la cifra de ventas de la demandada, que pudo constatar el perito judicial (45.237,62 euros en la temporada 2008 2009 y 94.941,47 en la temporada 2009/2010).

Sí que tenemos prueba de lo que la demandada ha ganado con los productos infractores, pues el informe pericial pudo constatar las ventas antes reseñadas y el beneficio obtenido. una vez descontado el precio de adquisición, las devoluciones y las roturas (ff. 1.833 y ss.) El beneficio obtenido fue de 30.417,52 euros en la temporada 2008/2009 y 59.837,38 euros en la temporada 2009/2010. En total 90.254,90 euros.

Costas

11. Estimado el recurso de apelación formulado por OLIVER ART, SA., no procede hacer expresa condena de las costas de la apelación ( art. 398.2 LEC ). Respecto de las costas de primera instancia tampoco hacemos expresa condena, pues las pretensiones de la actora fueron estimadas parcialmente, al no atenderse por falta de competencia a las acciones de infracción del diseño comunitano ( art. 394 y 397 LEC ).

Fallo

ESTIMAR el recurso de apelación formulado por la representación procesal de OLIVER ART, S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil n° 7 de Barcelona, de 13 de octubre de 2010 , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente; en su consecuencia se modifica el fallo de la sentencia en el siguiente sentido:

1° Declaramos la nulidad de la marca núm. 2.846.877, denominativa "REILA DUREXINA", para productos de las clases 20 y 28.

2° Declaramos que la demandada, al comercializar los productos referenciados (65417221 nacimiento, 65421221 reyes, BELEN 010 Zapatero, BELEN 012 Alfarero, BELEN 012 carnicero, BELEN 013 corral burrito, BELEN 014 Herrero, BELEN 016 Afilador y BELEN 019 pastores). ha incurrido en actos de competencia desleal, actos de confusión.

3° Condenamos a la demandada a cesar en la realización de estos actos, en concreto en la comercialización de estos productos en la forma que genera riesgo de confusión con los productos de la actora.

4° Condenamos a la demandada a retirar del comercio los productos infractores y a destruirlos.

5° Y condenamos a la demandada a indemnizar a la actora en la suma de 90.254,90 euros

Todo proceda hacer expresa condena costas ni en esta alzada ni en primera instancia.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.