Sentencia CIVIL Nº 5/2018, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 600/2016 de 08 de Enero de 2018

Encabezamiento

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS Nº 1 DE ESPAÑA

N.I.G.:03014-66-1-2016-0001326

Procedimiento: Procedimiento Ordinario - 000600/2016-CR

De: D/ña. NEW BALANCE ATHIETICS INC

Procurador/a Sr/a. OLCINA FERNANDEZ, JUAN CARLOS

Contra: D/ña. Nicanor, Octavio, Pedro, RELGA COMPANY S.L. y POLICESHOP S.L.

Procurador/a Sr/a. ESCRIBANO SANCHEZ, CRISTINA

SENTENCIA nº 5/2018

En Alicante, a 8 de enero de 2018.

Vistos por mí, don Leandro Blanco García Lomas, magistrado-juez del Juzgado de Marcas de la Unión Europea y de Dibujos y Modelos Comunitarios nº 1 de España, los autos de Juicio Ordinario con número 600/2015, en el que es parte demandante la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc. (en adelante, NB), representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández y asistida por el Letrado don Miguel Aznar Alonso, en sustitución de la Letrada doña Patricia Koch Moreno; y parte demandada don Nicanor, don Octavio, don Pedro, y las entidades mercantiles Relga Company, S.L. (en adelante, RELGA) y Policeshop, S.L. (en adelante, POLICESHOP), todas ellas representadas por la Procuradora de los Tribunales doña Cristina Escribano Sánchez y asistida por el Letrado don Alejandro Díaz Marrero; habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE TITULARIDAD DE MARCAS RENOMBRADAS; ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN MARCARIA; ACCIÓN DECLARATIVA DED NULIDAD DE REGISTRO MARCARIO; ACCIÓN DECLARATIVA DE NULIDAD DE DISEÑO INDUSTRIAL; ACCIÓN DECLARATIVA DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA; ACCIÓN DE CONDENA A LA CESACIÓN Y A LA ABSTENCIÓN; ACCIÓN DE CONDENA A LA REMOCIÓN DE LOS EFECTOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA; y ACCIÓN DE CONDENA AL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA, dicto la presente sentencia.

Antecedentes

PRIMERO.-El día 21 de septiembre de 2016, el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández, actuando en la representación antedicha, presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario.

SEGUNDO.-Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de don Nicanor, don Octavio, don Pedro, y las entidades mercantiles Relga Company, S.L. y Policeshop, S.L. mediante escrito presentado en este Juzgado el día 16 de noviembre de 2016.

El día 22 de mayo de 2017 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, quedando en ésta los autos vistos para sentencia.

TERCERO.-En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente.

Fundamentos

PRIMERO.- Delimitación del objeto de la controversia.

A) Breve exposición de los hechos de la demanda.

1.La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ('causa petendi', según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes:

a) Sobre NB y sus marcas renombradas 'NEW BALANCE', 'NB' y 'NB NEW BALANCE':

a.1.- De NB y el uso de sus marcas renombradas 'NEW BALANCE' y 'NB' en España:

(i) NB es una entidad mercantil fabricante y distirbuidora de calzado deportivo, ropa deportiva y accesorios deportivos, fundada por don Adolfo en Estados Unidos en el año 1906. en los más de 100 años de vida de NB, su crecimiento ha sido espectacular, convirtiéndose en una multinacional con más de 3.100 empleados en todo el mundo, una facturación anual que en el año 2014 alcanzó los 3.300 millones de dólares, y unas marcas, 'NEW BALANCE' y sus siglas 'NB', que tienen un grado de reconocimiento, que va más allá del sector del calzado deportivo (documento nº 2 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta). En 1960, NB lanzó al mercado el modelo 'NEW BALANCE TRACKSTER', el primer modelo de zapatillas de correr producido masivamente; en 1975, don Aureliano, editor de la revista europea para corredores 'SPIRIDON', introdujo las zapatillas 'NEW BALANCE' a sus lectores en Europa, convirtiéndose en su distribuidor; en 1976, los modelos 'NEW BALANCE 320' y 'NEW BALANCE 305' fueron nombradas las mejores zapatillas para correr por la prestigiosa revista del sector 'RUNNERŽS WORLD'; y en 2000, NB alcanzó las cifras de ventas anuales de 1 billón de dólares y una cuota de mercado que, desde varios años consecutivos, la posicionó en el cuarto lugar mundial.

(ii) En España, la marca 'NEW BALANCE' se empezó a comercializar por medio del grupo ALFICO, con quien se firmó un primer acuerdo en 1978. NB ha conseguido una posición dominante en el mercado español, aprovechando el tirón del 'running' y el nuevo estilo de vida que fomenta el deporte, especialmente el correr, como fuente de salud y bienestar. En el año 2011, NB abrió su primera tienda propia en España, en Madrid, siguiéndole una tienda insignia en Barcelona en 2013. A día de hoy, cuenta con 5 tiendas propias: 2 en Madrid, 2 en Barcelona y 1 en Bilbao.

(iii) En los últimos años, las marcas de NB se han convertido en habituales en España, tanto en el mundo deportivo como en el de la moda (documento nº 3 de la demanda, impugnada de contrario en cuanto a su eficacia probatoria). La marca tiene una constante presencia en los medios de comunicación (documento nº 4 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta), logrando posicionarse como una de las cuatro principales empresas del sector (documento nº 5 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta). El éxito de NB se debe, en primer lugar, a su producto estrella, las zapatillas de deporte (documento nº 6 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta), zapatillas que ocupan sistemáticamente desde hace tiempo los primeros puestos en los rankings de marcas (documentos nº 7 y 8 de la demanda, no impugnados de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hacen prueba plena del estado de cosas que documentan). A su vez, NB promociona competiciones, equipos y deportistas (documento nº 9 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta). También es una marca promocionada por personajes famosos (documentos nº 11 y 12 de la demanda, no impugnados de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hacen prueba plena del estado de cosas que documentan). Por último, NB ha traspasado la frontera del deporte para centrarse en la búsqueda del equilibrio y el desarrollo espiritual y corporal del consumidor (documentos nº 13 a 15 de la demanda, no impugnados de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hacen prueba plena del estado de cosas que documentan).

(iv) NB, bajo las marcas 'NEW BALANCE' y 'NB' (documento nº 17 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta), no sólo vende zapatillas de deporte, sino tambié complementos deportivos como gafas para el 'running' (documento nº 16 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta).

a.2.- De NB y sus derechos registrales sobre sus marcas renombradas 'NEW BALANCE' y 'NB': consta la inscripción a favor de la entidad demandante de las marcas de la Unión Europea, para clases en las que figuran gafas, ropa deportiva, zapatillas deportivas, y a las que se pueden asociar complementos o accesorios deportivos, como gafas de sol para correr:

(i) Nº 103.697 (figurativa), para las clases 18 (bolsas para llevar artículos deportivos; bolsones) y 25 (sombreros; cintas para el sudor; viseras; camisetas; camisetas deportivas; camisetas sin mangas; pantalones cortos para correr; equipos para correr; trajes para todo tipo de tiempo; tops y pantalones cortos para actividades recreativas; calcetines; calzado de atletismo; calzado para caminar; calzado náutico; calzado para aerobic y calzado de senderismo) (documento nº 18 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta):

(ii) Nº 2.231.405 (figurativa), para las clases 9 (gafas; gafas de sol; fundas para gafas) (documento nº 19 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta):

(iii) Nº 103.648 'NEW BALANCE' (denominativa), para las clases 18 (bolsas para llevar artículos deportivos; bolsones) y 25 (sombreros; cintas para el sudor; viseras; camisetas; camisetas deportivas; camisetas sin mangas; pantalones cortos para correr; equipos para correr; trajes para todo tipo de tiempo; tops y pantalones cortos para actividades recreativas; calcetines; calzado de atletismo; calzado para caminar; calzado náutico; calzado para aerobic y calzado de senderismo) (documento nº 20 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta).

(iv) Nº 4.577.771 'NB' (denominativa), para la clase 25 (calzado y vestidos de caballero, señora y niños) (documento nº 21 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta).

(v) Nº 2.658.748 'NEW BALANCE' (denominativa), para la clase 35 (servicios de tiendas minoristas, de ventas por ordenador en línea y de pedido por correo de vestidos, accesorios, equipaje y calzados de atletismo, de deporte, para el ejercicio físico y de gimnasia) (documento nº 22 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta).

(vi) Nº 3.458.502 (figurativa), para las clases 35 (servicios de tiendas minoristas, de ventas por ordenador en línea y de pedido por correo de vestidos, accesorios, equipaje y calzados de atletismo, de deporte, para el ejercicio físico y de gimnasia), 36 y 41 (documento nº 23 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta):

b) Sobre la parte demandada, su registro de marca nacional 'B NEWBALANCE' (mixta), y su registro de diseño industrial de unas gafas de sol que incorporan la marca 'NEWBALANCE':

b.1.- Sobre las partes demandadas:

(i) Don Nicanor, don Octavio y don Pedro son titulares de la marca y del diseño industrial cuya nulidad se solicita en la demanda, utilizando la marca infractora a través de sociedades mercantiles.

(ii) Don Nicanor es administrador solidario de RELGA (documento nº 24 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta).

(iii) Don Nicanor, don Octavio y don Pedro son administradores solidarios de POLICESHOP (documento nº 25 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta).

b.2.- Sobre el registro de la marca nacional 'B NEWBALANCE' (mixto): consta que las personas físicas demandadas registraron la marca nacional nº 3.111.857 (mixta) para la clase 9 (gafas) (documento nº 26 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta):

b.3.- Sobre el registro del diseño industrial 'NEW BALANCE': consta que las personas físicas demandadas son titulares de los siguientes diseños industriales, que incorpora la marca renombrada 'NEW BALANCE' (documento nº 27 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta).

b.4.- Del conflicto surgido entre NB y las partes demandadas ante la EUIPO:

(i) El día 10 de junio de 2015, NB solicitó la marca internacional nº 1.256.253 'NEW BALANCE' (denominativa) para productos de la clase 9 (' gafas de sol, gafas, estuches para gafas, podómetros'), idéntica a la marca de la Unión Europea nº 1.332.535 'NEW BALANCE' (denominativa), que caducó el día 4 de octubre de 2009.

(ii) El día 18 de enero de 2016, las partes demandadas presentaron oposición contra la designación de la Unión Europea de la marca internacional nº 1.256.253, invocando la incompatibilidad con la marca española nº 3.111.857 (documento nº 28 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta). Para acreditar su prioridad, las partes demandadas presentaron ante la EUIPO documentación muy diversa (documento nº 29 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta), de la que obtuvo la parte demandante el conocimiento de la existencia de la marca nacional nº 3.111.857.

b.5.- De la mala fe de las partes demandadas en la solicitud de la marca nacional y el diseño industrial nacional:

(i) Las marcas 'NEW BALANCE' y 'NB' eran renombradas en el momento en el que los demandados solicitaron la marca nacional nº 3.111.857, en febrero de 2014, y el diseño industrial para gafas, en agosto de 2016. El registro de la marca, así como el del diseño industrial se hizo con un claro ánimo de aprovecharse del renombre de las marcas 'NEW BALANCE' y 'NB', para comercializar unos productos concretos, a saber, gafas de sol, bajo una marca famosa y así obtener unas ganancias que de otra manera hubieran resultado menores.

(ii) Las partes demandadas intentan potenciar en la medida de lo posible la imagen deportiva de sus productos infractores, como resulta de la promoción de sus gafas de sol.

(iii) Las partes demandadas parecen ser habituales en la usurpación de marcas notorias de terceros del sector de la moda y de los complementos, como ocurrió con 'EL GANSO' y 'ARISTOCRAZY' (documento nº 30 de la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba plena del estado de cosas que documenta).

(iv) Además, los demandados han registrado un diseño industrial nacional ante la OEPM con el único propósito de obtener derechos registrales sobre la denominación 'NEWBALANCE', la cual se encuentra incorporada a cada uno de los diseños de gafas de sol, utilizando esta expresión de forma prominente en sus diseños.

c) La marca registrada por la parte demandada 'B NEWBALANCE' (mixta), resulta visual, fonética y conceptualmente idéntica a las marcas prioritarias y renombradas 'NEW BALANCE' y 'NB' para designar productos idénticos y similares:

c.1.- Entre la marca nacional nº 3.111.857 y las marcas de la Unión Europea nº 2.231.405 (figurativa) y nº 103.697 (figurativa) existe un evidente riesgo de confusión:

(i) Visualmente, la impresión inicial de ambos logotipos es extremadamente parecida ya que la letra 'B', escrita en ambos casos en mayúscula, es la que más destaca por su tamaño; ambas letras 'B' están inclinadas hacia la derecha; el rabito superior que contiene la letra 'B' en el lado izquierdo de la marca objeto de la demanda, se asemeja a las rayas difuminadas de la letra 'N' que acompaña a la letra 'B' de la marca prioritaria; y en ambos casos, estas rayas/rabito transmiten al consumidor la sensación de velocidad.

(ii) La marca prioritaria de la Unión Europea nº 2.231.405 está registrada para los productos de la clase 9, productos idénticos y/o altamente similares a los ' aparatos e instrumentos ópticos' para los que se encientra registrada la marca objeto de la demanda, por lo que puede afirmarse que los ámbitos aplicativos de ambas marcas son en parte idénticos. Además, la marca de la Unión Europea nº 103.697, registrada para productos de las clases 18 y 25, es renombrada en España, por lo que su protección alcanza también a los productos de la clase 9.

c.2.- Entre la marca nacional nº 3.111.857 y las marcas de la Unión Europea nº 103.648 'NEW BALANCE' (denominativa) y nº 658.748 'NEW BALANCE' (denominativa), también existe un claro riesgo de confusión:

(i) La marca nacional nº 3.111.857 contiene la expresión 'NEWBALANCE', la cual es idéntica a las marcas prioritarias de NB, con la única diferencia del espacio entre 'NEW' y 'BALANCE', por lo que puede afirmarse que son fonética, conceptual o visualmente idénticas.

(ii) Fonéticamente, se presume que un consumidor se referirá a los productos de las partes demandadas como 'NEW BALANCE' y no como 'B', ya que las letras, por sí misma, no son distintivas ni transmiten al consumidor ninguna información sobre el origen de las mismas.

(iii) Conceptualmente, los signos son idénticos, ya que las palabras son idénticas en significado.

(iv) No puede desconocerse el acto propio de la parte demandada al oponerse al registro de la marca 'NEW BALANCE', por el que alega y reconoce la evidente similitud entre las marcas.

(v) Aunque las marcas 'NEW BALANCE' de NB no estén registradas para productos de la clase 9, su protección, al tratarse de marcas renombradas, alcanza igualmente a los productos de la citada clase.

d) Uso no consentido por las partes demandadas de la marca registrada y renombrada 'NEW BALANCE': estamos ante signos incompatibles, que no pueden convivir en el mercado sin generar en el consumidor un evidente riesgo de confusión.

e) Daños y perjuicios: la conducta de las partes demandadas han generado unos daños y perjuicios de los que deberán responder, para lo cual la parte demandante opta por el criterio del artículo 43.5 de la Ley de Marcas (en adelante, LM), 1% del volumen de negocios obtenido con la comercialización de los productos infractores.

B) Acciones ejercitadas por la parte demandante.

2.En base al relato de hechos contenido en el parágrafo anterior, y teniendo en cuenta que los hechos nuevos a los que se refirió la parte demandante en el acto de la audiencia previa no han sido incorporados debidamente al procedimiento principal, pero sí dieron lugar a las medidas cautelares posteriores, por lo que este Juzgador no puede entrar a valorar lo que no es objeto de este procedimiento, la parte demandante ejercita las siguientes acciones:

a) Acción declarativa de infracción marcaria: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare ' Que mi representada ostenta un derecho exclusivo y excluyente de utilización de las marcas de la Unión Europea núm. 103.697 en clases 18 y 25, núm. 2.231.405 en clases 9 (registrada para 'Gafas; gafas de sol; fundas para gafas') y 14, núm. 103.648 NEW BALANCE, denominativa, en clases 18 y 25, núm. 4.577.771 NB, denominativa, en clase 25, 2.658.748 NEW BALANCE, denominativa, en clase 35 y núm. 3458502 en clases 35, 36 y 41, las cuales son marcas renombradas, por lo que su protección alcanza también a aquellos productos y servicios para los cuales no se encintran registradas'.

b) Acción declarativa de infracción marcaria: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare:

b.1.- ' Que la clara similitud que se aprecia entre las marcas NEW BALANCE, NB y las figurativas de mi representada y la marca española nº 3.111.857, unido a la coincidencia de áreas comerciales en que se desenvuelven los productos distinguidos por las marcas renombradas de mi representada y la comercialización de gafas de sol, artículos deportivos y textiles que llevan a cabo los demandados, es susceptible de generar en el mercado un riesgo de confusión entre dichas actividades.'

b.2.- ' Que, unido a la evidente semejanza existente entre los signos en liza, se produce un aprovechamiento indebido de la reputación de las marca NEW BALANCE y NB de la demandante, la cual amplia su portección también a productos no portegidos por sus marcas.'

b.3.- ' Que el uso que los demandados están haciendo de su marca NEWBALANCE, no autorizada por el titular de las marcas renombrada NEW BALANCE y NB, constituye una violación de los derechos que mi representada ostenta sobre estas marcas.'

c) Acción declarativa de daños y perjuicios derivados de los actos de infracción marcaria, de infracción de diseños industriales y de competencia desleal: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare ' Que la marca española núm. 3.111.857 es NULA conforme a la vigente Ley de Marcas 17/2001 y al Reglamento (UE) 2015/2424 (el cual remite a la mencionada Ley de Marcas), por mala fe en su solicitud y por ser susceptible de generar en el mercado riesgo de confusión con las marcas anteriores de mi representada'.

d) Acción declarativa de nulidad de registro de diseño industrial nacional: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare ' Que el diseño industrial nacional núm. 524051 es NULO conforme a la vigente Ley de Diseños 20/2003 de 7 de julio, por mala fe en su solicitud y por incorporar la marca renombrada NEW BALANCE de mi representada, anteriormente registrada'

e) Acción declarativa de existencia de daños y perjuicios derivados de los actos de infracción marcaria: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia declare ' Que por la utilización del signo NEWBALANCE que se observa en las facturas aportadas, emitidas por la empresa taiwanesa SUN SIGHT GLASSES CO., LTD. a las empresas pertenecientes a los demandados, así como en la publicidad creada para promocionar los productos infractores, los demandados han causado a mi representada daños y perjuicios como consecuencia de la infracción de marcas de la Unión europea núm. 103.697 en clases 18 y 25, núm. 2.231.405 en clases 9 (registrada para 'Gafas; gafas de sol; fundas para gafas') y 14, núm. 103.648 NEW BALANCE, denominativa, en clases 18 y 25, núm. 4.577.771 NB, denominativa, en clase 25, 2.658.748 NEW BALANCE, denominativa, en clase 35 y núm. 3458502 en clases 35, 36 y 41 y del aprovechamiento indebido de su renombre que deben ser indemnizados'.

f) Acción de condena a la cesación y a la abstención de los actos de infracción marcaria, de la infracción de diseños industriales y de competencia desleal: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia condene a los demandados, a ' cesar y abstenerse de toda utilización actual o futura, como marca o nombre comercial del signo distintivo NEW BALANCE, NB o las marcas figurativas, o de cualquier otro que tenga con él semejanza gráfica o fonética que violen las marcas renombradas de mi representada, para cualquier producto o servicios comprendido en las clases 1 a 45 del Nomenclátor Internacional, a la vista de la gran reputación de la que gozan las marcas NEW BALANCE, NB o las marcas figurativas en el mercado español'.

g) Acción de condena a la remoción de los efectos derivados de los actos de la infracción marcaria, de la infracción de diseños industriales y de competencia desleal: en concreto, la parte demandante solicita que esta sentencia condene a los demandados a ' adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, y en particular que se retiren del tráfico económico y se destruya cuantos productos de la índole que sean, documentos de publicidad o negocio, cartas, folletos, facturas y soportes de cualquier clase en los que se haya materializado la violación del derecho de marcas'.

h) Acción de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de los actos de infracción marcaria, de infracción de diseños industriales y de competencia desleal: la parte demandante pretende que esta sentencia condene alos demandados ' Al pago de la indemnización de daños y perjuicios causados a la actora como consecuencia de la infracción de las marcas de la Unión Europea núm. 103.697 en clases 18 y 25, núm. 2.231.405 en clases 9 (registrada para 'Gafas; gafas de sol; fundas para gafas') y 14, núm. 103.648 NEW BALANCE, denominativa, en clases 18 y 25, núm. 4.577.771 NB, denominativa, en clase 25, 2.658.748 NEW BALANCE, denominativa, en clase 35 y núm. 3458502 en clases 35. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán atendiendo a la facturación y beneficios que haya obtenido la infractora'.

C) Breve exposición de los hechos de la contestación a la demanda.

3.La asistencia letrada de la parte demandada alega los siguientes argumentos para interesar una sentencia absolutoria respecto de su defendida:

a) Premisa básica: el uso del denominativo 'B NEWBALANCE' tiene su origen en el concepto óptico de 'sensación de balanceo', que sucede con el uso de lentes progresivas, en supuestos de hipercorreción.

b) Contestación al hecho primero de la demanda:

b.1.- Contestación al punto 1.1: NB no es una entidad mercantil fabricante y distribuidora de accesorios deportivos tales como gafas, ni sus marcas tienen un grado de reconocimiento que va más allá del sector del calzado deportivo, ni que transmitan 'una filosofía de vida'.

b.2.- Contestación al punto 1.2: NB no tiene registrada en la Unión Europea para productos de la clase 9, las marcas 'NB NEW BALANCE' ni 'NEW BALANCE'.

c) Contestación al hecho segundo de la demanda:

c.1.- Contestación al punto 1.1: los demandados no pueden infringir ninguna marca renombrada de NB, ya que ésta no es titular de ninguna marca renombrada ni notoria.

c.2.- Contestación al punto 1.2: los demandados son titulares de la marca nacional nº 3.111.857, que es una marca mixta, compuesta del elemento denominativo 'B NEWBALANCE' y del elemento gráfico:

c.3.- Contestación al punto 1.3: los demandados son titulares del diseño industrial nacional nº 524.051, de tal forma que el término 'NEWBALANCE' que consta en dichos diseños industriales es consecuencia del denominativo de la marca de la parte demandada. La parte demandada no usa la marca 'NEW BALANCE' de la parte demandante.

c.4.- Contestación al punto 1.4:

(i) NB no renovó la marca de la Unión Europea nº 1.332.535 porque no quiso, y no por error.

(ii) Los demandados opositaron a la solicitud de la marca internacional nº 1.256.253 'NEW BALANCE' (denominativa), para los productos de la clase 9, por cuanto que es incompatible con la marca de la Unión Europea nº 13.200.803 (mixta) para productos de las clases 9, 14 y 33.

c.5.- Contestación al punto 1.5: no puede existir registro de mala fe de la marca nacional nº 3.111.857, por cuanto que las marcas 'NEW BALANCE' y 'NB' no tienen ni la notoriedad ni el renombre que NB invoca, ni son utilizadas por ésta en el sector de las gafas de sol.

d) Contestación al hecho tercero de la demanda:

d.1.- Contestación al punto 3.1:

(i) NB hace una interesada y sesgada comparación entre la marca nacional nº 3.111.857 (mixta) y las marcas de la Unión Europea nº 2.231.405 y 103.697 (la primera en clases 18 y 25 y la segunda en clases 9 y 14: (1) la marca de la parte demandada es un marca mixta que cuenta con el denominativo 'B NEWBALANCE', mientras que las marcas de NB no; (2) la marca de la parte demandada tiene en su gráfico, destacado la letra B, mientras que las del actor lo son con dos letras, 'NB', siendo dominante la letra 'N' por su peculiar zigzagueado en fondo blanco (documento nº 5 de la contestación a la demanda, no impugnado de contrario, por lo que, conforme al artículo 326 de la LEC puesto en relación con el artículo 319 de la LEC, hace prueba del estado de cosas que documenta); (3) la letra 'N' y el lateral izquierdo de la 'B' de las marcas de NB, se encuentran zigzagueadas por un fondo blanco, característico y dominante; (4) los huecos de la letra 'B' de la marca de la parte demandada tienen forma de paralelograma,mientras que la 'B' de las marcas de NB lo tienen en forma de 'D'; (5) la 'B' del gráfico de la parte demandada tiene un peculiar acabado en su parte superior izquierda, en forma puntiaguda, mientras que las de NB no; (6) los colores de la letra 'B' de la marca de la parte demandada son azul para la letra, con rebordes de rojo, mientras que las de la parte actora es en negro, con zigzagueado en blanco; y (7) bajo la letra 'B' en grande, en la marca de la parte demandada, figura el denominativo 'NEWBALANCE', mientras que en las de NB no.

(ii) NB hace una interesada y sesgada comparación entre la marca nacional nº 3.111.857 (mixta) y las marcas de la Unión Europea nº 103.648 'NEW BALANCE' (denominativa) y nº 658.748 'NEW BALANCE' (denominativa), 2.231.405 y 103.697 para las clases 18 y 25: al no estar registradas las marcas de la parte demandante para productos de la clase 9, no es posible admitir ningún riesgo de confusión.

e) Contestación al hecho cuarto de la demanda:

e.1.- Contestación al punto 4.1: los demandados están haciendo un uso legítimo de sus marcas.

f) Contestación al hecho quinto de la demanda: no se ha producido ninguna infracción marcaria, por lo que no cabe ninguna indemnización.

D) Delimitación del objeto de la controversia.

4.El objeto de la controversia no puede ser otro que la procedencia o no de estimar la concurrencia de los presupuestos de las acciones declarativa de infracción marcaria, de nulidad del registro de la marca nacional nº 3.111.857 por haberse registrado de mala fe y por ser susceptible de generar en el mercado un riesgo de confusión, de nulidad del diseño industrial nacional nº 524.051 por haberse registrado de mala fe y por incorporar la marca renombrada 'NEW BALANCE' de NB, anteriormente registrada y de daños y perjuicios derivados de los actos de infracción marcaria; de condena a cesar y abstenerse de los actos de infracción marcaria; de condena a la remoción de los efectos derivados de la supuesta infracción marcaria; y de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por la hipotética infracción marcaria, acciones todas ellas ejercitadas en la demanda. Al no existir controversia sobre la titularidad de NB sobre sus registros marcarios, no es preciso entrar a analizar la acción declarativa de titularidad marcaria, salvo en lo que se refiere al carácter renombrado de la marca que invoca la parte demandante.

SEGUNDO.- Acción declarativa de infracción marcaria.

A) Delimitación de la controversia.

5.Como he señalado, la primera acción ejercitada por la parte demandante es la acción declarativa de infracción marcaria, sobre la base de que el uso inconsentido por la entidad demandad de los signos descritos en la letra b.2 del parágrafo 1 de esta sentencia supone una infracción de los derechos de exclusiva derivados de las marcas de la Unión Europea descritas en letra a.2 del parágrafo 1 de esta sentencia. Esta infracción tiene una doble vertiente:

a) Infracción de los artículos 9.1.b) del RMUE('La marca comunitaria confiere a su titular un derecho de exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: (...) c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos')y 34.2.c) de la LM('El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (...) c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada'): la parte demandante considera que los signos en conflicto guardan una similitud tal que permite establecer un vínculo entre los signos, y en consecuencia, es posible que se haya producido un aprevechamiento indebido de la reputación o prestigio de la marca de la parte demandante, produciendo un efecto diluyente de la distintividad del signo.

b) Infracción del artículo 9.1.b) del RMUE('La marca comunitaria confiere a su titular un derecho de exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: (...) b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca'): la parte demandante considera que los signos supuestamente infractores generan en los consumidores del parecido sector de los accesorios de prendas deportivas (gafas para hacer 'running'), un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos y/o servicios asociados a dichos signos, que puede dar lugar a que éstos piensen que las gafas de sol se ofrecen por la entidad demandante.

B) Concepto de marca notoria y/o renombrada.

6.Teniendo en cuenta el contenido de la STS de 23 de julio de 2012, la definición de lo que constituye una marca notoria, ante la ausencia de una definición completa en el RMUE, debe efectuarse extractando la doctrina jurisprudencial que aparece condensada en la citada STS, recogida por el Tribunal de Marcas de la Unión Europea (en adelante, TMUE) en su sentencia de 18 de abril de 2013. Así, la citada STS argumenta:

'El Reglamento comunitario no contiene ninguna definición de marca notoria ni precisa los requisitos que deben concurrir para considerar cuándo una marca comunitaria ' es notoriamente conocida en la Comunidad '.

Pero el Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9 .1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas , ha precisado el contenido del concepto 'notoriamente conocido'. La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto 'supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente' (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento 'debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca' (ap. 24). Para ello, 'el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla' (ap. 25).

De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados.

A este concepto responde la definición contenida en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas de 2001: 'La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad (...). Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.'

Esta definición está inspirada en la 'Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas', aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión, que tuvo lugar del 20 al 29 de septiembre de 1999, conocida como 'Recomendación de la OMPI'. La letra a) del art 2.1 de esta Recomendación de la OMPI prescribe que 'a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida'.

La letra b) del mismo artículo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden ser tomados en consideración:

'En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca'.

Es muy significativo que, para evitar equívocos, esta Recomendación de la OMPI, a continuación, en la letra c), advierta que estos factores son 'pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida', pero 'no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión'. Por lo que no sería necesario que concurrieran todos ellos y, además, pueden ser tenidos en consideración otros factores distintos'.'

7.Este extracto nos lleva a las siguientes conclusiones:

a) El elemento definitorio de la marca notoria es el del conocimiento o difusión del signo en cuestión entre el público interesado en la adquisición de los bienes o servicios marcados con el indicado signo, sin que forme parte de la definición de la marca notoria el elemento cualitativo de que el signo represente productos o servicios que tengan una calidad superior al resto de los productos o servicios de la misma clase, o que gocen de una superior reputación o goodwill.

b) El público que ha de conocer la marca es el elemento que permite diferenciar la marca notoria (público interesado en la adquisición de los bienes o servicios identificados con el signo en cuestión) de la marca renombrada (el público en general, incluso aquéllos que no están interesados en la adquisición de los productos o servicios signados con la marca en cuestión).

c)El análisis de un signo para determinar si tiene o no el carácter de una marca notaria debe efectuarse caso por caso, teniendo en cuenta la totalidad de los elementos o factores que entran en juego para determinar su conocimiento por el público objetivo, si bien constituyen verdaderos factores de análisis los del artículo 2.1.b) de la Recomendación de la OMPI de 1999.

8.En el caso presente, no tengo ninguna duda de que las marcas de NB tienen el carácter de renombrada, o al menos de notoria en el sector de las prendas deportivas, fundamentalmente de las prendas para hacer 'running', a la luz de la prueba practicada en autos:

a) En primer lugar, los artículos publicados en España entre los años 2011 y 2015 (bloque documental nº 4 de la demanda) ponen de manifiesto que NB ha invertido ingentes cantidades de dinero en lograr una fuerte implantación, no sólo en el sector del calzado deportivo sobre el que era una de las entidades mercantiles más punteras, sino también en el sector de las prendas deportivas y de los accesorios para hacer deporte, fundamentalmente en el mundo del 'running'. Al tratarse de documentos no impugnados de contrario, éstos despliegan toda su eficacia probatoria.

b) En segundo lugar, los artículos publicados en España sobre la situación de las marcas de NB en el mundo de la moda deportiva (bloque documental nº 5 de la demanda), ponen de manifiesto que la penetración de las marcas de NB no sólo es en el sector del calzado deportivo, sino también en el sector de la moda y accesorios para hacer deporte, fundamentalmente en el sector del 'running'. Además, ponen de manifiesto que su situación entre las marcas de moda deportiva es bastante privilegiada, por lo que el grado de conocimiento entre el público objetivo del sector de la moda y del calzado deportivo, pero también en otros sectores, como el de la moda, es muy arraigado. Por otro lado, al tratarse de documentos no impugnados de contrario, éstos despliegan toda su eficacia probatoria.

c) En tercer lugar, NB tiene un constante interés en el sector del calzado deportivo, lanzando al mercado nuevos modelos y tratando de posicionar estos nuevos modelos entre las principales marcas del sector, como lo demuestran las noticias aparecidas en el bloque documental nº 6 de la demanda, que, al no impugnarse de contrario, despliegan toda su eficacia probatoria.

d) En cuarto lugar, las zapatillas de NB ocupan sistemáticamente los primeros puestos entre los rankings de marcas (documentos nº 7 y 8 de la demanda), lo que evidencia el grado de conocimiento de la marca entre el propio sector de las prendas deportivas.

e) En quinto lugar, NB ha emprendido fuertes campañas de promoción de competiciones, equipos y deportistas, que facilita el conocimiento de la marca en el sector de las prendas deportivas, o al menos de las prendas para hacer 'running' (documento nº 9 de la demanda). En esta labor de colocar las marcas de NB entre las marcas más punteras y reconocibles del mundo de la moda deportiva, NB ha logrado que personas popularmente conocidas promocionen las zapatillas con el logo de NB (doña Petra, don Pedro Miguel o doña Ramona, como se desprende de los documentos nº 10 a 12 de la demanda).

f) En sexto lugar, NB ha fomentado una filosofía de vida que va más allá del mundo del calzado deportivo, tratando de inspirar la búsqueda del equilibrio y el desarrollo espiritual y corporal del consumidor (documentos nº 14 y 15 de la demanda).

C) Ámbito de protección de la marca renombrada.

8.La STMUE de España de 12 de mayo de 2016 expone con claridad el ámbito de protección de la marca renombrada:

'Un cierto grado de similitud entre signos constituye un factor o presupuesto de la infracción en un caso de marca de renombre. Sin embargo, tal grado de similitud no es equiparable al riesgo de confusión, ni tampoco es exigible que haya identidad o similitud aplicativa.

Es por ello que tratándose de una marca de renombre, y porque el régimen jurídico de la infracción es diferente al de las marcas que no tienen tal característica, resulta conveniente concretar los rasgos más característicos de ese régimen que ha de gobernar el resultado el juicio comparativo y de las circunstancias que resulten de esa relación entre signos.

Describiremos el tratamiento jurídico de las marcas renombradas, resumiéndolo en un conjunto de concretas consideraciones para, desde ellas, formular las conclusiones oportunas que resulten de la valoración de la prueba que haga este Tribunal a partir de las apreciaciones críticas contenidas en el escrito de apelación y de oposición al mismo.

Pues bien, las consideraciones que constituyen la estructura jurídica del régimen legal y jurisprudencial de las marcas de renombre son las siguientes.

En primer lugar. Los términos del artículo 4, apartado 4-a), de la Directiva y del art 8-2 LM sólo se refieren expresamente al caso de que se haga uso de un signo idéntico o semejante a una marca de renombre para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que esté registrada esa marca. No obstante es una constante desde la STJUE de 9 de enero de 2003, C- 292/00, caso Davidoff , la interpretación a favor de extender la protección que en aquellos preceptos se establece también con respecto al uso de un signo idéntico o semejante a una marca de renombre para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada ( STJUE Interflora e Interflora British Unit, apartado 68 asunto (C 323/09 ).

En segundo lugar. El artículo 4, apartado 4-a) de dicha Directiva establece, en favor de las marcas renombradas, una protección más extensa que la regulada en el apartado 1 de este mismo artículo porque la prohibición del uso de un signo por un tercero no depende de la identidad, prevista en el artículo 5, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, del signo o de la marca, ni del riesgo de confusión mencionado en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la misma Directiva..

En tercer lugar. No se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca - STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (ap 37) y STJUE 10 de abril de 2008, asunto C-102/07 (ap. 41).

En cuarto lugar. En relación a lo anterior, añade la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, caso Intel Corporation Inc , que por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior. Cuando más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior' (ap. 54). El hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo (ap. 60).

En quinto lugar. El requisito específico para tal protección consiste en un uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada realizado sin justa causa y mediante el que se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos ( Sentencia de 18 de junio de 2009, LŽOreal y otros, C-487/07 , apartado 34 y jurisprudencia citada en esa Sentencia).

En sexto lugar. Hay 'ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca' -también designado con los términos 'parasitismo' y de 'free-riding'- en los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre' ( Sentencia de 18 de junio de 2009, LŽOreal y otros, C-487/07 ).

En séptimo lugar. La ventaja desleal del renombre o carácter distintivo se caracteriza en particular por el hecho de que '(...) un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal'. ( Sentencia de 18 de junio de 2009, LŽOreal y otros, C-487/07 )

En octavo lugar. Hay perjuicio causado al renombre de la marca, también denominado con los términos difuminación o degradación '(...) cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca' ( ap. 40) (Sentencia de 18 de junio de 2009, LŽOreal y otros, C-487/07 ).

En noveno lugar. Para invocar la protección prescrita en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95/104 (hoy art. 10-2-c) Directiva 2436/2015 ), el titular de una marca renombrada no tiene que justificar perjuicio alguno al carácter distintivo o al renombre de esa marca. Basta que el tercero obtenga una ventaja desleal de su renombre.

En décimo lugar. Cuando el titular de una marca renombrada demuestra la existencia de uno de los menoscabos a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la aludida Directiva y, en particular, la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca, corresponde al tercero que haya utilizado un signo semejante a la marca renombrada probar que el uso de tal signo tiene una justa causa (véase, por analogía, la Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C- 252/07 , apartado 39).'

D) Ámbito de protección de las marcas desde el punto de vista del riesgo de confusión.

9.La protección otorgada por el artículo 9.2.b) del RMUE al titular de una marca de la Unión Europea, independientemente de que sea o no notoria o renombrada (de ahí que en esta sede no tiene ninguna relevancia la negativa del carácter notorio de la marca de la parte demandante esgrimida por la asistencia letrada de la parte demandada en el acto de la vista), es la de que éste puede prohibir a un tercero el uso de un signo idéntico o similar a la marca nacional registrada para productos o servicios idénticos o similares para los que está registrada la citada marca, siempre que entre ésta y los signos discutidos exista un riesgo de confusión, que incluya el riesgo de asociación. Ahora bien, el análisis del riesgo de confusión debe efectuarse teniendo presente que dicho concepto jurídico indeterminado ha quedado perfectamente delimitado por el TJUE, y condensado en las SSTS de 28 de junio de 2013 y de 11 de marzo de 2014:

'i) 'El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance' [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

ii) 'La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; yde las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, 'en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma].

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: 'así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).

v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre).'

E) Análisis del caso concreto.

10.El análisis de si existía o no infracción marcaria, por existir o no riesgo de confusión entre los signos enfrentados ya se efectuó en el seno del auto de medidas cautelares, sin que se haya desplegado prueba alguna que desvirtúen las conclusiones allí alcanzadas:

'A este respecto, los presupuestos para la estimación de la pretensión de la actora, vulneración de la infracción del derecho de marca titularidad de la entidad demandante, parecen concurrir:

a) Consta la inscripción a favor de la entidad demandante de las marcas de la Unión Europea, para clases en las que figuran gafas, ropa deportiva, zapatillas deportivas, y a las que se pueden asociar complementos o accesorios deportivos, como gafas de sol para correr:

1.- Nº 103.697 (figurativa), para las clases 18 (bolsas para llevar artículos deportivos; bolsones) y 25 (sombreros; cintas para el sudor; viseras; camisetas; camisetas deportivas; camisetas sin mangas; pantalones cortos para correr; equipos para correr; trajes para todo tipo de tiempo; tops y pantalones cortos para actividades recreativas; calcetines; calzado de atletismo; calzado para caminar; calzado náutico; calzado para aerobic y calzado de senderismo) (documento nº 3 del escrito de solicitud de medidas cautelares):

2.- Nº 2.231.405 (figurativa), para las clases 9 (gafas; gafas de sol; fundas para gafas) (documento n.º 4 del escrito de solicitud de medidas cautelares):

3.- Nº 103.648 'NEW BALANCE' (denominativa), para las clases 18 (bolsas para llevar artículos deportivos; bolsones) y 25 (sombreros; cintas para el sudor; viseras; camisetas; camisetas deportivas; camisetas sin mangas; pantalones cortos para correr; equipos para correr; trajes para todo tipo de tiempo; tops y pantalones cortos para actividades recreativas; calcetines; calzado de atletismo; calzado para caminar; calzado náutico; calzado para aerobic y calzado de senderismo) (documento nº 5 del escrito de solicitud de medidas cautelares).

4.- Nº 4.577.771 'NB' (denominativa), para la clase 25 (calzado y vestidos de caballero, señora y niños) (documento nº 6 del escrito de solicitud de medidas cautelares).

5.- Nº 2.658.748 'NEW BALANCE' (denominativa), para la clase 35 (servicios de tiendas minoristas, de ventas por ordenador en línea y de pedido por correo de vestidos, accesorios, equipaje y calzados de atletismo, de deporte, para el ejercicio físico y de gimnasia) (documento nº 7 del escrito de solicitud de medidas cautelares).

6.- Nº 3.458.502 (figurativa), para las clases 35(servicios de tiendas minoristas, de ventas por ordenador en línea y de pedido por correo de vestidos, accesorios, equipaje y calzados de atletismo, de deporte, para el ejercicio físico y de gimnasia), 36 y 41:

b) También consta que las personas físicas demandadas registraron la marca nacional nº 3.111.857 (mixta) para la clase 9 (gafas) (documento nº 9 del escrito de solicitud de medidas cautelares):

c) Conforme a la STS de 9 de mayo de 2016 , 'En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo, lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C- 334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana)'. En el caso presente, la comparación debe efectuarse entre una marca mixta, en la que predomina la letra 'B', es decir, el elemento gráfico, ya que el término 'NEWBALANCE' aparece en pequeñas dimensiones, y marcas denominativas y figurativas, en las que aparecen las letras 'NB', si bien la más perceptible y dominante es la letra 'B', ya que la letra 'N' aparece difuminada en rallas. No obstante lo anterior, el anuncio presentado en la revista 'LOOKVISION', así como el contenido de la página web de la parte demandada, revela que el uso que hace la parte demandada de la marca registrada no es el de la letra 'B' preponderante, sino que ésta asume un papel secundario, incluso desaparece, para dejar solo al término 'NewBalance'. En consecuencia, los términos de comparación pueden establecerse entre los citados términos, antes que entre el gráfico de las letras 'B' y 'NB'. Dada la identidad de signos, podemos afirmar que concurre el primero de los elementos de la prohibición de identidad del artículo 9.2.a) del RMUE. Al menos existe una profunda similitud entre los signos.

d) Consta la promoción y oferta de comercialización, tanto en el territorio español como en la Unión Europea, de gafas signadas de forma que generan un riesgo de confusión real con la marca titular de la parte demandante, induciendo al público destinatario a pensar que se trata de gafas que provienen del mismo empresario, o al menos que la parte demandada es licenciataria de la parte demandante. Se niega por la asistencia letrada de la parte demandada la identidad aplicativa por el hecho de que la entidad demandante no tiene registradas sus marcas para gafas, lo cual no es cierto en el caso de la marca de la Unión Europea nº 2.231.405, y, además, como señala la STMUE de España de 26 de abril de 2016 citada por la parte demandante, sí que se trata de productos similares cuando uno es complementario de otro ('Así, los productos en que la demandada pone su marca denominativa 'EL GANSO' consideramos que son complementarios (como forma de similitud) a los textiles de la demandante, para lo que no obsta que estén encuadrados en clases distintas del Acuerdo de Niza (SSTPI 11 de julio de 2007 (OHMI/El Corte Inglés-Bolaños Sabri) y de 23 de octubre de 2002 (Institut für Lernsysteme/OAMI-Educational Services (ELS). El TPICE recuerda que, según la jurisprudencia, los productos o servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación o comercialización de ambos productos es la misma (sentencia del TPICE de 1 de marzo de 2005, Sergio Rossi/OAMI-Sissi Rossi (SISSI ROSSI)). En igual sentido, la definición que la OAMI da en el punto 2.6.1, de la segunda parte, capítulo 2, de las directrices relativas al procedimiento de oposición (de 10 de mayo de 2004)'), y en el caso presente las gafas promocionadas o comercializadas por la parte demandada son gafas para hacer deporte, complemento indispensables del equipaje para hacer deporte que protege las marcas de la parte demandante registradas para las clases 25 y 35.

c) Las conductas anteriores suponen una infracción marcaria del artículo 9.2 del RMUE por la constatada prohibición de identidad existente entre los signos distintitvos, así como por el riesgo de confusión existente con los signos en cuestión, ya que puede dar lugar a que el público objetivo, esto es personas que se dedican a hacer deporte, piense que la parte demandada es licenciataria de la parte demandante.'

11.Al análisis anterior, sí que conviene añadir:

a) Que el diseño industrial nacional registrado por los demandados, así como las gafas de sol que son objeto de comercialización con el diseño anteriormente indicado no contienen la letra 'B' de la marca nacional registrada por la parte demandada, por lo que todas las disquisiciones que se contienen en la contestación a la demanda respecto de la colocación y el carácter distintivo de los signos en conflicto, desde el punto de vista del análisis comparativo entre las letras 'NB' y la letra 'B', deja de tener relevancia, ya que, desde la perspectiva de la infracción marcaria, la comparación debe efectuarse entre la marca registrada invocada como infringida y el signo tal y como es utilizado por la parte demandada. En este sentido, la STMUE de España de 6 de febrero de 2014: 'Comencemos contrastando las marcas registradas y el producto que se dice infractor. La comparación entre los signos debe hacerse, desde la perspectiva marcaria en que nos hallamos, de modo que los que ha de confrontarse es el signo registrado y el signo utilizado por la demandada.'

b) Aun cuando fuera preciso analizar los términos 'NB' y 'B' de los signos en conflicto, lo cierto es que desde el punto de vista de la protección de la marca notoria y/o renombrada, cabe entender que también se produce una infracción marcaria. En este sentido, cabe entender que entre los signos en conflicto puede establecerse una conexión o vínculo, por cuanto que la 'N' del signo 'NB' se encuentra tan difumniada que a simple vista, y de manera no concienzuda (que es la manera habitual con la que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, se enfrenta a los signos) pudiera parecer que estamos ante los propios rasgos de la 'B'. Por otro lado, el hecho de que la 'B' del signo de la parte demandada esté inclinada hacia la derecha, como en el caso del signo de la parte demandante, así como el hecho de que el signo de la parte demandada incorpore la leyenda 'NEWBALANCE', al igual que los signos denominativos de la parte demandante, permiten establecer la conexión o vínculo que recuerde al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, al signo de la parte demandante. Además, no puede esconderse que el vínculo creado entre ambos signos persigue la finalidad de aprovecharse del prestigio o renombre de las marcas de NB, para que así los demandados logren atraer hacia sí la atención de los consumidores al pensar que las gafas de sol de la parte demandada, que recordemos se venden despojadas de toda referencia a la letra 'B' del signo de la parte demandada, participan de las características de las prendas deportivas de la parte demandante, o al menos es un complemento para hacer 'running' que la parte demandante autoriza a su venta respecto de una empresa asociada a la misma. No obstante lo anterior, en todo caso puede afirmarse que existe un efecto diluyente del carácter distintivo de las marcas de la parte demandante, al despojarles del aurea de filosofía de vida que la parte demandante quiere improntar en sus productos. Por tanto, se dan los elementos para considerar que, desde el punto de vista de la protección de la marca notoria, también existe infracción marcaria.

12.Lo anterior me lleva a estimar la acción declarativa de infracción marcaria.

TERCERO.- Acción declarativa de nulidad marcaria.

13.La parte demandante entiende que existen dos motivos para declarar la nulidad de la marca española nº 3.111.857: (i) por haber incurrido en su registro de mala fe; y (ii) por contravenir lo dispuesto en los artículos 8.1 y 6.1.a) de la LM. Veamos las razones esgrimidas en cada caso.

a) Por contravención del artículo 8 de la LM .

14.La parte demandante argumenta que, una vez probada la notoriedad y el renombre de las marcas de NB, cabe aplicar la protección reforzada dada a estas marcas por el artículo 8 de la LM. Esta protección viene explicada en la reciente STS de 2 de septiembre de 2015:

'Como recordamos en nuestra Sentencia 505/2012, de 23 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido interpretando estos preceptos en un doble sentido: respecto de los criterios a seguir para que pueda apreciarse que una marca es notoria y respecto del alcance de la especial protección que se confiere a estas marcas.

En este caso, al igual que en el que fue objeto de resolución por la Sentencia 95/2014, de 11 de marzo , la cuestión se centra en si el tribunal de instancia ha seguido el correcto entendimiento que del alcance de la protección de las marcas notorias ha realizado el Tribunal de Justicia.

Al respecto, debemos recordar que la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que 'la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca '.

En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 ('Intel-CPM'), puntualizó qué debía entenderse por tal vínculo: primero argumenta que 'cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca , más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior'; y concluye después que 'el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo'.

Ahora bien, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), '(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre'. Esto es: para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008 ('Intel-CPM')], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

Según la reseñada STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), '(e)l concepto de 'ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca ' - también designado con los términos de 'parasitismo' y de 'free-riding' - no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre'.'

15.Es decir, el artículo 8 de la LM debe interpretarse en el sentido de que no deben tener acceso al registro de marcas, aquéllas que, por la identidad o similitud del signo que lo constituye, generan en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un vínculo con la marca notoria y renombrada, entendido como evocación mental de ésta, que no un riesgo de confusión (elemento que no juega en esta protección), que comporte o un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca, o un perjuicio a su distintividad o notoriedad, ventaja desleal del carácter distintivo de la marca notoria (parasitismo o 'free riding') que incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos y/o servicios designados por el signo idéntico o similar, da lugar a una explotación manifiesta de la marca notoria y renombrada. Por tanto, no estamos en el ámbito del riesgo de confusión, sino en el de la conexión o vínculo parasitario entre dos signos.

16.En este punto, podemos afirmar que el juicio realizado en el fundamento de derecho anterior para estimar la acción declarativa de infracción marcaria, puede también aplicarse para estimar la acción declarativa de nulidad marcaria, por lo que en aras a la brevedad me remito a la argumentación allí expresada.

CUARTO.- Acción declarativa de nulidad de diseño industrial.

17.La parte demandante interesa la nulidad del diseño industrial nacional nº 524.051 titularidad de los demandados, y lo hace con base en la mala fe al solicitar el registro, así como por incorporar la marca 'NEWBALANCE', idéntica a la marca renombrada de la parte demandante, denominativa, 'NEW BALANCE'.

18.Tanto el artículo 25.1 del Reglamento de Dibujos y Modelos Comunitarios (en adelante, RDMC), como el artículo 65.1 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante, LPJDI) puesto en relación con el artículo 13.f) de la LPJDI, consideran como causa de nulidad que el diseño industrial registrado ' incorpore una marca o un signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado. Como hemos visto, NB es titular de una serie de marcas notorias y/o renombradas, que tiene un derecho prioritario sobre la utilización del término 'NEW BALANCE', por lo que la utilización del término 'NEWBALANCE' en el diseño de las gafas de la parte demandada, supone una infracción marcaria, tanto desde la perspectiva del riesgo de confusión, como desde la perspectiva de la protección desplegada por las marcas notorias y/o renombradas.

19.Lo anterior nos lleva a considerar procedente la estimación de la acción declarativa de nulidad del diseño industrial registrado por la parte demandada.

QUINTO.- Acción de cesación y de abstención.

20.El artículo 41.a) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. La STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de cesación y de abstención es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que ' La apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo 'Maristas' en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]'. En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar íntegramente la acción de cesación, de abstención y de remoción ejercitada por la parte demandante.

SEXTO.- Acción declarativa de responsabilidad y de condena a la indemnización.

A) Alegatos de la parte demandante.

21.La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, que se condene a la entidad demandada a la indemnización de los daños y perjuicios causados por los actos de infracción marcaria, conforme al criterio del artículo 43.5 de la LM. Esta petición la basa la parte demandante en el sistema objetivo de responsabilidad fijado en el artículo 42.1 de la LM (aplicable al caso presente por virtud de la remisión contenida en los artículos 14.1, 101.2 y 102.2 del RMUE, en cuanto a las condiciones y efectos del ejercicio de las acciones que puede hacer valer el titular de la marca de la Unión Europea frente a los infractores), que considera que el infractor debe resarcir los daños y perjuicios causados, sin necesidad de acreditar este presupuesto o la culpa del infractor, al tratarse de un perjuicio anudado a la estimación de la infracción marcaria. Es más, considera que en el caso presente no es precisa la prueba de los daños y perjuicios por cuanto que éstos resultan ineluctablemente del comportamiento ilícito, acogiendo de esta forma la doctrina de los daños 'ex re ipsa' elaborada por el TS ( STS de 28 de noviembre de 2008).

22.En consecuencia, podemos sintetizar el objeto de la controversia en los siguientes puntos o preguntas: ¿cuál es el sistema de responsabilidad que debemos acoger, el objetivo previsto en el artículo 42.1 de la LM que defiende la parte demandante, o el subjetivo derivado de los artículos 42 y 43 de la LM? El sistema de responsabilidad que se acoja es relevante a la hora de fijar los presupuestos o elementos que deben acreditarse, entre los que se encuentra la acreditación o no de los daños y perjuicios.

B) Sistema de responsabilidad a acoger y responsabilidad.

23.La parte demandante acoge el sistema objetivo de responsabilidad previsto en el artículo 42.1 de la LM, sin explicar el porqué de la procedencia de este sistema, si bien puede entenderse que obedece a que los demandados son responsables de la puesta del signo en las gafas, así como de ofertarlos y comercializarlos a través de la página web correspondiente. De esta forma, considera que la conducta de ordenar la fabricación de gafas incorporando los signos registrados de la parte demandante, así como de almacenarlos con fines de exportación y comercializarlos ofreciéndolos en Internet, constituyen actos previstos en el artículo 34.3.f) de la LM, lo que da lugar a que 'en todo caso' se considere responsable al ordenante o comercializador. Esta argumentación es compartida por este Juzgador, máxime cuando nadie ha puesto en duda la conducta de los demandados. Además, debe tenerse presente que estamos ante una marca notoria y/o registrada, que no precisa de especiales requisitos de procedibilidad para la exigencia de responsabilidad por la vulneración de las mismas.

C) Acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.

24.Cabe preguntarnos sí, cualquiera que sea el sistema de responsabilidad por el que abogue el instante de la acción ex artículo 42 de la LM, siempre es preciso acreditar los daños y perjuicios que se quieran reparar.

25.El artículo 43.5 de la LM establece lo que se conoce como una indemnización mínima (1% de la cifra de negocios ' realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados'), y lo hace a través del establecimiento de una suerte de presunción 'iuris et de iure' de que cualquier infracción de la marca produce un daño y que su reparación se cifra en la indemnización citada del 1%. En consecuencia, en este caso, no será precisa la acreditación del daño pues va implícito en el acto infractor.

26.No obstante, el propio artículo 43.5 de la LM configura esta indemnización como una indemnización mínima o residual, ya que permite al titular de la marca infringida solicitar una indemnización mayor ' si prueba que la violación de la marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores'. Esta previsión nos lleva a dos conclusiones a tener presente: (i) que si la indemnización resultante en aplicación de los criterios previstos en el artículo 43.2 de la LM es superior a la indemnización mínima, ésta no se suma a aquélla; y (ii) que es precisa la prueba de los daños o perjuicios superiores. Y es en esta prueba donde nos encontramos con posturas distintas en el TS:

a) Algunas SSTS (como las SSTS de 4 de marzo de 2010 o de 2 de marzo de 2009) sostienen que el daño es una consecuencia ineludible, ineluctable, de la infracción marcaria. Acogen de este modo la tradicional doctrina de los daños 'ex re ipsa' a la que se refiere la parte demandante.

b) Otras SSTS (como las SSTS de 18 de noviembre de 2010 o de 24 de octubre de 2012) optan por fijar como regla general la de probar el daño causado, y sólo en aquellos casos en que la situación del caso revele ineluctablemente el daño, acudir a la doctrina de los daños 'ex re ipsa'. Es decir, esta postura del TS configura la doctrina de los daños 'ex re ipsa' como una excepción de la regla general de la necesidad de prueba.

c) En todo caso, el TS considera ( SSTS de 18 de noviembre de 2010 o de 24 de octubre de 2012) que cuando se opta por el sistema de cálculo consistente en la regalía hipotética, el titular de la marca infringida queda eximido de la prueba de los daños o perjuicios. En este sentido, la STS de 18 de noviembre de 2010 recuerda que ' Pusimos de relieve en la sentencia de 2 de marzo de 2009 que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética -reconocido en el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Ley 32/1.998 - responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción -'manifiesta non egent probatione'-'. Ahora bien, la aplicación de esta doctrina está sujeta a que el perjudicado y el infractor concurran actual o potencialmente en el mercado, no pudiendo apreciarse si el titular de la marca no realiza ninguna actividad económica en el mercado.

27.Y en el caso presente, dado que se opta por el sistema del artículo 43.5 de la LM, no es preciso acreditar la concurrencia de los daños derivados de la infracción marcaria, ya que éstos están implícitos en la infracción.

28.No obstante, para su cómputo habrá que estar a la fase de ejecución de sentencia, por cuanto que no se ha practicado la prueba precisa para la determinación del volumen de facturación de la parte demandada como consecuencia de la venta de los productos ilícitamente marcados, pudiendo resersarse la cuantificación a esta fase por virtud del artículo 219 de la LEC, ya que están determinadas las bases de cálculo: 1% del volumen de negocio o facturación de la parte demandada con la venta de los productos ilícitamente marcados.

SÉPTIMO.- Costas procesales.

29.De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en caso de estimación íntegra de la demanda, las costas procesales se impondrán a la parte demandada, sin que existan dudas de hecho o de derecho que aconsejen no imponerlas.

Visto lo anterior,

Fallo

Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández, en nombre y representación de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc., contra don Nicanor, don Octavio, don Pedro, y las entidades mercantiles Relga Company, S.L. y Policeshop, S.L., debo:

A) DECLARAR Y DECLARO:

1. Que la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc. ostenta un derecho exclusivo y excluyente de utilización de las marcas de la Unión Europea número 103.697 en clases 18 y 25, número 2.231.405 en clases 9 (registrada para 'Gafas; gafas de sol; fundas para gafas') y 14, número 103.648 'NEW BALANCE' (denominativa), en clases 18 y 25, número 4.577.771 'NB' (denominativa), en clase 25, 2.658.748 'NEW BALANCE' (denominativa), en clase 35 y número 3.458.502 en clases 35, 36 y 41, las cuales son marcas renombradas, por lo que su protección alcanza también a aquellos productos y servicios para los cuales no se encintran registradas.

2. Que la clara similitud que se aprecia entre las marcas 'NEW BALANCE', 'NB' y las marcas figurativas de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc. y la marca española número 3.111.857, unido a la coincidencia de áreas comerciales en que se desenvuelven los productos distinguidos por las marcas renombradas de la entidad mercantil Nerw Balance Athletics, Inc. y la comercialización de gafas de sol, artículos deportivos y textiles que llevan a cabo don Nicanor, don Octavio, don Pedro, y las entidades mercantiles Relga Company, S.L. y Policeshop, S.L., es susceptible de generar en el mercado un riesgo de confusión entre dichas actividades.

3. Que, unido a la evidente semejanza existente entre los signos en liza, se produce un aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas 'NEW BALANCE' y 'NB' de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc., la cual amplia su portección también a productos no portegidos por sus marcas.

4. Que el uso que don Nicanor, don Octavio, don Pedro, y las entidades mercantiles Relga Company, S.L. y Policeshop, S.L. están haciendo de su marca 'NEWBALANCE', no autorizada por el titular de las marcas renombradas 'NEW BALANCE' y 'NB', constituye una violación de los derechos que la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc. ostenta sobre estas marcas.

5. Que la marca española número 3.111.857 es nula conforme a la vigente Ley de Marcas y al Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea, por ser susceptible de generar en el mercado riesgo de confusión con las marcas anteriores de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc.

6. Que el diseño industrial nacional número 524.051 es nulo conforme a la vigente Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, por incorporar la marca renombrada 'NEW BALANCE' de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc., anteriormente registrada.

7. Que por la utilización del signo 'NEWBALANCE' que se observa en las facturas aportadas, emitidas por la empresa taiwanesa Sun Sight Glases Co., Ltd., a las empresas pertenecientes a don Nicanor, don Octavio, don Pedro, así como en la publicidad creada para promocionar los productos infractores, don Nicanor, don Octavio, don Pedro, y las entidades mercantiles Relga Company, S.L. y Policeshop, S.L. han causado a la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc., daños y perjuicios como consecuencia de la infracción de marcas de la Unión Europea número 103.697 en clases 18 y 25, número 2.231.405 en clases 9 (registrada para 'Gafas; gafas de sol; fundas para gafas') y 14, número 103.648 'NEW BALANCE' (denominativa), en clases 18 y 25, número 4.577.771 NB (denominativa), en clase 25, número 2.658.748 'NEW BALANCE' (denominativa), en clase 35 y número 3.458.502 en clases 35, 36 y 41 y del aprovechamiento indebido de su renombre que deben ser indemnizados

B) CONDENAR Y CONDENO a don Nicanor, don Octavio, don Pedro, y las entidades mercantiles Relga Company, S.L. y Policeshop, S.L.:

1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2. A cesar y abstenerse de toda utilización actual o futura, como marca o nombre comercial del signo distintivo 'NEW BALANCE', 'NB' o las marcas figurativas de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc., o de cualquier otro que tenga con él semejanza gráfica o fonética que violen las marcas renombradas de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc., para cualquier producto o servicios comprendido en las clases 1 a 45 del Nomenclátor Internacional, a la vista de la gran reputación de la que gozan las marcas 'NEW BALANCE', 'NB' o las marcas figurativas de la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc. en el mercado español

3. A adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, y en particular que se retiren del tráfico económico y se destruya cuantos productos de la índole que sean, documentos de publicidad o negocio, cartas, folletos, facturas y soportes de cualquier clase en los que se haya materializado la violación del derecho de marcas.

4. Al pago de la indemnización de daños y perjuicios causados a la entidad mercantil New Balance Athletics, Inc., como consecuencia de la infracción de las marcas de la Unión Europea número 103.697 en clases 18 y 25, número 2.231.405 en clases 9 (registrada para 'Gafas; gafas de sol; fundas para gafas') y 14, número 103.648 'NEW BALANCE' (denominativa), en clases 18 y 25, número 4.577.771 'NB' (denominativa), en clase 25, 2.658.748 'NEW BALANCE' (denominativa), en clase 35 y número 3.458.502, en clase 35, conforme al criterio fijado en el artículo 43.5 de la LM. La cuantificación se hará en fase de ejecución de sentencia, siendo las bases del cálculo el 1% de la facturación o volumen total de negocio derivado de la comercialización y venta de los productos ilícitamente marcados.

C) PROCEDER Y PROCEDO en su día a ordenar la cancelación registral de la marca española nº 3.111.857 y del diseño industrial español nº 524.051, mediante la remisión del oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, don Nicanor, don Octavio, don Pedro, y las entidades mercantiles Relga Company, S.L. y Policeshop, S.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-juez don Leandro Blanco García Lomas, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha el Juzgado de Marcas de la Unión Europea número 1 de España, de lo que como Letrada de la Administración de Justicia certifico.