Sentencia Civil Nº 500/2005, Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3, Rec 430/2005 de 16 de Noviembre de 2005

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

BURGOS

SENTENCIA: 00500/2005

AUDIENCIA PROVINCIAL DE

BURGOS

Sección 003

Domicilio : SAN JUAN 2

Telf : 947274394

Fax : 947279452

Modelo : SEN00

N.I.G.: 09059 38 1 2005 0300926

ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000430 /2005

Juzgado procedencia : de

Procedimiento de origen : /

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, integrada por los Ilmos. Sres.

Magistrados don Juan Sancho Fraile, Presidente, don Ildefonso Barcala Fernández de Palencia y

doña María Esther Villímar San Salvador, ha dictado la siguiente.

SENTENCIA Nº 500

En Burgos a dieciséis de Noviembre de dos mil cinco.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003 de la Audiencia Provincial de BURGOS, los Autos de Juicio Ordinario nº 451-2004, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Burgos, a los que ha correspondido el Rollo 0000430 /2005, en los que aparece como parte apelante QUESOS DE SOTILLO, S.L. representada por la procuradora doña BEATRIZ DOMINGUEZ CUESTA, y asistida por el Letrado D. Jesús María Díez Roig , y como apelada QUESOS HORTA, S.L. representada por el procurador D. FERNANDO SANTAMARIA ALCALDE, y asistida por el Letrado D. Rafael de las Heras Alonso, sobre Competencia Desleal, violación de marca y otros extremos. Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Juan Sancho Fraile que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

1º: Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO "Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora DOÑA BEATRIZ DOMINGUEZ CUESTA, en nombre y representación de QUESOS DE SOTILLO, S.L., contra QUESOS HORTA, S.L. representada por el Procurador DON FERNANDO SANTAMARIA ALCALDE, debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos deducidos en su contra en la demanda. Todo ello con imposición de costas a la parte actora".

2º: Notificada la anterior resolución a las partes por la representación de Quesos de Sotillo S.L. se presentó escrito preparando recurso de apelación, que posteriormente formalizó, mediante otro escrito, dentro del término que le fue concedido al efecto. Y dado traslado a la otra parte, presentó escrito de oposición a dicho recurso dentro del plazo que le fue concedido, acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

3º: Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día 15-11-2005 en que tuvo lugar.

4º: En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Se aceptan, en lo sustancial, los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada, salvo en lo que sean contrario a los que siguen.

SEGUNDO.- Por la representación de la parte demandada y apelante, se impugna la sentencia de instancia pretendiendo en esta alzada su revocación y se estime íntegramente la demanda, resolviendo de acuerdo al suplico contenido en la misma: La existencia de actos constitutivos de violación de derechos de marca y competencia desleal. Se ordena a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración y cesar en la utilización de la denominación QUESOS DE SOTILLO, como marca, nombre comercial o dominio o cualquier otra modalidad de uso conocida. Se le ordene retirar del trafico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en lo que figure la denominación QUESOS DE SOTILLO. A indemnizar a mi mandante en la cuantía establecida en el art. 43 de la ley de marcas y que se fijara en ejecución de sentencia, ante la imposibilidad de su fijación previa. Se proceda a la anulación de la marca objeto de la presente litis. Se condene a la publicación de la sentencia condenatoria y a su costa, mediante anuncio en dos periódicos de la comunidad de Castilla y León. La condena al demandado al pago de las costas procesales.

La parte apelante funda la impugnación de la sentencia recurrida en la inaplicación de los arts. 9,34, 40 y 46 de la Ley de Marcas y 2, 3 y 5 de la Ley de Competencia Desleal. Considera que la Juez de Instancia no ha tenido en cuenta que se ejercita una acción por violación del derecho de marca y otra de anulabilidad de la marca 2513283 "Quesos de Sotillo", por estar constituida como razón social de la actora y por incurrir en la prohibición absoluta del Art. 5 de la Ley de Marcas.

TERCERO.- Sin embargo, conviene precisar previamente que la impugnación de la marca litigiosa, al amparo del Art. 5-1-c) y d) de la Ley de Marcas, es una cuestión nueva no alegada en la instancia - de ahí que, la sentencia recurrida, no trate esta cuestión, ni en el escrito de anuncio del recurso de apelación ni en el de su interposición se alegue la inaplicación de ese precepto - de modo que procede su desestimación, al no poder ser objeto de enjuiciamiento en esta alzada, por el efecto devolutivo que tiene el recurso de apelación, conforme establece el Art. 456LEC, delimitado "a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia", siendo así que en la demanda no se hace tal formulación - se alegan los arts. 6-ap. 1, 6, 6-1 ap. 2 y 8 L.M., 5,6,11 y 18-2 de la Ley de Competencia Desleal y 41, 42, 43, 44, 52 y 59.6) L.M-.

CUARTO.- La acción de anulabilidad que se ejercita en base al art. 6, ap. 1.b) L.M. es inaplicable al supuesto enjuiciado porque no están en contraposisición dos marcas registradas, sino una marca registrada, la de la sociedad demandada y una denominación o razón social que se utiliza, de hecho, para identificar y distinguir unos productos, como si se tratara de una marca, pero no registrada con esta finalidad y como tal.

La prevalencia de esta marca, en cuanto marca no registrada, notoriamente conocida en España, del Art. 6, apartado 2, d), en relación al Art. 8, apartado 2, L.M., tampoco es procedente su estimación, porque, como declara a este respecto la STJCE 22 junio 1999" para determinar el carácter distintivo de la misma y, por consiguiente evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de otras empresas .... tomar en consideración..... la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esa marca, la importancia de las inversiones para promocionarla, la proporción de los sectores interesados... "etc, es decir, en términos semejantes a lo enunciado por el Art. 8-2 L.M.; lo que, desde luego, no puede inferirse del solo hecho de la integración dentro de la Marca de Garantía "Quesos Región del Duero", lo que para un consumidor medio sugiere una denominación de origen pero no una notoriedad que se integra por otros conceptos legales y jurisprudenciales, siendo así, por otra parte, que la sociedad demandada venia utilizando en el mercado la marca Quesos de Sotillo desde enero de 2001 - doc. 24 de la contestación, folios 169 a 172 - mientras que la actora inició sus actividades de venta de queso, de forma significativa en el segundo trimestre de 2002, según se desprende de los documentos 26, 39 y 40 de la contestación, donde se reconoce esta circunstancia, y con un volumen bastante menor en el primer trimestre de 2002, doc. 38, folio 226 - y cuando esta denominación se identificaba con los quesos fabricados por la originaria industria familiar en décadas anteriores, como argumenta la sentencia de instancia.

Por consiguiente, los signos utilizados por la sociedad actora como marca para distinguir sus productos ni son anteriores a la marca registrada por la demandada ni notorios por la actividad comercial de aquélla.

Es significativo que el requerimiento que se hace a la sociedad demandada en enero de 2001 - doc. 2 de la contestación, folio 110 - no se haga referencia a la marca litigiosa como Quesos de Sotillo sino a otras marcas distintas, lo que corrobora la documental acompañada -fotocopia tarjeta, acta de presencia notarial y fotografías, folios 112 y siguientes - relativa a Quesos Horta, como signo identificativo esencial, aunque se hiciera figurar el origen geográfico de Sotillo de la Ribera; configurándose el signo identificativo de manera distinta en los productos que aparecen en el doc. 5 de la demanda, solo con la expresión Quesos de Sotillo, cuando esta referencia al lugar de elaboración servia para distinguir el queso que fabricaba la empresa familiar originaria, por el que era conocido - como por el nombre familiar - todo lo cual es anterior a la denominación o razón social de la sociedad actora, que vio denegada su solicitud de la marca Quesos de Sotillo S.L. por Resolución, de 21 de octubre de 2002, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin que conste haya sido impugnada - doc. 16 contestación, folio 153 -.

QUINTO.- De lo argumentado antecedentemente, se desprende que no es imputable a la sociedad demandada un comportamiento tendente a crear confusión o riesgo de asociación con la empresa o los productos de la sociedad actora ni infrinja un derecho de exclusiva de ésta, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 5, 6 y 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, razón por la cual no puede pretenderse que la sociedad demandada no concurra en la producción de quesos dentro de un mismo ámbito comercial, con independencia de que los consumidores puedan distinguir la procedencia empresarial del producto y el producto mismo por la marca que lo identifica, como puede apreciarse a la vista del doc. 25 de la contestación, folio 173, en relación con los que figura en el doc. 5 de la demanda, y descartadas las características impuestas por la naturaleza del propio producto que no son apropiables en exclusiva.

Por último, al decaer los presupuestos en los que se fundan el resto de las pretensiones ejercitadas de cesación, indemnizatoria, retirada de productos y de publicidad, procede su desestimación sin necesidad de otra argumentación.

SEXTO.- En consecuencia, procede la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia recurrida, con imposición de las costas procesales, causadas en esta alzada, a la parte apelante; y no apreciarse circunstancia legal determinante de otro pronunciamiento, a tenor de lo dispuesto en el Art. 398 LEC.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación

Fallo

Desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia recurrida, con imposición de las costas procesales, causadas en esta alzada, a la parte apelante.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, notificándose legalmente a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.