Sentencia Civil Nº 506/2012, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 793/2011 de 05 de Diciembre de 2012

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 793 ( C 35 ) 11.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 816 / 10.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1.

SENTENCIA NÚM. 506/12

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a cinco de diciembre del año dos mil doce.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud de los recursos interpuestos por la parte co--demandada, la mercantil Geo Mat Trading S.L.., representada en este Tribunal por la Procuradora Dª. Fabiola Monerris Juan y dirigida por la Letrada Dª. Elisa Vagnone Lasaracina; y por la demandante, la mercantil Carolina Herrera LImited, representada en este Tribunal por el Procurador D. Vicente Miralles Morera y dirigida por el Letrado D. Alejandro Angulo Labora.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 17 de junio del 2011, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: 'Que estimando la demanda interpuesta por CAROLINA HERRERA LIMITED contra GEOCOMP IMPORT EXPORT y GEO MAT TRADINS SL debo declarar y declaro:

1º.- La nulidad del Diseño Industrial nacional nº D0505345-01 de GEOCOMP IMPORT EXPORT

2º.- Que con los actos de comercio llevados a cabo de los bolsos referidos en el apartado 22 GEOCOMP IMPORT EXPORT, S.L. y GEO MAT TRADINS SL han infringido las Marcas comunitarias nºs 266671-0001, 376884-0001, 376884-0002, 376884-0007 y 376884-0008 de CAROLINA HERRERA LIMITED.

Y debo condenar y condeno a las demandadas:

1º.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2º.- A cesar en la realización de cualquier acto de comercio, incluidos la fabricación, importación, ofrecimiento (en Internet o de cualquier otro modo), comercialización y posesión para tales fines, de los bolsos de las demandadas antes identificados.

3º.- A destruir a su costa, en el momento en que gane firmeza la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, los bolsos antes identificados, así como los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros documentos gráficos, en los que se haya materializado la violación de los derechos de exclusiva de la actora, en los términos del apartado 26.

4º.- A indemnizar solidariamente a CAROLINA HERRERA LIMITED en la suma de 18.483,05 €.

5º.- A abonar solidariamente el pago de las costas de este procedimiento.

Firme esta resolución, líbrese mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para cancelación registral del Diseño Industrial nacional nº D0505345-01.

SEGUNDO.-Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 16 / 10 / 12, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad y volumen de señalamientos del magistrado ponente, particularmente del pleito ahora enjuiciado, así como a licencia del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO.- Planteamiento del litigio y resolución del Juzgado de Marca Comunitaria. Ámbito de la apelación.-

Ejercitadas en la demanda, acumuladamente, sobre la base de la titularidad de dos marcas comunitarias, una marca nacional y dos dibujos comunitarios, sendas acciones de infracción de dichas marcas y dibujos, así como de nulidad de un diseño nacional titularidad de GEOCOMP, la sentencia apelada efectúa los siguientes razonamientos de interés, expuestos ahora muy en síntesis, que conducen a la íntegra estimación de la aquélla:

1º. Con relación a la nulidad del diseño registrado, se estima por:

a) No poseer el diseño registrado carácter singular, en tanto no produce una impresión general distinta a los dibujos registrados por la demandante.

b) Incorporar una marca de la actora, existiendo riesgo de confusión entre el dibujo y dicha marca.

2º. En lo que respecta a las acciones por infracción de marcas comunitarias, marca nacional y dibujos comunitarios, ambas se estiman por cuanto GEOCOMP y GEO MAT TRADING, SL realizan, ya sin cobertura alguna dada la nulidad de su diseño, actos de comercialización de productos que infringen dichos derechos registrados.

La infracción marcaria y de dibujos comunitarios lleva aparejadas, en la resolución, las consecuencias contenidas en su fundamento de derecho quinto.

Apela la otrora demandante

Recurre la sentencia la codemandada GEOCOMP, manteniendo las alegaciones vertidas en la primera instancia.

Se abordarán en los siguientes fundamentos los distintos motivos de recurso planteados por la apelante.

De cualquier modo, anticipamos ya en este primer fundamento que mediante el recurso de apelación que se ha interpuesto, la parte recurrente persigue que se revoque la resolución dictada en primera instancia y que este Tribunal, procediendo a un nuevo examen de las actuaciones, dicte otra favorable a sus intereses. Ya se adelanta que la valoración que efectúa este Tribunal es coincidente con la del juzgador de instancia, sin que de lo alegado en el escrito de interposición del recurso se advierta motivo alguno que permita disentir de la decisión contenida en la resolución recurrida, la cual puede ser confirmada con solo dar por reproducidos, asumiéndolos, sus fundamentos. Con ello se daría cumplimiento a la obligación que el artículo 120 núm. 3 en relación con el artículo 24 núm. 1 de la Constitución Española impone a los Tribunales de motivar las resoluciones que dicten debidamente a fin de dar a conocer a las partes las razones de sus decisiones, y que permite, según ha señalado con reiteración la doctrina emanada del Tribunal Constitucional (sentencias 174/L987, 146/L980, 27/L992 , 175/1191 autos del mismo Tribunal Constitucional 688/89 , y 956/88) la motivación por remisión a una resolución anterior cuando la misma haya de ser confirmada, y precisamente porque en ella se exponen argumentos concretos y bastantes que sustentan cumplidamente la decisión en ella adoptada.

Poco más se puede añadir a lo que, con correctísima valoración de la prueba practicada y con acertada aplicación de las normas jurídicas aplicables al caso, se contiene en la contundente resolución apelada.

Se hará reseña particular, no obstante, a continuación, de algunos datos que son de especial relevancia y que corroboran la solución adoptada en la resolución.

SEGUNDO. Nulidad del diseño registrado de la demandada.-

De conformidad con el art. 65.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante, LPJDI), ' El registro del diseño podrá declararse nulo mediante sentencia firme, procediéndose a su cancelación, cuando esté incurso en alguno de los supuestos contemplados en el art. 13 de esta ley como causas de denegación de registro'.

El art. 13.1 (' Causas de denegación ') establece que el registro del diseño será cancelado cuando ' b) (...) no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos en los arts. 5 a 12 de esta ley ' (el art. 5 dispone que podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular, debiendo considerarse que se tiene este carácter, artículo 7, '... cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad'), así como cuando 'f ) (...) incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado'.

El magistrado ha procedido a analizar si el diseño registrado con posterioridad por GEOCOMP produce o no una impresión general distinta a los dibujos registrados con anterioridad por CAROLINA HERRERA, llegando a la conclusión de que ciertamente esa impresión general distinta no se produce.

Ahora bien, la titular del diseño declarado nulo, GEOCOMP IMPORT EXPORT, SL, no ha recurrido la resolución, aquietándose con ella (ya permaneció en rebeldía en la primera instancia). Clara es, por tanto, la falta de legitimación activa de la apelante GEO MAT TRADING, SL para recurrir este pronunciamiento condenatorio, pues no es titular de la relación jurídica litigiosa ( art. 10 LEC ) y la sentencia, al declarar la nulidad de un diseño ajeno, no le afecta desfavorablemente, por lo que carece del derecho a recurrir (ar. 448.1 LEC).

En cualquier caso, compartimos los atinados razonamientos vertidos en el extenso fundamento de derecho segundo de la resolución recurrida, que damos por reproducido a fin de evitar inútiles reiteraciones, en orden a confirmar la nulidad del diseño en cuestión por la concurrencia de las dos causas de denegación antes referidas.

TERCERO. Sobre la infracción de las marcas comunitarias y de los dibujos comunitarios de la demandante.-

En un breve alegato, la apelante discute la existencia de infracción de los derechos registrados de la actora aduciendo, dicho sea en síntesis, que el 'signo distintivo CI' no es confundible con aquéllos, porque los elementos que los componen son absolutamente diferentes. De otra parte, se dice, un consumidor informado conoce perfectamente los productos comercializados por CAROLINA HERRERA, por lo que el empleo del signo antes indicado no perjudica ni el carácter distintivo de las marcas registradas por ésta, ni tampoco su renombre.

El motivo está abocado al fracaso. Como punto de partida, téngase en consideración que el signo registrado como diseño nacional ha sido declarado nulo, con la consecuencia (art. 68.1 LPJDI) de que el registro del diseño no fue nunca válido, considerándose que ni dicho registro, ni la solicitud que lo originó, han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del título VI de dicha ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad. De otra parte, no se discuten los concretos actos de infracción expuestos en el apartado 22 de la sentencia apelada.

El análisis del riesgo de confusión, tal y como ha sido planteado, exige reproducir como punto de partida los signos enfrentados.

El utilizado por la codemandada tiene la siguiente representación gráfica, y como tal fue registrado como diseño nacional para ' toda clase de bolsos, maletas, paraguas, carteras, cinturones', describiéndose como ' Consiste en un Dibujo Industrial aplicable a la ornamentación de tejidos, caracterizado por representar las letras CI en distintas posiciones. Las letras CI se pueden leer, en una línea, de izquierda a derecha, como una lectura normal, y en otra línea superior o inferior, también puede leerse al revés de derecha a izquierda. Estas formas de lectura de las palabras CI se repiten intercaladamente sin solución de continuidad, tanto en uno como en otro sentido'.

Las marcas de la demandante son las siguientes.

a) Marca nacional denominativa n.º 2.657.875 'CH'.

b) Marca comunitaria n.º 5.0903.075-:

c) Marca comunitaria nº 5.044.268

Los dibujos comunitarios titularidad de la demandante son los siguientes:

a) Dibujo n.º 266671-001:

b) Dibujo n.º 376.884, en sus cuatro variantes:

Para la apreciación del riesgo de confusión nos remitimos a los criterios expuestos en nuestra Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 , en la que decíamos: ' Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.'

Procedemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.

De un lado, en la comparación de los signos enfrentados, prima el aspecto gramático y gráfico o visual, pues, aunque no existe plena coincidencia entre el elemento central del signo utilizado por la demandada (CI) y el dominante de los derechos registrados de la actora (CH), sí que es cierto que comparten la letra inicial y que la presentación del primero sigue la misma secuencia repetitiva de los segundos.

En segundo término, nos encontramos con una plena identidad aplicativa de los signos empleados.

En tercer lugar, no podemos olvidarnos del elemento de la interdependencia o compensación de los juicios comparativos, es decir, cabe que un elevado grado de similitud de los signos compense un reducido grado de similitud de los productos confrontados y viceversa. En nuestro caso, como se ha visto, existe un grado elevado de similitud entre los signos y una plena identidad con relación a los productos.

El riesgo de confusión, por tanto, es claro, ya que el consumidor destinatario de los productos es el consumidor medio 'normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz', interesado por los productos en cuestión, que no se detiene a realizar un examen detallado de los signos confrontados y que retiene una imagen imperfecta de los mismos.

Por lo dicho, confirmaremos la sentencia apelada también en este extremo.

CUARTO.-

Dedica la codemandada apelante un segundo apartado de su recurso a denunciar una 'infracción de norma procesal', con gran confusión y mezcolanza de conceptos, pues se comienza invocando la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en su art. 8, como el derecho a un recurso efectivo contra los actos que violen sus derechos fundamentales) y los arts. 24 y 120.3 de la Constitución , para, a continuación, alegar que la resolución dictada en primera instancia no está motivada o que el juzgador obvió su deber de imparcialidad e independencia, pues su 'pronunciamiento ha partido de una meras apreciaciones subjetivas y no de una calibrada comparación con lo alegado y probado en autos', y que no ha tomado en consideración ciertos medios probatorios practicados en el procedimiento o bien ha valorado otros erróneamente.

El confuso motivo está abocado al más absoluto de los fracasos. Basta la lectura de la resolución para comprobar que no solo está perfectamente motivada, sino que ha entrado en todos los aspectos discutidos en la instancia. La completa valoración probatoria, pormenorizada en grado sumo, conduce al magistrado a una serie de conclusiones que, obviamente, no contentan a la apelante, pero que no determinan error valoratorio alguno.

Con relación a la valoración de la prueba de detectives, reiteramos lo que ya razonamos en el auto (n.º 21 / 11, de cinco de abril) que confirmó el de instancia, con relación a las medidas cautelares: ' Aduce el apelante que en todo caso, la comparativa se efectúa sobre la base de una prueba prohibida en los términos del artículo 282-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , con referencia al informe de detectives que, sostiene, infringe lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982 siendo así que el precepto al que alude, el artículo 7-5 tiene como excepción la contemplada en el artículo 2 de la misma ley , esto es, que se trate de una actividad autorizada por la Ley, siendo así que la actividad de investigación privada está reconocida por la Ley, concretamente por el artículo 19-1 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada , para obtener información de personas, siempre que no se utilicen para ello -art 19-4- 'medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal o familiar', siendo así que la toma de fotografías en un ámbito público no constituye intromisión ilegítima cuando, como es el caso, la información obtenida responde al ejercicio por el solicitante de dicha información un derecho a la tutela judicial efectiva, existiendo, como es el caso, motivos razonados y fundados para la utilización de este medio probatorio expresamente reconocido en la Ley - art 265 LEC -'.

Por último, si lo que pretendía la parte era apelar por infracción de normas o garantías procesales ( art. 459 LEC ), así debería haberla articulado, con concreta expresión de la indefensión sufrida y con concreta petición en el suplico del escrito de interposición del recurso de apelación, sin que se haya hecho.

QUINTO.-

La otrora demandante recurre la sentencia con relación al quantum indemnizatorio.

En primer lugar, no está conforme con los razonamientos y decisión adoptados sobre el lucro cesante, en forma de regalía hipotética.

En la demanda, y con relación a la indemnización por lucro cesante, la actora expresamente optó por elegir los royalties que la demandada hubiera debido abonar a la actora por la concesión de una licencia, atendiendo especialmente al mínimo royalty garantizado; es decir, que la indemnización pedida lo fue por lo que habitualmente se conoce con el nombre de regalía hipotética ( art. 43.2.b LM , ' La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho'), presentado, en apoyo de su petición, un contrato de licencia concertado con otra sociedad en fecha marzo del 2000 y efectos hasta el 28 de febrero del 2011. Los royalties previstos en dicho contrato, que habrían de ser pagados a la licenciante, sería la mayor de las dos siguientes cantidades: el 3,5 % de todas las ventas al público en el territorio o el royalty mínimo garantizado, que resultaría de aplicar el 3,5 % a la cifra total de ventas mínimas al público de todas las Áreas prevista para cada uno de los años contractuales. La demandante, tomando en cuenta informes demográficos de la página web EUROESTAT, ha calculado las ventas mínimas al público español para una serie de años y, aplicando el porcentaje antedicho, el royalty mínimo garantizado para cada uno de esos años. Por tal concepto se reclaman 182.700 € (correspondientes al periodo 2007-2010).

La resolución recurrida no atiende los cálculos efectuados por la demandante, por varios motivos: porque el contrato de licencia aportado parte de un régimen de exclusividad, que no es trasladable sin más al caso que nos ocupa; porque respecto a los cuatro años (2007 a 2010) sobre los que se calcula dicha cantidad, tan solo consta la infracción en dos ejercicios y porque no parece razonable pretender que cualquier infractor de productos de CAROLINA HERRERA tenga que abonar un importe mínimo garantizado superior a 180.000 €.

Como dijo la STS de 9 de marzo de 2009 , ' el reconocimiento del derecho del titular de la marca a ser indemnizado con causa en la llamada licencia hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección por las dificultades que normalmente genera la necesidad de probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor. Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes -manifesta non egent probatione-. Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992 , 23 de febrero de 1.998 , 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005 , 5 de febrero de 2.008 , 2 y 4 de marzo de 2.00'.De igual modo, señala la STS de 2 de marzo de 2009 que '..la norma (...) se inspira en la doctrina de las conditiones por intromisión, ya que contempla el supuesto de que a una persona afluyan valores patrimoniales ajenos, por haberlos obtenido con invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados. Por otro lado, el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección por la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor con la lesión del derecho del perjudicado. Se trata, al fin, de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción -manifesta non egent probatione..'

La regalía hipotética, como se denomina doctrinalmente a tal criterio alternativo para fijar la cuantía del lucro cesante, supone el derecho a percibir del infractor, en concepto de ganancia dejada de obtener, el precio que éste hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiese permitido llevar a cabo la regular utilización, de modo lícito, de la marca ajena. El legislador ya ha tenido en cuenta que no se trata de un otorgamiento voluntario de la misma y, pese a ello, establece esta ficción legal porque la considera un modo razonable de cuantificar el lucro cesante sufrido por la parte demandante, suavizando así las dificultades probatorias con las que éste se podría encontrar para acreditar lo que habría dejado de ganar por causa de la infracción. De manera que a lo que deberá atenderse es a lo que resulte probado como justo precio por tal concepto.

La regalía hipotética es, en definitiva, una ficción, porque de lo que se trata es de determinar el precio que, atendidas las circunstancias, el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

Ciertamente, es a la parte actora a quien corresponde la prueba de acreditar la cantidad que el infractor hubiera tenido que pagar para tener derecho a la utilización de su marca. Y es, en este punto, donde consideramos que no existe la debida acreditación, en cuanto a la cantidad que finalmente se reclama por este concepto. Ello enlaza con el razonamiento vertido en la resolución recurrida, de que, según los cálculos de la demandante, cualquier infractor tuviera que pagar 180.000 €, por ser éste el importe mínimo garantizado por la licencia para el periodo que ahora interesa.

Para fijar esa cantidad la actora parte de un contrato de licencia que dice firmado en marzo del 2000 y con vigencia hasta febrero del 2011 (en el documento n.º 20.1, testimonio notarial de algunas cláusulas de dicho contrato, no aparece fecha de celebración; tampoco la identidad del licenciatario, aún cuando se exprese en la demanda). La licencia, con carácter exclusivo, lo era para un territorio, tampoco precisado en el contrato que se ha aportado, aún cuando se dice que era Europa. En virtud de este contrato de licencia, el licenciatario estaría obligado, en todo caso, y como mínimo, a pagar el royalty mínimo garantizado, que se obtendría aplicando el 3,5 % a la cifra total de ventas mínimas al público de todas las áreas, prevista para cada uno de los años contractuales, según lo dispuesto en la cláusula 4.1, y en los correspondientes Planes de Marketing.

Pues bien, habiéndose producido los actos de infracción en España, lo que ha hecho la actora es 'adaptar proporcionalmente la magnitud del mercado europeo al tamaño del mercado español', para lo cual se toma en 'consideración el número de habitantes de cada uno de esos territorios', acudiendo a un informe demográfico publicado en la página web EUROESTAT, en el que aparece la población de los distintos países europeos y de la Unión Europea durante los años 1999 a 2010. De ahí calcula la parte las ventas mínimas al público español, lo que le permite ya aplicar el porcentaje del 3,5 % antes referido.

No discute este Tribunal que el precio que haya de pagar el infractor como si hubiera tenido que obtener una licencia para la utilización de la marca ajena pueda consistir en un mínimo anual, dependiente del volumen de negocio o de ventas, si se prueba por el actor que éste, y no otro, es el sistema que habitualmente sigue para la concesión de sus licencias de marca. Pero son cosas distintas el sistema y la forma de cálculo empleada para la obtención del mínimo a pagar, y es aquí donde estimamos que no se logra la prueba que lleve al Tribunal a la convicción de que sea la reclamada la cantidad que habría de ser abonada, como mínimo, por cualquier licenciatario por la utilización de la marca durante los años 2007 a 2010. La regla de tres que se hace (habitantes de un territorio no especificado en el contrato, al parecer Europa, habitantes de España, luego volumen de ventas en España) no estimamos que sea válida a tal fin. Desde luego, hubiera sido clarificador que, más allá de estos alambicados cálculos, la parte hubiera probado (al menos, alegado) los royalties que su licenciatario ha pagado por cada uno de los años transcurridos desde la celebración del contrato, e, incluso, pues estimamos que también podría haber sido objeto de alegación y prueba, el volumen de operaciones producidas en el mercado español. Con estas premisas como base (y no con la simple población europea y española durante ciertos años), la determinación del royalty mínimo podría haber sido más fiable.

Como quiera que la codemandada apelante no ha discutido las bases tomadas en consideración por el juzgador a quo para fijar la condena por el concepto que nos ocupa (a razón de 7.500 € por año), no es posible a este Tribunal modificar, en perjuicio de la otrora demandante, este pronunciamiento, pero sí, tomando ya como base esos 7.500 € por año en que se ha producido la infracción, elevar la cuantía total en otros 15.000 €, por estimar acreditada la realización de actos de infracción en los años 2007 y 2009, y ello, con independencia de su importancia, pues, como ya dijo este Tribunal en la sentencia n.º 283/09, de 2 de julio (Asunto La Tomatina ) '...no puede hacerse depender un hecho ex ante (el precio que hubiera debido pagarse por la concesión de una licencia habilitante para el uso de la marca ajena) de uno ex post (las ganancias o beneficios obtenidos por el licenciatario, en el ejercicio de su actividad empresarial derivada de la licencia en cuestión)', o, lo que es lo mismo, la entidad de la actividad infractora finalmente probada, en tanto lo relevante es el precio que se hubiera tenido que pagar para obtener el derecho a utilizar la marca.

Estimaremos, pues, parcialmente, este apartado del recurso.

SEXTO.-

La indemnización por desprestigio de la marca.-

Por último, se reitera la procedencia de la indemnización por daño moral y desprestigio de la marca, cuantificada en 30.000 €, con los mismos alegatos vertidos en la primera instancia.

En la demanda, y dentro de la petición de indemnización de daños y perjuicios, se dedujo la solicitud de resarcimiento del perjuicio al prestigio de la marca, como categoría de daño emergente. Como alegato de la petición, se expuso, dicho sea en síntesis, que los productos que incorporan las marcas de la demandante, o sus dibujos registrados, son productos caros, de lujo, que responden a estándares de calidad y prestigio y que la presencia de bolsos en el mercado, de precio y calidad sensiblemente inferiores, afecta al prestigio de aquéllas.

La sentencia apelada concedió esta indemnización, si bien limitada a mil euros, cantidad que se reconoce simbólica, por no haberse aportado parámetros que justificaran una mayor suma. El magistrado ha razonado que, efectivamente, con el uso del signo infractor por la parte demandada se ha producido una degradación de la marca, en cuanto a su poder de atracción; ahora bien, la cuestión también relevante es fijar el importe indemnizatorio, que podría fijarse atendido el impacto que la infracción tuvo, sin que siquiera se aporte por la demandante la cifra de negocios.

El artículo 43 de la Ley de Marcas (' Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios'), en su número primero, segundo inciso, establece que ' El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado'. Desde el momento en que se utiliza el adverbio ' también', queda claro que esa indemnización puede ser acumulada a la que proceda (número primero, primer inciso) por las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener. De ello, se deduce que la infracción de la marca comunitaria puede producir o no perjuicio al prestigio de la misma; o, dicho de otro modo, que puede existir vulneración de la marca ajena sin afectación a su prestigio y sin que, por tanto, proceda indemnización alguna por este concepto. En definitiva, el precepto que nos ocupa no establece una presunción legal de lesión al prestigio en el mercado la marca protegida por el mero hecho de su infracción.

Esta conclusión no ha de verse alterada cuando la marca comunitaria es una marca notoria, ya que, admitir el automatismo de que la infracción de la marca notoria conlleva, per se, un daño a su prestigio, es algo que, en absoluto, se establece en el precepto que nos ocupa. La marca notoria podrá ser infringida, y la infracción podrá o no afectar a su prestigio, en atención a las circunstancias concurrentes: la infracción de la marca notoria no ha de suponer, inexorablemente, y en atención únicamente a su notoriedad, una afectación a su prestigio.

De otra parte, el perjuicio causado al prestigio de la marca puede proceder, ad exemplum, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o por una presentación inadecuada de la marca en el mercado. Podría, pues, dimanar el perjuicio de otros actos distintos de los expresamente reseñados en la norma. Ahora bien, el hecho de que el legislador haya citado específicamente esos dos supone, al entender de este tribunal, una orientación importante de cuál ha de ser el criterio interpretativo del precepto: si, como hemos razonado con anterioridad, puede haber infracción de la marca sin afectación de su prestigio, el daño a éste ha de venir de alguna circunstancia adicional, presente en el caso concreto de que se trate, de la que resulte un perjuicio específico de dicho prestigio. El precepto que estamos analizando indica dos (realización defectuosa de los productos signados con infracción de la marca o presentación defectuosa de la marca en el mercado) y, al hacerlo de la forma que lo hace, manifiesta la necesidad de una actuación suplementaria del infractor, a modo de un plus añadido a lo que es la mera lesión de la marca ajena, que incida en el prestigio de la misma, hasta el punto de hacer merecedor al titular de una indemnización específica por este concepto.

Otro aspecto que estimamos de interés es el relativo a la prueba de las circunstancias concretas que afecten al prestigio de la marca y que se erijan en pilar fáctico de la pretensión de indemnización por perjuicio a dicho prestigio. De conformidad con el art. 217 LEC , la carga de la prueba ha de corresponder a la parte demandante de la indemnización. Obviamente, la prueba ha de referirse a los hechos aducidos en la demanda como atentatorios del prestigio de la marca propia ( sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 5 de febrero del 2008 , aún referida a un diseño, razona que la '... previsión que no dispensa a la parte demandante de la carga de probar que con motivo de la comercialización de los productos infractores, aquellos otros en los que se materializa el diseño protegido han padecido un menoscabo en su imagen o crédito comercial ante los consumidores...').

De otra parte, es preciso distinguir entre la existencia del desprestigio y su cuantificación: el apartado primero, inciso segundo del art. 43 de la Ley de Marcas es el que prevé la indemnización por perjuicio al prestigio de la marca, mientras el apartado tercero es el que enumera las circunstancias a tener en cuenta para fijar tal indemnización (' Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado'). De ahí que estas últimas circunstancias sólo puedan entrar en juego una vez acreditada la lesión al prestigio, y en orden a la cuantificación de la indemnización, sin que puedan erigirse en criterios a tener en cuenta, por sí solos, para valorar si la marca ha sufrido o no desprestigio, ya que, de haber querido el legislador que así fuera, los habría ubicado en el apartado primero y no en el tercero. Éste comienza de modo sumamente claro (' Para la fijación de la indemnización...') y, por ello, la notoriedad, renombre, prestigio de la marca, número y clase de licencia concedidas, circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado, habrán de ser, fundamentalmente, elementos de cuantificación de la indemnización, aún cuando, obviamente, también puedan ser tenidos en cuenta para la determinación de la lesión del prestigio (por ejemplo, las circunstancias de la infracción).

La jurisprudencia española ha venido ligando la indemnización por desprestigio a la realización de actos concretos, que suponen un plus, más allá de la mera infracción de la marca.

Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 26 de septiembre del 2008 , la concedió porque '... el hecho de que las marcas hayan podido sufrir un desprestigio por el hecho de ser utilizadas en calzado de inferior precio supone un daño diferenciado que justifica una indemnización diferenciada...', añadiendo que ' El argumento del menor precio de las zapatillas comercializadas por las demandadas no elimina el carácter infractor de las zapatillas comercializadas por las demandadas, tanto porque el riesgo de asociación persiste al ser posible entender que se trata de una línea más económica producida por una empresa que tiene algún tipo de asociación con las actoras, como por aumentar el riesgo de desprestigio de las marcas de las actoras al diluirse la asociación por parte del público entre la marca en cuestión y productos de elevado precio'.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, de 14 de marzo del 2008 , la concedió en atención al daño que, al prestigio de la marca, suponía la calidad inferior de los bolsos infractores.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 5 de febrero del 2008 , (que analiza el correlativo art. 55.3 LPJDI, por daño al prestigio del diseño), pone el énfasis que los hechos que supongan desprestigio han de ser alegados en la demanda, razonando, incluso, que no basta con una inferior calidad de los productos si, al tiempo, no existe riesgo de confusión: ' Pero esos factores o circunstancias susceptibles para actuar como correa de transmisión de un crédito comercial negativo no han sido desvelados en la demanda, que hace derivar la indemnización por daño al prestigio del mero hecho de ser de inferior calidad los tiradores de la demandada, lo que, por sí solo, si está ausente el riesgo objetivo de asociación, no ha de provocar un daño al prestigio del diseño registrado'.

En definitiva, todo lo expuesto en el presente fundamento nos conduce a compartir el criterio del magistrado de instancia: la infracción de las marcas de las demandantes conlleva, en atención a la prueba practicada en el litigio, una afectación de su prestigio; ahora bien, en cuanto a la determinación de la indemnización, y en ausencia de parámetros objetivos ofrecidos por la actora, confirmaremos la resolución recurrida.

SÉPTIMO.-

De conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LEC ., en caso de desestimación total de un recurso de apelación, las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie que la cuestión promovida presentara serias dudas de hecho o de derecho.

En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

OCTAVO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

NOVENO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 9, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de confirmación de la resolución recurrida, la parte recurrente perderá el depósito que hubiera constituido para interponer el recurso contra aquélla.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS:Que con desestimacióndel recurso de apelación interpuesto por la representación de Geo Mat Trading S.L., y con estimación parcialdel formulado por Carolina Herrera LImited, ambos contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1, de fecha 17 de junio del 2011, en los autos de juicio ordinario n.º 816 / 10, debemos revocar yrevocamos dicha resolución únicamenteen el sentido de fijar la cantidad a indemnizar, prevista en el apartado 4º del Fallo, en la cantidad de 33.483,05 €, manteniendo el resto de la resolución recurrida, imponiendo a la parte apelante cuyo recurso ha sido desestimado las costas de esta alzada y sin especial pronunciamiento en cuanto a las originadas por el parcialmente estimado.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.