Sentencia Civil Nº 513/2007, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 628/2006 de 19 de Noviembre de 2007

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

rollo nº 628/06-2ª

JUICIO ORDINARIO Nº 343/2004

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 23 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm.

Ilmos. Sres.

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. JORDI LLUIS FORGAS I FOLCH

D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO

En la ciudad de Barcelona, a diecinueve de noviembre de dos mil siete.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario, número 343/2004 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 23 de Barcelona, a instancia de OTTO MILLS SpA, representada por el procurador Francisco Lucas Rubio Ortega, contra TOLGA INTERNATIONAL TUBE MILLS, S.A., representada por el procurador Ivo Ranera Cahís. Estos autos penden ante esta Sala en virtud del recurso apelación interpuesto por la actora contra la sentencia dictada en dichos autos el día 28 de abril de 2006.

Antecedentes

PRIMERO: La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "Desestimo íntegramente la demanda interpuesta por Oto Mills Societá per Azioni (SpA) contra Tolga Internacional Tube Mills, S.A., con expresa condena en costas a la parte actora".

SEGUNDO: La representación procesal de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia y, admitido a trámite en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Una vez comparecidas las partes, se siguieron los trámites legales, en el curso de los cuales se señaló para la votación y fallo del recurso el día 10 de octubre de 2007.

TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO.

Fundamentos

PRIMERO: Planteamiento de la controversia

La sentencia recurrida desestima íntegramente las pretensiones contenidas en la demanda. En ella, la actora ejercitaba una pluralidad acciones de competencia desleal y de propiedad intelectual. Después de afirmar que se dedica a la fabricación de acumuladores de bobinas, sobre la base de unas patentes de las que es licenciataria y de un know how desarrollado por ella misma, denuncia que un directivo de una entidad cliente en España, TUMESA, recabó información de los técnicos de la actora para asegurar un mejor manejo de la máquina y unos meses más tarde fundó otra empresa, TOLGA INTERNATIONAL TUBE MILLS, S.A. (TOLGA), que pasó a fabricar la misma máquina. La actora considera que esta conducta supone un acto de imitación, de aprovechamiento de la reputación ajena y de violación de secretos, así como una vulneración de los derechos de propiedad intelectual que sobre aquella obra tiene el actor, ejercitando una pluralidad de acciones declarativas, de cesación, de remoción de efectos y de indemnización de daños y perjuicios, fundadas en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley de Propiedad Intelectual. La sentencia recurrida argumenta que no existió ningún acto de imitación, partiendo de la consideración de que la actora no goza de ningún derecho de exclusiva sobre el acumulador de bobinas que manifiesta ha sido copiado por la demandada, ni tampoco una explotación indebida de secretos industriales, ni una infracción del art. 5 LCD . Además niega que el know how, que no está suficientemente especificado, pueda en este caso ser susceptible de protección por la Ley de Propiedad Intelectual, y desestima por ello las acciones fundadas en esa supuesta infracción.

OTO MILLS, SpA en su recurso de apelación, parte de la consideración de que a su juicio no se niega que TOLGA (sociedad filial creada por una antigua cliente española, llamada TUMESA) haya copiado el mismo acumulador de bobina que ella fabrica, sobre la base de unas patentes de las que es licenciataria, de un know how desarrollado por el inventor y de un know how exclusivo desarrollado por ella, que es el que denuncia ha sido utilizado indebidamente por la actora. De modo que plantea la controversia en unos términos muy simples: si la demandada ha sido capaz de fabricar el acumulador de bobina sin su know how entonces sería procedente la absolución del demandado pero si no es así, entonces se habría producido una vulneración de sus derechos. A juicio de la parte apelante, una correcta valoración de la prueba pericial practicada lleva a apreciar que la demandada ha sido capaz de producir ese acumulador de bobina gracias al know how de la actora, motivo por el cual debe estimarse su demanda.

SEGUNDO: Actos de imitación (art. 11 LCD )

La actora considera que la fabricación y comercialización por parte de TOLGA de un acumulador de bobina idéntico o similar al que OTO MILLS ha desarrollado sobre la base de unas patentes de las que es licenciataria (DE3321786; JP60009520 y US4569487) y de una información científica reservada no especificada en dichas patentes, así como de un know how propio, constituye un acto de competencia desleal por tratarse de un acto de imitación.

La Ley de Competencia Desleal parte de la consideración de que, en principio, la imitación de prestaciones ajenas es libre. Tan sólo limita esta libre imitabilidad de las prestaciones ajenas en tres supuestos: cuando la prestación esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley (art. 11.1 LCD); cuando la imitación de prestaciones resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno, siempre que no sea inevitable (art. 11.2 LCD ); y cuando se trata de una imitación sistemática "encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado..." (art. 11.3 LCD ).

La actora en realidad no invoca un derecho de exclusiva sobre el producto, sino haber desarrollado un know how necesario para fabricarlo tal y como ha sido imitado, no gozando respecto de dicho Know How de ningún derecho de exclusiva más allá del derivado de mantener secreta dicha información o conocimiento. Por esta razón, en sí misma, la imitación del tipo de acumulador de bobina de la actora no se vería afectada por la primera limitación legal.

Pero en la demanda tampoco se argumenta por qué la imitación habría vulnerado alguna de las otras dos limitaciones legales, motivo por el cual debe confirmarse la desestimación de las acciones de competencia desleal basadas en este supuesto acto de imitación del art. 11 LCD . Resulta muy significativo que ni la demanda especifique qué apartados de este precepto serían de aplicación ni en el recurso de apelación se argumente por qué la imitación de la prestación que incorpora el supuesto know how desarrollado por el actor constituye un acto de imitación sancionado como de competencia desleal por el art. 11 LCD .

TERCERO: Actos de explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD )

Por lo que se refiere a los denunciados, también de forma genérica invocando el art. 12 LCD , actos de explotación de la reputación ajena, parece que vendrían derivados del empleo indebido del know how de la actora en la elaboración de los acumuladores de bobinas, lo que no es objeto de protección a través del precepto invocado. Como hemos recordado en ocasiones anteriores "(E)l artículo 12 de la Ley 3/1991 trata de proteger, además del mercado, al competidor que ha logrado reputación industrial, comercial o profesional, y tipifica como desleal cualquier comportamiento adecuado para producir como resultado el aprovechamiento de las ventajas que la misma proporciona" [SS de 24 abril 2001 (AC 2001/1036) y de 15 de noviembre de 2005 (RA 254/05 )]. Aunque la acción puede ser de cualquier tipo, con tal de que tenga aptitud para producir aquél efecto, que la cualifica y define, normalmente consistirá en el empleo de signos distintivos ajenos, notorios o implantados en el mercado y, además, con buena fama o reputación o prestigio. Pero, en cualquier caso, la acción no se refiere a la imitación de las prestaciones, amparadas en su caso por el art. 11 LCD o a la explotación, sin autorización de su titular, de un secreto industrial, sino como en el caso del art. 6 LCD a la forma de presentación de las prestaciones que induzca a asociarla a un origen empresarial bien reputado en el mercado, con idea de aprovecharse de las ventajas de tal reputación. En este caso, la demandada no ha pretendido ni ha realizado ningún acto idóneo para asociar el origen empresarial de su producto a la actora. En todo caso, como ya hemos apuntado, la conducta de la demandada ha tendido a explotar o aprovecharse indebidamente de un secreto industrial de la actora, que le ha permitido imitar la misma prestación, lo que deberemos juzgar a la vista del art. 13 LCD .

CUARTO: Explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales (art. 13 LCD )

Es muy significativo que la actora, en su recurso de apelación, simplifique la controversia, aduciendo que la demandada está utilizando un know how desarrollado por la actora para la fabricación de un acumulador de bobina. El recurso de apelación entiende indiscutido que la demandada ha imitado su acumulador de bobina, de modo que para ella la controversia queda reducida a determinar si la demandada ha podido lograr la misma prestación sin utilizar el know how de la actora o si por el contrario se ha aprovechado del mismo, sin autorización suya, para alcanzar la misma prestación.

Subyace a esta argumentación la idea de que los conocimientos que componen el know how por ella desarrollado se protegen como si de una invención se tratara, gozando por ello de un derecho de exclusiva, y ello no es exactamente así.

El know how al que se refiere la actora en su demanda, que ha desarrollado para la fabricación de un acumulador de bobina sobre la base de unas patentes de las que es licenciataria (DE3321786; JP60009520 y US4569487) y de una información científica reservada no especificada en dichas patentes, se encuadraría dentro de los denominados secretos industriales, esto es, un conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto.

Básicamente, el art. 13 LCD sanciona la divulgación o explotación sin autorización de su titular, de secretos empresariales (industriales o comerciales), a los que se haya accedido legítimamente, con deber de reserva, o ilegítimamente (por medio de espionaje o de las conductas previstas en el art. 14.2 LCD ), con ánimo de obtener provecho (propio o de un tercero) o de perjudicar al titular del secreto. A falta de un concepto legal de secreto empresarial que nos permita deslindar en cada caso si concurre o no el referido tipo, podemos acudir al art. 39 del ADPIC , según el cual la información debe reunir los siguientes caracteres: a) que sea secreta, en cuanto no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) que tenga un valor comercial -o competitivo- por ser secreta; y c) que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias concurrentes, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Si, como narra la propia demanda, el conocimiento en que consiste el know how de la actora, para su acumulador de bobinas, fue recabado por la demandada, a través de uno de sus directivos, con ocasión de haber adquirido para TUMESA una de estas máquinas fabricadas y comercializadas por la actora, al requerir de los técnicos de esta última un volumen considerable de información dirigida a asegurar un mejor manejo de la máquina, propiamente no estaríamos ante un supuesto de violación ni explotación de secretos, pues fueron los propios técnicos de la demandante, no demandados como infractores de un deber de secreto, quienes suministraron esa información. Ello revela que o bien esa información no era secreta, pues a la postre no resulta difícil acceder a ella por personas ajenas a la empresa, o bien la actora no adoptó las mínimas medidas para preservar frente a terceros ajenos a la empresa el secreto de este know how. Por parte de la demandada no existe ninguna conducta ilícita, pues en todo caso habría recabado la información por el cauce ordinario, solicitándola de los técnicos de la actora. En todo caso, si se hubiera demostrado que ese conocimiento sí era secreto y se habían adoptado medidas para preservarlo así, una de las cuales sería la prohibición de que sus técnicos lo comunicaran a los clientes, entonces debería haberse demandado a dichos técnicos por violación de secretos industriales y, en su caso, a la demandada por inducción a la infracción contractual que supone la infracción del deber de secreto (art. 14.1 LCD ), pero nada de ello se ha hecho. La demanda se limita a denunciar el aprovechamiento del know how de la actora como si de una invención protegida con derecho de exclusiva se tratara, lo que como ya hemos argumentado no es.

Motivo por el cual, procede también desestimar las acciones de competencia desleal fundadas en este supuesto ilícito concurrencial.

QUINTO: Infracción de los derechos de propiedad intelectual

Ya sólo resta comprobar si el actor gozaba, respecto de este know how, de algún derecho de propiedad intelectual, que se habría vulnerado por su explotación por parte de la demandada, sin consentimiento de la actora. Resulta un poco contradictorio que la actora pretenda la consideración de obra susceptible de propiedad intelectual respecto de unos conocimientos que, según ella misma refiere en la demanda, no se extraerían directamente de su producto, acumulador de bobinas, sino que habría sido necesario que alguien, en este caso los técnicos de la actora, lo comunicasen. Ello pone en evidencia que este know how carece de los requisitos necesarios para ser protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Como se ha reiterado en la jurisprudencia (SSTS 20 de febrero de 1992, 26 de octubre de 1992, 28 de enero de 1995 y 7 de junio de 1995 ), el derecho de autor no protege ni las ideas, ni los métodos ni los conocimientos si no están plasmados en un medio o soporte, con independencia de que sea tangible o intangible. El plagio, como se apunta por la doctrina, debe recaer sobre realidades formales concretas y visibles, que resulten significativas objetivamente, ya que lo que protege el derecho de autor es únicamente la expresión formal a través de la que se manifiestan las ideas, los conocimientos, los métodos o los sistemas. Basta la lectura de la demanda para advertir con claridad que el actor, al ejercitar las acciones de propiedad intelectual, está reivindicando la protección no de una obra susceptible de derechos de autor, conforme al art. 10 TRLPI , sino de una tecnología. Y así, en el único apartado dedicado a ello en la demanda, en el fundamento jurídico material segundo, la actora se refiere en todo momento al conocimiento técnico especial exclusivo de OTO MILLS, como lo que merece protección al amparo del art. 10 LPI .

SEXTO: Costas

Por todo lo cual, procede desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia dictada en primera instancia, con imposición de costas a la parte apelante.

Fallo

0DESESTIMAMOS el recurso interpuesto por la representación OTTO MILLS SpA, contra la sentencia del Juzgado de primera instancia nº 23 de Barcelona, de 28 de abril de 2006 , cuyo fallo consta trascrito en el hecho primero; Y CONFIRMAMOS dicha resolución, imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

0

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.