Sentencia Civil Nº 516/2004, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 352/2003 de 29 de Noviembre de 2004

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 352/2.003

JUICIO ORDINARIO Nº 275/02

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 56 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm.

Ilmos. Sres.

D. LUIS GARRIDO ESPÁ

D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ

D. JORDI LLUÍS FORGAS I FOLCH

En la ciudad de Barcelona, a veintinueve de noviembre de dos mil cuatro.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario, número 275/02 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 56 de Barcelona a instancia del COLOMER Y MUNMANY, S.A representada por el Procurador de los Tribunales D. Octavio Pesqueira Roca y asistido de su letrado D. Javier García del Santo contra COLOMER BEAUTY AND PROFESSIONAL PRODUCTS, S.L y THE COLOMER GROUP SPAIN, S.L representadas por el Procurador de los Tribunales D. Juan Bautista Bohígues Cloquell y asistidas de su letrado D. Ignacio Valdelomar; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud de recurso apelación interpuesto por la actora contra la sentencia dictada en los mismos el día 27 de febrero de 2.003, por la Sra. Juez de dicho Juzgado.

Antecedentes

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "FALLO: Desestimo la demanda formulada por el Procurador D. Octavio Pesqueira Roca en nombre y representación de COLOMER Y MUNMANY, S.A frente COLOMER BEAUTY AND PROFESSIONAL PRODUCTS, S.L y THE COLOMER GROUP SPAIN, S.L, imponiendo a la actora las costas del proceso".

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación del COLOMER Y MUNMANY, S.A mediante escrito del que se dio traslado a la contraparte y, admitido el mismo en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Superioridad, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales y se señaló para la votación y fallo del recurso la fecha del 15 de septiembre de 2.004.

TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ.

Fundamentos

PRIMERO.- La actora, la entidad COLOMER Y MUNMANY, sociedad de amplia tradición en el mundo de la piel en el que, desde finales de los años sesenta, es conocida con el término GRUPO COLOMER y titular de diversos registros de propiedad industrial en los que aparece el vocablo "COLOMER", ejercitó, con base en los mismos, diversas acciones frente a las entidades demandadas por estimar que la conducta de ambas vulneraba sus derechos legalmente reconocidos y, señaladamente, pidió que se las condenase a cesar en el uso del distintivo GRUPO COLOMER o THE COLOMER GROUP (u otro parecido) que venían utilizado, que se declarase la nulidad de seis registros inscritos a nombre de COLOMER BEAUTY AND PROFESSIONAL PRODUCTS, S.L; que se condenase a THE COLOMER GROUP SPAIN, S.L a modificar su denominación social y a ambas codemandadas a publicar a su costa la sentencia condenatoria en tres periódicos de tirada nacional, a la destrucción de todo el material publicitario ilícito que tuvieren, a retirar todo el que hubiesen puesto en circulación y, en último extremo, a estar y pasar por las antedichas declaraciones.

En la sentencia dictada en la primera instancia, la Sra. Juez, tras entender de aplicación al supuesto litigioso la nueva Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM 2.001 ), estimó que la actora no había hecho un uso efectivo y real de los signos cuya violación atribuyera a las demandadas, que no existía riesgo alguno de confusión entre el nombre comercial de la actora y la denominación social de la demandada, ni entre los restantes signos marcarios puestos en conflicto, habida cuenta de que el mismo, de haberlo, se planteaba fuera del principio de especialidad al distinguir productos o servicios que nada tenían que ver entre sí. Con base en lo anterior, rechazó en su integridad las pretensiones reseñadas.

SEGUNDO.- En relación con la acción de cesación intentada por la recurrente (cuya orientación normativa ha de buscarse en la nueva Ley 17/2.001 en virtud de lo que establece su propia Disposición final), resulta esencial analizar si el uso de los signos por la actora cuya ausencia defendieron las demandadas para sustentar la excepción que luego fue estimada por el Juzgado tuvo la intensidad que se reivindica en el recurso y fue, en fin, apto para cumplimentar el deber que le viene exigido por la norma al titular marcario.

La obligación de uso del signo inscrito constituye una carga que le viene impuesta al mencionado titular por mor de su propio derecho y para evitar su claudicación y cuyo fundamento se encuentra, desde un punto de vista teleológico en la propia finalidad de la marca, que sólo será efectiva si cumple con las funciones de identificación del origen empresarial de los productos y servicios que trata de identificar, lo que sólo se conseguirá con su uso, mientras que desde un punto de vista práctico, la finalidad de uso obligatorio persigue adecuar la realidad material a la realidad formal del Registro, depurando éste de marcas que no se utilizan en el mercado e impidiendo que el Ordenamiento tutele monopolios innecesarios que impidan a otros empresarios acceder a la protección que el registro supone.

TERCERO.- Afirma la recurrente que su actividad se desarrolla en la órbita del tratamiento del cuero y el posterior suministro a grandes firmas, por lo que el uso de la marca se despliega a través de la distribución de cueros y artículos por él fabricados a firmas que posteriormente los ponen en el mercado de los consumidores.

Hemos afirmado reiteradamente (entre otras, en nuestras sentencias de 14 de febrero de 1.995, 24 de marzo de 1.998, 22 de abril de 1.999, 18 de julio de 1.999 o, más recientemente, la de 30 de septiembre de 2.002 ), que para que el uso llevado a cabo por el titular (o por un tercero con el consentimiento de aquél) alcance el efecto enervatorio de la caducidad (o de la nulidad) que se le atribuye, es preciso que sea un uso real y efectivo, lo que equivale a que sea inequívoco y, sobre todo que sea persistente, es decir, que goce de cierta repercusión en el mercado, ya que el uso aislado puede ser real pero no es efectivo y puede encubrir ciertas manifestaciones de apariencia.

El supuesto clásico de uso de la marca es, como no puede ser de otra manera, el de la comercialización del producto distinguido con ella, aunque ha de tener la intensidad necesaria para que pueda identificar los productos o servicios en cuestión, lo que entraña una mínima presencia en el mercado, determinada por una cierta cuantificación del volumen de negocios que, contrastada con las condiciones de aquél, especialmente con el número de consumidores potenciales, con la duración de la comercialización y con las características de los productos o servicios, permitirá determinar en el caso concreto el grado de penetración de la marca en el correspondiente círculo de consumidores y, por consiguiente, si la marca cumple su función.

CUARTO.- La Sra. Juez de la 1ª Instancia sostuvo en su resolución que los cuestionados signos aparecen tan sólo "en catálogos de publicidad y en internet haciendo referencias al holding de empresas y no a los productos protegidos por la marca" y que en las facturas aportadas "no aparecen las marcas registradas ni que los productos vendidos sean los protegidos".

Pese a que la mejor doctrina entiende, y así lo ha venido manifestando reiteradamente, que el uso publicitario si no va seguido del lanzamiento del producto al mercado, no debe entenderse como uso a los efectos que nos ocupan, no debemos olvidar que en el supuesto de autos el destinatario final de los productos comercializados por la actora bajo los signos registrados no es el público en general sino las empresas que se dedican a la fabricación del producto, por lo que bastará con la puntual acreditación de que ha existido relación comercial entre ella y las mencionadas fabricantes.

Y en relación con este concreto particular, resulta imprescindible traer a colación las auditorías aportadas por la recurrente con su escrito de recurso atinentes a las cuentas del año 2.002, en las que se aprecia que la cifra de negocios de la entidad COLOMER Y MUMMANY, S.A asciende a 74.836 euros y las del grupo a 128.681 euros.

Ello justifica el negado uso de las marcas cuya defensa pretende la actora y determina que deba de analizarse la acción de cesación ejercitada originariamente.

QUINTO.- A medio de la misma, el recurrente interesó en el suplico de su demanda que se condenase a las demandadas a cesar en el distintivo "GRUPO COLOMER" o "THE COLOMER GROUP" ("u otro parecido que pueda crear confusión o riesgo de asociación entre el público de los consumidores").

En relación con la afirmada incompatibilidad entre las denominaciones (GRUPO COLOMER) que ambas entidades utilizan para distinguir "actividades dentro del mismo sector empresarial" -f. 10 del recurso- y que la Sra. Juez descartó mediante lo que la recurrente sostiene que fue una exhaustiva aplicación del principio de especialidad, el recurso defiende una fuerza aplicativa menor del mismo en los supuestos de identidad absoluta entre los signos puestos en conflicto, lo que sucede en el supuesto enjuiciado en que "las actividades de (ambos litigantes) forman parte del mismo sector de servicios", que no es otro (tal y como sostiene la propia sentencia) que el de "confección, calzado, guantería y marroquinería" de un lado y el de "cosmética y peluquería" de otro.

SEXTO.- Como regla general, ya sabemos que son los principios de registro y de especialidad (que procuran protección a los signos registrados, o cuya solicitud de registro haya sido cursada, frente a los signos idénticos o similares interesados para distinguir productos o servicios idénticos o similares), los rectores en materia de regulación marcaria.

El artículo 34 de la vigente Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas , aplicable en cuanto a este extremo por las razones que ya se han ofrecido, confiere al titular marcario, como manifestación positiva de su derecho, la posibilidad exclusiva de utilizarla en el tráfico económico y, como facultad excluyente o negativa, la de prohibir "que los terceros, sin su consentimiento, utilicen: a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada; b) cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público (que incluye el de asociación entre el signo y la marca); c) cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada".

El ius prohibendi que reconoce tal precepto tiene, pues, su campo de actuación dentro del principio de especialidad y busca, sólo, evitar el riesgo de confundibilidad que pueda ocasionar quien sin estar legitimado por el registro para el uso de una marca, distinga con ella (idéntica o semejante a otra registrada) productos o servicios idénticos o similares a los identificados con ésta, a salvo, y en esto la nueva Ley da un paso más respecto de aquélla a la que ha venido a sustituir, los supuestos de notoriedad o renombre de la marca violada, en los que se ofrece un plus de protección (de acuerdo con los principios que inspiran la nueva regulación en cuanto a este particular) y, tal y como manifiesta el recurrente, con la quiebra del principio de especialidad se posibilita que la lesión derive del uso de un signo idéntico o semejante, aunque éste identifique productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que haya sido registrada la marca del demandante.

SÉPTIMO.- En el supuesto que nos ocupa, la identidad o similitud de los signos no se ve correspondida con la de los productos por ellos distinguidos, "confección, calzado, guantería y marroquinería", de un lado, "cosmética y peluquería" de otro, y aunque hubiese en autos prueba alguna de la notoriedad o renombre de las marcas de la actora (que, podría inferirse de las delegaciones comerciales que tiene repartidas por todo el mundo, tal y como es de ver en su página web y, en general, de la tradición que posee y de la actividad que lleva acabo en el momento presente), ninguna conducta acreditativa se ha realizado en el sentido de dejar sentada la concurrencia de las restantes circunstancias a que el artículo 34.2 c) anuda el ejercicio del ius prohibendi fuera del principio de especialidad, esto es, del hecho de que con la utilización sin justa causa del signo infringido (que ha de ser, cuanto menos, notorio) "se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca" o cuando ese uso pueda implicar "un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada". Y decimos que dichas circunstancias no se han probado, dada la tradición que por si misma ostenta la demandada y que, de igual modo, ha quedado plasmada en las actuaciones con el necesario valor probatorio. Ello nos lleva al rechazo de la acción de cesación ejercitada y a la confirmación en cuanto a este extremo de la resolución impugnada.

OCTAVO.- Persigue la actora, también, la nulidad de determinadas marcas de la demandada que accedieron en su día al registro, por estimar que pueden ocasionar en el consumidor un incontrovertido riesgo de confusión.

Al igual que sucedía bajo la vigencia del Estatuto sobre la Propiedad Industrial, al amparo de la Ley de Marcas del 88 en el juicio de nulidad es dable plantear ex novo la cuestión de si la marca registrada infringe o no tanto las prohibiciones absolutas como las relativas de registro, las que, por otro lado, fueron ya examinadas en el curso del procedimiento de concesión de la marca.

La actora y recurrente ejercitó su acción con base en el artículo 12.1 a) de la citada norma, con arreglo al cual "no podrán registrarse como marcas los signos o medios: que por su identidad fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior", lo que nos sitúa en el ámbito del riesgo de confusión entre las marcas registradas por la actora y aquéllas cuyo registro obtuvo con posterioridad la demandada bajo los números 2.324.450 "COLOMER", 2.324.451 "COLOMER BEAUTY", 2.324.452 "COLOMER PROFESSIONAL", todas ellas para distinguir productos de la clase 3 del Nomenclator, así como los nombres comerciales nº 226.466 "COLOMER BEAUTY", nº 226.467 "COLOMER PROFESSIONAL" y nº 226.468 "COLOMER SPAIN", comparación que debe arrojar también un resultado negativo, habida cuenta de que los registros cuya validez se cuestiona fueron efectuados para designar productos que no son ni idénticos ni similares a aquéllos que identifican los registrados por la demandante.

NOVENO.- En el escrito de demanda -f. 36- se realizó una mención a supuestos actos de competencia desleal realizados por las demandadas. Habida cuenta de que, ni en el suplico de aquel escrito se hizo referencia a acción alguna en relación con el ilícito concurrencial denunciado, ni en la sentencia impugnada se analiza dicho extremo ni, lo que es más importante, en ningún pasaje del recurso se reitera tal pretensión, no viene obligada la Sala a entrar a conocer de ella, por lo que solamente resta el estudio de la acción dirigida a la modificación de la denominación social de la demandada THE COLOMER GROUP SPAIN, S.L por resultar susceptible de confundirse con el signo de la actora "GRUPO COLOMER".

Cuando el conflicto entre denominaciones se provoca en la esfera estrictamente societaria por haber quebrado la norma estatutaria de la sociedad que inscribe con posterioridad el principio de identidad que establecen los artículos 2 TRLSA, 2 LSRL y 407 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, debe de solucionarse aquél con arreglo a lo preceptuado en dichas normas y en la doctrina que las desarrolla. Más, no siendo éste el caso enjuiciado, toda vez que lo que se denuncia por la actora es la violación de sus marcas "GRUPO COLOMER" mediante la denominación social de la codemandada "THE COLOMER GROUP SPAIN, S.L", debe ser la normativa reguladora de los signos marcarios la que resuelva la controversia.

DÉCIMO.- Los signos distintivos de la empresa tienen por objeto permitir la actuación competitiva en el mercado al facilitar la relación entre la empresa y su clientela. Por medio de ellos el empresario identifica sus productos o servicios (marcas), su empresa (nombre comercial) o su establecimiento (rótulo). De ahí que resulte esencial que dichos signos no provoquen un riesgo de confusión con otros signos prioritarios o, en orden a otras funciones diversas que efectúan, que no se aprovechen de la reputación o del renombre que disfrute el signo anterior.

Por contra, la denominación social es un elemento indispensable para la constitución de la sociedad mercantil y su finalidad viene a ser la de identificar a la nueva persona jurídica en el tráfico económico y permitirle, gracias a ello, ser sujeto de derechos y de obligaciones. Por ello, lo único que impone la legislación mercantil es la prohibición de que las denominaciones sociales de distintas sociedades sean idénticas (art. 407.1 RRM, 2.2 TRLSA, 2.2 LSRL).

La realidad, no obstante, muestra la existencia de fricciones entre ambas órbitas y ello, en primer término, por el distinto sistema de registro a que obedecen unos y otros (la OEPM compara el signo que pretende acceder al registro con marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento prioritariamente registrados y la comparación gira alrededor del eventual riesgo de confusión que pudiera existir entre ambos o de una posible explotación de la reputación ajena, mientras que el Registro Mercantil Central establece la comparación de la nueva denominación social que se solicita con las denominaciones anteriormente inscritas y sigue, para ello, el criterio de la identidad), fricciones que la legislación marcaria solventa con no pocas dificultades y acudiendo, muchas veces, a una técnica imprecisa.

UNDÉCIMO.- Con base en la Ley de Marcas de 1.988 , y en relación con los supuestos en los que el conflicto entre el signo anterior y la denominación social ulterior se provocaba en la esfera tabular, por pretender el titular del signo infringido la modificación registral de dicha denominación, era dable distinguir las hipótesis en las que la denominación se usaba como tal de las situaciones en las que aparecía vinculada a las relaciones comerciales como medio de atraer clientela, esto es, de las que se usaba como nombre comercial.

En el primer caso, decía el artículo 33.1 a) de la Ley 32/1988 que "siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su nombre completo y domicilio"; aunque con base en la interpretación europeizante que proponía la mejor doctrina de dicho precepto (a la luz de la declaración 7 conjunta del Consejo y de la Comisión de las Comunidades europeas con ocasión de la Directiva de Marcas) el mismo se refería sólo al nombre de las personas físicas, de manera que la sociedad demandada no podía justificar el uso de una denominación o razón social confundible con la marca del demandante alegando que tal uso estaba autorizado por el mencionado precepto.

En el segundo supuesto, que es el que concurre en la controversia sometida a nuestra consideración, debe prevalecer el derecho prioritario registrado del signo distintivo. El titular de ese signo tiene derecho a impedir que la denominación social posterior siga siendo utilizada violando el derecho exclusivo que aquél le otorga y puede exigir que se modifique la denominación social que crea el riesgo de confusión en el mercado (STS de 14 de febrero de 2.000 , caso Eurosalqui), lo que tiene apoyo legal en el artículo 417 RRM que establece la posibilidad de que una sentencia firme ordene el cambio de denominación de una sociedad.

Ahora bien, pese al silencio observado por la norma a causa de la defectuosa técnica de que, según decíamos, adolece, entendemos que para que dicha conclusión pueda operar, debe existir un indudable riesgo de confusión entre los signos en conflicto que lleve a los consumidores a interpretar que entre la denominación posterior y los signos marcarios anteriores existe, al menos, una cierta vinculación jurídica, económica o de cualquier otra índole, lo que, a buen seguro, no sucederá si el objeto social de la sociedad denunciada como infractora resulta de todo punto distinto con los productos o servicios designados con la marca que se dice infringida. No parece lógico, al hilo de lo que decíamos más arriba que, por quebrar el principio de especialidad, se afirme (como hemos hecho en esta misma resolución) que los signos de la demandada no son susceptibles de generar riesgo de confusión con los de la actora y que, por ello, no es preciso que cese en el uso de los mismos o no proceda anular el registro de los mismos y que sin embargo prospere una acción dirigida a la modificación estatutaria y tabular de su denominación social.

Abona dicha tesis la previsión contenida en la Disposición Adicional 14ª de la presente Ley marcaria, que posibilita al Registrador Mercantil la denegación de acceso de una denominación social "si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados", pues son estos supuestos de notoriedad o de renombre los que justifican en determinadas condiciones la quiebra del principio de especialidad (vg. art. 34.2º c), condiciones que han quedado acreditadas.

Todo lo anterior determina el rechazo del recurso.

DUODÉCIMO.- Las costas procesales se impondrán a la recurrente, por aplicación de lo establecido en el artículo 397 LEC .

Fallo

Que con desestimación íntegra del recurso de apelación interpuesto por la representación de COLOMER Y MUNMANY, S.A contra la sentencia dictada con fecha 27 de febrero de 2.003 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 56 de los de Barcelona , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolución, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la misma con imposición de costas a la recurrente.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. DOY FE.