Sentencia Civil Nº 518/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 81/2011 de 22 de Diciembre de 2011

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO Nº 81/2011-1ª

PROCEDIMIENTO DE JUICIO ORDINARIO Nº 786/2009

JUZGADO MERCANTIL Nº 4 DE BARCELONA

SENTENCIA núm.518/11

Ilmos. Sres. Magistrados

IGNACIO SANCHO GARGALLO

MARTA RALLO AYEZCUREN

LUIS GARRIDO ESPA

En Barcelona a veintidós de diciembre de dos mil once.

Se ha visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial el juicio ordinario seguido con el nº 786/2009 ante el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, en el que es parte demandante GARAJE CATEDRAL S.L., representada por el procurador Angel Joaniquet Ibarz y asistida del letrado Francisco Arroyo, y demandadas HOTELES CATALONIA S.A. y VALENCIANA HOTELERA S.L., representadas por el procurador Federico Barba Sopeña y bajo la dirección del letrado Jorge Grau Mora. Penden los autos ante esta Sala por virtud del recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 27 de septiembre de 2010 .

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "FALLO: Desestimar la reconvención formulada por el procurador D. Federico Barba en representación de Hoteles Catalonia SA y Valenciana Hotelera SL y absolver a Garaje Catedral SL de la misma, sin hacer especial imposición de las costas.

Desestimar la demanda presentada por el procurador D. Angel Joaniquet en representación de Garaje Catedral SL y absolver a Catalonia Hoteles SA y Valenciana Hotelera SL de la misma, sin hacer especial imposición de las costas" .

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de GARAJE CATEDRAL S.L., que fue admitido a trámite. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO. Recibidos los autos, personadas las partes y proveída la petición de prueba, se señaló el día 26 de octubre pasado para votación y fallo.

Es ponente el Ilmo. Sr. LUIS GARRIDO ESPA.

Fundamentos

PRIMERO. 1. La actora, GARAJE CATEDRAL S.L., apela la sentencia que desestimó la demanda que formuló contra HOTELES CATALONIA S.A. y VALENCIANA HOTELERA S.L., en la que, al amparo del art. 41 de la Ley de Marcas , ejercitaba acciones por violación de la marca denominativa española nº 2.623.506/4, "HOTEL BARCELONA CATEDRAL" , y subsidiariamente acciones por competencia desleal, al amparo de la Ley de Competencia Desleal (en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre), denunciando la comisión de actos de confusión tipificados en su art. 6 , todo ello por razón del uso que viene haciendo la parte demandada del signo denominativo "HOTEL CATALONIA CATEDRAL" para distinguir un establecimiento hotelero vecino al hotel que explota la actora y que distingue con el signo registrado.

2. La parte demandada, además de oponerse, ejercitó mediante reconvención la acción de nulidad de la referida marca por incurrir en la prohibición absoluta del art. 5.1.c) LM . Esta pretensión fue desestimada por la sentencia y tal pronunciamiento no ha sido impugnado, de modo que queda fuera del debate de la segunda instancia.

3. La actora ejercitaba la facultad de exclusión que le confiere el registro de la marca al amparo del art. 34.2.b) LM , es decir, por existir un riesgo de confusión en el público, dada la semejanza de las denominaciones y la identidad de los servicios a los que se aplica uno y otro signo. Además, como se ha dicho, subsidiariamente invocaba la protección de la LCD por inducir a confusión a los consumidores el uso del signo "HOTEL CATALONIA CATEDRAL" , de conformidad con el tipo especial que configura el art. 6 LCD .

El riesgo de confusión, tanto en el ámbito marcario como en el concurrencial, se hacía derivar de la inclusión del término "CATEDRAL" en el signo denominativo que viene utilizando la parte demandada, asociado a "HOTEL", para distinguir un hotel casi colindante con el que explota la actora, y se ofrecía una justificación documental de las confusiones efectivamente producidas en diversos clientes y proveedores.

4. La sentencia deja constancia de los hechos básicos indiscutidos:

a) La actora es titular de la citada marca, nº 2.623.506/4, "HOTEL BARCELONA CATEDRAL" , concedida para servicios de la clase 43: "servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal", con fecha de prioridad de 19 de noviembre de 2004.

b) La actora aplica dicha marca, desde abril de 2006, a un establecimiento hotelero ubicado en la calle Dels Capellans nº 4, en el barrio gótico de Barcelona, muy cerca de la Catedral de esta ciudad.

c) En septiembre de 2009, la parte demandada abrió un hotel en la calle Arcs nº 5, denominado "HOTEL CATALONIA CATEDRAL" , cuya fachada posterior y puerta trasera da al nº 5 de la calle Dels Capellans, a menos de diez metros de la entrada principal del hotel de la actora.

d) Desde el inicio de las obras y la inauguración de este segundo hotel se han producido confusiones entre proveedores y clientes, que han confundido un hotel con otro.

5. Añadimos aquí (este hecho es recogido más adelante por la sentencia) que la parte demandada tiene registrada la marca "HOTELES CATALONIA S.A." (nº 1140430) desde 1986, así como numerosos registros que incluyen ese mismo término, que aplica a los hoteles que explota y forman parte de la cadena hotelera HOTELES CATALONIA.

La sociedad cabecera del grupo es HOTELES CATALONIA S.A. y la cadena hotelera cuenta con 51 establecimientos, 43 de ellos en España, de los que 21 radican en Barcelona. Todos los establecimientos se distinguen con esa denominación corporativa, HOTEL CATALONIA, a la que se añade otro vocablo, generalmente indicativo de su ubicación.

La demandada alegó que en este caso, al signo corporativo agregó el término "CATEDRAL" por ser indicativo de la ubicación del hotel, muy próxima a la Avenida de la Catedral (a menos de 20 metros) y de la propia Catedral de Barcelona (a menos de 200 metros). De esta manera informa a su clientela de que la cadena CATALONIA cuenta con un hotel en las proximidades de la Catedral, que es un referente turístico de Barcelona.

SEGUNDO. 1. La sentencia ofrece los siguientes argumentos, en conjunta valoración, para descartar el riesgo de confusión en el sentido del art. 34.2.b) LM :

a) El derecho de exclusiva que confiere la marca registrada recae sobre el signo denominativo en su integridad ( "HOTEL BARCELONA CATEDRAL" ), no sobre el término "CATEDRAL" aisladamente considerado, sobre el cual la actora carece de un monopolio de uso, por lo que no puede prohibir su utilización por la demandada. El cotejo debe quedar referido al conjunto de cada signo: "HOTEL BARCELONA CATEDRAL" / "HOTEL CATALONIA CATEDRAL" , que se aplican a servicios idénticos.

b) Aunque no hay sobre este extremo una prueba directa, debe presumirse la notoriedad de la marca "HOTELES CATALONIA", pues este grupo hotelero cuenta con 43 hoteles en España, y además la certificación emitida por la Cámara de Comercio de Barcelona informa que esa marca goza de conocimiento suficiente en el sector. Dada esa notoriedad, el público distinguirá este signo de la marca de la actora y lo asociará con la conocida cadena de hoteles.

c) Aun cuando dicha marca no fuera notoria, existen suficientes diferencias entre las denominaciones en conflicto para que un consumidor atento no confunda los hoteles ni el origen empresarial. El carácter distintivo de la marca "HOTEL BARCELONA CATEDRAL" es débil, y la titular de la marca no puede monopolizar el término "CATEDRAL" .

2. Finalmente, el Sr. Magistrado desestima las acciones por comptencia desleal ( art. 6 LCD ) al estar basadas en los mismos hechos en que se sustenta la acción por violación de la marca. Considera la sentencia que la demanda no pretende una protección complementaria con el recurso a la LCD, sino lograr lo que no le permite la Ley de Marcas, que es prohibir el uso por la demandada de la denominación "HOTEL CATALONIA CATEDRAL" .

TERCERO. 1. La actora, en su recurso, después de resaltar la trascendencia a estos efectos de los diversos supuestos de confusiones efectivamente padecidas por proveedores y clientela (acreditados en autos), niega que pretenda monopolizar el término "CATEDRAL" para los servicios de hostelería de la clase 43 del Nomenclátor, sino que trata de impedir que la parte demandada haga uso de una denominación muy semejante a su marca registrada para distinguir idénticos servicios, y concreta las pretensiones de la súplica en el sentido de que deben entenderse referidas a impedir la confusión, que vuelve a localizar en el uso de aquel término.

No debe otorgarse mayor trascendencia a esta concreción de la súplica, porque no varía en absoluto la causa de pedir ni la matiza en una medida perceptible. Podemos entender sin dificultad que la actora no pretende monopolizar el referido término para que no sea usado por ningún otro operador, sino que, por condensar en este vocablo la capacidad distintiva de la marca registrada ( "HOTEL BARCELONA CATEDRAL" ) o buena parte de ella, justifica el riesgo de confusión por el empleo de dicho signo por la demandada asociado al de HOTEL, teniendo en cuenta que uno y otro establecimiento están ubicados en lugares muy próximos y que se han producido confusiones en clientela y proveedores.

Pero no por ello debe desmerecerse la apreciación del juez mercantil [apartado 1.a) del fundamento anterior], que sin duda quiere poner de relieve que el ius prohibendi que la actora puede hacer valer (correlativo al ius utendi o derecho de uso exclusivo) viene delimitado por el signo tal como ha sido registrado, en su integridad, de modo que no otorga un derecho exclusivo sobre sus componentes aisladamente considerados, cuando la marca está constituida por un conjunto denominativo, sin perjuicio de que a estos efectos deba prestarse atención al elemento denominativo que condensa la capacidad distintiva de la marca.

2. De otro lado, las confusiones efectivas (clientes que han acudido al hotel de la demandada en la creencia de que se trataba del " HOTEL BARCELONA CATEDRAL" , y proveedores que han confundido un hotel con otro a la hora de hacer entrega de mercancías), constituyen un dato de valor relativo, al que no se debe otorgar carácter decisivo. De igual manera que sería irrelevante que ningún usuario hubiera confundido efectivamente un hotel con otro, lo es también que algún usuario haya padecido ese error o confusión, en la búsqueda del hotel elegido, porque el riesgo de confusión ha de derivar de datos objetivos.

Y en todo caso, el riesgo de confusión en el ámbito marcario (como indica la STS, Sala 1ª, de 10 de mayo de 2004 , que recoge la doctrina del TJCE) debe examinarse de acuerdo un prototipo de consumidor, que es (conforme indican las citadas Sentencias del TJCE) el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, al cual se supone un "consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz".

Estas cualidades, en este caso, tratándose de la elección de un hotel en una ciudad en la que no se reside y que pretende visitarse por el motivo que fuere, deben reconocerse, de conformidad con el criterio de la normalidad, en el potencial usuario de los servicios hoteleros, ya que, por lo general, el cliente elige entre una gran variedad de hoteles en función de su categoría, calidad del servicio, precios y ubicación, y esta elección es resultado de un previo acopio de información. En cuanto a los proveedores, se supone que mayor atención deberán prestar para no entregar las mercancías a persona y en lugar distintos de los indicados en la correspondiente documentación de que deben ser portadores, asegurando la correcta entrega tras las consultas o pesquisas pertinentes, pero en todo caso debe tenerse presente que no son los usuarios del servicio, es decir, no son representativos del consumidor medio de los servicios a los que se aplica el signo.

3. Apuntamos ahora, así mismo, que la proximidad geográfica de los hoteles a los que se aplican los signos en conflicto no es un dato relevante a la hora de apreciar el riesgo de confusión en el ámbito marcario.

En este campo normativo, el riesgo de confusión es abstracto , viene determinado por circunstancias objetivas que sean idóneas para producirlo. Será apreciado como resultado de un cotejo entre el signo tal como ha sido registrado y el signo usado por el demandado, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los servicios o productos que designan, contemplando una situación de peligro o potencialidad ( riesgo ), con independencia de que algún consumidor, o varios, hayan padecido efectivamente una confusión, y del lugar donde radiquen los establecimientos en los que se presta el servicio distinguido con los signos en conflicto, sin perjuicio de que esta circunstancia pueda ser tenida en cuenta a la hora de examinar el riesgo de confusión desde la perspectiva del art. 6 LCD .

4. Tras estos preliminares pasamos a revisar el juicio sobre el riesgo de confusión marcario, cuya existencia defiende el recurso a partir de las efectivas confusiones padecidas, la distintividad de la marca registrada "HOTEL BARCELONA CATEDRAL" , la falta de carácter notorio de la marca "HOTELES CATALONIA" , y del análisis comparativo entre los signos en conflicto.

CUARTO. 1. De acuerdo con la primera Directiva para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE), el apartado a) del art. 34.2 de la Ley de Marcas otorga al titular de la marca registrada la facultad de prohibir a un tercero, que no cuente con su consentimiento, el uso en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca registrada para designar productos o servicios idénticos , sin necesidad de que exista riesgo de confusión. No existiendo identidad entre los signos confrontados y los servicios que cada uno de ellos distinguen, la protección de la marca se asienta sobre el concepto de riesgo de confusión , esto es, la posibilidad o peligro de inducir a errores al público sobre el origen empresarial del producto o servicio, conforme dispone el apartado b) de dicho precepto, art. 34.2 LM .

Para que el riesgo de confusión pueda hacerse realidad se exige que entre la marca anterior y el signo usado por la parte demandada exista identidad o semejanza , que los productos o servicios que designan sean idénticos o similares y que, por ello o, mejor, además de ello, exista un riesgo de confusión en el público, que incluye el riesgo de asociación. Se trata de cotejar, por tanto y en primer lugar, la marca de la actora, tal como ha sido registrada (bien que teniendo en cuenta sus elementos dominantes y la percepción del consumidor medio) y el signo usado por la demandada, y en segundo término analizar si existe identidad o semejanza entre los productos o servicios que uno y otro signo designan, así como otros factores pertinentes, para concluir si existe riesgo de confusión.

El riesgo de confusión es un concepto jurídico para cuya apreciación han sido dictadas por el TJCE diversas pautas (entre otras, en Sentencias de 11 de noviembre de 1997, Sabel c. Puma ; de 28 de septiembre de 1998, Canon c. MGM ; de 22 de junio de 1999, Lloyd c. Klijsen ; de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club c. Matthew Reed ; de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion S.A. c. Sadas Vertbaudet S . A. ; de 10 de abril de 2008 , Convenio Colectivo de Empresa de PLAYA NEGRA, S.A./07, Adidas AG v. Adidas Benelux , entre otras).

Ha señalado el TJCE, ante todo, que el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación (art. 4.1.b y 5.1.b de la Directiva 89/104/CEE), esto es, la suposición, equivocada, de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global común, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico. Así, la STJCE asunto Canon (ya citada) ha admitido que "constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b del apartado 1 del art. 4 -de la Directiva- , el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente" , aunque con la precisión de que el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión, sino que sirve para delimitar el alcance de éste, de tal modo que no cabe apreciar riesgo de asociación si no existe riesgo de confusión, lo que incluso es aplicable a las marcas de renombre.

Mantiene el citado Tribunal que " las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor" , y que las marcas notorias y las renombradas deben gozar de una protección reforzada. La STJCE de 22 de junio de 2000 (asunto C- 425/98 , Marca Mode CV c. Adidas AG ) indica que "el renombre de la marca, cuando ha sido demostrado, constituye un elemento que, junto con otros, puede revestir cierta importancia. En este sentido, procede observar que aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, en particular en razón a su renombre, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (sentencia Canon)" .

Siguiendo con la doctrina del TJCE condensada en las Sentencias citadas, la existencia del riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes; depende, " en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase "registrado"], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" .

En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados: " así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" .

Al valorar el grado de semejanza entre las marcas se ha de atender a los signos tal como han sido registrados y no sólo a la similitud fonética entre ellos, también a la semejanza gráfica y conceptual. Su apreciación ha de basarse " en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes" , y en ese ejercicio será preciso atender a la percepción de un determinado patrón de consumidor ( STJCE de 22 de junio de 1999 ): "el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate (...), el cual, normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar y que se supone (26) es un consumidor normalmente informado y razonable atento y perspicaz" ( STJCE de 16 de julio de 1998 -TJCE 1998 174-, C.210.96, Gut Springenheide-31).

2. Existe en este caso identidad entre los servicios a los que se aplican los signos confrontados. La identidad, o bien la similitud en este aspecto, es un elemento necesario para apreciar el riesgo de confusión marcario, pero no suficiente. El factor controvertido es el grado de semejanza entre los signos, en ambos casos denominativos, para distinguir servicios hoteleros y más concretamente un establecimiento de tal carácter, considerados en su conjunto, a los efectos de determinar si la semejanza tiene entidad suficiente para inducir a confusión al público de los consumidores, bien porque puedan confundir uno y otro establecimiento o bien porque puedan entender, en ambos casos en apreciación objetiva, que sus explotadores o titulares pertenecen a una misma organización empresarial o entre ellos existe un vínculo jurídico o económico que autoriza a la aproximación denominativa y la justifica.

3. En el ejercicio de cotejo entre los signos denominativos compuestos por varios vocablos, es lógica la pauta que impone atender, primordialmente, a aquel que posee especial eficacia o aptitud distintiva, y que constituye lo que se ha denominado núcleo de la misma, por su singular poder de individualización, a lo que contribuye su fonética y su carga conceptual, prescindiendo de otros meramente accesorios o de carácter genérico o bien descriptivo del producto o servicio. El TJCE, como hemos visto, ha indicado que para apreciar el riesgo de confusión, en el cotejo entre los signos, debe atenderse a la impresión de conjunto que producen en el consumidor, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes .

QUINTO. 1. Las valoraciones jurídicas que con carácter provisional expusimos en el Auto que resolvió en apelación la petición de medidas cautelares (Rollo 157/2010), las confirmamos ahora, en apreciación general sobre el riesgo de confusión, a la vista de la prueba practicada. En síntesis:

a) La marca registrada, "HOTEL BARCELONA CATEDRAL" , tiene una débil capacidad distintiva, pese a que su conjunción pueda superar la prohibición absoluta relativa a los signos descriptivos.

El término "HOTEL" designa el género del servicio que se presta; "BARCELONA", pese a constituir el nombre de esta conocida ciudad, no es ninguna indicación geográfica específica de los servicios que se prestan, sin perjuicio de que pueda aportar información sobre la ubicación del establecimiento hotelero al que se aplique; y "CATEDRAL", en cuanto designa un edificio religioso, donde se halla la cátedra del obispo, puede identificarse en cada caso con uno concreto y, en alguno, podría además dar nombre a un área de la ciudad en la que se encuentra la catedral. La consecuencia es una escasa protección frente al empleo en el tráfico económico de un signo similar, que contenga el término "CATEDRAL".

b) El titular de dicha marca no puede impedir que otro utilice el término "CATEDRAL" para identificar un concreto establecimiento de su cadena de hoteles, que se halla ubicado cerca de la Catedral de Barcelona, teniendo en cuenta que el signo completo, "HOTEL CATALONIA CATEDRAL" , contiene otro elemento que por constituir la denominación con la que se conoce esta cadena de hoteles, "CATALONIA", concentra la fuerza distintiva del signo, aportando el término "CATEDRAL" una referencia a su ubicación en el área próxima a la Catedral.

c) El carácter notorio dentro del sector hotelero de la marca "CATALONIA", acreditado por la certificación de la Cámara de Comercio (f. 130), impide que al añadir otro elemento de escaso carácter distintivo, por su referencia indirecta a una ubicación del establecimiento (CATEDRAL), pueda existir riesgo de confusión, a que se refiere el art. 34.2.b) LM , con la marca denominativa del actor que también contiene este mismo elemento (CATEDRAL).

2. El elemento dominante del conjunto denominativo registrado es "CATEDRAL", o mejor "BARCELONA CATEDRAL", prescindiendo del término que indica el género de servicios a los que se aplica ("HOTEL"), y esa combinación, "HOTEL BARCELONA CATEDRAL" tiene una carga semántica que alude, sin duda, al famoso templo de la ciudad de Barcelona, y sugiere que el establecimiento hotelero está situado en las proximidades de la Catedral de Barcelona. En la medida en que el signo está provisto, en su integridad, de esa capacidad evocadora o sugestiva y de carácter geográfico, no cabe reconocerle un elevado carácter distintivo, y pierde fuerza ofensiva frente a otras denominaciones que con alguna aproximación, que no identidad, están también dotadas de esa misma significación descriptiva.

En contraste con la combinación denominativa que utiliza la demandada, debe destacarse la fuerza distintiva que en el conjunto adquiere el término "CATALONIA", incluso con independencia de que sea más o menos conocido en el sector de la hostelería y por la clientela potencial, nacional o extranjera. Dicho término no identifica una conocida ciudad, sino un territorio, región o comunidad autonóma, que además no es el nombre oficial en español, sino que difiere fonéticamente de éste, y unido al término "CATEDRAL" no alude, evoca o sugiere directamente la Catedral de Barcelona, como sí lo hace el signo de la actora. Puede sugerir, desde luego, que se trata de un hotel distinguido con la denominación "CATALONIA" que está cercano a una catedral.

En definitiva, "HOTEL BARCELONA CATEDRAL" y "HOTEL CATALONIA CATEDRAL" , difieren lo suficiente para no crear confusión en un consumidor o usuario razonablemente informado, atento y perspicaz, que en su percepción de conjunto apreciará la diversidad fonética y semántica necesaria para no confundir los establecimientos ni vincular ambos a un mismo o concertado origen empresarial, pudiendo asociarlos, a lo más, por razón de su ubicación geográfica, cercana a una catedral, la de Barcelona en el caso de la actora, y cualquier otra de Cataluña en el caso del signo de la demandada, en consideración abstracta, pero insuficiente para producir el riesgo de confusión marcario.

SEXTO. 1. La protección que otorga el ordenamiento que regula la leal concurrencia en el mercado en interés de todos los operadores y los consumidores, y en especial la que encuentra cobertura en la tipificación del art. 6 LCD , puede reconocerse en principio en el caso presente, que se configura como un concurso de acciones, porque el riesgo de confusión propio de este último precepto no se rige por los criterios y parámetros del riesgo de confusión marcario, que es un concepto normativo, sino que es más amplio, y concreto. De un lado, prescinde del registro de la marca y supera el principio de especialidad (similitud de productos o servicios, aunque también sea un dato a tener en cuenta), y ha de incluir en su consideración las circunstancias concretas de uso de los signos y explotación de los productos o servicios con ellos distinguidos, desbordando los límites que impone el art. 34.2 LM .

En este ámbito cobran sentido las circunstancias que pone de relieve la actora y otras que resalta la demandada: las confusiones efectivas, la proximidad de los establecimientos hoteleros, la notoriedad o alto nivel de conocimiento del signo de la demandada, "CATALONIA", como escenario para apreciar el riesgo de confusión a partir de la semejanza entre las denominaciones en conflicto.

2. Debe advertirse, en primer término, que el patrón de consumidor a considerar es el mismo que en el ordenamiento marcario: el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que aquí se trata, al que se supone razonablemente informado, atento y perspicaz. Reproducimos aquí lo expuesto con anterioridad sobre el relativo valor de las confusiones efectivas que se han producido (fundamento tercero).

El hecho de la proximidad de uno y otro hotel, que sin duda ha contribuido a esas confusiones (unido a la coincidencia del vocablo "CATEDRAL" y a la cercanía del templo), tampoco lo consideramos, desde esta perspectiva un elemento decisivo, porque:

a) La diversidad fonética de los signos y de su carga semántica aleja el riesgo de confusión en un consumidor con las cualidades indicadas, que no confundirá, ni a su vista ni en concreto, un establecimiento con otro, en atención, sobre todo, al vocablo "HOTEL CATALONIA".

b) Esta denominación, registrada como marca en términos esencialmente coincidentes ("HOTELES CATALONIA S.A.") y aplicada en la práctica a numerosos hoteles en España que identifican una cadena hotelera con un único origen empresarial, evitará o debe evitar el error o confusión, aun por asociación, en el potencial cliente. No es necesaria a estos efectos una prueba concluyente de que el citado signo, "HOTELES CATALONIA", sea una marca notoria en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París y del art. 8.2 de nuestra Ley de Marcas . Basta con constatar que se trata de un signo suficientemente conocido en el sector hotelero, como certifica la Cámara de Comercio de Barcelona, y el número de hoteles en nuestro país que, pertenecientes a esa cadena, se denominan con ese signo corporativo y otro denominativo añadido, para concluir que el consumidor medio conoce la cadena hotelera y, por tanto, identifica un determinado origen empresarial, sin confundir el establecimiento o los servicios con otro hotel que no incorpora a su denominación el término "CATALONIA".

En este contexto, la eventual asociación que pueda establecer el usuario medio por razón del término coincidente, "CATEDRAL", no es suficiente para apreciar el riesgo de confusión que contempla el art. 6 LCD , pues la mera asociación en sentido estricto, determinada por ese término coincidente, no es suficiente si no implica riesgo de confusión, que es descartable en el caso por la fuerza diferenciadora del vocablo nuclear del signo, "CATALONIA".

SÉPTIMO. En materia de costas seguimos el mismo criterio que la sentencia apelada, apreciando serias dudas de hecho en el enjuiciamiento.

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

Fallo

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de GARAJE CATEDRAL S.L. contra la sentencia dictada en fecha 27 de septiembre de 2010 , que confirmamos, sin imposición de costas.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.