Sentencia Civil Nº 519/2016, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4, Rec 619/2016 de 22 de Septiembre de 2016

Encabezamiento

N10250

SCOP CIVIL, PASEO DE GARAY, Nº 5, MURCIA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Tfno.: 968 229137 Fax: 968 229278

JMJ

N.I.G.30030 47 1 2013 0000281

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000619 /2016

Juzgado de procedencia:JDO. DE LO MERCANTIL N. 2 de MURCIA

Procedimiento de origen:PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000139 /2013

Recurrente: DESTILERIAS LA HUERTANA S.L.

Procurador: JOSE AUGUSTO HERNANDEZ FOULQUIE

Abogado: JULIO ALBERTO FERNANDEZ CAYON

Recurrido: MIRALLES ESPADAS S.L.

Procurador: CARLOS MARIO JIMENEZ MARTINEZ

Abogado: AITOR POMARES CABALLERO

SENTENCIA Nº 519

Ilmos. Sres.

Don Carlos Moreno Millán.

Presidente

Don Francisco José Carrillo Vinader

Don Rafael Fuentes Devesa

Magistrados

En la ciudad de Murcia, veintidós de septiembre de dos mil dieciséis

Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelación los presentes autos de procedimiento ordinario que con el número 139/2013 se han tramitado en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia entre las partes, como demandante y ahora apelada, Miralles Espadas SL, representada por el/la Procurador/a Sr/a Jiménez Martínez y asistida del/a letrado/a Sr/a Pomares Caballero, y como parte demandada y ahora apelante, Destilerías La Huertana SL, representada por el/la Procurador/a Sr/a. Hernández Foulquie y dirigida por el/la Letrado/a Sr/a Fernández Cayón. Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Rafael Fuentes Devesa, que expresa la convicción del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.- El Juzgado de lo mercantil citado dictó sentencia con fecha 4 de enero de 2016 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal:' ESTIMO LA DEMANDA interpuesta por El Procurador de los Tribunales Sr. Jiménez Martínez, en nombre y representación de Miralles Espadas, S.L., contra la mercantil Destilerías La Huertana, S.L, con expresa condena en costas a la parte demandada.

DECLARO la deslealtad de los actos de confusión desplegados por 'Destilerías La Huertana, S.L.' consistentes en el etiquetado utilizado por la demandada para identificar y comercializar el Vodka 'MIRRORÂ?S' que exporta a Melilla.

CONDENO a Destilerías La Huertana, S.L. a cesar inmediatamente en los actos de competencia desleal contra los que se dirige la presente acción: en la utilización del etiquetado objeto del procedimiento y abstenerse de hacer uso del mismo.

CONDENO a Destilerías La Huertana, S.L. a retirar del mercado a su costa todos los ejemplares correspondientes al etiquetado objeto de la acción, así como su material publicitario y promocional u otros elementos en los que se haya materializado el acto de competencia desleal, procediendo a su destrucción.

CONDENO a Destilerías La Huertana, S.L. a resarcir a la actora de los daños ocasionados por los gastos incurridos, que se cuantifican en 416,87 euros, importe de la factura aportada como documento nº 22.'

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada interesando su revocación y la desestimación integra de la demanda. Se dio traslado a la contraparte que se opone y solicita la confirmación

TERCERO.-Previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, en cuya Sección Cuarta se registraron con el número de Rollo 619/2016, señalándose para votación y fallo el día 21 de septiembre de 2016.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Primero. Planteamiento

1.La sentencia dictada en la instancia estima la demanda interpuesta por la mercantil Miralles Espadas, S.L contra la también mercantil Destilerías La Huertana al considerar un acto de confusión desleal del art 6 de la Ley de Competencia Desleal (LCD , en abreviatura) el etiquetado utilizado por la demandada para identificar y comercializar vodka en Melilla , condenándola a cesar inmediatamente en la utilización del etiquetado, abstenerse de hacer uso del mismo, a la retirada del mercado de los ejemplares así etiquetados así como del material publicitario y promocional, a su destrucción, y a resarcir en los gastos cuantificados en 416,87 €

2. La demandada, tras reseñar la resolución recurrida y resumir la demanda y contestación, aduce los siguientes extractados motivos: 1º) error en la valoración de la prueba por concluir que ninguna de las partes ha estado haciendo uso de sus marcas en el etiquetado de sus botellas y prescindir de la relevancia que tiene en este proceso los derechos marcarios de la demandada; 2º) error en la aplicación del art 6LCD , al no existir confusión, y 3º) error en la aplicación del art 394LEC respecto de la condena en costas, sin que reproduzca la excepción de prescripción, desestimada en la sentencia en aplicación de la doctrina jurisprudencial de los actos continuados

3. A ello se opone la actora que interesa la confirmación de la sentencia

Segundo.- Marco fáctico relevante

1. Para la resolución del recurso, y a pesar de encontrarnos ante un litigio basado en la normativa de competencia desleal derivado del uso de unas etiquetas identificativa de unas botellas de vodka, como señala la sentencia y enfatiza el apelado, no podemos perder de vista tampoco la existencia de unas marcas registradas por la demandada

2. No es controvertido que ambas mercantiles compiten directamente en el mismo mercado (la ciudad autónoma de Melilla), comercializando vodka en botellas de 70 cl que identifican con unas etiquetas que aparecen en los autos, que se reproducen a continuación, siendo la de la derecha la actora, y corresponder la de la izquierda a la demandada, según imágenes extraídas de fotografías obrantes en la demanda y material probatorio (folios 7, 136, 656,654 y 775)

.

3. Tampoco lo es que la demandada es titular de las marcas nacionales para clases 33 ( en concreto, vodka) siguientes

- denominativa MIRRORÂ?S nº 1.137.638, que se remonta a 1986

- mixta nº 3.019.277, concedido el registro el 13 de julio de 2012 (folio 823)

Esta ultima se concedió tras rechazar la OEPM la oposicion de Grupo Miesca España SL , que invocaba la confusión con la marca prioritaria numº 2935527 que para productos de la clase 33 tiene la siguinte representación

La actora apelada no niega que la mercantil titular de esta marca y la misma estén vinculadas, hasta el punto que en el folio 9 del escrito de oposición al recurso se asume esa marca registrada como propia (folio 923)

4. Asimismo no es discutido en esta alzada que la demandada ha comercializado vodka MIRRORÂ?S desde el año 2000, con varias etiquetas diferentes, y no de forma excluyente, sin que conste con certeza el momento en que surge cada una de ellas.

A ellas se refiere la sentencia en un caso como 'transparentes o espejo ', que emplean en las botellas referidas en el folio 14 de la demanda, y en otro caso como etiquetas rojas, ya que además de la litigiosa reproducida, ha usado otras; etiquetas, que responden a la siguiente presentación

Tercero. La relación entre la normativa reguladora de la competencia desleal y de las marcas: el principio de complementariedad relativa

1. Dada la proximidad entre la normativa reguladora de la competencia desleal y de las marcas ( vgra a la hora de definir los actos tipificados como ilícitos por la legislación sobre la competencia desleal y por la legislación marcaria, o el contenido similar de algunas acciones, compartiendo conceptos como el riesgo de confusión, el aprovechamiento de la reputación ajena, la figura del consumidor medio, etc) se plantea la cuestión sobre su concurrencia

2. Aunque ambas partes están conformes en que la jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal sigue el denominado principio de complementariedad relativa, después obtienen conclusiones distintas, seguramente porque se interpreta de manera interesada, omitiendo los particulares de esa doctrina que no les interesa

3. Como punto de partida hay que atender a que estas legislaciones cumplen funciones distintas: la protección de un activo inmaterial como es la marca, en un caso, y el correcto funcionamiento del mercado, en otro

Como dice la STS de 17 de octubre de 2012

' La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia ' erga omnes ' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada - como regla, que admite excepciones - al previo registro, no al uso - en tanto la caducidad no se declare -.

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado - en sus aspectos sustanciales -, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo.'

4. La concurrencia normativa, atendida esa distinta función, no se resuelve con arreglo al principio de especialidad sino al de complementariedad relativa

Explica la STS de 11 de marzo de 2014 (asunto botella de ginebra azul):

'El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando 'existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva').

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria.Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido'(remarcado añadido)

Doctrina reiterada en la STS de 2 de septiembre de 2015 (asunto galletas tipo sandwich)

5. De lo reseñado, y en lo que aquí importa, podemos extraer las siguientes consideraciones:

En primer lugar, siempre que no se trate de los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos, no hay inconveniente para aplicar la LCD si en ella se funda la pretensión del actor y se dan los presupuestos para ello, como afirma la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre :

'(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cuál sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.

De manera concreta, en el caso de actos confusorios, mientras 'el riesgo de confusión en materia de marcas se determine - como regla - comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor',para la competencia desleal 'es preciso confrontar los signos tal como son usados'( STS 17 de octubre de 2012 )

En segundo lugar, la aplicación de la normativa concurrencial debe ser coherente con las respuestas que otorga la legislación marcaria, de manera que la LCD ni puede ser cauce para crear nuevos derechos de exclusiva ni tampoco para castigar lo que expresamente está admitido por la legislación de marcas.

Por ello no cabe al amparo de la Ley de Competencia Desleal pretender la declaración de deslealtad del registro y subsiguiente uso de marcas registradas, ya que ello es materia propia y específica de la legislación de marcas. Así lo dice expresamente la STS de 17 de octubre de 2012

'Dichos actos están específicamente regulados por la Ley 17/2001, en los apartados referidos a la validez y a los derechos sobre las marcas. Además, en todo caso, serían ajenos a los tipos descritos en la Ley 3/1991 - el uso del signo registrado, en cuanto amparado por el correspondiente asiento, y la concesión del mismo, en cuanto decidida por la Administración competente y sometida a un control judicial específico'

6. Con arreglo a lo anterior, compartiendo con la sentencia impugnada que no nos encontramos ante un litigio marcario sino basado en la normativa de competencia desleal, en lo que discrepamos es que la existencia de esos derechos marcarios de la demandada, y ahora apelante, sean irrelevantes

Ello es así porque en tanto no se declare la nulidad o caducidad de sus marcas, la demandada, como titular de estas, pues hacer uso de las mismas en el tráfico económico, con arreglo al art 34.1 Ley de Marcas , de manera que dicho uso (desde el 13 de julio de 2012, en el caso de la marca mixta), al estar justificado no puede ser tachado como desleal. En este sentido, se pronuncia el TS en la sentencia de 30 de julio de 2013 y la SAP de Barcelona, de 5 de marzo de 2013 .

Criterio que compartimos, pues lo exige una lectura completa del principio de complementariedad relativa, según se ha expuesto, ya que no cabe acudir al expediente de la legislación de competencia desleal para vaciar de contenido el ius utendi consagrado por la legislación marcaria.

7. No contradice la conclusión anterior el criterio recogido en la sentencia del TS de 14 de octubre de 2014 invocada por la apelada.

Esta sentencia pone fin a la tradicional tesis de la 'inmunidad registral' consagrada por el TS, entre otras, en sentencias de 22 de septiembre de 1999 , 7 de julio de 2006 o 20 de julio de 2012 , según la cual no era posible predicar la infracción marcaria si el demandado contaba a su favor un registro vigente, conforme al viejo principio «qui iure suo utitur, nemine laedit». Solo si se anulaba previamente- aunque fuera ejercitada la acción de nulidad acumulada en el mismo proceso- era posible entonces verificar si había infracción marcaria

Con la superación de esta doctrina, ahora es posible afirmar que hay infracción de un signo marcario en el mercado si resulta incompatible con él un uso de una marca posterior, aunque no haya sido anulada esta última

Este cambio jurisprudencial viene motivado por la necesaria acogida de la jurisprudencia del TJUE - sentencia el 21 de febrero de 2013- recaída en asunto C- 561/11 , planteado por el Juzgado de Marca Comunitaria español en la que declara:

'El artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca. '

Por tanto, omite el apelado que esta exégesis de la legislación marcaria se explica en el conflicto entre dos marcas registradas; en definitiva, entre el ius prohibendi de la marca anterior en el tiempo y el ius utendi de la marca posterior. Conflicto que se resuelve atendiendo al principio de prioridad, de manera que frente a la marca prioritaria anterior no puede servir el registro marcario posterior como escudo para el uso infractor, aunque este segundo registro no haya sido anulado

Pero ello no es trasladable al caso de la competencia desleal en el que no se protege el derecho de exclusiva. El actor no tiene reconocido, a diferencia del caso contemplado en la sentencia invocada - un título otorgado por el Estado que le reconozca un derecho de exclusiva, en definitiva, un ius prohibendi, cuya protección es lo que explica la superación en el ámbito marcario de la tesis de la 'inmunidad registral'

8. Lleva, pues, razón la apelante al mantener que como titular de las marcas nacionales denominativa y gráfica antes reproducidas, puede hacer uso de las mismas, ya aisladamente ya de forma combinada, al no constar impugnada su validez ni vigencia. Uso que al estar justificado, excluye la deslealtad y no puede impedir la demandante

9. Ahora bien, ello no permite por sí solo la estimación del recurso, ya que al encontramos ante un litigio concurrencial, debemos analizar los signos que sirven para distinguir los productos - en este caso las etiquetas - tal y como se emplean en el mercado.

Etiquetas usadas por el demandado que no se limitan a reproducir exactamente las marcas registradas, sino que incluyen una serie de elementos o cambios, que provoca que deba realizarse el cotejo de las mismas con las empleadas por la apelada, pero teniendo presente - por lo antes dicho- que en cuanto impliquen uso de las características esenciales desde el punto vista distintivo de las marcas registradas, tal uso está justificado, y no es posible tacharlo como desleal desde el 13 de julio de 2012, que es cuando el signo mixto se registró

Cuarto.- El acto de confusión.

1. El art. 6 LCD reputa desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, que se deslinda del acto de imitación del art 11 atendiendo al objeto sobre el que recae la acción. Mientras en el art. 6 LCD lo constituyen los 'medios de identificación empresarial', es decir, los signos distintivos (marcas y nombre comercial) y cualquier otro elemento que sirva para indicar el origen empresarial (como la forma de envase, etiqueta de un producto, la decoración del establecimiento, etc), en el art. 11 LCD , el objeto de imitación es la propia prestación empresarial, es decir, el producto o servicio en sí mismo y no sus formas de presentación ( STS 9 de junio de 2003 ; 11 de mayo de 2004 , 7 de julio y 22 de noviembre de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 10 y 17 de julio de 2007 ; 5 de febrero de 2008 , entre otras)

Dice la STS 9 de diciembre de 2010 :

' el tipo del artículo 6 responde a la necesidad de proteger la decisión en el mercado del consumidor, ante el peligro de que sufra error sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto posible de sus contratos, como consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de los medios de identificación utilizados por otros participantes en aquel - sentencia de 20 de mayo de 2.010 -. Al mencionar la norma como objeto de la confusión del consumidor 'la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos', se refiere el legislador a los medios de identificación o presentación de la empresa, de las prestaciones o de los establecimientos de otro agente económico en el mercado'.

2. Este riesgo de confusión es el peligro de que el consumidor pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la otra empresa o, en su caso, que se trata de empresas vinculadas económicamente, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance

Para su determinación procede realizar una apreciación global de los 'medios de identificación empresarial', teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, y todo ello según la percepción del consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate (como ahora expresamente contempla el art 4.2LCD ), que, como dice la jurisprudencia en materia de publicidad y marcas (perfectamente aquí trasladable) se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes signos, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstos que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( STJUE de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV) ; apreciación de conjunto que no excluye que ciertos elementos puedan tener tal importancia que determinen tanto la concurrencia de riesgo de confusión como su inexistencia, por ser dominantes en la valoración global. En este sentido, la sentencia TJUE de 22 de junio de 1999, Caso Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH contra Klijsen Handel BV., C-342/97 , no excluye que ciertos elementos puedan tener tal importancia que determinen tanto la concurrencia de riesgo de confusión como su inexistencia, por ser dominantes en la valoración global. En este sentido, las sentencias del TJUE de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker , y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI , y del TS , entre otras, en la sentencia 21 de diciembre de 2011, reiterada en la 352/2012 , de 12 de junio que afirma que la impresión de conjunto 'no impide que, en particular, se tomen en consideración, para darles la importancia que merezcan, aquellos elementos distintivos que resulten los dominantes en el conjunto', pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial, si bien está prohibida la desintegración artificial 'y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' ( STS de 9 de diciembre de 2010 )

3. En el caso presente, tratándose de vodka comercializado en Melilla (mercado al que se reduce la controversia), será el consumidor medio de este tipo de bebidas alcohólicas, que al no acreditarse especiales circunstancias, salvo que en ambos casos son productos de precio bajo no destacados en su categoría (de 'segundas marcas' dice la sentencia), debemos concluir que nos encontramos ante un consumidor normal. No se comparte la reducción a personas nacionales o residentes en Marruecos, como parece apuntar la sentencia, a pesar de que inicialmente diga que es cualquier consumidor que acude a un establecimiento de esa ciudad a comprar una botella de vodka de 70cl .

Lo relevante, tratándose de la Ley de Competencia Desleal, es el mercado español. El que residentes del país magrebí, fronterizo con la ciudad autónoma de Melilla, adquieran estas bebidas para consumirlas o revenderlas, como viene a decir la sentencia (amparándose en la testifical del distribuidor de la actora en esa ciudad) no habilita para limitar a los mismos la consideración de consumidor medio. Si fuera el único o principal destinatario, lo lógico es que el etiquetado estuviera en árabe, cosa que no acontece.

4. En el recurso se achaca que la sentencia no contenga un análisis comparativo de las etiquetas controvertidas al limitarse a dar por bueno el contenido en las páginas 15 y 16 de la demanda (apartado 4.3).

Una cosa es que no se comparta la conclusión judicial, pero la técnica de remisión - si bien no es siempre recomendable- colma el requisito de motivación. Lo que sí es rechazable es que la sentencia no dé respuesta a los argumentos expuestos por la demandada al contestar el correlativo apartado 4.3 de la demanda (folios 25-27 de la contestación). El que la técnica empleada sea cuestionable, con remisión a la resolución de la OEPM que resolvió la oposición a la marca nacional de la demandada, y a que no se distinga con precisión la etiqueta usada en el mercado - que es lo que aquí debe cotejarse - con la marca registrada, agravado con la referencia a jurisprudencia marcaria, no justifica que la sentencia prescindiera de verificar si los argumentos apuntados en la contestación eran atendibles, al hacerlo solo con el relativo al uso frecuente de los colores rojo y dorado en el etiquetado de vodka

5. La Sala, tras el examen del material probatorio, no comparte la conclusión alcanzada por la juzgadora a quo, y con estimación del recurso, considera que el uso de la etiqueta litigiosa por la demandada no constituye un acto de confusión del art 6 LCD por la apreciación conjunta de las siguientes razones.

6. En primer lugar, por el empleo por la demandada en la etiqueta de su propia marca denominativa MIRRORÂ?S, cuya convivencia pacífica con la marca MIRKOFÂ?S de la demandante desde hace muchos años no es controvertida.

En la propia demanda se admite que el litigio no versa sobre esa denominación, que coexiste en el mercado nacional desde hace muchos años, y en concreto en el melillense, al menos desde 2010, fecha en la que se acredita la venta a ese mercado por la demandada y en el año previo por la actora

El uso de denominaciones distintas en las etiquetas es un elemento de peso que puede impedir que se genere riesgo de confusión para el consumidor, como ha dicho la jurisprudencia, pues de manera habitual, ese elemento denominativo será el que más recuerde el consumidor, sobre todo cuando se sirve del mismo para solicitar el producto. Ello no significa que siempre sea así, pues es posible que, empleándose denominaciones distintas, sin embargo, por otras semejanzas de las etiquetas o de los elementos que contenga (por su forma, dimensiones, combinación cromática, etc) se pueda generar riesgo de confusión al consumidor medio.

Aquí entendemos que la marca denominativa MIRRORÂ?S sirve para excluir el riesgo de confusión porque su peso distintivo en el conjunto de la etiqueta es evidente por su colocación central destacada, en mayúsculas, con un grosor destacado de las letras, sin que los restantes elementos de la etiqueta presenten rasgos que los individualicen y hagan destacar, por lo que es lógico concluir que no son los que centrarán la atención del consumidor a la hora de identificar el producto

No cabe despreciar la relevancia de la inclusión de MIRRORÂ?S con el argumento de que no es comprensible para el consumidor marroquí, ya que, como hemos dicho, no podemos reducir al mismo el concepto de consumidor medio relevante, y que en todo caso no consta que no pueda apreciar la diferencia entre esa palabra de origen inglés (espejo) y el denominativo MIRKOFÂ?S, que evoca un origen eslavo

7.En segundo lugar, la relativa entidad de las semejanzas existentes no son en este caso concluyentes para afirmar el riesgo de confusión

No se niega la existencia de semejanzas, como se desprende del examen visual de ambas etiquetas, desglosadas en la comparativa efectuada por la actora a la que la sentencia se remite (folios 16 y 17 de las actuaciones), pero su alcance no es bastante para predicar por sí solas la confusión

Respecto del término ' vodka', el que en ambos casos aparezca enmarcado en un rectángulo con bordes dorados no es especialmente relevante, atendido el carácter descriptivo del término, y por tanto, sin fuerza distintiva, sin que sea especialmente llamativo el uso de letras blancas sobre fondo rojo enmarcado en un recuadro (como aparece en el etiquetado de otras botellas de vodka, folios 825 a 829)

En cuanto a la combinación cromática (fondo rojo, con reborde dorado y detalles y letras doradas) no solo no hay que olvidar que no cabe acudir a la LCD para intentar monopolizar colores (con lo problemático que ello es en materia de marcas, pues deben estar a disposición de los operadores en el mercado), sino que no se ha acreditado que, por ser tan específica, sea posible atribuir a esa combinación la capacidad de identificar el producto de la actora, y por ende , que si se utiliza por un competidor, se genere riesgo de confusión. Inclusive consta al folio 826 fotografía de una botella de vodka de un tercero que tiene esa combinación, además de otras en cuyo etiquetado destaca el rojo (folios 825 a 829)

Sobre la banda rectangular inferior en la que figura graduación y capacidad de la botella, de igual modo no se acredita que sea inusual su empleo en el etiquetado de bebidas alcohólicas de este clase, sin que el elemento ornamental que contiene (cuatro monedas), además de ser escasamente relevante por su tamaño, produzca la misma impresión, ya que en un caso las monedas doradas separadas son perfectamente distinguibles, y en cambio, en otro, al solaparse parcialmente, forman un cuerpo único

El elemento de la bufanda que figura en el cuerpo central de la etiqueta solo comparte la ubicación centrada superior y el fondo blanco, pero su diseño es distinto: en el caso de la etiquetada de la demandada se despliega en tres partes, siendo la central la superior, con una leyenda que discurre en el interior de toda la bufanda; en cambio, en la etiqueta de la actora, las partes laterales están mucho más plegadas, sin contener elemento denominativo, quedando la central en una posición inferior, única que tiene una leyenda en su interior

A la hora de ponderar los restantes elementos denominativos ( 'original character, finest flavour, made by the old traditional methods ') que aparecen en el interior del cuerpo central de la etiqueta es evidente que su distintividad , y por ende, la capacidad para que el consumidor se confunda por su semejanza, es mínima atendido su naturaleza descriptiva, genérica y habitual en el etiquetado de bebidas del tipo, sin que baste con decir que su situación es la misma, además de que la segunda solo coincide parcialmente (en la expresión flavour) y tampoco en su ubicación, al aparecer en la etiqueta de la actora en el interior de la bufanda, que, en cambio, en la de la demandada contiene una leyenda distinta y más extensa

Finalmente, si bien ambas comparten la figura representativa de un león, más apreciable en el caso de la etiqueta de la actora, su pequeño tamaño - sobre todo en el caso de la demandada, además de resultar bastante figurativo - hace que no pase de ser un elemento ornamental, con escasa relevancia distintiva

Y todo ello, además, teniendo en consideración que el uso del color rojo en la etiqueta; la existencia de dos bandas rectangulares en la parte superior e inferior del cuerpo central, con la inclusión del término Vodka y las monedas enlazadas en cada caso; la ubicación y diseño de la bufanda o los elementos denominativos descriptivos y el figurativo del león insertado en el cuerpo central ya aparecían en la otra etiqueta roja empleada por la demandada (folio 765 y ss), por lo que la idea de que la litigiosa es una evolución de la misma es coherente. Evolución que se aprecia en el cambio de la forma del cuerpo central y en la combinación cromática, pues del rojo y negro se pasa al rojo y dorado

8.En tercer lugar, aunque ambas etiquetas recuerdan a un escudo con un cuerpo central y dos bandas rectangulares en su parte superior e inferior, su visión general tiene diferencias apreciables

Así, mientras en la etiqueta de la actora se aprecian claramente diferenciados los tres elementos dichos, al estar separados con una corona de semejante anchura que las bandas, situada entre el cuerpo central y la banda superior, en la etiqueta cuestionada el cuerpo central aparece pegado a la banda superior

Por otra parte, la forma del cuerpo central es distinta, al ser diferentes el grado y longitud de las líneas curvas cóncavas y convexas que lo conforman. Divergencias que consideramos que tienen peso relevante, por afectar a la forma y composición del cuerpo central de la etiqueta

9. Y por último, en cuarto lugar, no podemos perder de vista que desde julio de 2012 la demandada puede usar como signo distintivo la marca nacional mixta arriba reproducida. Y aunque no sea exactamente igual que la etiqueta, pues ésta incorpora algunos elementos accesorios, y se cambia el color del reborde y de las letras de la marca MIRRORÂ?S (del negro al dorado), en lo restante es esencialmente la misma

10. La apreciación combinada de todas estas razones nos conducen a estimar el recurso, sin que el hecho de que la demandada haya utilizado esta etiqueta junto a otras, algunas totalmente distintas a las de la actora (las denominadas 'transparentes o efecto espejo'), y no haya aportado justificación alguna de ello, según la sentencia, habilite para concluir que lo que se buscaba con la etiqueta litigiosa era crear confusión con el producto de la actora en el mercado melillense por estar éste ya implantado

Implantación que en todo caso debe ser entendida en sus adecuados términos, pues lo que se dice en la demanda ( presentada en marzo de 2013) es que comercializa vodka MIRKOFÂ?S en ese mercado desde unos años antes (2009 y sucesivos) con unas ventas cercanas a un millón de botellas de 70cl por un importe aproximado de 714.000 €, pero sin conocer las magnitudes globales de ese mercado, no podemos concluir que su implantación y , por ende su conocimiento fuera tal que lo que hizo el demandado fue pretender confundirse con el líder de ese segmento del mercado

En todo caso, el tipo del art 6 LCD no precisa indagar en la finalidad buscada con ese etiquetado, sino comprobar si, en este caso, por la forma de presentación de los productos, concurre riesgo de confusión; es decir, si resulta idónea la etiqueta para crear confusión con los productos ajenos, y la respuesta, como hemos razonado, es negativa

Quinto. Costas de primera instancia

1.La desestimación de la demanda implica que las costas se impongan al actor, que en su oposición a la apelación mantiene que no hay dudas que justifiquen la no aplicación del principio de vencimiento consagrado en el art 394LEC

2.Lo anterior hace que devenga carente de objeto el tercer motivo de la apelación

Sexto.Costas de segunda instancia

1.La estimación del recurso planteado conlleva la no imposición de costas de la alzada ( art. 398 y 394 de la LEC )

Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

1º- Debemos estimar el recurso de apelación formulado por Destilerías La Huertana SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia en el Juicio Ordinario nº 139/2013 en fecha 4 de enero de 2016, con revocación integra de la misma, dejándola sin efecto

2º) Acordamos desestimar la demanda interpuesta por Miralles Espadas SL contra Destilerías La Huertana SL, con absolución de las pretensiones formuladas contra la misma

3º) Las costas causadas en la primera instancia se imponen a Miralles Espadas SL, sin condena de las derivadas de esta alzada

Devuélvase el depósito para recurrir al recurrente

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.