Sentencia CIVIL Nº 54/2018, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 111/2018 de 08 de Junio de 2018

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 111 (U-5) 18
PROCEDIMIENTO Pieza separada Medidas Cautelares coetáneas 687/17
JUZGADO Mercantil num. 1 Alicante -en funciones de Tribunal de Instancia de Marca de la Unión-
AUTO Nº 54/18
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a ocho de junio del año dos mil dieciocho
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados
al margen, ha visto en Rollo de Apelación nº 111/U-5/2018, recurso de apelación sobre medidas cautelares
seguidas en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante, en funciones de Tribunal
de Marca de la Unión, con el número 687/17, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso
entablado por la parte co-demandada, la mercantil Laboratorios Arifarm S.L., representada en este Tribunal
por el Procurador Dª. Pilar Budi Bellod y dirigida por el Letrado Dª. Ana Muzas Blanco; y como parte apelada
la solicitante Dª. Assistance SRL, representada en este Tribunal por el Procurador D. Daniel J Dabrowski
Pernas y dirigida por el Letrado D. Ignacio Valdelomar Serrano, que ha presentado escrito de oposición. Los
codemandados D. Miguel y la mercantil Coll Farma S.L., representados en este Tribunal por el Procurador Dª.
Esther Pérez Hernández y dirigida por el Letrado D. Antonio Luis Bruno Romero, no han presentado escrito
de apelación ni oposición al formulado por la mercantil apelante.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 687/17, se dictó con fecha 5 de diciembre de 2017, Auto cuya parte dispositiva es del tenor siguiente: ' Estimo íntegramente la solicitud de medida cautelar interpuesta por el Procurador de los Tribunales don Daniel Dabrowski Pernas, en nombre y representación de la entidad mercantil Assistance SRL contra las entidades mercantiles Coll Farma S.L., Laboratorios Arifarm S.L., y don Miguel , y en consecuencia, acuerdo, con una caución de 1.000,00 euros, las medidas cautelares consistente en: 1) Que se ordene a las entidades Coll Farm S.L., Laboratorios Arifarm S.L., y don Miguel a cesar y abstenerse de forma inmediata en la fabricación, comercialización, importación y/o exportación de los productos bajo la marca Quassy y/ o Quassy Kids, denunciados en la demanda. 2) Que se ordene a costa de los demandados, la retirada del mercado de todos aquellos productos y demás elementos promocionales con las marcas Quassy y/o Quassy Kids, para su retención y depósito hasta que se ponga fin al procedimiento. Firme que sea esta resolución, líbrese el oportuno mandamiento.' .



SEGUNDO.- Contra dicho Auto se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la contra parte que formuló oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron en fecha 5 de febrero de 2018 los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 111/U-5/18, donde se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 6 de junio de 2018, en el que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.- Antecedentes. Justificación de las medidas solicitadas. Resolución de la instancia.

Recurso de apelación.

Solicita la mercantil Assistance SRL, la adopción de medida cautelares -coetáneas a demanda que deduce por infracción de marca UE, nulidad de marcas nacionales y competencia desleal- consistentes en el cese y prohibición de fabricación, comercialización importación o exportación de productos con la marca QUASSY y/o QUASSI kids, así como la remoción del mercado de los productos y elementos promocionales con las marcas indicadas para su retención y depósito hasta la conclusión del litigio.

Sustenta dicha pretensión de tutela cautelar frente a los co-demandados, en la acreditación inicial de los hechos - fumus bonis iuris- que sustentan las pretensiones deducidas en la demanda y, en particular, en la constatación de que la actora es titular de la familia de marcas europeas ASSY para distinguir, entre otros productos, peines, antipiojos y antiliendres, champús, lociones y demás productos relacionados, productos que con la marca ASSY han sido distribuidos en España por la co-demandada Coll Farma y respecto de los cuales hay riesgo de confusión con los productos comercializados por los demandados con las marcas QUASSY, tanto más por el hecho de que los demandados utilizan como formato y presentación del productos QUASSY uno idéntico al utilizado por los productos ASSY; y afirma que concurre riesgo de demora procesal porque la cuota de mercado de la actora está restringuiéndose con el ofrecimiento y comercialización de los productos QUASSY, situación que entiende, puede ser de difícil e incluso imposible reparación, tanto más cuando durante el tiempo del proceso se prolongará y ampliará el perjuicio hasta cotas irreparables, ofreciendo caso de adoptar la cautela impetrada como caución 1000 euros.

El Auto del Tribunal de Instancia de lo Mercantil ha estimado dicha pretensión al considerar que se dan los presupuestos de la tutela judicial cautelar.

Afirma la resolución de instancia que hay apariencia de buen derecho porque, primero, hay elementos suficientes para apreciar riesgo de confusión entre los signos en conflicto y, segundo, porque hay riesgo de demora procesal pues no se ha acreditado ni de la falta de comercialización actual o futura de los productos QUASSY y QUASSY kids ni que la actora haya consentido durante largo tiempo la comercialización de los productos con la marca impugnada, considerando que las medidas solicitadas cumplen los requisitos de instrumentalidad y proporcionalidad en relación a la acción por infracción marcaria y en garantía de la eventual sentencia que pudiera condenar a la parte demandada a la cesación y abstención en los actos infractores.

En desacuerdo con tales conclusiones, formula recurso de apelación la co-demandada Laboratorios Arifarm S.L. (Arifarm) con sustento esencialmente en dos motivos, a saber, en primer lugar en la falta de motivación suficiente respecto de las medidas adoptadas, en segundo lugar, por error en la valoración de los hechos afectante tanto a la apreciación del peligro de demora como en relación a la apariencia de buen derecho.

Analizaremos a continuación de forma separada y conforme a la propuesta argumental de la parte apelante cada uno de sus motivos.



SEGUNDO.- Falta de motivación suficiente. Ausencia de instrumentalidad y proporcionalidad en las medidas cautelares estimadas.

Afirma la parte recurrente que la resolución impugnada únicamente hace mención a la supuesta instrumentalidad y proporcionalidad de la medida de cesación, pero no de retirada, que finalmente impone.

Que como se desprende de la resolución, hay indicios de que la actora ha conocido en todo momento de las marcas QUASSY por razón de sus relaciones comerciales, habiendo diseñado el packaging la co-demandada Coll-Farma, no habiendo ahora en el mercado ninguna de las marcas en conflicto, en modo tal que las medidas carecen de proporcionalidad e instrumentalidad pues los productos controvertidos no existen para los consumidores. Y es cierto que hay en el caso una asociación empresarial que recae sobre el producto, careciendo la actora de derechos sobre el packaging, no habiendo indicio de deslealtad, sino en realidad, tolerancia por la actora en el sentido del art. 61 RMUE. Que como se desprende de la resolución, la adopción de las medidas no se basa en la instrumentalidad y proporcionalidad razonadas, sino en la inexistencia de otras medidas menos onerosas cuando lo menos oneroso es lo que no se adopta, tanto más cuando está acreditado que la actora ya no comercializa sus productos y que el diseño del packaging pertenence a Coll- Farma, no habiéndose acreditado la confundibilidad de las denominaciones. Que se alega falta de motivación suficiente por no haberse efectuado un juicio de instrumentalidad y proporcionalidad de cada medida adoptada, no identificándose el riesgo concreto, no siendo en realidad las medidas cautelares ni instrumentales, porque se reconoce que no hay comercialización actual ni futura de los productos, ni proporcionales, porque la menos gravosa es la medida que no se impone.

Posición del Tribunal.

De la lectura del motivo se desprende que contiene dos contenidos claramente separables ya que de un lado afirma que no se justifica -motiva- la instrumentalidad y proporcionalidad respecto de la medida de retirada de productos que pudieran ser infractores y, de otro, discrepa de las razones por las que se adoptan las medidas de cesación porque, afirma no son instrumentales ni proporcionales.

Consecuentemente, hay en la alegación dos submotivos, uno vinculado a la falta de motivación y otro por el que se impugna las medidas adoptadas por falta de instrumentalidad y proporcionalidad, debiendo en consecuencia ser tratados ambos submotivos de forma separada.

Respecto de la falta de motivación.

Fundamenta su motivo la recurrente en la falta de motivación del juicio de instrumentalidad y proporcionalidad en relación a la medida de retirada de efectos presuntamente infractores. Sin embargo, tal afirmación no toma en consideración que no es requisito de la motivación de las resoluciones judiciales la directa e inmediata vinculación a toda declaración de voluntad en la resolución judicial. Basta que se deduzca la decisión del contenido argumental de la resolución, como es el caso que nos ocupa donde, con la afirmación razonada del riesgo de confusión en relación al ámbito de la pretensión y el objeto de la tutela de que se trata, basta, con este solo argumento, para tener por justificada la medida cautelar de retirada o remoción de los efectos de la posible infracción a la que de forma explícita hace referencia el art. 128.1.b) LP, tanto más cuando ninguna explicación se ofrece justificativa, en la hipótesis formulada en la resolución judicial y al margen de la petición de desestimación de la pretensión cautelar, de una posible inutilidad de la medida atendida su naturaleza en aquella relación, o de la existencia de una medida alternativa menos gravosa pero con el mismo efecto pretendido, a los efectos de prevenir el perjuicio que trata de prevenir la tutela adoptada.

Sabemos que el derecho que en este caso podría verse comprometido es el derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto integra el derecho a obtener una resolución judicial motivada en Derecho, lo que implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión ( SSTC 58/1997, de 18 de marzo y, en segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho ( STC 147/1999, de 4 de agosto [ RTC 1999, 147] , F. 3), y en el caso este deber ha quedado cumplimentado, tal cual hemos adelantado en el anterior párrafo porque la resolución del Tribunal de Instancia no se limita a una mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que lo que concluye, incluyendo la fijación de las medidas concretas, que además son las pedidas por la parte, son consecuencia de una exégesis racional de las razones por las que adopta las medidas, el riesgo de confusión y la concurrencia en el mercado de productos con signos confundibles, lo que aleja el hecho de adoptar las que especifica de la arbitrariedad ( SSTC 61/1983, de 11 de julio y 5/1986, de 21 de enero).

Lo anterior conlleva por tanto el cumplimiento de la garantía de que el fundamento de la decisión se ha hecho no con la aplicación arbitraria de las normas que se han considerado adecuadas al caso pues como es evidente ni la aplicación de la legalidad es errónea -más allá de la legítima discrepancia de la perjudicada- ni desde luego es manifiestamente irrazonada o irrazonable.

En suma, si toda resolución ha de estar motivada o lo que es lo mismo, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, en el caso esta carga ha quedado plenamente cumplimentada pues la estimación de la pretensión cautelar de la solicitante no es fruto de la arbitrariedad y las razones se expresan en el hecho de ser las medidas adoptadas consecuencia de una exégesis racional del Ordenamiento.

El motivo de que se trata queda en consecuencia desestimado.



TERCERO.- En cuanto al segundo submotivo, relativo a las discrepancias sobre la instrumentalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, lo que afirma el apelante es que obvia la resolución el hecho de que los productos identificados con la marca ASSY están descatalogados desde hace año y medio, llevando seis meses sin comercializarse, no estando disponibles en España dado que no hay stock, tal y como se acreditó por medio de acta de presencia de fedatario público de fecha 7 de noviembre de 2017 donde se dio fe de tales hechos. Y en segundo lugar afirma que no toma en consideración el conocimiento de la actora de la existencia de las marcas QUASSY y QUASSY kids como consecuencia de las relaciones comerciales con quien diseña el packaging -Coll Farma-, razones por las que las medidas adoptadas no son ni proporcionales ni instrumentales en una situación como la actual en la que no existen consumidores, no habiendo menos onerosidad en la adopción de las medidas más que a través de su no imposición en el marco de un mercado sin consumidores y con el uso de un packaging que es de una co-demandada, no habiéndose acreditado confundibilidad.

Posición del Tribunal.

Configurar y disciplinar normativamente como medida cautelar un instrumento que proporcione al actor sustancialmente la misma tutela que aspira a obtener en el proceso declarativo, se traduce en el carácter de instrumentalidad intrínseca a las medidas cautelares en sentido propio.

En tanto las genuinas cautelas -de naturaleza y finalidad meramente asegurativa-, por definición, se vinculan insoslayablemente con el proceso cuyos resultados prácticos pretende garantizar, y permiten diferenciar nítidamente el objeto de unas y otro, las denominadas medidas anticipatorias metodizan y ordenan interinamente una relación jurídica dada durante la pendencia del proceso de declaración y proporcionan, en realidad, un verdadero título ejecutivo, aunque potencialmente claudicante.

Afirmar la existencia de instrumentalidad - art 726.1.1ª LEC- es sostenerlo en relación a la aptitud satisfactiva del derecho controvertido que puede convertirse en definitiva. La consecuencia de que el derecho se encuentre aún precisado de una declaración formal de su existencia y necesitado de actuación, conduce a que la norma ordene promover el proceso ordinario.

Afirmar por otro lado la existencia de proporcionalidad - art 726.2-2ª LEC- supone penetrar, no en el terreno de la garantía del éxito, tampoco de la eficacia y cumplimiento ulteriores de una sentencia futura, sino con el riesgo de una infracción jurídica actual, pues es exigencia legal que la tutela dispensada sea apta, de suyo, para resolver interinamente el objeto de la tutela judicial cautelar, sometida a la temporalidad, accidentalidad o subordinación de un proceso principal.

Estas perspectivas permiten abstractamente afirmar la instrumentalidad y proporcionalidad de las medidas de cese, prohibición y remoción adoptadas en relación a una denuncia por infracción de marca y competencia desleal en tanto connaturales respuestas a la lesividad de los derechos de que se trata.

Distinto es que no resulte procedente adoptar medida alguna porque no se den los presupuestos de la tutela cautelar impetrada. Y lo cierto es que algunas de las razones que expone el apelante están vinculadas al presupuesto del periculum in mora y otros argumentos a la apariencia de buen derecho, pero desde luego no a la virtualidad de las medidas adoptadas, en sí mismas consideradas. Así lo demuestra el uso como argumento por el apelante de que ninguna medida es más proporcional que la que no se adopta pues la no adopción está vinculada única y exclusivamente a la inexistencia de los presupuestos de la tutela, y solo la alternativa -que no se ofrece- a la proporcionalidad que además se completa en nuestra legislación con la opción de la caución sustitutoria de las medidas cautelares.

Consecuentemente, no podemos negar en abstracto que no se contenga en el Auto un juicio suficiente, en cuanto abstracto, de instrumentalidad y proporcionalidad pues en el marco de los signos distintivos tal instrumentalidad y proporcionalidad está connaturalmente reconocidos a la petición de medidas que adelantan lo peticionado en el proceso principal pues la LEC -art 726-2 inciso final- ha optado en ampliar el sentido de la tutela cautelar para comprender en esta noción actuaciones provisionalmente satisfactivas, esto es, que anticipen en la proporción -variable en cada caso- necesaria, la tutela interesada en el proceso de declaración, siendo explícito tal reconocimiento en la regulación de las medidas cautelares -art 128 LP- en la legislación especial aplicable al ámbito de la propiedad industrial.

Hemos por tanto de remitirnos, en el examen de las cuestiones de fondo -confundibilidad, riesgo de confusión, consentimiento de un determinado estado de cosas, etc- al análisis de los restantes motivos vinculados expresamente a los presupuestos de las medidas.



CUARTO.- Peligro de demora procesal. Probanza.

Plantea en su segundo motivo propiamente dicho la entidad recurrente, error en la apreciación del presupuesto de peligro de demora procesal.

Afirma el recurrente que no es hasta julio de 2017 que la actora requiere extrajudicialmente a la demandada, cuando ya no se comercializaban los productos ASSY, a pesar de que consta que los productos de la marca QUASSY se comercializaban conjuntamente con los de ASSY con el consentimiento de la actora, tal y como además se reconoce en la propia demanda, habiendo por tanto error en la valoración de la prueba.

Posición del Tribunal.

No consta que hubiera consentimiento de la actora en la comercialización de los productos QUASSY ni explícita ni implícita con el conocimiento no rebelado a través de una postura contraria a dicho uso durante largo tiempo como refiere el art. 728 LEC.

El que con las facturas aportadas por Coll Farma se pueda entender acreditada la venta de productos QUASSY por esta distribuidora, en absoluto implica ni que ello se hiciera con conocimiento de la actora ni que tan siquiera asintiera al uso de la marca confundible, no aportándose a los efectos de la cautela solicitada, dato objetivable alguno del que deducir tal circunstancia diferente al señalado de las facturas de Coll Farma.

El motivo queda por tanto desestimado.



QUINTO.- Apariencia de buen derecho. Probanza.

Constituye el último de los motivos formulados el relativo al error en la valoración de la prueba en lo que hace al presupuesto relativo a la apariencia de buen derecho.

Alega el recurrente que acredita por medio de acta notarial, primero, que los productos ASSY están descatalogados desde hace más de año y medio, segundo, que no hay existencias de los productos QUASSY en las farmacias, tercero, que no se han comercializado más productos QUASSY desde mayo de 2017, cuarto, que Coll Farma ha aprobado un nuevo empaquetado y, finalmente, que se ha diseñado por dicha mercantil una nueva línea de productos con la marca TIOX.

Que hay error en la valoración de los documentos 1 a 3 de los aportados en la vista en tanto contradicen las meras afirmaciones de la actora que no prueba la existencia actual de sus productos en el mercado. Y en relación al juicio comparativo entre signos, afirma que no se puede comparar el elemento gráfico de dos marcas meramente denominativas, que son diferentes, no solo visual y fonéticamente sino conceptualmente pues la marca QUASSY nace del nombre de la planta quassia amara tiene propiedades anti-piojos, existiendo además diferencias aplicativas entre las marcas.

Que por tanto, concluye el apelante, la apariencia de buen derecho de la actora se basa en juicios de probabilidad negativos a la luz de las pruebas aportadas y que demuestran que ninguna de las marcas en conflicto se comercializan en la actualidad, no quedando más existencias de los productos.

Posición del Tribunal.

Desde nuestro punto de vista el juicio comparativo entre los signos denominativos hecho en la resolución de instancia no resulta contradicho por los argumentos de la parte recurrente, habiendo elementos suficientes en el juicio comparativo visual y fonético -el conceptual no resulta posible por la falta de significado de ambas palabras- como para deducir la identidad plena respecto de algunos productos a los que se aplican los signos en conflicto, tal y como pone de relieve, además, la propia recurrente con su documental, riesgo incrementado con el uso de un packaging cuasi-idéntico, sea quien sea el titular, lo que es hecho irrelevante desde la perspectiva del riesgo de confusión, pero que constituye un marco que solo contribuye a potenciar los elementos similares entre las marcas, como resulta evidente en los siguientes imágenes del packaging de los productos signados.

Por otro lado entendemos que no se prueba en esta fase procedimental en absoluto, sino todo lo contrario, que no hayan productos con la marca ASSY en el mercado ni que tampoco haya productos QUASSY, no siendo referente suficiente un acta notarial basada en la experiencia comercial de una concreta farmacia física y otra virtual, diligencia notarial que sí vino a demostrar la existencia de productos ASSY, siendo así que, en todo caso, a los efectos de la posible infracción de la marca, resulta irrelevante su uso que no es cuestión formulada a los efectos oportunos desde la perspectiva del mantenimiento del derecho del titular marcario preferente y, por tanto, que no han declinado sus derechos por el transcurso del plazo legal sin hacer uso en el tráfico económico del signo registrado.

Procede en consecuencia desestimar el motivo y con él, el recurso de apelación.



SEXTO.- Costas procesales.

En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose desestimado el recurso de apelación no cabe sino hacer expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante - art 398 LEC-.

SÉPTIMO.- Depósito para recurrir Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida para el recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Decimoquinta nº 9 LOPJ-, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Desestimar el recurso de apelación entablado por la parte co-demandada, la mercantil Laboratorios Arifarm S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Pilar Budi Bellod, contra el Auto de fecha 5 de diciembre de 2017 dictado por el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante, en función de Tribunal de Marca de la Unión, confirmándose en consecuencia dicha resolución; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Este Auto es firme en derecho y no cabe formular recurso alguno frente al mismo.

Se acuerda la pérdida del depósito para recurrir al que se le dará el destino previsto en la ley.

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados arriba expresados, que integran la Sección Octava de la Audiencia Provincial, doy fe.