Sentencia CIVIL Nº 545/2022, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 8, Rec 1044/2020 de 08 de Julio de 2022

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona

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TEL.: 935549468 FAX: 935549568

E-MAIL: mercantil8.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120208010865

Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 1044/2020 -F

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Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Concepto: 4171000004104420

Parte demandante/ejecutante: Bienvenido

Procurador: Pol Sans Ramirez

Abogado: Félix Javier Hernández Hernández Parte demandada/ejecutada: Casiano

Procuradora: Laia Gallego Uriarte

Abogada Eulàlia Bartomeus Ricart

SENTENCIA Nº 545/2022

En Barcelona, a 8 de julio de 2022

Cristina Maestre Fuentes, jueza de lo Mercantil nº 8 de esta ciudad, en nombre del Rey pronuncio la Sentencia siguiente:

Vistos por mí los presentes autos de juicio ordinario número 1044/2020 infracción marcaria resultan los siguientes,

Antecedentes

PRIMERO.- Bienvenido, a través de su representante procesal, formalizó una demanda contra el Sr. Casiano.

Admitida y dado traslado de la demanda, la parte demandada compareció y contestó la demanda. Admitida, se convocó a las partes para la celebración de la audiencia previa.

SEGUNDO.-En la fecha señalada para la audiencia previa, comparecieron las partes personadas, manifestaron la imposibilidad de llegar a un acuerdo; y fijados los hechos controvertidos, se acordó recibir el pleito a prueba.

La parte actora propuso la prueba documental, el interrogatorio del demandado, la más documental relacionada en su minuta, y la testifical/pericial del Sr. Donato.

La parte demandada propuso la prueba documental y la testifical del Sr. Eloy, del Sr. Enrique; de la Sra. Emma, y del Sr. Eutimio.

Admitidos todos los medios de prueba, se señaló fecha para la celebración del juicio.

TERCERO.-En el ínterin, la parte actora puso de manifiesto que la parte demandada no había puesto a su disposición la documental requerida en la audiencia previa necesaria para realizar el informe pericial a efectos de calcular el importe indemnizatorio. Prueba que no llegó a practicarse.

CUARTO.-En el día señalado, comparecieron las partes y se practicaron los medios probatorios admitidos, salvo la pericial propuesta por la parte actora; que la solicitó como diligencia final que denegué.

A continuación, las partes formularon sus conclusiones, y declaré los autos finalizados para dictar sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.- Acciones ejercitadas. Objeto del pleito

La parte actora, en su calidad de titular de una marca registrada en España M6520901 " JSAIL", concedida para los productos de la clase nº 22 de Niza, velas de navegación; ejercita de forma acumulada unas acciones por infracción marcaria y por competencia desleal.

En concreto, solicita que se declare que el demandado carece de derecho a utilizar la denominación "Velas J" o cualquier otra similar para señalar y distinguir velas de la marca JSAIL; que dicha utilización es un acto de competencia desleal; y que, por tanto, se le condene a cesar en la infracción, a retirar del comercio todos los productos y embalajes y material publicitario de la marca JSAIL o cualquier otro que viole su derecho de la marca; a que se publique la sentencia a su costa; y a indemnizarle por los daños y perjuicios causados.

Aduce que el demandado comercializa un tipo de velas, bajo el nombre de "velas J"; signo que califica de "burda traducción" del inglés al español de su marca "JSAIL".

Frente a ello, la parte demandada niega haber infringido los derechos marcarios del demandante y haber realizado unos actos de competencia desleal. Básicamente, porque se ha agotado el derecho marcario del demandante puesto que comercializa unos productos especializados para las embarcaciones optimist-velas J- que ha adquirido directamente de la empresa polaca denominada JSAIL, fabricante y titular de la marca europea n.º 6.431.291 "J" para las clases 22 (velas para veleros y yates) y 40 (confección de velas), cuyo propietario es el Sr. Genaro; y del distribuidor oficial de velas J en Holanda, la empresa Sailcenter que dirige el Sr. Eutimio.

A la vista de las manifestaciones de las partes, creo que lo que late aquí es un problema derivado de la tensión que existe entre los derechos derivados de la propiedad industrial y el principio de libre circulación de mercancías en la Unión Europea. Por lo que antes de analizar el asunto, creo conveniente exponer unas consideraciones doctrinales sobre el agotamiento del derecho marcario alegado.

SEGUNDO.- Marco normativo y consideraciones doctrinales

Las funciones más relevantes de una marca son identificar un producto o servicio, para distinguirlos de los demás; e indicar su procedencia empresarial. La Ley de marcas confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma ( arts. 34 y 40 LM); sin embargo, este derecho no es absoluto.

Los derechos exclusivos de los titulares marcarios están limitados por el principio de libertad de circulación de mercancías, según la doctrina del agotamiento del derecho de marca recogida expresamente en el artículo 36 LM.

Dicho artículo 36 LM dice literalmente:

"1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización."

De manera que una vez que el producto sobre el que recae un derecho marcario se introduce en el mercado por su titular o por un tercero con su consentimiento, el derecho del titular a oponerse a su reventa decae aunque sea realizada por distribuidores no autorizados.

La reventa de productos originales de una marca que llevan a cabo unos agentes que no pertenecen a la red oficial de distribución se denomina comercio paralelo. La rentabilidad de este tipo de comercio está ligada, por un lado, a la diferencia de precios del producto marcario entre los distintos países; y por otro, a ofrecer al consumidor los mismos productos a un precio inferior que los distribuidores oficiales.

El free ridero distribuidor no autorizado adquiere los productos en un mercado a un precio considerablemente menor en comparación con el precio al que va a vender el producto en el país de importación. Precio de venta que, a su vez, es inferior al de la red oficial de distribución porque asume menos gastos ya que no ofrece los servicios de preventa ni de postventa al consumidor, ni realiza las campañas publicitarias.

El éxito de las importaciones paralelas está en vender los productos de marca a unos precios inferiores de los que ofrecen los distribuidores oficiales. Además, en la actualidad, a través de internet es mucho más sencillo y menos costoso para el free ridervender productos al margen de la red oficial.

Modo de comerciar que los distribuidores oficiales pretenden evitar y que, sin embargo, la normativa europea y nacional no prohíbe porque se considera beneficioso para la competencia, el mercado y los consumidores. En definitiva, debe prevalecer la libertad de circulación de las mercancías en la Unión Europea, frente a la intención de las redes de distribución limitadas de compartimentar los mercados y de restringir la competencia mediante la instrumentalización de las marcas.

La denominada doctrina del agotamiento del derecho de marca desarrollada por el TJUE ha dado luz verde de las importaciones paralelas de productos de marca en los estados miembros. No obstante, el agotamiento es limitado puesto que existen causas que permiten al titular marcario hacer valer su derecho de exclusiva. Por ejemplo, cuando el uso por un tercero de un signo o marca similar menoscaba seriamente la reputación de esta; o cuando ese uso se realiza de modo que de la impresión de que existe un vínculo comercial entre el titular de la marca y ese tercero.

Dicho esto, voy a examinar el asunto sometido a mi decisión.

TERCERO.- Análisis del asunto

En este caso, el demandante pretende formalmente que se proteja su derecho sobre la marca española "JSAIL". Pretensión que debe decaer porque no existe infracción marcaria; atendido que, como seguidamente diré al relacionar los hechos probados, las velas que comercializa la parte demandada son las identificadas con la marca "J" y no "JSAIL", y porque las ha adquirido directamente del titular de la marca europea o a través del distribuidor oficial de este.

De la prueba practicada, considero probados los hechos siguientes:

1.Que el Sr. Genaro es el titular de la marca europea nº 6.431.291 "J" para las clases 22 (velas para veleros y yates) y 40 (confección de velas), a la vista de la nota informativa de EUIPO (doc. n.º 6 de la contestación); y a su vez es el propietario de la empresa polaca fabricante de las denominadas "velas J" para las embarcaciones optimist.

2.Que el demandante, además de ser el titular de la marca española "JSAIL" -cuestión indiscutida-, es el distribuidor en exclusiva de las velas identificadas con la marca europea "J" en España. Circunstancia que ha puesto de manifiesto el testigo Sr. Eutimio -titular de la empresa holandesa SAILCENTER, distribuidora oficial internacional de las velas "J"-.

3. Que en el ambiente regatista español, se suele utilizar de forma indistinta las denominaciones "jota" y "jotasail" para referirse a un mismo producto: las velas de la marca "J". Las velas de esta marca son las originales; las que cumplen la normativa de competición, y se fabrican en Polonia. Así resulta del interrogatorio del demandado y de las declaraciones testificales, especialmente de la Sra. Marisa.

De manera que el nombre de "velas J" no es una traducción del inglés al español de la marca "JSAIL", como afirma el demandante; sino una de las forma habituales de referirse a las velas que fabrica la empresa polaca JSAIL, y que son las que realmente comercializa el demandado y distribuye el demandante.

4. Que el demandado ha adquirido las velas en cuestión directamente del fabricante y titular de la marca europea, el Sr. Genaro, según resulta de la factura (doc. n.º 9); y del distribuidor oficial internacional de los productos de dicha marca, la entidad holandesa SailCenter, según acredita mediante las facturas aportadas (doc. n.º 8).

De estos hechos se desprende que el demandado no ha infringido los derechos marcarios del demandante ni ha cometido un acto de competencia desleal; porque, reitero, no comercializa los productos de la marca española "JSAIL", sino los de la marca europea "J" que ha adquirido directamente del titular marcario europeo, agotando así su derecho, y de otro distribuidor oficial.

Aclarar que más arriba me he referido a una pretensión formal, porque sospecho que la verdadera intención del actor es instrumentalizar su marca para impedir el comercio paralelo de las velas "J". Me explico.

El actor ha procurado hacer creer que las velas que comercializa el demandado son las de la marca española "JSAIL"; cuando, según he dicho, de las actuaciones resulta que son las de la marca europea "J". Además, ha omitido un dato suyo relevante, que es el distribuidor oficial de las velas "J" en España; silencio que me llama la atención.

De todo lo cual deduzco que lo que realmente pretende es evitar que el demandado comercialice, de forma paralela y sin ser distribuidor oficial, los mismos productos que él distribuye en España.

Intención que no tiene amparo legal; más bien al contrario, porque, como expuse, la doctrina del agotamiento del derecho de marca ha dado luz verde a las importaciones paralelas. Es decir, se procuran evitar las restricciones a la competencia en los mercados, consecuencia de que se instauren unas redes de distribución limitadas, para fomentar la libre circulación de las mercancías en la Unión Europea.

Por todo ello, procede desestimar la demanda, absolver a la demandada de las pretensiones formuladas contra ella, e imponer las costas a la parte demandada por aplicación del principio de vencimiento objetivo ( art. 394 LEC).

Fallo

Desestimo la demanda presentada por la representación procesal del Sr. Bienvenido, contra el Sr. Casiano.

En consecuencia:

- Absuelvo al demandado de las pretensiones formuladas contra él.

- Impongo las costas procesales a la parte actora.

MODO DE IMPUGNACIÓN:Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme, y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓNdel que conocerá la Audiencia Provincial de Barcelona. El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente al de su notificación, exponiendo las alegaciones en que se base tal impugnación, además de citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos que impugna ( art. 458 LEC), previa constitución del depósito que prevé la disposición adicional 15.ª de la LOPJ.