Sentencia CIVIL Nº 555/2019, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 1231/2018 de 30 de Abril de 2019

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 1231 (U-53) 18
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 70/17
JUZGADO de Marca de la Unión nº 1 Alicante
SENTENCIA Nº 555/19
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a treinta de abril de dos mil diecinueve
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión
Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre
infracción de marca de la Unión Europeo, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de
Alicante, en funciones de Juzgado de Marcas de la Unión Europea con el número 70/17, y de los que conoce
en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, la mercantil Toyotomi Europe
Sales Spain S.A., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Amanda Tormo Moratalla y dirigida por
el Letrado D. Jorge Oria Sousa-Montes; y como parte apelada la demandante, la también mercantil Peter Van
Vugt Grupo España S.A., representada en este Tribunal por el Procurador D. Juan Carlos Olcina Fernández
y dirigida por el Letrado Dª. Patricia García Santos, que ha presentado escrito de oposición.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca de la Unión número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 70/17, dictó Sentencia con fecha 4 de septiembre de 2018 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: ' Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández, en nombre y representación de la entidad mercantil Peter Van Vugt Grupo España, S.A., contra la entidad mercantil Toyotomi Europe Sales Spain, DEJU.SA debo: A) DECLARAR Y DECLARO que la utilización por la entidad mercantil Toyotomi Europe Sales Spain, S.A. del distintivo 'ZIBRO' en la comercialización de combustible constituye una infracción de los diversos registros de marca 'ZIBRO' fundamento de la demanda.

B) CONDENAR Y CONDENO a la entidad mercantil Toyotomi Europe Sales Spain, S.A.: 1. A estar y pasar por la anterior declaración.

2. A cesar en la utilización del distintivo 'ZIBRO' en la comercialización de combustible, absteniéndose en lo sucesivo de usarlo para este producto o para cualquier otro designado en los registros de las marcas fundamento de la demanda.

3.- A retirar del mercado todas las etiquetas de envases de combustible que incluyan la marca 'ZIBRO'.

así como cualquier material publicitario o comercial sobre combustible que incluya la citada marca.

4.- A indemnizar a la entidad mercantil Peter Van Vugt Grupo España, S.A. por los daños y perjuici9s sufridos en la cantidad que se determine por el perito designado judicialmente, en la fase de ejecución de sentencia, en concepto de beneficio obtenido por la entidad mercantil Toyotomi Europe Sales Spain, S.A.

como consecuencia de la comercialización de combustible infringiendo la marca 'ZIBRO' Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, la entidad mercantil Toyotomi Europe Sales Spain, S.A.'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada del que se dio traslado a las demás partes que presentaron escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 12 de de diciembre de 2018 donde fue formado el Rollo número 1231/U-53/18 en el que se señaló para deliberación, votación y fallo el día 2 de abril de 2019 en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.- Se denuncia por la mercantil Peter Van Vugt Grupo España S.A. (PGV), licenciataria exclusiva de PGV Holding BV, la infracción de la marcas (registradas, entre otros productos y servicios para combustibles) denominativa y figurativa ZIBRO números 9712738 UE y número 914674, internacional con efecto en la UE, demandándose como autora de tal infracción a la mercantil Toyotomi Europe Sales Spain S.A.

(Toyotomi), distribuidora de los productos Toyotomi y Zibro, signos ambos también registrados y titularidad de Toyotomi Co. LTD, por el uso no autorizado de aquellas marcas, con incumplimiento de los acuerdos de coexistencia de signos suscritos entre PVG Holding y Toyotomi Co., en sus garrafas de parafina y, en particular, por el uso de la expresión ' RECOMMEND FOR ZIBRO ' en la parte frontal de la etiqueta que camisa las garrafas de parafina Toyotomi, por la impresión fotográfica estufas ZIBRO en la misma etiqueta, por el uso del signo ZIBRO en la parte trasera del citado envase en la leyenda ' Recommended by TOYOTOMI Japanese technology ZIBRO made by Toyotomi ', y por el uso, siempre en la etiqueta, del mismo signo en un sello de fidelidad de puntos acumulables junto a Toyotomi.

La Sentencia, con transcripción de la decisión cautelar adoptada por el Tribunal ad quem , ha llegado a la conclusión de que se trata, en efecto, de conductas infractoras y que en consecuencia procede la estimación de la demanda al apreciar fundamentos para la estimación no solo de la acción declarativa de la infracción sino también de las acciones de cesación, prohibición, remoción y de daños y perjuicios.

En desacuerdo con tales conclusiones, formula recurso de apelación la mercantil demandada que comienza reiterando la declinatoria por falta de competencia internacional (resuelta por el Tribunal de Instancia por Auto de 1 de septiembre de 2017) para plantear seguidamente lo relativo a la infracción de la marca - que se niega con diversos argumentos-, finalizando con planteamientos relativos al ámbito territorial de la infracción, el régimen de responsabilidad civil, la prueba del daño y el lapso temporal a considerar para aplicar el cálculo de la indemnización.

Examinaremos separadamente las diversas cuestiones formuladas, iniciando nuestro examen con lo relativo a la competencia territorial internacional.



SEGUNDO.- Argumenta de nuevo en el recurso como motivo primero Toyotomi que el acuerdo de coexistencia suscrito entre matrices de las litigantes es relevante al punto que, según afirma, la actora conculca la buena fe del acuerdo utilizando a un licenciatario ad hoc para evitar que los acuerdos operen, produciéndose de hecho un caso de fraude de ley.

En efecto, señala la recurrente que en los acuerdos de coexistencia suscritos entre PVG Holding B.V., y Toyotomi Co. Ltd., de octubre de 2006, (Acuerdo de delimitación) para establecer las relaciones entre los diversos registro de marca ZIBRO que ambas mercantiles habían adquirido en diversos países o que pudieran solicitar, confirmados por el acuerdo (Memorando de resolución) de 5 de marzo de 2014 dado con ocasión de la conclusión de la relación comercial existente entre ambas mercantiles, se fijaron los términos de la convivencia conforme a los cuales PVG utilizaría Zibro para combustible, y para estufas no eléctricas, pudiendo sin embargo utilizar el signo Toyotomi para estufas no eléctricas pero no para combustibles.

La actora ejercita una acción de infracción en base a unos hechos cuya valoración requiere atender a los citados acuerdos porque o sirven para decretar incompetencia territorial porque las partes han decido que los usos marcarios estén sometidos a la regulación dada por ellos, o son esenciales para comprender qué usos han de ser aceptados y por tanto, determinar en base a los mismos si hay o no infracción.

Es cierto -dice la recurrente- que la actora no es parte del contrato, pero también lo es que la actora aceptó las obligaciones de la matriz, pues no solo es licenciatario exclusivo de PVG sino que ésta le hizo partícipe de los acuerdos tal y como se acredita del hecho de que el requerimiento a Toyotomi se hizo apelando a los mismos, siendo así que el memorando de resolución -que regula la competencia judicial y ley aplicable en los casos de usos no autorizados por las partes- se debe entender aplicable también a los licenciatarios, habiendo identidad entre el objeto del acuerdo y el objeto de la litis que comprende las marcas invocadas, la internacional Zibro y la UE Zibro de 2007 conforme a su punto 1.3., estando los acuerdos entre las matrices sometidos a legislación holandesa o japonesa además de ser válidos por afectar a materias de plena disposición como resulta del art 34.2 LM ' podrá prohibir ', y del art. 9.2 RMUE, ' estará facultado para prohibir ', teniendo como efecto el contrato una restricción voluntaria del ámbito de exclusiva.

En conclusión, que si las partes tienen autonomía de voluntad y las partes asumen los acuerdos, o hay incompetencia a favor de Nagoya o cuando menos, debieron ser tenidos en cuenta a la hora de valorar el riesgo de confusión.

Posición del Tribunal.

Debe en primer lugar dejarse claro que la falta de interposición de recurso de reposición contra el Auto resolutorio de la cuestión territorial en la instancia, no constituye en absoluto un obstáculo para que el Tribunal ad quem pueda examinar la cuestión formulada en el recurso de apelación, tal y como se desprende del art. 66.2 LEC que literalmente arrincona el efecto de cosa juzgada que pudiera derivarse de la atribución a las partes no conformes con la desestimación de la falta de competencia internacional (de jurisdicción o de competencia objetiva) del recurso de reposición, a favor de la alegación de esas misma cuestión, en tanto presupuesto procesal, en el recurso de apelación contra la Sentencia definitiva.

Desestimado el planteamiento procesal que se formula en la oposición al recurso, examinaremos la cuestión formulada.

Como explícitamente reconoce la parte recurrente, lo que se ejercita por PVG en su demanda no es una acción de incumplimiento contractual sino de infracción de marca UE que, conforme al art. 124 RMUE en su versión actual -2017/1001, de 14 de junio-, que no modifica este extremo respecto de la versión normativa anterior, es competencia ' exclusiva' de los Tribunales de Marca de la UE.

No hay por tanto duda ninguna que el rechazo de la declinatoria en la instancia respondió correctamente a tal pretensión, no procediendo en suma estimar la declinatoria formulada por razón de una posible incompetencia internacional que viene delimitada, con carácter general, por razón de la competencia objetiva establecida en el propio RMUE y, por razón de la competencia territorial de los TMC españoles en atención a los foros de competencia internacional establecida en el art 125-1º -domicilio del demandado- del mismo RMUE que se cumplen en el caso que nos ocupa.

Que la infracción constituya o no un incumplimiento de un contrato de coexistencia entre los titulares marcarios, afecten o no a los licenciatarios exclusivos, constituye cuestión que tendrá sus efectos mediante el ejercicio de las acciones de incumplimiento que puedan ejercitar en el ámbito judicial competente la parte que se considere que se ha producido tal incumplimiento por la contraparte, reclamando en su caso, la correspondiente reparación, pero en absoluto condiciona la competencia objetiva ni territorial de los Tribunales de Marca con arreglo a las disposiciones del RMUE.

No puede olvidarse que un licenciatario exclusivo ejercite, conforme a la legitimación que le corresponde, una acción por infracción contra tercero, constituye el ejercicio de un derecho que tiene como fuente de la tutela judicial impetrada con base a la legitimación que la ley reconoce, no un acuerdo contractual sino un título en base al cual se deduce un derecho que, como ha señalado el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, tiene por objeto específico el conferir al titular el derecho a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y en protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella, siendo así que para determinar el alcance preciso de este derecho exclusivo que se reconoce al titular de la marca es preciso tener en cuenta siempre la función esencial de ésta que consiste, como es perfectamente conocido, en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia (STJUE de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, apartado 14 , y de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, C-427/93, C-429/93 y C-436/93 , apartado 44 y jurisprudencia citada), función que podría quedar mermada si, en ausencia de cualquier expresión de consentimiento por parte del titular (que en el caso que nos ocupa deberá interpretarse), éste no pudiera oponerse al uso de una marca idéntica (Zibro) sobre un producto idéntico (combustible), que ha sido fabricado y comercializado por un tercero (Toyotomi) que no tiene ningún vínculo económico con ese titular (PVG), lo que no contradice el hecho de que el titular de la marca y de quien la utiliza en el producto de su titularidad junto a su propia marca, tengan un acuerdo regulador del uso de las marcas pues cada una de las mismas, en el marco de los productos que les corresponde, delimita un determinado uso que cumple con su función de garantizar que los productos designados con la marca tienen una procedencia única (véanse, en este sentido, las STJUE de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, apartados 17 y 18, y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93 , apartados 46 a 48), y este último requisito no se cumple cuando se utilizan en modo que permita inducir a la creencia que se trata de la misma empresa o empresas vinculadas, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos en los que aparece la marca que es aspecto, como bien puede suponer el recurrente, al que haremos referencia al analizar la infracción por la que ha sido condenado.

El motivo queda por tanto desestimado.



TERCERO.- Acumula en diversos motivos el recurrente su crítica a la apreciación de la infracción marcaria de que se trata.

En síntesis la alegación de la parte recurrente se sustenta en los siguientes argumentos.

Sobre el uso a título de marca. Recuerda que la Sentencia señala que para la apreciación de la infracción el signo tiene estar utilizado a título de marca, es decir, cumpliendo la finalidad de origen empresarial, siendo cuestionable desde esta perspectiva que la función que cumple la marca Totoyami y Zibro en la etiqueta.

Que está permitido que dos marcas concurran en una misma etiqueta. En el caso, Toyotomi identifica la parafina, y la marca ZIBRO, las estufas, pero no la parafina, en modo tal que no hay confusión en el consumidor medio que advierte precisamente en la etiqueta una estufa ZIBRO reforzando el mensaje del eslogan, no asociándose la marca Zibro a la parafina, más allá del hecho de que la estufa que se reproduce utilice ese combustible.

No se invade por ello la exclusiva de la actora sobre el uso de ZIBRO para parafinas pues la demandada hace uso en la etiqueta de su propia marca, segundo, la actora no puede etiquetar estufas de parafina con ZIBRO pero sí PVG en virtud de los acuerdos que delimitan el uso marcario de los signos en conflicto. Y en tercer lugar, porque la actora ya no hace uso de la marca ZIBRO sino de Qlima, tanto para estufas como para combustible, por lo que no cabe apreciar asociación en el consumidor.

Que Toyotomi es fabricante de estufas de parafina desde 1952, de modo tal que si alguno de sus productos son complementarios, como la parafina, es lógico que la empresa quiera que los consumidores adquieran ambos. Y por eso se explicó en juicio que la parafina Toyotomi da mejor rendimiento cuando se utiliza en estufas Zibro.

En relación al uso de la expresión Recommended for ZIBRO . Señala el apelante que la sentencia se limita a reproducir los argumentos dados por la AP en cautelares obviando que aquella resolución se pronunció en sede de cautelares, y por tanto con un fumus limitado. Por lo demás ha reconocido la actora que la expresión Recommended for Zibro significa Recomendado para Zibro. Por tanto, en este contexto, Zibro no es más que un indicador de destino del producto y no funciona como marca en relación con el producto en cuya etiqueta aparece, esto es, parafina, sino con estufas -que son las que fabrica Toyotomi con la marca Zibro-. Y de hecho aparece en la etiqueta Zibro sobre la estufa, por lo que el consumidor no entenderá que estamos ante parafina Zibro sino ante estufas Zibro.

Finalmente, sobre los otros usos de Zibro. No se explica en la sentencia porque considera que el uso de Zibro puede menoscabar la marca Zibro en otros usos. El consumidor medio comprenderá que la estufa Zibro que se reproduce en la etiqueta de una garrafa de parafina, no es eléctrica, porque éstas no utilizan parafina.

Lo mismo cabe decir del disclaimer, sello de fidelidad y uso de la marca Zibro en las diapositivas enviadas a New Meresa, que es consumidor cualificado y que entenderá que Zibro no alude a la parafina Toyotomi, tanto más cuando el acuerdo entre empresas permite a una parte hacer parafina Zibro y a otra (a Totoyami) fabricar estufas Zibro que funcionan con parafina. Por tanto, no se explica qué funciones marcarias se ven menoscabadas por el uso de Zibro en las estufas que la recurrente puede fabricar y comercializar con Zibro, no sieno desleal la conducta de quien tiene registrado el signo.

Para que el art. 12 RMUE sea de aplicación, debe examinarse si el uso se realiza conforme a las prácticas leales en el comercio, siendo evidente que Totoyomi ha realizado un esfuerzo en diferenciarse respecto de Zibro de PGV.

Posición del Tribunal.

La etiqueta cumple en sí misma una función informativa que se articula, entre otros elementos, con el uso de signos distintivos.

En efecto, la etiqueta, en este caso adherida al producto mismo, satisface la función no solo de identificar el producto mediante su nombre, marca y diseño, incluyendo las características del mismo, sino también la de brindar indicaciones para su uso o destino.

En el caso, la etiquetación de la garrafa cumplimenta claramente una doble finalidad que es la de identificar el producto con su propio signo - Toyotomi- y, en segundo lugar, la de informar sobre un destino específico vinculado a otro producto, de distinta naturaleza pero complementario de la misma empresa, una estufa alimentada por carburante como la parafina marca ZIBRO fabricada por la misma empresa (Toyotomi) que comerciliza la parafina con la marca Toyotomi.

Es por tanto evidente que la etiqueta contiene signos marcarios registrados que cumplen la función que le es propia. La cuestión está en determinar si el uso del signo ZIBRO sobre una garrafa de parafina, que es la marca para este producto de PVG, es constitutiva de infracción, que no la hay por simple hecho de utilizar el signo, sino en atención a la forma en que se usa en tanto pudiera trasladar al consumidor una vinculación entre signos propios y de terceros, en el caso, entre la parafina Toyotomi y la parafina ZIBRO que, a la postre, constituye examinar si la consolidación del principio de especialidad que se se contiene en los acuerdos de delimitación de uso del signo ZIBRO entre las matrices de las litigantes se infringe de algún modo con el uso del signo ZIBRO sobre una garrafa de parafina.

Pues bien, la conclusión que alcanzamos con el análisis del litigio principal es diferente a la que mostramos con ocasión del examen del fumus bonis iuris las medidas cautelares, pues entendemos que el distribuidor de la parafina Toyotomi no solo está en condiciones de utilizar la etiqueta para la promoción de otros productos del mismo titular (estufas ZIBRO), incluidos en consecuencia aquellos que llevan signos que son utilizados por terceros para otros productos distintos con la particularidad en el caso de que además, y con independencia del principio de especialidad, es un uso de marca idéntica que está regulado mediante los acuerdos antes referenciados en virtud de los cuales se ha dado consentimiento por las partes signatarias, por tanto por PVG, para su convivencia en el mercado en relación a productos y servicios distintos que los hacen compatibles en dicho mercado, sino que en el caso se hace en forma que no resulta contradictoria con la función esencial de la marca.

En efecto, desde esta perspectiva, la decisión del Tribunal ha de adoptarse tal cual adelantábamos, en atención al modo en que se use para apreciar si hay un uso que excede de lo autorizado en tanto además, pueda suponer un uso infractor de la función primordial de la marca en el sentido que antes explicábamos.

Pues bien, objetivamente Toyotomi se ha limitado a comercializar garrafas provistas de signos propios delimitados, incluso aquellos que también son idénticos a los utilizados por un PVG -aunque ahora utilice para parafinas otro distinto (Qlima)-, y lo cierto es que no solo la etiqueta se limita al contenido de una expresión de un signo (ZIBRO), que es titularidad de las matrices de las dos litigantes, sino que en la etiqueta, de manera principal, visible, evidente y clara, opta por la identificación del producto al que se refiere dicho signo -estufa de parafina- que está, precisamente, entre los usos acordados y convivenciales pactados entre los titulares que son, en todo caso, los que delimitando el uso de una marca denominativamente idéntica para productos complementarios, constituyen el origen de una tensión comercial que constituye per se un principio de contienda sobre la frontera entre el uso contractualmente pactado en tanto comercialmente leal, de aquél que no lo es por invadir el terreno comercial delimitado en dichos acuerdos.

Es por ello que la conclusión que alcanzamos es que no se hace por Toyotomi un uso de dichos signos en el sentido del artículo 9 del RMUE para apreciar infracción desde el momento en que se crean las condiciones informativas precisas para la promoción de productos propios vinculados (estufas de parafina) con el producto de la garrafa (parafina), función que tanto cumple la fotografía del producto mismo (estufa) sobre el que se resalta la marca, cuyo aumento visual es - en contra de lo que considera la actora- positivo desde este punto de vista, como la frase ' Recommended by ZIBRO ' que claramente será reconocida por los consumidores medios de los productos de que se trata en su propia literalidad con un matiz no menor en lo que hace al uso del pronombre ' by ' (por) frente al posible uso de ' for ' (para) que consolida el mensaje causal respecto del destino del producto, argumento igualmente predicable de la leyenda de la parte trasera del envase ' Recommended by TOYOTOMI Japanese Technology ZIBRO made by Toyotomi ' que a su vez, en tanto tales mensajes se encuentra en un mismo contexto físico apreciable en conjunto permite al usuario del producto diferenciar el uso del signo ZIBRO también cuando da lectura al sello de fidelidad de puntos acumulables.

Podemos así afirmar que la distribuidora Toyotomi no hace uso en dichas garrafas de signos para productos o servicios idénticos ni similares a aquellos para los que tiene registrada la marca la titular de la que es licenciataria exclusiva la mercantil actora PVG, pues ha quedado acreditado que el producto que se distribuye en España por Toyotomi es una garrafa de parafina Toyotomi (marca que destaca por su grafía sobre el frontispicio de la etiqueta) informándose al consumidor en la misma etiqueta que es producto aconsejado para las estufas ZIBRO fabricadas por la misma mercantil, uso que incluso si se analizara desde la perspectiva a que se refiere el art. 14 RMUE -limitación de los efectos de la marca de la Unión, anteriormente, art. 12- en la hipótesis de uso de marca ajena para la indicación de destino (lo que no es el caso), entendemos que superaría el filtro del ' uso leal en materia industrial o comercial ' atendidos los criterios establecidos en la STJUE de 17 de marzo de 2005, asunto C-228/03 , Guillette que exige para apreciar si se hace uso de una marca ajena conforme a las prácticas leales ' tener en cuenta la presentación global del producto comercializado por el tercero, en particular el modo en que se menciona la marca ajena en dicha presentación, la manera en que se establece la diferencia entre esta marca y la marca o el signo del tercero, así como el esfuerzo realizado por dicho tercero para garantizar que los consumidores distingan sus productos de los que llevan la marca ajena ' (apartado 46) en tanto del conjunto de la etiqueta resulta suficientemente identificado el producto ZIBRO al que este signo se refiere cuando se coloca en la etiqueta, quedando claramente delimitada la marca de la parafina, que se destaca de manera muy significativa sobre la etiqueta, suficientemente como para no generar duda al consumidor del producto ni por tanto generar, ni el uso de ese modo de la marca Toyotomi ni de la marca ZIBRO, asociación con las parafinas ZIBRO.

En conclusión, la etiqueta engloba productos propios con sus correspondientes marcas, haciendo uso Toyotomi no de una marca ajena sino de la propia para promocionar productos que también comercializa.

El uso de la marca ZIBRO de las estufas que comercializa Toyotomi, tal cual queda identificada en la etiqueta, no es, por naturaleza, uso de marca ajena sino un uso permitido de marca propia destinada, en tanto utilizada sobre producto diferente, a promover la comercialización del propio producto entre los usuarios de las estufas ZIBRO de Toyotomi, lo que no implica, en particular, la creación de un vínculo entre esos signos y las parafinas ZIBRO.

Toyotomi al comercializar su parafina no distingue su parafina con el signo ZIBRO sino que informa que la parafina Toyotomi está recomendada -por él- para sus estufas ZIBRO, lo que entendemos, excluye cualquier asociación entre productos terceros.

Desde este punto de vista, PVG no puede prohibir el uso en la etiqueta del signo ZIBRO sobre las etiquetas que encamisan las garrafas de parafinas Toyotomi, tanto más teniendo en cuenta que sobre el uso de la marca ZIBRO median acuerdos explícitos entre las titulares del mismo signo para su uso diferenciado por razón de los productos lo que, en principio y conforme a lo expresado, queda respetado.

Es por todo ello que no cabe apreciar infracción en tanto con el uso en el modo expresado de la marca ZIBRO en la etiqueta, comprendiendo en esta expresión todas las formas de uso que en la misma aparecen, no constituyendo un uso de dicho signo que pueda prohibirse por parte del tercero titular de dicho signo para productos distintos respecto de los cuales viene referenciados en la etiqueta.

Procede en consecuencia estimar el recurso de apelación y revocar la Sentencia de instancia sin mayor análisis del resto de motivos formulados en el recurso de apelación (apreciación acción cesación, ámbito territorial de la infracción, régimen de responsabilidad civil y lapso temporal de la misma y prueba del daño) que respondían a la hipótesis de confirmación de la infracción marcaria.



CUARTO.- Habiéndose estimado el recurso de apelación, no procede hacer expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante - art 398-2 LEC -, siendo igualmente procedente modificar el criterio de imposición de las costas de la instancia en el sentido de hacer expresa imposición de las mismas a la parte demandante cuya demanda ha quedado íntegramente desestimada - art 394-1 LEC -.



QUINTO.- Habiéndose estimado en su integridad el recurso de apelación, no cabe acordar sino la devolución para el apelante del depósito para recurrir - DA Décimoquinta, nº 8 LOPJ -.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que estimando el recurso de apelación entablado por la parte demandada, la mercantil Toyotomi Europe Sales Spain S.A., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Amanda Tormo Moratalla, contra la Sentencia dictada el día 4 de septiembre de 2018 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante , en funciones de Tribunal de Marcas de la Unión Europeo, debemos revocar y revocamos dicha resolución y en su virtud, debemos absolver y absolvemos a la demandada de las pretensiones deducidas en la demanda, con expresa imposición de las costas de la instancia a la parte demandante; y sin expresa imposición de las costas procesales de esta alzada a la parte apelante.

Se acuerda la devolución del depósito efectuado para recurrir.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.- 15