Sentencia CIVIL Nº 556/2019, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 66/2019 de 30 de Abril de 2019

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 66 (U-2) 19
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 196/18
JUZGADO de Marca de la Unión nº 2 Alicante
SENTENCIA Nº 556/19
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a treinta de abril de dos mil diecinueve.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión
Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre
infracción de marca de la Unión Europeo, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de
los de Alicante, en funciones de Juzgado de Marcas de la Unión Europea con el número 196/18, y de los que
conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado tanto por la parte co-demandada, la mercantil
Kids & Teens S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. Danilo Angelini y dirigida por el
Letrado D. Santiago José Palacios Pinillos; como parte demandante, la mercantil Kids&US English S.L.,
representada en este Tribunal por el Procurador D. Juan Carlos Olcina Fernández y dirigida por el Letrado D.
David Pellisé Urquiza. Ambos apelantes han presentado escrito de oposición al recurso del contrario.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca de la Unión número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 196/18, dictó Sentencia con fecha 10 de octubre de 2018 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que debo estimar y estimo sustancialmente la demanda interpuesta porJuan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los Tribunales y de la mercantil KIDS&US ENGLISH, S.L. contra la mercantil KIDS&TEENS, S.L por lo que, en consecuencia: A)DECLAROque la demandada KIDS&TEENS, S.L. ha infringido los derechos exclusivos de marca que corresponden a KIDS&US ENGLISH, S.L. sobre su notoria marca KIDS&US al utilizar el signo KIDS&TEEN aplicado a servicios educativos y formativos.

B) CONDENO a KIDS&TEENS, S.L.

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar y abstenerse en lo sucesivo en todo el territorio de la UE de cualquier uso del signo KIDS&TEENS aplicado a distinguir servicios educativos y formativos, inclusive en Internet y redes sociales, así como por medio del nombre de dominio www.kidsandteens.es A la retirada del tráfico económico y subsiguiente destrucción de todo producto y elementos de presentación declarado ilícito por incurrir en violación de los derechos marcarios y/o actos de competencia desleal.

A la imposición de una multa coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600€) por cada día en que subsista la infracción Al resarcimiento de los daños y perjuicios en forma de regalía hipotética con un canon fijo de entrada de VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000€) por establecimiento y variable de 16% de la cifra de negocio con el mínimo, en todo caso del 1% de la cifra de negocio según la liquidación que se practique en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento de Derecho Séptimo de la presente.

Al pago de las costas.

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta porJuan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los Tribunales y de la mercantil KIDS&US ENGLISH, S.L. contra doña Margarita con expresa condena en costas a la actora'.

Solicitada aclaración por la representación legal de la codemandada, Dª. Margarita , por el Tribunal de instancia, se dictó Auto en fecha 25 de octubre de 2018, cuya parte dispositiva es del tenor siguiente: 'Que debo estimar y estimo la solicitud de aclaración de la sentencia de 10 de octubre de 2018 efectuada por don Danilo Angelini, Procurador de los Tribunales y de la mercantil KIDS&TEENS, S.L. y de doña Margarita de tal manera que: 1) Donde dice en el Fallo Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta porJuan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los Tribunales y de la mercantil KIDS&US ENGLISH, S.L. contra doña Margarita con expresa condena en costas a la actora: debe decir Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta porJuan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los Tribunales y de la mercantil KIDS&US ENGLISH, S.L. contra doña Margarita con expresa condena en costas a la actora' 2) Enel Fundamento Sexto se explica no procede hacer pronunciamiento de competencia desleal por confusión o aprovechamiento por ser un pronunciamiento a mayor abundamiento de la infracción marcaria.

3) La condena en costas a la mercantil KIDS&US ENGLISH, S.L. se impone porque las acciones de competencia desleal han de interpretarse, cuando versan sobre los mismos hechos que una acción marcaria, que son subsidiarias y ello por aplicación de la teoría de la complementariedad relativa del Tribunal Supremo recogido entre otras en la STS núm. 450/2015 de 2 de septiembre de 2015 . A mayor abundamiento se plica la teoría de la estimación sustancial'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por las partes arriba referenciadas del que se dio traslado a las demás partes que presentaron escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 17 de enero de 2019 donde fue formado el Rollo número 66/U-2/19 en el que se señaló para deliberación, votación y fallo el día 17 de abril de 2019 en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.- La Sentencia de instancia estima la pretensión por infracción marcaria deducida por la mercantil Kids&Us English S.L. frente a la también mercantil Kids & Teens S.L., por el uso, por parte de ésta, del signo Kids & Teens y de su marca nacional nº 3110587 (solicitada el 13 de febrero de 2014) para servicios educativos y formativos que afirma, infringe los siguientes registros marcarios (que tienen su origen en una solicitud de enero de 2004), que se califican referidos a marcas notorias, tanto nacionales, con referencia a la marca mixta Kids&Us School of english nº 2.801.892 como de la UE, con referencia a las marcas marcas números 9.625.708, 9.928.482, 12.405.098, 13.016.076 (denominativa), KIDS & US Dos factores analiza la Sentencia para llegar a tal conclusión, a saber, la notoriedad de las marcas y la existencia de similitudes entre signos, con aprovechamiento del prestigio de la marca.

Sostiene la Sentencia que en efecto las marcas invocadas son notorias para servicios de enseñanza en la consideración de que la actora tiene 377 centros en toda Europa y 115.000 alumnos, con presencia publicitaria en televisión, abundándose con el estudio aportado de eficiencia publicitaria y la certificación contable que demuestra un volumen de negocio de 70 millones de euros, con una inversión demostrada en publicidad de que se ha elevado hasta el 1.104.000 euros, menciones en medios de comunicación y reconocimientos, señalando que el hecho de que no tenga reconocimientos sobre notoriedad previa no constituye un factor negativo, sino derivado de la falta de oportunidad previa, como tampoco la falta de una relevante presencia en redes sociales.

En cuanto al juicio de similitud de signos estima la Sentencia que el elemento denominativo tiene un protagonismo relevante en las marcas que son mixtas, percibiéndose la sustitución en el signo de la demandada de US por Teens como una variante de las marcas Kids&Us en atención a los destinatarios de los servicios de enseñanza.

Y hay infracción de marca notoria, concluye la Sentencia, porque apreciándose riesgo de asociación se produce como efecto inevitable el aprovechamiento del prestigio en el mercado, obteniendo una ventaja desleal en el mismo, infracción que es inmune al hecho de que la demandada tuviera un registro de marca nacional.

Como consecuencia de la apreciación de la infracción estima la pretensión de indemnización con base a la regalía hipotética y el 1% de la cifra de negocios a determinar en ejecución de sentencia.

Desestima sin embargo la Sentencia la acción deducida frente a la Sra. Margarita porque quien opera en el tráfico económico es la mercantil Kids & Teens S.L., sin que se haya probado la participación en dicho tráfico de la co-demandada, más allá de la cesión de uso o licencia tácita del signo a la entidad demandada, que no constituye un acto de infracción como tal.

Desestima finalmente la Sentencia las acciones por competencia desleal -riesgo de confusión y aprovechamiento del prestigio ajenos, arts. 6 y 12 LCD - al no apreciar en los elementos en que se sustentan las acciones -empleo de una imagen global en el establecimiento de la demandada, con similitudes en tonos cromáticos y gráficos (mariposas) y ubicación y en el empleo de la expresión Natural English y tipología infantil- porque los elementos que se traen a colación, aunque con cierta similitud, son genéricos y habituales en la decoración de cualquier escuela infantil, no habiéndose en todo caso acreditado el uso por la actora como eslogan la expresión Natural English.

En desacuerdo con tales conclusiones, formulan recurso de apelación tanto la entidad demandada como la entidad demandante.

Pues bien, procederá el Tribunal a examinar separadamente cada recurso y dentro de él, cada motivo, comenzando por el de la entidad demandada cuyo resultado puede condicionar el recurso formulado por el actor en tanto aquél se dirige en tanto cuestiona la propia existencia de la infracción.



SEGUNDO.- Recurso Kids & Teens S.L.

Plantea la mercantil demandada -Kids & Teens S.L-en primer lugar que la marca Kids&Us no es notoria, no habiéndose probado tal hecho por quien tenía la carga de ello, el demandante, que solo aporta datos de su propia web y de un estudio de eficiencia publicitaria de cuestionable objetividad en tanto elaborado a instancias de la actora en la que la muestra se hace con personas que tienen relación con la mercantil que conocen las marcas, lo que da un resultado inverosímil.

Añade en cuanto al dato relativo a la inversión en marketing que no es dato determinante, no apoyándose el demandante en informes de Cámaras de comercio. Y critica la parte apelante la valoración que hace la Sentencia de la falta de declaración de notoriedad previa en la consideración de que el que no la haya pone de relieve que no se está ante una marca notoria y el razonamiento sobre las redes sociales e internet a pesar de su relevancia en el momento actual, mostrando sin embargo cifras (similares a la demandada) que no permiten apreciar notoriedad.

Posición del Tribunal.

El Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas , ha precisado el contenido del concepto 'notoriamente conocido' (hoy, 'renombre'). La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto ' supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente ' (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento ' debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca ' (ap. 24). Para ello, ' el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla ' (ap. 25).

Por tanto, el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados, definición que está inspirada en la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34a sesión, que tuvo lugar del 20 al 29 de septiembre de 1999.

Pues bien, desde este punto de vista, debemos confirmar las apreciaciones hechas en la Sentencia de instancia pues partiendo de que conforme a la Sentencia Pago ut supra ' para gozar de la protección prevista en dicha disposición, una marca comunitaria debe ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o los servicios amparados por ella, en una parte sustancial del territorio de la Comunidad Europea, y que, teniendo en cuenta las circunstancias del asunto principal, puede considerarse que el territorio del Estado miembro de que se trate es una parte sustancial del territorio de la comunidad ', la información que suministran los datos relativos al número de centros que la actora tiene en toda Europa -377-, el número de alumnos -115.000-, la probada presencia en los medios televisivos y otros, y el volumen de negocio de 70 millones de euros, no solo permite deducir una conclusión idéntica a la de la Sentencia de instancia sino que, en realidad, vienen a confirmar el resultado (no contradicho con información técnica contradictoria por la demandada) del estudio sobre eficiencia publicitaria que no refleja sino el resultado de tal implantación, tanto física como financiera, sin que desde luego, el hecho de que no haya una declaración previa de notoriedad para los servicios de enseñanza sea obstáculo para ahora hacerla por la simple razón que, primero, no se acredita que se haya denegado, segundo, porque sería irracional denegar la declaración de notoriedad por la falta de declaración previa porque conforme a ello, nunca sería posible hacerlo, tercero, porque no se ha de olvidar que la notoriedad es un hecho y no una declaración institucional y, cuarto, porque como dice la Recomendación de la OMPI, los factores que refiere son ' pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida ', pero ' no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación' , añadiendo 'Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión ', por lo que no es necesario que concurran todos ellos y, además, pueden ser tenidos en consideración otros factores distintos, siendo también interesante al respecto que la STJUE de 28 de junio de 2018, asunto C-564/16 , recuerda que ' puesto que los Reglamentos nº 207/2009 y 2868/95 no enumeran los medios de prueba que el oponente puede hacer valer para demostrar la existencia de la notoriedad de la marca anterior, esta última es libre, en principio, para elegir la forma de la prueba que considere útil presentar a la EUIPO en el marco de una oposición basada en un derecho anterior y la EUIPO tiene la obligación de examinar las pruebas presentadas por el oponente, no pudiendo rechazar un tipo de prueba en razón de su forma ', lo que nos lleva directamente a la crítica que hace el apelante sobre la falta de implantación suficiente en las redes sociales porque ello, aun siendo notorio que hoy en un factor relevante, no es determinante per se , ni sustitutivo de otros, tanto más cuando, como hemos visto, hay datos materiales que ponen de relieve la exposición en el tráfico de los servicios de la actora gracias a su implantación capaz de captar a miles de alumnos bajo una misma denominación lo que, reiteramos, constituye el factor determinante para afirmar que la marca la conoce, como exige el TJUE, una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca UE.

El motivo queda en consecuencia, desestimado.



TERCERO.- Dedica el segundo de los motivos formulados por el demandado a negar la existencia de infracción de los derechos marcarios de Kids&Us.

Afirma en primer lugar que no hay aprovechamiento del prestigio de la marca porque Kids&Us no es notoria, alegando en segundo lugar que hay error en la valoración de la prueba sobre la existencia de riesgo de confusión.

En relación a esto sostiene la parte apelante que el Tribunal de Instancia se centra solo en la palabra KIDS de ambas marcas cuando para determinar la existencia de riesgo de confusión se debe apreciar de forma global cada sigo, argumento respecto del que es contradictorio afirmar que la palabra KIDS tiene escasa fuerza distintiva al ser común en el idioma inglés cuando estamos en el ámbito de servicios dirigidos a público infantil -academias de inglés para niños-, lo que hace lógico su uso en servicios dirigidos a niños, siendo diversas las marcas que utilizan la palabra inicial en sus signos el término KIDS unido del signo & a otra palabra y ésta última acabada en 's', tales como Kids & Dreams, Kids & Tales, y Kids & U.

Además la Sentencia deja en un plano secundario el elemento gráfico a pesar de ser elemento importante en las marcas de la actora. Por su parte, Kids & Teens únicamente incluye un simple recuadro rojo sobre el que se introduce el elemento denominativo, haciendo una composición radicalmente diferente que no genera confusión, remarcando la idea de que son signos distintos porque, primero, la marca Kids & Us For Little People es monocromática en negro mientras que la de la recurrente usa el rojo y el blanco, segundo, porque el color de las letras de la actora es el negro y el formato ovalado, redondo, mientras que el elemento principal de la marca de la recurrente es blanco usando formato de letra alargado, diferente a las de la actora, siendo elementos secundario el blanco, tercero, porque la marca de la recurrente está contenida en un rectángulo de color rojo mientras que las de la actora no tienen fondo de color alguno ni introducidas en forma geográfica alguna, cuarto, porque la recurrente no se vale de ningún icono -un monigote sustituyendo la i, o una estrella o asterisco rosa-, quinto, porque el grafismo del signo & es totalmente diferente, sexto, porque las palabras Kids y Teens están separadas del signo &, lo que no sucede en las de la actora, séptimo, porque las tres marcas comienzas con la palabra Kids pero están unida a palabras diferentes en el número de letras, octavo, porque la marca de la recurrente termina en s lógica mientras que las de la actora no hace referencia a un nombre sino a un pronombre y, noveno, porque desde el punto de vista fonético, la única coincidencia es el término Kids, no siendo el pronunciamiento de las otras palabras sino diferente.

Recuerda además que a finales de 2014 se ha creado una línea de academias más adaptadas a las demandas del público adolescente, teniendo una imagen diferente, donde su utiliza el signo Tween&Teens, que tiene más similitud con Kids & Teens que ésta con Kids&Us.

Posición del Tribunal.

En la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas- Fitnessworld) se había declarado que ' la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca '. La posterior STJCE de 10 de abril de 2.008, asunto C-102/07 (Adidas AG-Marca Mode CV), concretó más en qué debía consistir este vínculo, al afirmar que ' basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca ' (ap. 41). En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008 ('Intel-CPM') concreta más qué se entiende por tal vínculo: primero argumenta que ' cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior '; y concluye después que ' el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo ' (ap. 60), habiendo recordado la más reciente STJUE de 30 de mayo de 2018, asuntos acumulados C-85/16 y 86/16 que ' según reiterada jurisprudencia, la existencia de un vínculo entre la marca anterior y la marca cuyo registro se solicita, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº. 207/2009 , debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso, entre los cuales figuran, entre otros, el grado de carácter distintivo de la marca anterior y el grado de similitud entre las marcas en conflicto, el cual supone la existencia, en particular, de rasgos similares desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual (véanse las sentencias de 23 de octubre de 2003, Adidas- Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582 , apartado 28, y de 24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177 , apartados 52 y 64). ' (Ap. 56).

Pues bien, y por lo que hace al juicio sobre la similitud entre signos hemos de señalar que el hecho de que una marca de la demandada incorpore un elemento de la marca anterior con la adición de otra palabra, constituye una indicación de la similitud entre esas dos marcas, tanto más cuando, en principio, el consumidor presta normalmente más atención al inicio de un signo que a su final.

En lo que concierne a la falta de carácter distintivo del elemento Kids, hay que señalar que si bien para las personas de habla inglesa este término les evocará niñez, ya que Kids significa 'niños', siendo un término común, para los consumidores de no habla inglesa constituirá un término de fantasía que sí puede concentrar la atención del consumidor en tanto primer elemento de la marca.

A los efectos de la apreciación de la similitud de las marcas en conflicto, debemos considerar que, por una parte, la marca de la demandada se compone del elemento inicial de la marca anterior 'Kids' con la adición del elemento 'Teens', el cual también para el consumidor de habla inglés carecerá de relevante carácter distintivo al igual que en el caso del segundo elemento de las marcas de la actora 'Us' pero, por otra parte, dado que el consumidor presta en principio más atención al inicio de un signo que a su final, el público relevante, tanto en el caso del público de habla inglesa como del resto del público se concentrará más en el primer elemento que se encuentra vinculado a otro segundo elemento vinculado por el signo & para conformar un signo destinado a escuelas o centros de formación del idioma inglés.

En estas circunstancias, habida cuenta de que las marcas en conflicto son marcas en el que el elemento preponderante es el denominativo, esencial en el mercado de la prestación de servicios de enseñanza en el que los servicios no se señalan o cogen sino que se pronuncian, cabe considerar que el Tribunal de Instancia pudo concluir fundadamente que estas, cada una considerada en su conjunto, eran similares y que, desde luego y cuando menos, presentan un grado de similitud suficiente para generar el vínculo a que hace referencia la jurisprudencia antes señalada.



CUARTO.- En relación a lo anterior, plantea el recurrente el valor de la inscripción en el registro de marcas español de Kids & Teens consecuencia de la solicitud formulada el día 13 de febrero de 2014, procedimiento que -según recuerda- se desarrolló sin oposición, publicándose la concesión el día 16 de junio, registro que otorga protección al signo.

Posición del Tribunal.

Sobre esta controversia se ha pronunciado recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencia de fecha 21 de febrero de 2013 (asunto C- 561/11 , Fédération Cynologique Internationale / Federación Canina Internacional) en la cuestión prejudicial elevada por el Juzgado de Marca Comunitaria número 1 con sede en Alicante, habiendo declarado el Tribunal que ' El artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.'.



QUINTO.- Concluido en positivo el juicio de valor sobre la existencia de vínculo entre signos, procede examinar si el empleo del signo 'Kids&Teens' implica aprovechamiento indebido y menoscabo del carácter distintivo o la notoriedad de la marca 'Kids&Us' dado que, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal), 'La existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre' (ap. 37). Es decir, para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores (STJCE de 27 de noviembre de 2008 ('Intel- CPM'), ap. 28), sin que deban hacerlo todos.

Pues bien, la reseñada STJCE 18 de junio de 2009 (L'Oreal) explica cuando puede producirse este tipo de perjuicios para la marca notoria, señalando que 'En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente 'dilución', 'menoscabo' o 'difuminación', dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto' (ap. 39).

La demanda se aduce que el empleo del signo 'Kids & Teens' para centros para niños de inglés provoca un aprovechamiento indebido y un menoscabo del carácter distintivo y del renombre de su marca, es decir, una dilución o debilitamiento de la marca y un perjuicio a la imagen social asociada a la marca Kids&Us, señalando en particular que la notoriedad y prestigio de la marca Kids&Us supone cuando se usa por la demandada la marca denunciada, un acto que perjudica el goodwill de la marca, con grave riesgo de dilución de la distintividad de la misma Pues bien, a la vista de los datos sobre número de centros, número de alumnos, presencia mediática y volumen contable, no cabe más que deducir que el signo Kids&Us tiene que evocar a un público significativo la actividad docente de aprendizaje de inglés para niños desarrollada por la mercantil Kids&Us English S.L., y por tanto, el empleo de un signo evocador de aquél por un tercero para identificar la enseñanza del inglés para jóvenes y niños es perjudicial para el carácter distintivo de la marca, en la medida en que, si no cesara dicho uso, se diluiría y dejaría de asociarse con carácter exclusivo a la actividad del titular de la marca, esto es, daría lugar 'a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público', en los términos empleados por la STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal), ap. 39.

Por otro lado, también puede apreciarse la existencia de un aprovechamiento indebido del renombre de la marca de la actora atendida la naturaleza y el grado de proximidad de los servicios en cuestión, del vínculo que puede establecerse entre los productos cubiertos por la marca Kids&Us y los productos y los servicios a los que se refiere la marca de la recurrente, todo lo cual permite afirmar que es altamente probable que la demandada, con el uso de la marca Kids & Teens, School of English, se aproveche indebidamente del renombre de la marca anterior, basándose en la existencia del vínculo entre los productos y los servicios cubiertos por las marcas en conflicto, del renombre sustancial de la marca anterior y del grado de similitud de dichas marcas.

En estas circunstancias, no cabe sino confirmar las apreciaciones del Tribunal de Instancia para confirmarlas, desestimando el correspondiente motivo de apelación y por tanto, las consideraciones sobre la inexistencia de infracción de marca renombrada.



SEXTO.- Plantea seguidamente el recurrente la improcedencia de una indemnización de daños y perjuicios.

Aduce el recurrente que la demandada no ha violado marca alguna y que no hay perjuicio indemnizable y que, en todo caso, se exige el pago de una indemnización superior al mínimo legalmente establecido en el art. 44.5 LM del 1% de la cifra de negocios cuando dicha norma prevé que para exigir una indemnización mayor, es necesario que la actora pruebe que la violación de la marca le causó daños o perjuicios superiores, lo que la actora no ha acreditado.

Posición del Tribunal.

En el derecho europeo, en marcas y diseño, se reconoce expresamente el derecho de los titulares a recibir, en concepto de indemnización mínima, por daños y perjuicios, el 1% de la cifra de negocio del infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Es cierto, no obstante, que incluso en estos supuestos el daño debe probarse dado que la figura del daño mínimo se proyecta sobre la efectiva explotación comercial de los productos infractores como acto de infracción.

Ahora bien, en los casos de solicitud como criterio cuantificador de los perjuicios del beneficio obtenido por el infractor (como es el caso de la indemnización mínima) o del precio de la licencia-, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora que reporta beneficios para el infractor, habiéndose señalado por la doctrina que a ello bastaría incluso aunque no hubieran llegado a ponerse en el mercado los productos o servicios infractores.

Y en cuanto al nexo causal entre el daño probado y la infracción, dado el carácter normativo del daño, en el caso de los beneficios obtenidos por el infractor (también de la regalía hipotética), ninguna prueba distinta al hecho de la infracción es exigible pues el nexo causal queda establecido por la propia explotación infractora, siendo el uso en el tráfico económico del signo el que genera por sí el derecho retributivo al titular de la exclusiva pues su uso inconsentido supone una intromisión no autorizada en la exclusividad que debe ser retribuida para ser utilizada y que, en el caso, constituye el parámetro seleccionado para cuantificar en el importe resultante el perjuicio padecido.

El motivo queda por todo ello también desestimado.

SÉPTIMO.- Dedica el último de los motivos a cuestionar la condena en costas procesales, apelando que la estimación en la instancia ha sido parcial dado que solo se aprecia la infracción de derechos marcarios pero no la acción de competencia desleal en relación a los elementos ajenos a la infracción marcaria, por lo que debería aplicarse el art. 394.2 LEC .

Posición del Tribunal.

Tiene razón el apelante cuando cuestiona la decisión sobre el criterio en materia de costas.

Sin duda es cierto que la normativa sobre competencia desleal constituye también un refugio de la exclusividad, pero siempre en aquellos aspectos que no están directa e inmediatamente protegidos por la normativa especial del título que confiere la exclusividad.

Tan es así que en el caso el demandante afirma en su demanda al tratar de los hechos en que sustenta sus acciones por competencia desleal, que el planteamiento lo formula 'adicionalmente y de manera deslindable de los actos de infracción marcaria', afirmando que la demandada incurre en actos de confusión y explotación de la reputación ajena en atención a la imagen general empleada y por el uso que se hace de la buena fama y reputación de la actora, pretendiendo una aproximación de imagen similar, generando confusión entre el público.

Parece por tanto evidente que en la demanda se ejercitan de modo acumulado dos tipos de acciones que la actora plantea de forma diferenciada y acumulable, las de infracción marcaria y de las de competencia desleal, en modo tal que si, como ha sucedido, no se estiman las acciones de competencia desleal, que no son alternativas ni subsidiarias, la estimación de la demanda es necesariamente parcial, con las consecuencias para el pronunciamiento sobre costas que previene el art. 394.1 LEC , es decir, que cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, pronunciamiento que no puede verse alterado incluso en el caso de estimar el recurso que formula la actora respecto de la absolución de la co-demandada pues viene referido a las acciones de infracción marcaria y no a otras diferentes.

El motivo queda en consecuencia, estimado.

OCTAVO.-Recurso Kids&Us English S.L.

Se dedica el recurso que formula la entidad demandante a cuestionar la absolución de la co-demandada, Dª. Margarita .

Recuerda el apelante que la absolución se sustenta en que no está probada la intervención en el tráfico económico de la co-demandada sin que la mera cesión del uso de la marca a la mercantil demandada constituya un acto de comercio que implique infracción de los derechos de exclusiva al no constituir acto contemplado en los art 9 RMUE y 34 LM . Pero, dice la apelante, hay error porque está probado que la Sra.

Margarita ha participado activamente en el tráfico económico utilizando la marca Kids & Teens tal y como resulta, primero, de la contestación de la demanda, donde se afirma que así ha sido desde el año 2011, segundo, porque es titular de una de las tres academias Kids & Teens tal y como se reconoce también en la demanda -la de Logroño-, siendo además la franquiciadora de las otras dos conforme a los contratos de franquicia aportados en la contestación, siendo además titular del nombre de dominio www.kidsandteens.es, habiendo sido además, la solicitante de la marca española 3.110.587 Kids & Teens School of English, todo lo cual demuestra la activa participación de la Sra. Margarita en la explotación de la marca infractora que además es fundadora y administradora única de la sociedad demandada.

Posición del Tribunal.

Dispone el art. 15.2 RMUE 2009 -hoy art 18.2 RMUE 2017- que ' El uso de la marca comunitaria con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular '.

Pues bien, no solo este precepto sería suficiente para estimar la autoría de la infracción por la titular del registro nacional marcario, cuyo uso tiene cedido a terceros, sino que es lo cierto que como se reconoce por la propia demandada, ha venido haciendo uso personal del signo Kids & Teens con anterioridad a la constitución de la sociedad demandada, reconociéndose de hecho en la contestación a la demanda que la Sra. Margarita viene utilizando el signo en cuestión desde el año 2011 cuando ' abrió su academia en el local de Fuenmayor, años antes de la constitución de la sociedad Kids & Teens S.L .'.

En consecuencia, no cabe sino estimar el motivo en el sentido de extender la condena por la infracción -y sus consecuencias- a la co-demandada en tanto titular y usuaria en el tráfico económico del signo infractor.

OCTAVO.- Habiéndose estimado en parte el recurso de apelación de la demandada y en su integridad el del actor, no procede hacer expresa imposición de las costas de esta alzada a parte apelante alguna - art 398-2 LEC -.

NOVENO.- Habiéndose estimado los recursos de apelación, no cabe acordar sino la devolución para cada apelante del depósito para recurrir - DA Décimoquinta, nº 8 LOPJ -.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que estimando en parte el recurso de apelación entablado por la parte co-demandada, la mercantil Kids & Teens S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. Danilo Angelini; y estimando el recurso de apelación formulado por la mercantil Kids&US English S.L., representada en este Tribunal por el Procurador D. Juan Carlos Olcina Fernández, recursos ambos deducidos frente a la Sentencia dictada el día 10 de octubre de 2018 , aclarada por Auto de 25 de octubre del mismo año, por el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante, en funciones de Tribunal de Marcas de la Unión Europeo, debemos revocar y revocamos en parte dicha resolución y en su virtud, dejando sin efecto la absolución de la co-demandada, debemos estimar y estimamos la demanda deducida frente a Dª. Margarita , extendiendo a la misma la declaración contenida en el apartado A) y la condena descrita en el apartado B) de la Sentencia del Tribunal de instancia; modificando el pronunciamiento relativo a las costas de la instancia en el sentido de que cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad; y sin expresa imposición de las costas procesales de esta alzada a las partes apelantes.

Se acuerda la devolución del depósito efectuado para recurrir.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-