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11/01/2016
Sentencia Civil Nº 56/2015, Juzgados de lo Mercantil - Bilbao, Sección 2, Rec 797/2014 de 04 de Marzo de 2015
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Orden: Civil
Fecha: 04 de Marzo de 2015
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Bilbao
Ponente: MERINO JUEZ, MARIA BEGOÑA
Nº de sentencia: 56/2015
Núm. Cendoj: 48020470022015100114
Núm. Ecli: ES:JMBI:2015:3093
Núm. Roj: SJM BI 3093:2015
Encabezamiento
BARROETA ALDAMAR 10 3ª planta - C.P./PK: 48001
TEL.: 94-4016688
FAX: 94-4016969
NIG PV/ IZO EAE:
NIG CGPJ / IZO BJKN :
Procedimiento /
Materia: COMPETENCIA DESLEAL
Demandante /
Abogado /
Procurador /
Demandado /
Abogado /
Procurador /
Antecedentes
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 414.1 LEC se convocó a las partes a una audiencia previa al juicio, señalándose para su celebración el día 10 de febrero de 2.015, citando a las partes con las prevenciones legales.
CUARTO.- En tal acto la parte actora se afirmó y ratificó en su pretensión y solicitó el recibimiento del pleito a prueba.
La demandada, se ratificó en su contestación a la demanda y tras establecer los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, terminó solicitando se dictara sentencia por la que se desestimase la demanda.
Se admitió íntegramente prueba documental por reproducida y conforme al 429.8 LEC quedaron los autos vistos para Sentencia.
Hechos
1.- Por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona se dictó sentencia en fecha 23 de diciembre de 2013 , no firme, habiendo sido objeto de recurso de apelación, siendo el contenido del fallo: Se declara que D. Conrado , como titular de la validación española ES 2.149.494 T3 de la patente europea EP 0 5847 496, ostenta frente a las codemandadas un derecho de exclusiva preferente sobre el 'procedimiento para la explotación de una instalación de energía eólica' reivindicado en dicha patente. Los aerogeneradores de GAMESA de las clases G5X (G52 y G58), G9X (G90, G94 y G97) y G10X (G128), aplican tecnología reivindicativa en dicha patente, infringiéndola en consecuencia. La fabricación, ofrecimiento, almacenamiento, comercialización, instalación y explotación de los citados modelos de aerogeneradores suponen actos prohibidos de explotación de la validación española ES 2.149.494 T3 de la patente europea EP 0 5847 496. Los actos de infracción de patente de la actora le han ocasionado daños y perjuicios que deben ser reparados, mediante las indemnizaciones correspondientes. Se establecen las cantidades, que Gamesa ya ha depositado tras la solicitud de ejecución provisional por parte del sr. Conrado .
Fundamentos
.- La realidad de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona en fecha 23 de diciembre de 2013 , no firme, habiendo sido objeto de recurso de apelación.
.- La realidad de la ejecución provisional solicitada por D. Conrado y despachó ejecución adoptando las medidas que tuvo por oportunas, entre otras, requerir a GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA S.A, para que pagaran las cantidades objeto de condena, auto de 8 de julio de 2014.
.- La realidad por parte de D. Conrado , a través de sus abogados en España, del envío de cartas de requerimiento mediante burofax, a empresas clientes de GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA S.A: Iberdrola Renovables Energia S.A, Eólica Campollano S.A, Eólica Curiscao Pumar SAU, Aciloe S.A, Olivento S.A , con el contenido ya señalado.
Asimismo, los hechos en discusión son los siguientes:
.- Si la acción que el Sr. Conrado pudiera tener frente a los clientes de GAMESA por la supuesta explotación de la tecnología patentada en los aerogeneradores comercializados por GAMESA ya ha sido agotada mediante el ejercicio de dicha acción frente a GAMESA y las empresas de su grupo en virtud del artículo 70 Ley de Patentes .
.- Si la conducta del demandado Sr. Conrado , consistente en, a través de sus abogados en España, el envío de cartas de requerimiento mediante burofax a empresas que son clientes de GAMESA, constituye una práctica agresiva conforme al artículo 8 Ley de Competencia Desleal y a la vez, una práctica denigratoria conforme al artículo 9 de la misma Ley .
El 'agotamiento' de la acción lo ha fundamentado la actora en la aplicabilidad del artículo 70 LP, a cuyo tenor
La tesis de la demandante debe decaer. Se interesó por el Sr. Conrado la indemnización por los daños y perjuicios, en base en el artículo 66 LP y 66.2 LP de forma alternativa, que comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho.
En efecto, el precepto transcrito complementa la previsión contenida en el artículo 53 de la Ley que regula el agotamiento nacional del derecho de la patente española, al disponer que los derechos conferidos por ésta no se extienden a los actos realizados en España con relación a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en España por el titular de la patente o con su consentimiento expreso, pues al consentimiento anterior se equipara la posterior indemnización adecuada de los daños y perjuicios causados, y en el presente caso, en el litigio seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, no sólo se ha ejercitado la acción indemnizatoria, sino también la acción de cesación, que resulta inmune a la causa de oposición alegada. No se da en el caso planteado la 'unidad del daño' susceptible de acarrear un injusto enriquecimiento dé quien percibiría indemnización del mismo en plurales ocasiones, ya que tan solo se juzgó el daño que pudiera derivar para el titular de la patente de la comercialización por la demandada del producto fabricado por el procedimiento patentado -no el generado por la intervención de terceros en la ilícita infracción del monopolio. El artículo 70 LP no contiene el agotamiento del derecho de exclusiva sobre la patente, sino que trata de evitar que el titular de la patente infringida se enriquezca injustamente recibiendo por los daños y perjuicios sufridos una nueva indemnización. Los artículos 69 y 70 LP permiten demandar contra quien comercializa los aerogeneradores infringiendo la patente, las acciones de cesación e indemnizatoria y posteriormente demandar frente a los clientes por la supuesta explotación de la tecnología patentada en los citados aerogeneradores. A mayor abundamiento para que se produzca el agotamiento del derecho es requisito fundamental el consentimiento, artículo 52.2 LP, que no concurre en el supuesto de autos. Respecto a la indemnización por daños y perjuicios sufridos, a los efectos del artículo 70 LP, se limita al daño emergente y al lucro cesante, reclamación efectuada por el Sr. Conrado en el litigio anterior, pero no para reclamaciones sustitutorias, como la que en su caso pretende el Sr. Conrado , con el requerimiento efectuado en las cartas remitidas a los clientes de GAMESA, por la supuesta explotación de la tecnología patentada en los aerogeneradores comercializados por GAMESA, no suponiendo un enriquecimiento injusto, y para los supuestos infractores.
Las Sentencias de 11 de julio de 2000 y 8 de abril de 2003 de la Audiencia Provincial de Madrid Sección 13 ª afirman: ' ¿ Al asentarse nuestro sistema económico sobre el principio de libertad de empresa y, consiguientemente sobre el principio de libertad de competencia, el legislador se consideró obligado a establecer mecanismos precisos para impedir que tal principio pudiera verse falseado por prácticas desleales, susceptibles de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado, finalidad a la que responde la promulgación de la Ley 3/1991 de 10 de enero, de Competencia Desleal, que bajo el criterio genérico de la buena fe en el obrar ha establecido un amplio catálogo de los actos concretos que considera de competencia desleal, constituidos por prácticas de confusión (art ° 6 ) engaño (art ° 7), venta con prima (art ° 8), denigración (art ° 9), explotación de la reputación ajena (art ° 12) violación de secretos (art ° 13), inducción a la infracción contractual (art ° 14) violación de normas que regulan la actividad concurrencial (art ° 15) discriminación (art ° 16) y venta a pérdida (art °17) ¿ Para que una actuación competitiva en el ámbito empresarial, que como hemos dicho es libre, pueda calificarse de desleal, y por tanto, prohibida, es preciso que el acto o comportamiento sea contrario a las exigencias de la buena fe o se halle en alguno de los supuestos previstos en los artículos 6 a 17 de la Ley 3/1991 , se realice en el mercado y tenga una finalidad concurrencial en el sentido exigido por el art ° 2-2 de la Ley, a este respecto las sentencias del Tribunal Supremo de 2 de enero y 16 de junio de 2000 ¿. '.
Resulta acreditado que el demandado D. Conrado , es inventor y titular de la validación española ES 2.149.494 T3 de la patente europea EP 0 5847 496. Se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona en fecha 23 de diciembre de 2013 , sentencia no firme, en la que se declara al Sr. Conrado que como titular de la citada patente ostenta frente a las codemandadas un derecho de exclusiva preferente sobre el 'procedimiento para la explotación de una instalación de energía eólica' reivindicado en dicha patente. Los aerogeneradores de GAMESA de las clases G5X (G52 y G58), G9X (G90, G94 y G97) y G10X (G128), aplican tecnología reivindicativa en dicha patente, infringiéndola en consecuencia. La fabricación, ofrecimiento, almacenamiento, comercialización, instalación y explotación de los citados modelos de aerogeneradores suponen actos prohibidos de explotación de la validación española ES 2.149.494 T3 de la patente europea EP 0 5847 496. Los actos de infracción han ocasionado daños y perjuicios que deben ser reparados, y se establece una cantidad.
Reconocido por el demandado que envió las cartas a clientes de GAMESA, es procedente determinar si dicha actitud es considerado un acto de competencia desleal ¿ artículo 8 y 9 LCD , o un acto en defensa del derecho de patentes.
Las cartas se acompañan con la demanda como documentos nº 12 a 16 y en el acto de la Audiencia Previa.
Igualmente se pone en conocimiento de los destinatarios, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona en fecha 23 de diciembre de 2013 , no firme, por haber sido objeto de recurso de apelación. Se recogen en el requerimiento las declaraciones que se consideran principales de la sentencia. Se facilita además, como Anexo 2, una copia de la primera página y el fallo de la sentencia; y expresamente se indica 'En el caso de que necesitéis la sentencia íntegra, por favor hacédnoslo saber y os la enviaremos'. Luego no es cierto, como de contrario se alega, que se distorsione el mensaje sobre la base de la sentencia y se omiten datos de la misma, sino que se transcribe el fallo, se hacen referencia a los puntos principales de la misma, y se ofrece en todo momento el texto íntegro de la sentencia, sin que se haya probado que alguna de las empresas requeridas lo exigiera.
El requerimiento contiene la infracción denunciada por el Sr. Conrado , la infracción por parte de los destinatarios de los requerimientos de los derechos de patente del Sr. Conrado , a consecuencia de la explotación de parques eólicos donde están instalados los aerogeneradores infractores. Concretamente se recoge, que ' ¿ teniendo en cuenta la explotación por parte del requerido de parques eólicos en los que estén instalados los aerogeneradores infractores antes citados, representa una infracción de la patente EP 496, tanto de su Reivindicación 1 (de procedimiento) como de la 4 (de producto) ¿'.
El requerimiento también contiene la referencia a la indemnización que da lugar la infracción denunciada dentro de los límites temporales del
artículo 71.2 Ley de Patentes '
Por último, el requerimiento contiene una propuesta de solución amistosa.
1.-
a) El momento y el lugar en que se produce, su naturaleza o su persistencia.
b) El empleo de un lenguaje o un comportamiento amenazador o insultante.
c) La explotación por parte del empresario o profesional de cualquier infortunio o circunstancia específicos lo suficientemente graves como para mermar la capacidad de discernimiento del destinatario, de los que aquél tenga conocimiento, para influir en su decisión con respecto al bien o servicio.
d) Cualesquiera obstáculos no contractuales onerosos o desproporcionados impuestos por el empresario o profesional cuando la otra parte desee ejercitar derechos legales o contractuales, incluida cualquier forma de poner fin al contrato o de cambiar de bien o servicio o de suministrador.
e) La comunicación de que se va a realizar cualquier acción que, legalmente, no pueda ejercerse'.
En el contenido de los requerimientos no existe ningún tipo de coacción, se envían los mismos conforme previene el artículo 64.2 LP
Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.
En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado'.
El artículo 9 LCD sanciona como ilícito concurrencial la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero -en este caso la actora- que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.
Se trata, por tanto, de actos que suponen un ataque a la reputación del tercero y que están realizados con finalidad concurrencial; en ellos deben presentarse estos elementos: a) el menoscabo de la reputación y el crédito del tercero en el mercado, (como así se deduce de la sentencia de 20 marzo 1996); b) la falsedad; c) que sean pertinentes, d) que tengan finalidad concurrencial.
El Tribunal Supremo viene declarando (a título de ejemplo sentencia de 22 de marzo de 2007 ), que no existe un criterio doctrinal unitario acerca de si debe seguirse para la apreciación de los actos denigratorios, un sentido claramente objetivo -idoneidad competitiva del hecho-, o un sentido subjetivo -ánimo de competir-, pero es preciso, para que quepa apreciar el ilícito de denigración, que las manifestaciones sean aptas, para menoscabar el crédito en el mercado. Y si bien es cierto que no se requiere un ánimo específico de denigrar, ni de producir la alteración de la reputación del competidor, ni que la comunicación haya tenido eficacia, sin embargo ha de existir la idoneidad o aptitud del acto, sin que su objetividad se pueda medir sin tomar en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso, y entre ellas el contexto en que se produjeron las manifestaciones y su finalidad.
Lo relevante es que los actos presenten una aptitud objetiva para menoscabar el crédito del competidor en el mercado, para alterar su reputación comercial, o para afectar a las decisiones de los intervienientes en dicho mercado.
Como expresa la STS de 26 de octubre de 2010 '¿ El menoscabo del crédito constituye una modalidad de denigración que no tiene necesariamente que coincidir con los contornos de la lesión del honor, aunque es cierto que el concepto de éste es muy amplio y depende, en cada caso, de las normas, valores e ideas sociales vigentes en el momento de que se trate; así como que con su protección, se pretende dar amparo a la buena reputación, frente a expresiones o mensajes que hagan desmerecer en la consideración ajena, por ir en descrédito o menosprecio - sentencias del Tribunal Constitucional de 11 de octubre, de 25 de febrero, de 3 de julio, y de 14 de abril, entre otras-, aunque sea en sobre la esfera profesional de la persona - sentencias de 24 de abril y 19 de junio de 1989 - y ésta tenga la condición de jurídica -sentencias del Tribunal Constitucional, de 26 de septiembre y de 11 de diciembre-¿'.
En este mismo sentido, la STS de 30 de junio de 2011 señala que ' ¿ Para que haya denigración, y no mero descrédito, el art. 9 de la LCD exige que las manifestaciones sean aptas. para menoscabar el crédito del tercero en el mercado, a no ser que sean verdaderas, exactas y pertinentes. Estos requisitos han de ser cumulativos, y se refiere por la doctrina a la correspondencia con la realidad de los hechos, a la provocación en los consumidores de la representación fiel de dicha realidad -la inexactitud es irrelevante si no lleva al engaño al destinatario medio-, y adecuación para incidir en la toma de decisiones en el mercado, estimándose también que no son pertinentes si no están justificadas o son desproporcionadas ¿'.
En el presente caso, el contenido de las cartas enviadas es veraz al no contener ningún dato erróneo o falso sobre titularidad de patentes, derechos concedidos a su titular y resoluciones dictadas en su favor, no siendo firme la sentencia.
Se reitera que no se tiene constancia de que haya afectado al comportamiento económico de ninguno de los requeridos, la actora no ha probado que sus clientes hayan dejado de hacerle pedidos de compra de los aerogeneradores infractores o se hayan adquirido a precios más reducidos.
No vulnera dicho precepto dado que su difusión a los clientes de GAMESA no menoscaban su crédito ni el de ésta en el mercado al ser el contenido de la carta veraz, no suponiendo el hecho de tener reconocida una patente y una resolución no firme dictada a su favor, un acto de denigración, como pretende la actora, una cosa es discrepar de una resolución contraria a los propios intereses y otra no someterse a las resoluciones judiciales, teniendo en cuenta que aún no es firme, y dichas cartas se limitan a informar que la demandada es titular de un derecho de patentes, derecho que además, le posibilita el ejercicio de los derechos concedidos en la ley (artículo 50 LP), entre los que se encuentra la reclamación de daños y perjuicios a quienes vulneren tales derechos, siendo necesario dicho requerimiento a la amparo del artículo 64-2 LP
El contenido de las cartas no es en sí mismo denigratoria. Da cuenta de una realidad, la sentencia dictada. No es denigratorio porque comunica el contenido de la sentencia, una información exacta y veraz, no ocultando ningún dato fundamental, se ofrece el texto íntegro de la sentencia sí se le requiere. Relata la infracción denunciada y la indemnización a la que daría lugar y una propuesta de solución amistosa. Además los requerimientos se efectúan, tras dictarse la sentencia de fecha 23 de diciembre de 2013 , donde, sin perjuicio del recurso de apelación interpuesto, en primera instancia se declara la infracción de la patente EP 496 referida a los aerogeneradores de GAMESA de unas clases concretas, fijando una indemnización por los actos de infracción de los derechos de la patente del Sr. Conrado .
En sí mismo, los requerimientos no son suficientes, pues la jurisprudencia, por ejemplo la STS de 22 de mayo de 2005 , interpretando este precepto, exige que la conducta, además de ser denigratoria en sí, revista una entidad suficiente como para ser considerada desproporcionada. Y la manifestación antes descrita, interpretada en el marco de las circunstancias en que fue realizada, no se estima desproporcionada. Informa a los requeridos de una sentencia judicial, la posible infracción y sus consecuencias indemnizatorias, a la espera de una solución amistosa.
En este mismo sentido, la sentencia de la AP de Barcelona de fecha 16 de noviembre de 2009 , declarando la Sala que 2 ¿ las comunicaciones efectuadas por el actor a distintos clientes del demandado informándoles de la utilización de su patente no constituye un acto de competencia desleal por denigración, al ir encaminado únicamente a proteger su derecho ¿'. Se recoge en la fundamentación de la sentencia '¿ Desde la perspectiva del art. 9 LCD , esta norma, al describir como desleal los actos de denigración (que consuma quien emite o difunde manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, con tal de que sean aptas. para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes), por más que pueda contribuir a la protección de la reputación del agente económico, no debe olvidarse que el bien jurídico que protege no es la reputación en sí misma considerada, sino la competencia económica, de modo que esa reputación se protege en la medida que sea necesaria para asegurar la racional formación de las preferencias y toma de decisiones de mercado por parte de los consumidores.
El comportamiento desleal consiste en la mera emisión, difusión o divulgación de manifestaciones inexactas absolutamente (no verdaderas) o relativamente, e impertinentes (en consideración a las circunstancias, a la participación en el mercado de los afectados y a la adopción, por el destinatario, de conscientes decisiones en el mercado), sobre las prestaciones, el establecimiento o relaciones mercantiles de un tercero, y han de ser aptas. o idóneas, objetivamente, cualquiera que sea el propósito que anime al autor, para menoscabar el crédito en el mercado del competidor, esto es, para lesionar su reputación o prestigio.
Cuando el acto reputado como denigratorio ha consistido en advertir a otros operadores económicos, en cuanto presuntos infractores del derecho de patente, de que la fabricación o comercialización de un determinado producto, que fabrican o comercializan, puede ser constitutiva, o lo es a juicio del requirente, de infracción de un derecho de propiedad industrial de su titularidad que le otorga una facultad de uso o utilización exclusiva y excluyente (ius prohibendi), como es una patente, concedida y en vigor, no cabe reconocer idoneidad objetiva para menoscabar el crédito en el mercado ya que se trata de una actuación en defensa del derecho de exclusiva, que integra las facultades de exclusión que otorga el registro de la patente, tiende a evitar un procedimiento judicial y en ciertos casos es exigido por la Ley para obtener un resarcimiento (art. 64.2 LP). Y con esta significación debe entenderse que la advertencia es percibida por los terceros a los que se hace llegar, que podrán valorarla en su justa medida.
Así lo hemos entendido en otras sentencias, como en la de 13 de noviembre de 2003 (Unibath/Fivent), citada por la apelante, en la que concluimos que las cartas emitidas a los vendedores de un producto con requerimiento de cese por reputar que ese producto infringía un modelo de utilidad, no pueden ser consideradas como instrumento de la denigración que tipifica el art. 9 LCD ¿'
Por todo lo anteriormente expuesto se ha de desestimar íntegramente la demanda, al no apreciar la concurrencia de ninguno de los actos de competencia desleal denunciados.
VISTOS los preceptos y jurisprudencia mencionados, y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo
El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de
Para interponer el recurso será necesario la
No están obligados a constituir el depósito para recurrir los declarados exentos en la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.