Última revisión
14/03/2019
Sentencia CIVIL Nº 56/2019, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 8, Rec 267/2017 de 20 de Febrero de 2019
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Orden: Civil
Fecha: 20 de Febrero de 2019
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Barcelona
Ponente: NIÑO ESTEBANEZ, ROBERTO
Nº de sentencia: 56/2019
Núm. Cendoj: 08019470082019100001
Núm. Ecli: ES:JMB:2019:35
Núm. Roj: SJM B 35:2019
Encabezamiento
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, (Edifici C) - Barcelona - C.P.: 08075
TEL.: 935549468
FAX: 935549568
N.I.G.: 0801947120170002978
Materia: Demandas propiedad industrial
Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: 4171000004026717
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.
Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona
Concepto: 4171000004026717
Parte demandante: TERRANOVA CNC FRANQUICIAS S.L. , BOXER DEWANDAS S.L.
Procurador/a: Eva Morcillo Villanueva Abogado/a: Pedro Genové Pascual
Parte demandada: WENIDON S.L. Procurador/a: Marta Boada Mateos Abogado/a: Alejandro Betoret Ferrer
Dª. Bárbara Córdoba Ardao
D. Alberto Mata Saiz.
D. Francisco Modesto Gil Monzó.
D. Roberto Niño Estébanez.
En la ciudad de Barcelona, a veinte de febrero de dos mil diecinueve.
Antecedentes
LEC, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
LM, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
STS, sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil.
SAP, sentencia de Audiencia Provincial.
TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Fundamentos
(i) una acción de anulación del referido nombre comercial por identidad con la marca 'TERRANOVA CNC', utilizado por la parte demandante y que ésta considera tiene carácter notorio; y (ii) una acción negatoria en orden a que se declare que por la parte demandante no se ha infringido el antedicho nombre comercial registrado, del que es titular la sociedad demandada.
De acuerdo con los razonamientos que a continuación se expondrán, procede la estimación de la acción principal ejercitada por la parte demandante por lo que deviene innecesario el análisis de las acciones que ha ejercitado subsidiariamente y determina la desestimación de la demanda reconvencional, en la que, por otro lado, la parte demandada confunde el concepto de marca con el de nombre comercial y deduce pretensiones que no se refieren a los nombres comerciales en conflicto, amén de no haber acreditado ni cuantificado de modo alguno los daños cuyo resarcimiento parece solicitar.
Con carácter preliminar y por lo que al marco normativo aplicable se refiere, hemos de tomar en consideración que en el presente juicio no resulta aplicable la reforma operada en la Ley de Marcas por el decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, que ha entrado en vigor en la reciente fecha de 14 de enero de 2019 y que, entre otras modificaciones y por lo que a este procedimiento se refiere, ha suprimido de la Ley de Marcas los conceptos de marca notoria y de nombre comercial notorio. Por razones temporales, en el presente juicio resulta aplicable la redacción de la Ley de Marcas vigente antes de dicha reforma.
El fundamento jurídico de la acción de nulidad absoluta del registro de nombre comercial efectuado de mala fe se halla en el artículo 51.1.b) LM (aplicable a los nombres comerciales de acuerdo con los artículos 87.3 y 91.1 LM) a tenor del cual '(e)l registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: (...) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe'.
El artículo 3.2 de la Directiva 89/104/CEE, otorga autonomía a la mala fe del solicitante del registro como causa de nulidad y así ha sido acogida en la mayoría de las leyes nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. La Ley de Marcas española incluye la mala fe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca. La mala fe es un concepto jurídico indeterminado cuya determinación corresponde en principio a los Tribunales nacionales, si bien desde su inclusión en la Directiva corresponderá precisar al TJUE. Para apreciar la mala fe de la parte demandada deben cumplirse dos requisitos: (i) el uso de la marca por parte de un tercero; y (ii) el conocimiento de este uso por parte del solicitante. El momento en que debe valorarse la existencia de mala fe es el de la solicitud.
Además, debe añadirse que la intención deshonesta del solicitante debe también ser objeto de valoración en aras a acreditar y determinar el concepto de mala fe. Esta intención no puede ser otra que la de evitar que un tercero continúe utilizando tal signo, tal como se indica por la Abogada General Sra. Sharpston en el caso
Sobre el concepto de mala fe nos enseña la SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 173/2009, de 15 de mayo, FJ 2º (rollo de apelación núm. 458/2008 ), que '(...) El art. 51.1.b) LM, que incorpora el art. 3.2.d) de la Directiva 89/104/CEE, establece que el registro de marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación (...) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado con mala fe. A diferencia de la Ley de Marcas de 1988, que contemplaba la mala fe del solicitante tan sólo como un factor que provocaba la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de la marca (...), la Ley vigente, siguiendo fielmente a la Directiva, configura la mala fe como una causa autónoma de nulidad, aunque sin acoger una precisa definición.
A propósito del anterior art. 48.2 LM de 1988, la STS de 25 de enero de 2007 declaró que la mala fe que contempla dicho precepto corresponde a la modalidad subjetiva, caracterizada por el conocimiento o desconocimiento (...) de una situación: 'La mala fe viene a ser el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible, y vicia por ello, un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza (...). Como concepto indeterminado que es, a los efectos que ahora contempla el art. 51.1.b) LM, asumimos la acepción que ha formulado la Resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de 2000 (caso
Tal comportamiento, constitutivo de una práctica desleal que supone la falta de honradez por parte del solicitante de la marca, puede adivinarse, entre otros casos, cuando se solicita el registro de una marca con conocimiento de que la misma venía siendo utilizada en España por un tercero para productos o servicios idénticos o similares a los que se pretende proteger con la marca solicitada, y de que dicha marca anterior ha alcanzado, debido a su uso real y efectivo, un cierto grado de implantación en el mercado (sin necesidad de que constituya una 'marca notoria'), incluyendo los supuestos de registro especulativo o de finalidad meramente obstruccionista (...)'.
La doctrina hasta aquí expuesta es suficiente para fundamentar nuestro juicio de inferencia. En el caso presente es un hecho probado que el registro del nombre comercial '
La comparación entre los signos controvertidos -que en nuestro caso son el signo infractor registrado por la sociedad demandada y el signo infringido no registrado utilizado por la parte demandante-, debe efectuarse con carácter global, no fragmentaria, atendiendo a los elementos predominantes. Sin necesidad de dictamen pericial podemos constatar que el nombre comercial de tipo mixto -denominativo y gráfico- comprensivo de las palabras '
La parte demandada, como se ha expuesto, es titular registral del nombre comercial '
Insertamos a continuación la representación gráfica de ambos nombres comerciales:
b) Ejemplos ilustrativos del nombre comercial utilizado por la parte demandante.
La sociedad demandada era perfecta conocedora de la existencia y de la utilización real y efectiva de los nombres comerciales 'TERRANOVA' y 'TERRANOVA CNC', así como que los mismos identificaban a un grupo empresarial que desde luego tiene una notable implantación en su sector económico, con presencia pública y expansión geográfica nada desdeñable en todo el territorio español. Con arreglo a parámetros básicos de lógica y de razón, no cabe sino concluir que la parte demandada no registró el nombre comercial '
A lo expuesto hay que anudar que la sociedad demandada dejó de depositar las cuentas anuales en el ejercicio 2014 y tiene cerrado por este motivo el acceso al Registro Mercantil, según se desprende del documento núm. 51 de la demanda, y por lo tanto, cabe presumir que un nombre comercial no se registra con la finalidad de identificar a una sociedad que carece de actividad (
Por lo que se refiere al uso real y efectivo de los nombres comerciales 'TERRANOVA' y 'TERRANOVA CNC' por la parte demandante, ésta es un grupo empresarial dedicado a la venta y comercialización de alimentos y otros productos para animales de compañía, principalmente perros y gatos, que se halla integrado por establecimientos propios y franquiciados. Los nombres comerciales 'TERRANOVA' y 'TERRANOVA CNC' han venido siendo utilizados de forma efectiva en el tráfico mercantil español por D. Agapito, administrador único de las dos sociedades demandantes, desde al menos 1995 y para el mismo sector económico. Tras desarrollar durante aproximadamente una década esta actividad empresarial como persona física, D. Agapito constituyó en fecha de 17 de marzo de 2006 la sociedad 'BOXER DEWANDAS, S.L.U.' (documento núm. 2 de la demanda) y en fecha de 30 de julio de 2013, actuando como administrador único de aquélla, constituyó la sociedad 'TERRANOVA CNC FRANQUICIAS, S.L.', que son las dos sociedades aquí demandantes. Tomando en consideración que la demanda principal de la que trae causa este procedimiento fue interpuesta en fecha de 7 de abril de 2017, los datos económicos presentados por la parte demandante para acreditar el uso real y efectivo de ambos nombres comerciales son temporalmente congruentes y están principalmente referidos al ejercicio 2015. Al cierre de éste la parte demandante disponía en España de cien establecimientos, incluyendo los propios y los franquiciados, un volumen de facturación de diez millones de euros y una cuota en el mercado español del 7,9% en el sector de la venta de alimentos para animales de compañía, amén de su presencia en medios de comunicación social mediante el patrocinio de eventos deportivos de primer nivel -como el de dos pilotos de la categoría 'GP' de motociclismo- más las campañas de publicidad que realiza, principalmente en medios de comunicación escritos. Así se colige, entre otros, de los documentos 25-33, 40-44, 54 y 55, entre otros, todos ellos de la demanda principal, que hacen prueba plena en la causa en los términos de los artículos 316.1 y 319.1 LEC, al no haber sido impugnada su autenticidad por la demandada.
Asimismo, los documentos 41 a 43, ambos inclusive, de la demanda principal, acreditan que, respectivamente, las compañías 'AFFINITY PETCARE, S.L.U', 'ROYAL CANIN DISTRIBUCIÓN, S.A.' y 'THE ANIMAL COMPANY FOODS AND SUPPLIES', mantuvieron inicialmente relaciones contractuales con el Sr. Agapito como persona física para posteriormente entablarlas con las dos sociedades demandantes, pero en todo caso sendas sociedades siempre han identificado al Sr. Agapito y a las dos sociedades demandantes de las que aquél es administrador único con los nombres comerciales de 'TERRANOVA', primero, y por 'TERRANOVA CNC', después. Tomando como referencia el último ejercicio sobre el que se aporta información (ejercicio 2016), las tres citadas sociedades y por el orden antedicho vendieron sus productos a las sociedades codemandantes por importes de 919.107, 49 euros, 2.349.415 euros y 334.838, 95 euros.
- D. Ruperto precisó que rotuló aproximadamente unos quince establecimientos comerciales de la parte demandante, tanto los propios como los franquiciados, desde el año 2010 al año 2014, desde el establecimiento 'TERRANOVA' 14 hasta el 'TERRANOVA' 33. Su empresa, 'GRUP LA VEU CREATIVE,
S.L .', producía el vinilo y el rótulo y posteriormente colocaba ambos. En tales rótulos aparecía sobreimpreso las palabras 'TERRANOVA CNC'. Asimismo, en la tienda de la localidad de Palau vio un rótulo con la palabra 'TERRANOVA'.
- D. Saturnino, desde el año 1998 gerente comercial de área de la sociedad 'AFFINITY PETCARE', dedicada a la producción de comida para perros y gatos, manifestó que la parte demandante es uno de sus clientes más importantes a nivel español y siempre la ha conocido como 'TERRANOVA' (los 'terranovas', sic.).
- D. Simón, franquiciado de la demandante desde 2010, tuvo un primer establecimiento franquiciado en la localidad de Vic, que se halló ubicado en la calle Gurp, núm. 96, situado a escasa distancia del que fuera domicilio social de la demandada; que precisó que el nombre comercial 'TERRANOVA CNC', con su representación gráfica, está presente tanto en el interior como en el exterior del local donde desarrolla su negocio de franquicia.
Fallo
2.
3.
Notifíquese la presente resolución haciéndose saber que la misma no es firme en Derecho y que contra ella cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, en el plazo de veinte días hábiles, previa constitución y pago de las tasas y depósitos que en su caso resulten legalmente exigibles.
Así lo dispone y firma, SSª. Ilma. D. Roberto Niño Estébanez, Magistrado de Juzgado de lo mercantil núm. 8 de Barcelona, habiendo sometido la presente cuestión jurídica a consideración de la sección de Marcas del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados Dª. Bárbara Córdoba Ardao, D. Alberto Mata Saiz, D. Francisco Modesto Gil Monzó y D. Roberto Niño Estébanez, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y revisado por acuerdo del mismo órgano de 18 de febrero de 2016.

