Sentencia CIVIL Nº 565/2019, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 1127/2018 de 10 de Mayo de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN
EUROPEA
ROLLO DE SALA n.º 1127 (51-U) 18.
PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 192/16.
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 1.
SENTENCIA NÚMERO565/19
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).
En la ciudad de Alicante, a diez de mayo del año dos mil diecinueve.
El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en
la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados, ha
visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marcas de
la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por IDEATIC
DEVELOPMENT, SL, y D. Juan y D. Gregorio , parte apelante, por tanto, en esta alzada, interviniendo con su
Procurador D. JUAN CARLOS OLCINA FERNÁNDEZ, con la dirección letrada de D. JUAN CASULA OLIVER;
siendo la parte apelada COMUNIO GMBH y D. Maximino , actuando con su Procurador D. ENRIQUE DE LA
CRUZ LLEDÓ, con la dirección letrada de D. DAVID PELLISE URQUIZA.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, se dictó Sentencia, de fecha 17 de septiembre de 2018, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 'Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lledó, en nombre y representación de don Maximino y de la entidad mercantil Comunio GmbH, contra la entidad mercantil Ideatic Development, S.L., don Gregorio y don Juan , debo: I. DECLARAR Y DECLARO: a) Que don Gregorio , don Juan y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L. han violado los derechos de explotación en exclusiva que corresponde a don Maximino , sobre su marca de la Unión Europea nº 4551701 'COMUNIO'.

b) Que don Gregorio ha incurrido en competencia desleal al desarrollar y poner en el mercado de mala fe un manager de fútbol online con una denominación y con una mecánica de juego que imitan el nombre y el funcionamiento del manager que gestiona la entidad mercantil Comunio GmbH, con el consiguiente aprovechamiento del esfuerzo de éste.

c) Que el comportamiento descrito en la letra anterior supone, igualmente, un aprovechamiento de las ventajas de la reputación adquirida por la entidad mercantil Comunio GmbH.

d) Que la entidad mercantil Ideatic Development, S.L. ha incurrido en competencia desleal al ofrecer en el mercado de mala fe un manager de fútbol online con una denominación y con una mecánica de juego que imitan el nombre y el funcionamiento del manager que gestiona la entidad mercantil Comunio GmbH con el consiguiente aprovechamiento del esfuerzo de éste.

e) Que el comportamiento descrito en la letra anterior supone, igualmente, un aprovechamiento de las ventajas de la reputación adquirida por la entidad mercantil Comunio GmbH.

II. CONDENAR Y CONDENO: a) A don Gregorio , don Juan y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L., a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b) A don Gregorio , don Juan y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L., a abstenerse de todo uso de las denominaciones 'COMUNIO' y 'COMUNIAME', así como de cualquier denominación que dé lugar a confusión con la marca de la Unión Europea nº 4551701 'COMUNIO', tanto en los sitios web y las aplicaciones relativas a 'COMUNIAME' como en las redes sociales bajo su gestión, en concreto Facebook y Twitter.

c) Adon Gregorio y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L., a cesar en el ofrecimiento de un manager de fútbol online que imita de forma desleal el manager que gestiona la entidad mercantil Comunio GmbH, absteniéndose en el empleo de las reglas de puntuación de 'COMUNIO' así como en el uso de valores de mercado basados en los de 'COMUNIO'.

d) A don Gregorio y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L., a cesar en el ofrecimiento de la migración de cuentas 'COMUNIO' así como en todo acto de aprovechamiento de la reputación de la entidad mercantil Comunio GmbH.

e) A Juan a renunciar o a transferir a don Maximino , sin coste alguno para éste, los dominios 'www.comuniame.com', 'www.comunia.me' y el subdominio 'www.app.comunia.me'.

f) A don Gregorio , don Juan y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L., a resarcir a don Maximino y a la entidad mercantil Comunio GmbH por los daños y perjuicios ocasionados por la violación de la marca de la Unión Europea nº 4551701 'COMUNIO' en cuantía a determinar en fase de ejecución de sentencia, con sustento en las bases fijadas en el fundamento de derecho octavo de esta sentencia.

g) A don Gregorio , don Juan y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L., a publicar a su costa la sentencia mediante anuncios en los periódicos deportivos 'AS' y 'MARCA'.

Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, don Gregorio , don Juan y la entidad mercantil Ideatic Development, S.L.'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 28 / 2 / 19, en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido al volumen del procedimiento y prueba.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia dictada en primera instancia ha estimado íntegramente la demanda y ha declarado que los tres codemandados han infringido la marca de la Unión Europea (en adelante, marca UE) n.º 4551701, denominativa, 'COMUNIO', titularidad del Sr. Maximino , así como que Gregorio e IDEATIC han incurrido en actos de competencia desleal, al poner en el mercado, de mala fe, un manager de fútbol online con una denominación y una mecánica de juego que imitan el nombre y funcionamiento del que gestiona COMUNIO, aprovechándose del esfuerzo efectuado por esta mercantil; declaraciones que se ven acompañadas de una serie de pronunciamientos condenatorios.

Frente a dicha decisión se alza la otrora demandada, formulando una serie de motivos impugnatorios, que serán abordados en los siguientes fundamentos.

En el recurso de apelación no se discute la existencia de la infracción marcaria, por lo que esta cuestión no queda incluida en el ámbito de la apelación. Sí que se discute la legitimación pasiva de los codemandados personas físicas, que se abordará en el siguiente fundamento.

Adelantamos desde este fundamento que, mediante el recurso de apelación que se ha interpuesto, la parte recurrente persigue que se revoque la resolución dictada en primera instancia y que este Tribunal, procediendo a un nuevo examen de las actuaciones, dicte otra favorable a sus intereses. Ya se adelanta que la valoración que efectúa este Tribunal es coincidente con la del juzgador de instancia, sin que de lo alegado en el escrito de interposición del recurso se advierta motivo alguno que permita disentir de la decisión contenida en la resolución recurrida, la cual puede ser confirmada con solo dar por reproducidos, asumiéndolos, sus fundamentos. Con ello se daría cumplimiento a la obligación que el artículo 120 núm. 3 en relación con el artículo 24 núm. 1 de la Constitución Española impone a los Tribunales de motivar las resoluciones que dicten debidamente a fin de dar a conocer a las partes las razones de sus decisiones, y que permite, según ha señalado con reiteración la doctrina emanada del Tribunal Constitucional (sentencias 174/L987, 146/L980, 27/L992 , 175/1191 autos del mismo Tribunal Constitucional 688/89 , y 956/88) la motivación por remisión a una resolución anterior cuando la misma haya de ser confirmada, y precisamente porque en ella se exponen argumentos concretos y bastantes que sustentan cumplidamente la decisión en ella adoptada.

Poco más se puede añadir a lo que, con correctísima valoración de la prueba practicada y con acertada aplicación de las normas jurídicas aplicables al caso, se contiene en la resolución apelada.



SEGUNDO. Legitimación pasiva de los codemandados personas físicas.- Parece conveniente recordar que los actos de infracción marcaria apreciados en la sentencia apelada han sido el uso del signo COMUNIAME desde marzo de 2015 y, posteriormente, de la marca española mixta n.º 3.576.051, COMUNIAME, solicitada en septiembre de ese año por Gregorio para productos de la clase 28.

La STSJ de Madrid, sala de lo contencioso administrativo, de 20 de septiembre de 2017 , estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Resolución de la OEPM que desestimó el recurso de alzada contra la que acordó la concesión de la marca mixta nº 3576051 'COMUNIAME', de modo que se denegó el acceso al registro de dicha marca. La sentencia se fundó en el artículo 6, apartado 1º letras a ) y b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Razonó la resolución que ' Partiendo de la existencia de una identidad aplicativa, resulta evidente la necesidad de extremar el rigor comparativo en lo atinente al aspecto denominativo, preponderante, resultando de la comparación global de los signos en conflicto que la similitud fonética existe hasta el punto de poder inducir, en atención a todo lo hasta aquí expuesto, a error en el consumidor acerca de la procedencia empresarial de una y otra marca. Y ello porque el vocablo de la marca concedida es idéntico con la parte inicial de la marca prioritaria, de modo que se percibe aquél como un derivado o subespecie de éste. Sin que el elemento gráfico, inexistente en la marca prioritaria por ser denominativa, pueda por sí solo evitar el riesgo de confusión existente en atención a las similitudes e identidades antes expuestas '.

Pues bien, con relación al tema que ahora nos ocupa, se insiste en la falta de legitimación pasiva de los hermanos Gregorio Juan , manteniendo, como se alegara en la instancia, que ha sido la mercantil IDEATIC DEVELOPMENT, SL la responsable de usar la marca COMUNIAME. Más concretamente: i) Juan se limitó a registrar los nombres de dominio comunia.me, comuniame.com y comunia.me.es, que posteriormente transmitió a IDEATIC; ii) Gregorio es simplemente socio y administrador de IDEATIC, que es quien ha realizado los actos objeto de la demanda.

La sentencia recurrida, con buen criterio, ha considerado que Juan ostenta legitimación pasiva, pues el simple registro de nombres de dominio confundibles con una marca anterior (en este caso, incluso notoria) es un acto que implica un uso en el tráfico económico, con independencia de que, una vez cometido tal acto infractor, el dominio se haya transmitido a un tercero.

También es correcta la apreciación de la legitimación pasiva de Gregorio (administrador de IDEATIC) en cuanto que fue quien registró como marca española el signo infractor COMUNIAME, con lo que se da el caso previsto en el art 39.3 LM (en la redacción originaria LM, ' La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento '), puesto que la sociedad que él administraba usaba la marca infractora.

Por lo dicho, el motivo se desestima.



TERCERO.- La segunda alegación del recurso discute, en esencia, la valoración de la prueba en orden a la apreciación de los actos de competencia desleal.

Con correctísimos razonamientos, compartidos por el Tribunal, la sentencia recurrida ha considerado que el acto de competencia desleal es el previsto en el art. 11.2 LCD (' No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno '), por cuanto: i) Ha existido una imitación (copia) de elementos esenciales del juego on line de la actora, concretamente del sistema de cálculo de los puntos y la forma de determinar el valor de mercado, que fueron inicialmente copiados de modo íntegro, hasta el punto de que se publicitó el juego COMUNIAME como una continuación del COMUNIO, pero sin los problemas técnicos que éste estaba dando. Se copió, pues, lo que dotaba de singularidad competitiva al juego COMUNIO.

ii) La imitación lo fue en cuanto a la prestación en sí misma considerada, es decir, el mecanismo del juego de fútbol on line, caracterizado fundamentalmente por el cálculo de puntos y valor de mercado de los jugadores.

iii) La imitación tenía como finalidad generar asociación entre los usuarios, de modo que COMUNIAME aparecía como una versión mejorada del juego COMUNIO. De ese modo, ha existido un aprovechamiento del esfuerzo inversor de la demandante, que logró que su juego fuera el más implantado en España. La intención de aprovechamiento se revela también por la denominación elegida (COMUNIAME) y la marca registrada.

Pretende la apelante que se debía haber hecho uso de la ficta confessio, ex art. 304 LEC y, en consecuencia, dar por probados ciertos hechos que se indican. El alegato se desestima, pues el art. 304 LEC lo que establece es una posibilidad para el juez, no una obligación, y en el caso, la valoración conjunta de la prueba practicada, contundente en grado sumo, condujo a considerar la existencia del acto de competencia desleal que nos ocupa, para lo que se antoja innecesaria e inútil el interrogatorio del Sr. Maximino .

De otro lado, se critica la valoración de la prueba pericial.

Sin embargo, la pericial acredita suficientemente, al entender también del Tribunal, la copia de los elementos fundamentales del juego on line de la actora. La propia apelante reconoce que, tras el auto de medidas cautelares, introdujo cambios sustanciales en el mecanismo de juego, para diferenciarse del juego COMUNIO.

Que puedan existir diferencias estéticas entre las páginas (algo ya reconocido en la sentencia) o que pueda haber en el mercado otros juegos on line que conviven con el de COMUNIO y que presentan semejanzas con él, no quitan que, dándose los presupuestos legalmente establecidos (como se dan en el caso que nos ocupa), exista el referido acto de competencia desleal.

Nos remitimos, en definitiva, a lo argumentado en el fundamento de derecho quinto de la resolución recurrida, que damos por reproducido a fin de evitar inútiles reiteraciones y que no resulta desvirtuado por los alegatos vertidos al respecto en el escrito de interposición del recurso de apelación.



CUARTO.- Por último, se discuten los pronunciamientos condenatorios derivados de la infracción marcaria, aunque lo sean bajo la rúbrica de un alegato que hace referencia al acto de competencia desleal. El apartado f) del fallo condena a resarcir a los demandantes por los daños y perjuicios ocasionados por la violación de la marca UE, en cuantía a fijar en ejecución de sentencia, de conformidad con las bases fijadas en el fundamento de derecho octavo de la misma.

No existe incongruencia alguna entre el fallo y el mencionado fundamento, ni tampoco con la petición efectuada en la demanda, que se refería al uno por ciento de la cifra de negocio realizada por el infractor, y que es compatible con la diferenciación de dos periodos, como se hace en dicho fundamento.

Se discute el ámbito temporal de los dos periodos referidos, particularmente la fecha indicada en el fundamento octavo (29 de septiembre de 2016 hasta el definitivo cese en el uso del nombre de dominio infractor). Se alega que la responsabilidad debería limitarse al periodo agosto/diciembre 2015 o, a lo sumo, hasta el 29 de septiembre de 2016, puesto que, en octubre de 2015, se efectuaron ciertas modificaciones en el juego y, posteriormente, el 29 de septiembre de 2016, cesó el redireccionamiento de COMUNIAME a BIWENGER.

El motivo se desestima. Cierto es que, en septiembre de 2016, se cambió la denominación del juego de COMUNIAME a BIWENGER (a consecuencia del auto de medidas cautelares), pero no menos lo es que el signo COMUNIAME siguió utilizándose, como se acreditó en el procedimiento, con las remisiones en internet de una a otra página, con lo que es correcta la decisión de que el segundo periodo dure hasta que conste el efectivo cese en el uso del nombre de dominio infractor.

En cuanto a los concretas partidas que el recurso discute con relación a la determinación del importe indemnizatorio correspondiente al primer periodo, los razonamientos del juzgador, basados en la valoración de la prueba pericial judicial, nos parecen correctos, y no deben ser sustituidos por los parciales e interesados de la parte recurrente, que no tienen entidad para desvirtuarlos.



QUINTO.- La desestimación del recurso de apelación conlleva, de conformidad con los 394 y 398 de la LEC, la imposición de las costas a la parte apelante, al no apreciarse que la cuestión promovida presente serias dudas de hecho o de derecho.

La confirmación de la resolución recurrida supone la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso ( D. A. 15ª.9 LOPJ ).



SEXTO.- La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2º;LEC -, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC ) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

Fallo

FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de por IDEATIC DEVELOPMENT, SL, y D. Juan y D. Gregorio , contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 1, de fecha 17 de septiembre de 2018, en los autos de juicio ordinario n.º 1127/18, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución , imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/ impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.

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