Sentencia CIVIL Nº 57/2017, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 258/2016 de 15 de Marzo de 2017

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE

Calle Pardo Gimeno,43

TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-93.61.67

N.I.G.: 03014-66-2-2016-0000587

Procedimiento: Asunto Civil 258/2016E

S E N T E N C I A Nº 57/2017

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo Sr D. SALVADOR CALERO GARCIA

Lugar:ALICANTE

Fecha: quince de marzo de dos mil diecisiete

PARTE DEMANDANTE: LES DOMAINES DE LUPIER SL

Abogado:

Procurador: CARRATALA BAEZA, ALICIA

PARTE DEMANDADABODEGAS JAVIER SAN PEDRO ORTEGA SL y Jesús Ángel

Abogado:

Procurador: VIDAL MAESTRE, CARMEN

OBJETO DEL JUICIO: Otros

El Alicante, a 13 de marzo de 2017

Antecedentes

Primero. Doña Alicia Carratalá Baeza, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil LES DOMAINES DE LUPIER, S.L. presentó demanda de juicio ordinario contra don Jesús Ángel y la mercantil BODEGAS JAVIER SAN PEDRO ORTEGA, S.L. el 18 de abril de 2016 que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.

Segundo. Se admitió a trámite la demanda mediante decreto de 9 de mayo de 2016 y se acordó emplazar a las demandadas.

Tercero. El 14 de junio de 2016, doña Carmen Vidal Maestre, Procuradora de los Tribunales y de don Jesús Ángel y la mercantil BODEGAS JAVIER SAN PEDRO ORTEGA, S.L. presentó escrito de contestación a la demanda.

Cuarto. El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 14 de diciembre de 2016. En él comparecieron todas las partes que se ratificaron en sus pretensiones y se recibió el pleito a prueba.

Fue propuesta y admitida en los términos y por los motivos que obran en el acta y grabación del acto.

Fue señalada fecha para el juicio.

Quinto. El acto del juicio tuvo lugar el día 9 de marzo de 2017. En él comparecieron todas las partes. Se practicó la prueba propuesta y declarada pertinente, los letrados formularon conclusiones en los términos que constan en el acta del juicio y los autos quedaron vistos para sentencia.

Fundamentos

Primero. La actora pretende que se dicte sentencia en la que se declare que el uso del logotipo de la figura de un lobo por parte de los demandados don Jesús Ángel y la mercantil BODEGAS JAVIER SAN PEDRO ORTEGA, S.L. y la comercialización de vinos con dicho logotipo infringe los derechos de exclusividad de la actora LES DOMAINES DE LUPIER, S.L. sobre la marcas mixta de la Unión Europea nº 8281561 denominadas 'DOMAINES LUPIER'.

Como consecuencia de lo anterior solicitan que se dicte sentencia en la cual se condene a las codemandadas

A estar y pasar por la anterior declaración.

Al cese y abstención en los sucesivo en todo el territorio de la UE de cualquier signo consistente en la figura de un lobo similar al de la actora así como en la comercialización de vinos con dicho signo, así como en su utilización en cualquier clase de soporte, físico o intangible, retirando cualquier material en que se pudiese plasmar el uso de dicha figura, tales como etiquetas, cápsulas, folletos, anuncios, cartas, carteles, rótulos, tarjetas de visita, facturas o cualesquiera otros.

A la retirada del tráfico económico de todos los productos, publicidad o material de cualquier clase en que se recoja el signo infractor.

A la imposición de una multa coercitiva de 600€ por cada día en que subsista la infracción

Al resarcimiento de los daños y perjuicios en forma de los beneficios ilícitamente obtenidos por la demandada con la comercialización del producto infractor con el mínimo del 1% de la cifra de negocio y de los daños ocasionados en concepto de daños emergente y daño moral.

Al pago de las costas.

Sostiene sus pretensiones la demandantes en el registro sobre la marcas mixta de la Unión Europea nº 8281561 denominadas 'DOMAINES LUPIER'para la clase 33, en concreto:

Argumenta la semejanza de los signos y la identidad de los productos, ambos vinos. El de la demandada ha sido el siguiente:

La demandada niega la semejanza de los signos y argumenta que se trata de productos de gamas y denominaciones de origen distintas. Se discrepa sobre el periodo de comercialización.

Segundo. Sobre la infracción de los derechos de marca por aplicación del apartado b) del artículo 9 del RMC

Establece el artículo 9.1 b) del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre Marca Comunitaria, el derecho del titular de la marca de impedir el uso:

De cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

A los efectos de valorar el riesgo de confusión, ha de partirse del patrón de 'consumidor medio' adoptado en la legislación sobre competencia desleal a partir de la directiva 2005/29/CE que ya habla de consumidor medio, y el concepto universalmente asumido del mismo elaborado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJE 16 de julio de 1998 y 22 de junio de 1999). Parte el TJUE del consumidornormalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, es decir que, en primer lugar, nos presenta a un consumidor cuya relación con los productos y con las prestaciones que son servidas por las empresas en liza en un determinado conflicto es la de recabar una información acorde con lo que es habitual, habida cuenta el interés normal de un consumidor y la difusión y conocimiento de las empresas y de sus productos, y la importancia económica y frecuencia de la demanda de estos últimos. A su vez, al exigir que sea razonablemente atento y perspicaz demanda que se trate igualmente de un consumidor que tenga unas aptitudes y unas actitudes para con el mercado que conforman un justo y adecuado interés para satisfacer sus propias necesidades de manera correcta, adoptando las iniciativas necesarias para formar adecuadamente su voluntad según el tipo de producto, pero sin llegar a ser un especialista ni una persona cuyas actividades sobre este punto excedan de lo que podríamos denominar una 'diligencia media' del consumidor.

Estableció la SAP de Alicante Sección 8ª en Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005:' Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales .'

Así, comprobamos que lo que concurre en el presente es un riesgo de confusión, y así lo destaca la SAP Alicante Sección Octava de 16 de octubre de 2010 que cita al respecto jurisprudencia comunitaria:

Como reitera una vez más la STS de 18 de marzo de 2010, que recoge lo que entiende constituye hoy ya una interpretación uniforme de la Directiva 89/104 /CEE, de 21 de diciembre de 1.988, para la configuración de un concepto esencialmente comunitario, debe entenderse que el riesgo de confusión consiste que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance - sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Andel BV, 17 -,

Sobre los elementos que han de ser considerados para apreciarse si concurre el referido riesgo de confusión continúa la citada sentencia: (...)señalándose en esta misma Sentencia que el riesgo de confusión debe ser investigado a la vista de todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 , Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, 22; de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , 18; de 22 de junio de 2.000, C-425/98 , Marca Mode CV c. Adidas AG y otra, 40; de 10 de abril de 2.008, C-102/07 , Adidas AG y otra c. Marca Mode CV y otras, 29-, tomando en consideración la impresión de conjunto producida por las marcas en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 , 23-, si bien, apunta esta Sentencia, ello no significa que, tratándose de marcas compuestas o de marcas mixtas, no pueda existir un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza identificadora - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 , 23-.

Además, el riesgo de confusión, que es menor cuando la marca anterior no goza de especial notoriedad y contiene pocos elementos imaginarios, resulta tanto más elevado cuanto mayor sea la fuerza distintiva de aquella - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 , 23 y 25, y de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , 20-.

Por último, dice la referida resolución, para averiguar la similitud entre los productos o servicios identificados con los signos confrontados se han de tener en cuenta todos los factores influyentes, como la naturaleza de los mismos, su destino y utilización... - sentencia de 29 de septiembre de 1.998, 39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 23 -.

Analizando los signos y circunstancias concurrentes en el presente, vemos que ambos signos son empleados exclusivamente para distinguir no sólo licores, sino uno muy concreto que es el vino. Es cierto que se trata de signos mixtos y que la parte denominativa en ambos casos tiene un peso considerable. Además, son de denominaciones de origen distintas (vino de Navarra el de la actora y de Rioja Alavesa el de la demandada) y al parecer, su precio es diferente (19 y 35 euros uno y 5Ž95€ el otro) así como los lugares habituales de venta. Y puede añadirse que la silueta del lobo aullando no es particularmente original.

Sin embargo, la semejanza de las dos es extraordinaria, mostrándose en su tamaño, en el hecho de ser sólo una sombra o silueta, y en la característica postura de aullido del lobo, tan parecidas, que únicamente podrían encontrase diferencia si ambas se tuvieran a la vista, siendo al respecto irrelevante la distinta orientación. Como también lo es que la marca de la actora sea más o menos conocida, por cuanto que el registro marcario le confiere exclusividad y el riesgo de confusión puede ser mayor si es marca notoria, pero -admitiendo a los meros efectos dialécticos la argumentación de las demandadas, de que no es conocida la marca de la actora- no puede considerarse más exigente en sus requisitos si es poco conocida en el mercado. Por otra parte la diferencia de precio siendo importante no es tan significativa como para descartar cualquier posible confusión, de la misma manera que los lugares de venta habitual, pues vinos de gama media/ alta también se venden en grandes superficies.

En otro orden de cosas LUPIER, aunque sea una comarca, ello no es conocido por el consumidor medio, y si acaso se trata de un conocimiento reservado para los expertos en vino y los conocedores de la zona. Y se trata de una palabra que recoge la raíz latina LUP- que evoca inequívocamente al lobo en el consumidor medio, de forma que en los elementos denominativos concurre una coincidencia conceptual parcial, que contribuye a generar un riesgo de confusión y al menos de asociación, al poder entender el consumidor que las empresas se encuentran vinculadas, y que pueda ser CUEVA DE LOBOS una gama más comercial de los productos de la actora.

Tercero. Sobre la indemnización de daños y perjuicios.

Por aplicación de los artículos 42 y ss de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas procede estimar la pretensión de la actora en lo concerniente a las indemnizaciones correspondientes por la infracción de la Propiedad Industrial.

Establece el citado artículo 42 que lleva por rúbricaPresupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Acreditado el requerimiento previo (documentos 44 y 45) y no habiendo sido discutida la comercialización de los productos infractores por los codemandados, procede estimar la pretensión indemnizatoria en los siguientes términos:

Los daños emergentes reclamados ascienden a la cantidad de 854Ž94€ (documentos 39 a 41) y se trata de reclamaciones previas, obtención de certificaciones del Registro Mercantil, adquisición de productos y actas notariales, y se consideran proporcionados y directamente relacionados con la averiguación de la infracción y recopilación del material necesario para la demanda así como para las actuaciones previas a la misma.

En lo referente al daño moral tanto del artículos 43. 2 a) 2º LM recuerda su propia doctrina la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante en su SAP de:De conformidad con nuestra doctrina jurisprudencial ( STS 28 de febrero de 2008 ) el daño moral tienen por objeto bienes extrapatrimoniales: 'Los daños morales afectan a intereses espirituales del ser humano, es el daño no económico, que puede afectar a la dignidad de la persona (sentencias de 17 de febrero de 2005 y28 de marzo de 2005) o al dolor físico o anímico (pretium doloris).'Puede integrarse el Suplico a la vista de las alegaciones realizadas y considerar solicitado más que daño moral, el daño por desprestigio del artículo 43.5 LM .

Consta en el presente una diferencia de precio que enmarca los productos de unos y otros en una gama diferente. Si bien es cierto que ello no siempre ha de suponer una diferencia de calidad, al menos en la misma proporción, se observa sin embargo una destacada presencia del vino de la demandante entre diversas guías, revistas, artículos y dossieres (documentos 4 a 20 de la demanda), como vino de calidad, sin que se tenga referencia alguna de este tipo respecto del de las demandadas. El tiempo en que e ha prolongado la comercialización del producto de las demandadas y la extraordinaria semejanza del elemento gráfico, han generado sin duda una asociación en el consumidor que ha repercutido en un deterioro de la imagen de los vinos de la actora, y que debe ser indemnizada en la cuantía de 5.000 €

En cuanto al cálculo de los beneficios ilícitamente obtenidos, se procederá a su liquidación en ejecución de sentencia, y se hará se hará previa exhibición del Libro Registro de Facturas, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y hasta la fecha de presentación de la demanda de 2016, y en este último caso sólo de loscrianzas 2011 a 2014 (y sólo si por las demandadas seacredita en ejecución de sentencia que la cosecha de 2015 se comercializa exclusivamente sin el signo infractor) en los términos de los artículos 328 y 329 LEC y teniendo en cuenta lo resuelto por la Sección Octava de la Audiencia Provincial en la sentencia de 27 septiembre 2012:

El tercer aspecto de esta impugnación guarda relación con la cuantificación de la indemnización pues pretende la apelante que del beneficio bruto también se deduzca la cuantía del Impuesto de Sociedades que debería de pagar correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 que, en conjunto, se elevan a 54.328,38.- €. No puede acogerse esta alegación porque el perito judicial advirtió que la cuota liquidada por ese impuesto era 0,0.- € de tal manera que ni se planteó la hipótesis de deducir la cuota liquidada por ese impuesto del beneficio bruto. De todas maneras, la Sentencia de instancia, con prudente criterio, restó del precio de venta los siguientes conceptos: el precio de compra, el transporte de la compra y los gastos aduaneros directamente imputables a los productos ilícitos y también la parte proporcional de la venta de los productos ilícitos sobre el volumen total de las ventas de la demandada respecto de los conceptos de explotación relativos a publicidad, transporte de venta y personal. Si se incrementan los conceptos deducibles se corre el riesgo de considerar gastos indirectosdeducibles los que son gastos estructurales en los que la demandada va a incurrir siempre aunque toda su actividad fuese lícita y, también se corre el riesgo de que el beneficio que legalmente corresponde al perjudicado se destine a financiar los gastos estructurales que han contribuido a la realización de la actividad ilícita.

En el referido periodo se distinguirá hasta el 29 de septiembre de 2014 en que la indemnización corresponderá abonarla a don Jesús Ángel y desde esta fecha, momento en que inicia sus actividades, corresponderá a la mercantil BODEGAS JAVIER SAN PEDRO ORTEGA, S.L.

A pesar de las alegaciones de las demandadas, sin acreditar, sobre la escasa comercialización de los productos marcados con signos infractores, de la documentación aportada por la demandante resulta acreditado lo siguiente: que el vino de la demandada necesita 14 meses para su elaboración; que en el mercado se han encontrado botellas con el signo infractor de crianza 2011, 2013, 2014 por lo que se puede proyectar su comercialización en 2012, 2013, 2014 y 2015; que las demandadas no han acreditado el cese en el uso del signo controvertido y era carga probatoria que les incumbía por aplicación del 217.7 LEC, y que de no hacerlo también se incluirán los beneficios ilícitamente obtenidos también con dicho producto.

Cuarto. Sobre las costas.

En atención a la estimación sustancial de la demanda y en aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se imponen las costas solidariamente a los demandados.

Fallo

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Alicia Carratalá Baeza, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil LES DOMAINES DE LUPIER, S.L. contra don Jesús Ángel y la mercantil BODEGAS JAVIER SAN PEDRO ORTEGA, S.L. por lo que, en consecuencia:

Declaro:

Que el uso del logotipo de la figura de un lobo por parte de los demandados don Jesús Ángel y la mercantil BODEGAS JAVIER SAN PEDRO ORTEGA, S.L. y la comercialización de vinos con dicho logotipo infringe los derechos de exclusividad de la actora LES DOMAINES DE LUPIER, S.L. sobre la marcas mixta de la Unión Europea nº 8281561 denominadas 'DOMAINES LUPIER'.

Condeno a don Jesús Ángel y la mercantil BODEGAS JAVIER SAN PEDRO ORTEGA, S.L.:

A estar y pasar por la anterior declaración.

Al cese y abstención en los sucesivo en todo el territorio de la UE de cualquier signo consistente en la figura de un lobo similar al de la actora así como en la comercialización de vinos con dicho signo, así como en su utilización en cualquier clase de soporte, físico o intangible, retirando cualquier material en que se pudiese plasmar el uso de dicha figura, tales como etiquetas, cápsulas, folletos, anuncios, cartas, carteles, rótulos, tarjetas de visita, facturas o cualesquiera otros.

A la retirada del tráfico económico de todos los productos, publicidad o material de cualquier clase en que se recoja el signo infractor.

A la imposición de una multa coercitiva de SEISCIENTOS EUROS (600€) por cada día en que subsista la infracción

Al pago solidario de la cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS Y NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (5. 854Ž94€) por los conceptos de daño emergente y daño por desprestigio.

Al resarcimiento de los daños y perjuicios en forma de los beneficios ilícitamente obtenidos por la demandada con la comercialización del producto infractor y que se liquiden en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento de Derecho Tercero de la presente con el mínimo del 1% de la cifra de negocio.

Al pago de las costas.

Notifíquese esta resolución partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación ante éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE días a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman SALVADOR CALERO GARCIA, juez titular del juzgado de Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante.

PUBLICACION:- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia públíca en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el letrado de la Admon. de Justicia doy fé.