Sentencia Civil Nº 577/2010, Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 4, Rec 397/2009 de 14 de Julio de 2010

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA

Sección 4ª

BARROETA ALDAMAR 10 3ªplanta- C.P. 48001

Tfno.: 94-4016665

Fax: 94-4016992

N.I.G. 48.04.2-08/026511

R.apela.merca.L2 397/09

O.Judicial Origen: Jdo. de lo Mercantil nº 1 (Bilbao)

Autos de Pro.ordinario L2 408/08

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Recurrente: DEGERMAN S.L.

Procurador/a: OSCAR HERNANDEZ CASADO

Recurrido: EMBUTIONES PROFUNDAS DEL NORTE S.A.

Procurador/a: ISABEL APALATEGUI ARRESE

SENTENCIA Nº 577/10

ILMOS. SRES.

Dña. ANA BELEN IRACHETA UNDAGOITIA

D. IGNACIO OLASO AZPIROZ

Dña. LOURDES ARRANZ FREIJO

En Bilbao, a catorce de julio de dos mil diez.

Vistos en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Cuarta, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados arriba indicados, los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO nº 408/08 procedentes del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao y seguidos entre partes: Como apelante la demandante "DEGERMAN S.L." , representada por el Procurador Sr. Hernández Casado y dirigida por el Letrado Sr. Iñigo Monge González, y como apelada, que se opone al recurso, la demandada "EMBUTICIONES PROFUNDAS DEL NORTE S.A. (EMPRONOR)" , representada por la Procuradora Sra. Apalategui Arrese y dirigida por la Letrada Sra. Elina Villamarín García. Todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el mencionado Juzgado el 6 de abril de 2009 .

SE ACEPTAN y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.

Antecedentes

PRIMERO .- La Sentencia de instancia de fecha 6 de abril de 2009 es de tenor literal siguiente:

"FALLO: 1.- DESESTIMAR LA DEMANDA formulada por el Procurador de los Tribunales D. OSCAR HERNANDEZ CASADO, en nombre y representación de DEGERMAN S.L. frente a EMBUTICIONES PROFUNDAS DEL NORTE S.A.

2.- CONDENAR al demandante al abono de las costas de este procedimiento."

SEGUNDO .- Publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el nº 397/09 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO .- Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para votación y fallo.

CUARTO .- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada D.ª ANA BELEN IRACHETA UNDAGOITIA .

Fundamentos

PRIMERO.- En la demanda rectora del proceso la actora, Degerman S.L., ejercita acumuladamente acciones de indemnización de daños y perjuicios por resolución unilateral de contrato de distribución; de competencia desleal- declarativa de deslealtad, de remoción de efectos producidos por actos desleales y daños y perjuicios por competencia desleal- y de protección de marca- cesación de actos que atentan contra la protección de la marca e indemnización de daños y perjuicios derivados de la infracción vulneración infringen del derecho de marca-, que fundamenta en la existencia de un contrato verbal de distribución en exclusiva, por tiempo indefinido, de los recipientes isotérmicos que fabrica la demandada, Embuticiones Profundas del Norte, SA, en acrónimo, Empronor SA, con origen en el modelo de utilidad nº 140.130, que alega ha sido resuelto de forma unilateral e injustificada por Empronor SA y en la utilización de las marcas Mecan'Hotel y Expo internacional SA, registradas a nombre de Degerman SL, en los recipientes isotermos sobre los que se había pactado la distribución exclusiva después de resuelta la relación contractual. La sentencia de instancia desestima la demanda al considerar que entre Degerman SL y Empronor SA no rige ni ha regido contrato de distribución en exclusiva, que el contrato de exclusiva para la distribución de los recipientes isotérmicos se concertó entre Expo Internacional SA y Empronor SA y se resolvió de mutuo acuerdo en el año 1988 y en lo concerniente a las acciones ejercitadas en defensa del derecho de marca, por no haberse acreditado que la demandante sea titular de marca vigente, ni tampoco que la demandada haya hecho uso de la marcas que refiere la actora y, frente a la misma, se alza la demandante que solicita la revocación de la resolución recurrida y el dictado de otra en su lugar que estime sus pretensiones alegando, como fundamento del recurso, error en la valoración de la prueba al ignorar el Juzgador "a quo" el resultado de la practicada que demuestra que la resolución contractual del pacto de exclusiva fue meramente formal ya que a la vez que se acordaba por escrito resolver el contrato se decidía verbalmente mantener el contrato de distribución con pacto de exclusiva sin limitación temporal y también la utilización por la demandada de las marcas Expo Internacional o Expo y Mecan'Hotel y la vigencia de la segunda de las marcas.

SEGUNDO.- La STS 18 de mayo de 2009 recuerda que el contrato de distribución es un contrato atípico, englobado dentro de los llamados de colaboración comercial, como ocurre con los de agencia y franquicia, en el que esté presente la idea de la mutua cooperación de empresarios por un tiempo indefinido o determinado pero con vocación de estabilidad, para la difusión de un producto, marca o servicio en un ámbito geográfico convenido, de forma exclusiva o no, en beneficio del principal, quien, sin necesidad de afrontar los costes de una red de difusión, va a lograr este mismo fin gracias al distribuidor, el que, por su parte, actúa en su nombre y por cuenta propia al comprar en firme al empresario concedente y revender, asumiendo los riesgos de la comercialización (por todas, Sentencia de 20 de julio de 2007 , con cita de las de 8 de noviembre de 1995 y 1 de febrero y 31 de octubre de 2001 ) que lo diferencian del de agencia que tiene por objeto la promoción de actos u operaciones de comercio pero donde es básica la independencia del agente, como intermediario independiente que no asume ningún tipo de riesgo y que también es un rasgo común a los contratos de colaboración, predicable singularmente del de distribución, con o sin exclusiva , y que los diferencia de una simple concatenación por tiempo indefinido de contratos de compraventa, la sujeción del colaborador respecto del empresario principal, al que corresponde impartir instrucciones y fijar las condiciones en que debe llevarse a cabo la distribución de los productos, aún cuando no medie entre ambos empresarios un pacto de exclusiva, traduciéndose usualmente dicha superior dirección y supervisión del fabricante, productor o concedente en el establecimiento de cupos de venta y compra, sin perjuicio de otras manifestaciones. Por tanto, para que pueda hablarse de contrato de distribución es necesario que el distribuidor se someta al poder de decisión, dirección y supervisión que corresponde al empresario para el que colabora, aún cuando el distribuidor actúe con terceros en su propio nombre y por cuenta propia. Y ello es así incluso en casos de distribución sin exclusiva, pues aunque la autonomía del empresario cooperador es mayor en la distribucin autorizada o selectiva, ello no implica que no deba atender a las instrucciones o indicaciones de su principal.

En lo que se refiere al pacto de exclusiva que, como se ha dicho, puede estar incorporado o no al contrato de distribución, la SAP Barcelona, Sección Decimonovena, de 8 de julio de 2009 , declara que:

"La STS de 10 de marzo de 2000 , al igual que lo hace la más reciente STS de 1 de febrero de 2001 resaltan la trascendencia del pacto de exclusiva en la configuración del contrato de concesión, significando que sobre dicho tema había sentado la jurisprudencia las siguientes conclusiones: "Dice la sentencia de 22 de marzo de 1988 que "en torno al llamado pacto de exclusiva ha sentado esta Sala las siguientes conclusiones: Primero: Que dicho pacto, examinado por la jurisprudencia a partir de la sentencia de 23 de marzo de 1921 y definido en la de 29 de octubre de 1955 y 31 de diciembre de 1970 , al orientarse en el sentido de evitar la concurrencia en el mercado, extraía una restricción a la libertad comercial de los contratantes que, como tal, no debe interpretarse en sentido amplio, sino limitado. Segundo: Que dado el "intuito personae" que juega en los contratos de distribución de productos con pacto de exclusiva por la repercusión que en el patrimonio de cada contratante puede ocasionar la inactividad o falta de diligencia del otro, se suele acompañar en la práctica mercantil, cuando se concierta sin fijación de plazo, de una cláusula de resolución "ad nutum", con exclusión de resarcimiento de daños y perjuicios, que acta como válvula de seguridad para compensarles del riesgo que mutuamente corren. Tercero: Que éste es el sistema seguido por nuestro Código Civil para todos aquellos supuestos en que entre los interesados medien relaciones obligacionales por tiempo indefinido, según se infiere de sus arts. 400, 1052, 1705, 1732 y 1750 , e incluso de otros textos legales, como el art. 279 del Cdigo de Comercio. Cuarto : Que, tanto las legislaciones extrajeras como las disposiciones vigentes en nuestro país, que tratan de esa materia, adoptan medidas para evitar la prolongación "sine die" de los pactos de exclusiva estipulados por tiempo indefinido, bien concediendo a ambos contratantes la facultad de desistimiento unilateral, como sucede en el art. 1509 del Cdigo Civil italiano, ya señalando un plazo de duración para los mismos, cual ocurren en el párrafo 2 del art. 13 del Reglamento de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 6 de abril de 1957. Quinto : Que la jurisprudencia de esta Sala proclama en sus sentencia de 18 de marzo y 28 de mayo de 1966 la necesidad de que dichos pactos no fueran ilimitados en el tiempo ni en el espacio, lo que da lugar a que el empleo de la denuncia unilateral del contrato no implique abuso en el ejercicio del derecho, por no darse éste cuando la persona a quien se atribuye no traspase los límites de la equidad y de la buena fe. Sexto: Que si no se pacta la fecha en que el contrato deja de producir sus efectos no puede exigirse indemnización, pues podrá darse por concluido en la fecha que convenga al interés de las partes. Séptimo: Que la revocabilidad de los contratos de concesión en exclusiva establecidos sin límite temporal por la sola voluntad de uno de los contratantes debe entenderse sin perjuicio de las concurrencias de todo orden, singularmente indemnizatorias que podrán acompañar a la parte que decidiera abusivamente la resolución del vínculo - sentencias de 14 de febrero y 17 de diciembre de 1973 y 11 de febrero de 1984 -", doctrina jurisprudencial que se recoge en sentencias de 27 de mayo de 1993 , 16 y 17 de octubre de 1995 , 10 de diciembre de 1996 , 17 de noviembre de 1998 y 10 de marzo de 2000 ."

Y con relación a la existencia y prueba del pacto de exclusiva, dice la de STS 3 de marzo de 2008 1) Que, al igual que en otros ordenamientos próximos (...) el Código Civil en el arículo 1278 -Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ello concurran las condiciones esenciales para su validez- en conjunción con el 1258 -Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento- admite como regla la libertad de forma para la celebración válida de los contratos, que ya fue acogida en la Ley Orgánica del Título 16 del Ordenamiento de Alcalá (...)-"-, reproducida en la Ley I del ttulo primero del libro décimo de la Novísima Recopilación; lo que en el ámbito mercantil previene el artículo 51 del Código de Comercio -"serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, la clase a que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por alguno de los medios que el Derecho civil tenga establecidos, y en el concreto ámbito de la concesión admite la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2000 , por lo que no ha de ser óbice para que reconozcamos la existencia la existencia del contrato de distribución en régimen de concesión en exclusiva la inexistencia de reflejo documentado; y 2) que la carga de la prueba de la existencia del contrato y de la exclusividad, recae sobre quien la alega como elemento integrante de su pretensión.

La sentencia que se recurre niega la existencia de contrato de distribución con pacto de exclusiva entre la actora Degerman SL y la demandada, Empronor SA que se alega en la demanda , y a combatir tal conclusión fáctica se dedica el grueso del recurso, donde se realiza un extenso análisis de la prueba que difiere sustancialmente del efectuado por el Juzgador de instancia en aspectos relevantes y que naturalmente es favorable a su tesis.

Y dado que la critica a la valoración probatoria que realiza el Juzgador "a quo" se inicia con la denuncia implícita de la omisión en la resolución recurrida del inicio de la relación comercial mediante la cual Expo Intenacional SA procedió a la distribución de los recipientes isotermos fabricados por Empronor SA, se considera conveniente señalar que la sentencia apelada trata sobre tal cuestión, que no es controvertida, en el fundamento de derecho segundo dedicado al contrato de distribució en exclusiva, en donde se indica que la relación contractual entre Expo Internacional SA., mercantil de la que es representante y fundador D. Alonso , quien después lo fue de la actora, Degerman SL, y Empronor SA para la distribución por la primera de los productos que fabricaba la segunda, se inició antes de que las mercantiles concertaran por escrito el contrato de distribución con pacto de exclusiva del año 1983, mediante acuerdo verbal entre D. Alonso fundador y representante de la primera y D. Celestino , representante de Empronor SA y toda vez que sobre la existencia del contrato verbal entre Expo Intenacional SA y Empronor SA no existe controversia y que este convenio verbal fue sustituido por voluntad de ambas mercantiles por el contrato escrito de distribución con pacto de exclusiva, que suscribieron con fecha 1 de diciembre de 1983, que contiene una detallada reglamentación de la relación, es ocioso entrar en el examen de las pruebas referentes al contrato verbal de distribución que concertaron Expo Internacional SA y Empronor.

Uno de los aspectos que se regula en el contrato escrito es la duración, que establece por un periodo de cinco años prorrogable tácitamente por iguales periodos, salvo denuncia por escrito de alguna de las partes, con doce meses de antelación como mínimo (cláusula decimoquinta ). Y de acuerdo con la previsión contractual, antes de que transcurrieran los cinco años de duración prevista inicialmente en el contrato ambas partes, de mutuo acuerdo, mediante escrito que suscribieron con fecha 15 de junio de 1988, manifestaron la común voluntad de poner fin a la relación contractual que entonces mantenían a la fecha de vencimiento del contrato y que sus relaciones comerciales posteriores a la fecha de finalización del contrato fueran "las normales entre los comerciantes, esto es , en caso de acuerdo entre la oferta de una y la demanda de la otra parte se llegar a la formalizacin de nuevos contratos con carcter individualizado, correspondiente a cada acuerdo de voluntades".

Frente a la voluntad expresada por ambas partes de poner fin al convenio de distribución con exclusiva expresada en términos categóricos que no dejan el mas mínimo atisbo a la duda de la voluntad común, sostiene la demandante que la finalización de la relación contractual que vinculaba Expo Internacional SA y Empronor fue meramente formal y que al convenio escrito siguió un nuevo convenio verbal sin solución de continuidad, de manera que la relación comercial entre las mercantiles continuó como si no se hubiese acordado poner fin a la relación en el escrito suscrito en 1988.

Pues bien, como afirma la resolución recurrida la prueba practicada no demuestra la concertación de un nuevo pacto verbal de distribución con pacto de exclusiva. Y es que las declaraciones testificales a las que se alude el escrito de interposición de recurso, en su mayor parte provenientes de testigos que los son de referencia respecto buena parte de las cuestiones sobre las que versó su interrogatorio y que en determinados aspectos difieren de lo que resulta del contenido del contrato de exclusiva, así por ejemplo en lo concerniente a la propiedad del utillaje y troquelería utilizados en la fabricación de los recipientes isotermos que según el contenido del contrato de exclusiva son propiedad de Empronor (vid. cláusula Décima ), es de todo punto insuficiente al efecto de demostrar la existencia de divergencia entre la voluntad expresada por Expo Internacional SA y Empronor en el instrumento de 15 de junio de 1998 y la voluntad real, que es lo que sostiene la actora y en este sentido se señala que los testimonios carecen de la fuerza de convicción suficiente para desvirtuar el contenido de lo expresado por escrito como común voluntad de las partes, a lo que se añade la no aportación de explicación convincente respecto la suscripción de un documento en el que se expresa por ambas partes la denuncia de la relación contractual de exclusiva, que es contraria a la voluntad real de las misma de seguir manteniendo la relación de distribución con pacto de exclusiva sin plasmación documental de los derechos y obligaciones de las partes con la problemática e inseguridad que ello genera. Y no suple la orfandad probatoria respecto a la existencia de contrato verbal de exclusiva que, resuelto el contrato, la demandada vendiese el grueso de su producción a Expo Internacional SL primero y después a Degerman pues, como advierte la resolucin recurrida, tal proceder es una manifestación de una política comercial y no una expresión de obligación contractual.

De otra parte, el alegado contrato verbal de exclusiva habría sido suscrito por Empronor y Expo Internacional SA y no con la actora, Degerman SL, que tiene personalidad jurídica propia independiente de la de aquélla, sin que el hecho de la sucesión de Expo Internacional SA por Degerman SL, en virtud de acuerdos internos, afecte al supuesto contrato suscrito por Empronor SL y Expo SA pues, dado el carácter "intuitu personae" que, por lo general, acompaña al contrato de exclusiva, es evidente la exigencia de consentimiento para la operatividad de la cesión de contrato, que en el que suscribieron Emponor y Expo se impone expresamente y además requiere que se preste por escrito. Por tanto, en la hipótesis de que se admitiera la existencia de un ulterior convenio verbal de distribución con pacto de exclusiva no podría atenderse la denuncia que formula la demandante por incumplimiento injustificado del contrato puesto que la perjudicada sería Expo Internacional SA.

TERCERO.- Las diversas pretensiones que se formulan en la demanda bajo la cobertura de la Ley de Competencia Desleal a las que apenas se dedican unas líneas en el recurso, se fundamentan en la existencia de vulneración de la normativa protectora de la marca cometida por el uso por la demandada de determinadas marcas de las que afirma ser titualar y que en el recurso ha limitado a las marcas "Expo Internacional" o "Expo" y "Mecan'Hotel".

La sentencia de instancia desestima las acciones ejercitadas en defensa de la marca y por competencia desleal (art. 5 , actos contrarios a la buena fe, y art. 6 , actos de confusión y engaño, art. 7 ), por no haber acreditado la demandante la titularidad de marcas no caducadas y no haber quedado demostrado que la demandada haya hecho uso de tales marcas.

Del contenido de la certificación emitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas resulta que las marcas Expo y Expo Internacional están caducadas, pero que la marca "Mecan'Hotel" de la que es titular registral la actora (fecha de concesión 20 de septiembre de 2001) para productos de la clase 21, no esta caducada. Sin embargo, no ha quedado acreditado que la demandada haya hecho uso de esta segunda marca. Y es que la marca "Mecan'Hotel" es indistinguible en las fotografas que figuran en autos en las que únicamente puedan distinguirse los caracteres de alguna de las letras que forman la marca por lo que no cabe apreciar uso indebido de la marca por la demandada, ni, consecuentemente, actos contrarios a la buena fe, que produzcan confusión o engaño o de aprovechamiento de la reputación ajena por uso de la marca "Mecan'Hotel", que es la única con registro vigente a nombre de la demandante.

CUARTO.- Dado que lo expuesto y razonado comporta la desestimación del recurso, en aplicación de lo dispuesto en el art.398 LEC se imponen a la recurrente las costas causadas en esta instancia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberana Popular y en nombre de S.M. el Rey,

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Hernández Casado, en representación de DEGERMAN S.L., contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, en los autos de P. Ordinario 408/08, de los que este rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada con imposición al recurrente de las costas causadas en esta instancia.

Modo de impugnación: mediante recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación (artículos 477 y 479 de la LECn ).

También podrán interponer recurso extraordinario por INFRACCIÓN PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habrá de prepararse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la notificación (artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LECn).

Para interponer los recursos será necesario la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de casación y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) con el número 4704 0000 00 0397 09. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 06 para el recurso de casación, y código 04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al preparar los recursos (DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.